BPatG Beschluss vom 21.12.2000 – 25 W (pat) 234/99

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 234/99

_______________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 398 63 547

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 21. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Kliems sowie der Richter Knoll und Brandt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 7. Juli 1999 aufgehoben. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. 10.99

Der Anmelderin wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt.

G r ü n d e

I.

Die nachfolgende wiedergegebene Abbildung

wurde am 4. November 1998 für "Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Bißregulierungsmassen für zahnärztliche Zwecke, Doubliermassen für zahnärztliche

Zwecke, Einbettmassen für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, Modellmaterial für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, Kronen- und Brückenmaterial

für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, sämtliche Waren für den Vertrieb

an Zahnärzte, Zahntechniker und Zwischenhändler für Dentalprodukte sowie deren fachkundiges Personal" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Im Anmeldeformular ist bei den Angaben zur Marke das Kästchen "Dreidimensionale Marke" angekreuzt (siehe Bl 4 der Anmeldeakten). In der Anlage zur Markenanmeldung wird die Marke als Bildmarke "Penta Kartusche" bezeichnet (siehe Bl 5

der Anmeldeakten).

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke verneint und die Anmeldung zurückgewiesen. Für die beanspruchten Waren fehle der dreidimensionalen Marke jegliche

Unterscheidungskraft. Sie gebe eine Kartusche wieder, wie sie in der Zahntechnik

verwendet werde. Die Kartusche bestehe aus zwei zylindrischen Kammern unterschiedlicher Größe, wobei zwischen den beiden Kammern ein weiterer Zylinder

angeordnet sei, der wahrscheinlich als Mischkammer diene. Den angesprochenen

Fachleuten seien solche Kartuschen bekannt. Sie würden darin in erster Linie die

Kartusche selbst sehen, zumal die angemeldete Form keine außergewöhnlichen

Besonderheiten aufweise bzw die äußeren Veränderungen gegenüber herkömmlichen Kartuschen rein funktionsbedingt seien. Im übrigen sei der Verkehr an verschiedenste Formen von Kartuschen gewöhnt. Eine Kartusche, deren Gestaltung

sich funktionsbedingt erklären lasse, sei nicht herkunftshinweisend originell und

demzufolge nicht unterscheidungskräftig.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die im Beschwerdeverfahren in der Sache nichts vorgetragen hat. Vor der Markenstelle hatte sie ausgeführt, daß es keinerlei Anhaltspunkte für eine Verwendung von Kartuschenformen

nach der Bauart der angemeldeten Kartusche gebe. Die bisher gebräuchlichen

Kartuschen wiesen zwei zylindrische, nebeneinander angeordnete Kammern auf.

Die hier zu beurteilende Kartuschenform besitze demgegenüber zwei zylindrische

Kammern von stark unterschiedlicher Größe. Durch ein weiteres Bauteil entstehe

der optische Eindruck einer gleichmäßig, dreifach gewölbten Oberfläche. Aufgrund

der unüblichen Formgebung besitze die Kartusche die Eignung, die beanspruchten Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der Verkehr sei in der Lage, aufgrund der Formabweichungen die angemeldete Marke wiederzuerkennen und einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen.

Auch ein Freihaltebedürfnis sei nicht gegeben. Eine Verwendung entsprechender

Kartuschen sei nicht nachgewiesen worden.

Mit Verfügung vom 24. Oktober 2000 hat der Senat die Anmelderin darauf hingewiesen, daß beabsichtigt ist, die Entscheidung der Markenstelle aufzuheben und

das Verfahren ohne eigene Sachentscheidung an die Markenstelle zurückzuverweisen, da die Anmeldung in Bezug auf die beanspruchte Markenform widersprüchlich sei und im übrigen nicht hinreichend individualisierbar wiedergegeben

sei, wenn unterstellt werde, daß die Anmeldung einer dreidimensionalen Marke

gewollt sei (siehe Bl 14 der Akten). Mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2000 hat die

Anmelderin - ohne auf die aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen - erklärt, daß

sie mit der beabsichtigen Zurückverweisung einverstanden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenstelle sowie

auf die Schriftsätze der Anmelderin Bezug genommen.

II.

Auf die zulässige Beschwerde der Anmelderin hin ist der angegriffene Beschluß

ohne Prüfung zur Frage der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke gem § 70

Abs 3 Nr 2 MarkenG aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurückzuverweisen, da das Verfahren vor der Markenstelle an wesentlichen Mängeln leidet.

Zunächst weist die Anmeldung einen Widerspruch auf, den die Markenstelle hätte

aufklären müssen. In dem Anmeldeformular ist bei den Angaben zur Marke das

Kästchen "Dreidimensionale Marke" angekreuzt. In der Anlage zur Markenanmeldung wird die angemeldete Marke als Bildmarke "Penta Kartusche" bezeichnet.

Eine dreidimensionale Marke und eine Bildmarke stellen unterschiedliche Schutzgegenstände dar, die nicht Gegenstand ein und derselben Anmeldung sein können (vgl auch die Entscheidung BGH WRP 2001, 31 "Zahnpastastrang", in der es

ua darum geht, daß der Übergang von einer Bildmarke zu einer dreidimensionalen

Marke eine unzulässige nachträgliche Änderung des angemeldeten Zeichens darstellt). Ohne diesen Widerspruch aufzuklären, war die Markenstelle bei ihrer Entscheidung von einer dreidimensionalen Marke ausgegangen.

Selbst wenn man der Angabe auf der ersten Seite der Anmeldung für die Einordnung der angemeldeten Marke als dreidimensionale Marke der Vorrang gibt und

die von der Markenstelle ohne weitere Aufklärung getroffene Einordnung der Markenform für zutreffend hält, ist eine Sachenscheidung derzeit aufgrund eines weiteren, die dreidimensionale Markenform betreffenden Verfahrensmangels nicht

möglich. Denn obwohl die angemeldete Marke auf der eingereichten Abbildung

nicht in ausreichend eindeutig identifizierbarer Weise wiedergegeben ist und es

deshalb an einer ausreichenden Wiedergabe der Marke im Sinne des § 32 Abs 2

Nr 2 MarkenG fehlt, war die Markenstelle im Rahmen der Prüfung der Anmeldeerfordernisse nach § 36 Abs 1 Nr 1 in Verbindung mit §§ 33 Abs 1, 32 Abs 2 Nr 2

MarkenG verfahrensfehlerhaft von einer insoweit wirksamen Anmeldung ausgegangen.

Zwar kann eine einzige zweidimensionale Wiedergabe unter Umständen genügen,

um eine dreidimensionale Marke ausreichend bestimmt und in allen wesentlichen

Merkmalen vollständig wiederzugeben, insbesondere dann, wenn zB die nicht

sichtbaren Teile etwa durch gestrichelte Linien innerhalb einer graphischen Strichzeichnung gemäß § 9 Abs 3 MarkenV dargestellt sind oder der Anmeldung eine

erläuternde Beschreibung nach § 9 Abs 5 MarkenV beigefügt ist. Bei komplexeren

dreidimensionalen Gestaltungen wird aber eine Ansicht der Marke regelmäßig

nicht genügen, um den Schutzgegenstand hinreichend bestimmt darzustellen. Bei

der vorliegend eingereichten Markenwiedergabe kann nicht beurteilt werden, wie

die Marke auf der nicht sichtbaren Rück- und Oberseite und damit in ihrer Gesamtheit gestaltet ist. Auch läßt die sichtbare Seite - anders als bei einfachen regelmäßigen Formen wie Kugel oder Zylinder - darauf keinen Rückschluß zu. Ausgehend davon kann nicht beurteilt werden, was Schutzgegenstand ist. Daraus folgend kann auch in künftig möglichen Widerspruchsverfahren oder Verletzungsprozessen nicht beurteilt werden, welchen Schutzumfang die Marke genießt. Gerade

auf der Rückseite könnten für die Bemessung des Schutzumfangs wesentliche

und unter Umständen sogar allein kollisionsbegründende Gestaltungselemente

vorhanden sein, die auf der eingereichten fotographischen Abbildung nicht zu sehen sind. Vorliegend müßte wenigstens eine weitere Abbildung eingereicht werden, welche die bislang nicht sichtbaren Teile zeigt. Besser wäre die Einreichung

von mehreren verschiedenen Ansichten. Zwar schreibt die MarkenV in § 9 Abs 1

Satz 2 keine bestimmte Mindestanzahl von Ansichten vor, sondern regelt nur, daß

bis zu sechs verschiedene Ansichten eingereicht werden können. Daraus, daß eine bestimmte Anzahl von Ansichten nicht zwingend vorgeschrieben ist, folgt nicht,

daß die Einreichung von nur einer Wiedergabe für eine hinreichende Identifizierbarkeit eines 3D-Schutzgegenstandes stets genügt (vgl zu diesem Problem auch

die Entscheidungen BPatG BlPMZ 1998, 534; GRUR 1998, 706; BPatGE 39, 238

– Uhrgehäuse, in denen jeweils die Frage offen bleibt, ob dem Bestimmtheitserfordernis der Markenanmeldung durch nur eine eingereichte Markenwiedergabe Genüge getan ist). Bei einer dreidimensionalen Marke kann die eingereichte Markenwiedergabe nur dann als ausreichend im Sinne des § 32 Abs 2 Nr 2 MarkenG angesehen werden, wenn sich der Schutzgegenstand in seiner dreidimensionalen

Gestaltung anhand der eingereichten Wiedergabe ggfs in Zusammenhang mit einer Beschreibung nach § 9 Abs 5 MarkenV zweifelsfrei reproduzieren läßt. Diesem Erfordernis wird die vorliegende Markenanmeldung in Bezug auf eine dreidimensionale Marke nicht gerecht, so daß es insoweit bereits an den Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages fehlt (§ 33 Abs 1 MarkenG).

Die Markenstelle wird nach der Zurückverweisung zunächst zu klären haben, welche Markenform beansprucht wird. Sofern mit den eingereichten Unterlagen eine

dreidimensionale Gestaltung beansprucht sein soll, wird die Markenstelle zunächst

darauf hinzuwirken haben, daß eine ausreichende bestimmte Wiedergabe der

Marke nach den oben aufgestellten Grundsätzen eingereicht wird. Im übrigen wird

die Markenstelle bei der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse auch der Frage

nachzugehen haben, ob ein Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG besteht. Im Rahmen dieser Prüfung kommt in Betracht, ein Interesse des Verkehrs

an der Freihaltung von Produktformen in der Weise zu berücksichtigen, daß eine

Eintragung grundsätzlich nur bei im Verkehr durchgesetzten Marken möglich ist

(vgl dazu die noch nicht veröffentlichten Vorlagebeschlüsse des BGH an den

EuGH vom 23. November 2000 in den Verfahren I ZB 15/98 - Linde-Gabelstapler;

I ZB 18/98 - Taschenlampe; I ZB 46/98 - RADO-Uhr). Denn niemand soll durch

den Markenschutz daran gehindert werden, dasselbe Produkt wie der Markeninhaber auf den Markt zu bringen, solange er sich eines anderen Kennzeichens bedient. Vorliegend erscheint unter diesem Gesichtspunkt die Gewährung von Markenschutz in besonderer Weise problematisch. Die beanspruchte Gestaltung zeigt

nämlich eine Kartusche, welche für die von der Anmelderin produzierten und bei

Zahnärzten vertriebenen Geräte zur Anmischung von Abdruckmassen geeignet

erscheint. Sofern solche "Ersatzteile" mit entsprechenden Verbrauchsmassen –

vergleichbar etwa mit Tintenkartuschen für Tintenstrahldrucker oder Bremsbelägen für Fahrzeugbremsen - einem zeitlich nicht begrenzten Markenschutz unterstellt werden, wäre für die Mitbewerber der Zugang zum Ersatzteilgeschäft unter

Umständen in den jeweiligen Warenbereichen erheblich erschwert oder gar unmöglich. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gestaltung der Bauteile so gewählt wird, daß nur ein exakter Nachbau eine Verwendung als "Ersatzteil" ermöglicht. Wettbewerbsbeeinträchtigende oder gar -hindernde Effekte wären die Folge.

Es entspricht vorliegend auch der Billigkeit, die Beschwerdegebühr gemäß § 71

Abs 3 MarkenG zurückzuzahlen. Als Gründe für eine Rückzahlung kommen insbesondere Verfahrensfehler seitens der Markenstelle des Deutschen Patent- und

Markenamts in Betracht (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 71

Rdn 37 und 38). In diesem Sinne relevante Fehler lagen vor. Auch wenn die Anmelderin mit ihrer in Bezug auf die beanspruchte Markenform widersprüchlichen

Anmeldung und wegen der unzureichenden Wiedergabe der beanspruchten Marke als dreidimensionale Gestaltung selbst Ursachen für die jetzt erforderliche Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle gesetzt hat, wäre

das konkrete Beschwerdeverfahren mit dem Ergebnis einer Aufhebung und Zurückverweisung nicht notwendig geworden, wenn die Markenstelle in dem erforderlichen Umfang auf Klarstellung hingewirkt hätte und die Prüfung nach § 36

Abs 1 Nr 1 MarkenG ordnungsgemäß vorgenommen hätte.

Kliems

Brandt

Knoll

Pü