BPatG Beschluss vom 23.04.2001 – 10 W (pat) 711/00

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 711/00

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 10.99

betreffend das Geschmacksmuster M 94 06 480.6

wegen Umschreibung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 23. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bühring

und der Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des

Deutschen Patent- und Markenamts – Musterregister – vom 10. Mai

2000 wird zurückgewiesen.

Dem Antragsteller werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens

auferlegt.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patentamt ist am 18. August 1994 Musterschutz für eine Sammelanmeldung mit der Bezeichnung "Poller" beantragt worden, deren Eintragung

am 15. November 1994 bekanntgemacht worden ist.

Nachdem die Musterinhaberin und Antragsgegnerin am 30. September 1999 beim

Patentamt beantragt hatte, im Fall des Eingangs eines Umschreibungsantrags des

Antragstellers von der Umschreibung abzusehen, ging am 4. Oktober 1999 unter

Zahlung der tarifmäßigen Gebühr der Antrag des Antragstellers auf Umschreibung

des Geschmacksmusters ein. Zur Glaubhaftmachung der Übertragung reichte der

Antragsteller die Kopie einer notariell beglaubigten Urkunde mit der – nicht datierten - Übertragungserklärung der Antragsgegnerin und der Annahmeerklärung

des Antragstellers vom 28. Juni 1999 ein. Beide Erklärungen sind jeweils mit dem

Antrag auf Umschreibung verbunden.

Die Antragsgegnerin machte geltend, die Übertragung des Musters auf den Antragsteller beruhe auf einem Vertriebslizenzvertrag vom 1. April 1998, in dem sie

sich als Lizenznehmerin des Antragstellers verpflichtet habe, diesem bis

1. Januar 2000 alle Schutzrechte zu übertragen bzw rückzuübertragen. Der Vertrag sei wegen zahlreicher Verstöße gegen kartellrechtliche Bestimmungen insgesamt nichtig mit der Folge, daß auch die Übertragung ohne Rechtsgrund erfolgt

sei.

Durch Beschluß vom 10. Mai 2000 wies das Musterregister des Deutschen Patent- und Markenamts den Umschreibungsantrag gemäß § 8 GeschmMG iVm § 5

Abs. 1 und 2 MusterRegV zurück. Zur Begründung führte es aus, daß die Antragsgegnerin bereits vor dem Eingang des Umschreibungsantrags des Antragstellers ihre Einwilligung in die Umschreibung widerrufen habe. Damit fehle es

an einer formellen Voraussetzung für die Umschreibung, denn das Patentamt sei

nicht befugt, ein Schutzrecht bei erheblichen Zweifeln an der materiellrechtlichen

Inhaberschaft des Rechtsnachfolgers auf diesen umzuschreiben und ihm durch

die Registeränderung eine formelle Legitimation zu verschaffen, die ihm möglicherweise nicht zustehe. Die Einwilligung in die Umschreibung könne in diesem

Fall nur im Klagewege erreicht werden.

Mit der hiergegen erhobenen Beschwerde macht der Antragsteller geltend, die von

ihm vorgelegte notarielle beglaubigte Urkunde lasse keinen Zweifel an der Wirksamkeit der Übertragungserklärung der Antragsgegnerin und der von ihm abgegebenen Annahmeerklärung zu. Die Antragsgegnerin habe die Übertragung auch

niemals bestritten, so daß dem Patentamt keinerlei Ermessenspielraum bei der

Würdigung des Nachweises des Rechtsübergangs bleibe. Die Antragsgegnerin

habe die dem Antragsteller bereits zugegangene Umschreibungsbewilligung auch

nicht widerrufen können. Schließlich werde die Wirksamkeit der Übertragung des

Geschmacksmusters auch nicht durch die angebliche Nichtigkeit des Lizenzvertrags berührt, denn Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft seien voneinander

unabhängig. Schwierige Fragen, die das Musterregister nicht abschließend beurteilen könne, lägen daher nicht vor.

Der Antragsteller beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Umschreibungsantrag zu vollziehen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält den angefochtenen Beschluß für zutreffend und macht sich im wesentlichen dessen Begründung zu eigen. Ergänzend trägt sie vor, daß der Antragsteller

bereits am 28. März 2000 beim Landgericht Düsseldorf Klage auf Feststellung der

Inhaberschaft an dem Geschmacksmuster erhoben habe. Gegen das der Klage

stattgebende Urteil vom 8. Februar 2001 habe sie Berufung eingelegt. Schon zur

Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen sei es geboten, entweder den

Umschreibungsantrag zurückzuweisen oder zumindest das Beschwerdeverfahren

auszusetzen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Das Musterregister hat den Umschreibungsantrag zu Recht zurückgewiesen.

1. Nach § 8 Abs. 1 GeschmMG iVm § 5 Abs. 2 wird eine Änderung in der Person

des Anmelders oder Inhabers eines Musters auf Antrag in das Musterregister eingetragen. Dem Antrag sind schriftliche Nachweise des Rechtsübergangs beizufügen. Nach den für die Umschreibung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen geltenden Richtlinien (BlPMZ 1996, 426 ff) erfolgt der Nachweis des Inhaberwechsels im Falle der rechtsgeschäftlichen Übertragung des Musters durch

Verfahrenserklärungen

(Umschreibungsantrag/Umschreibungsbewilligung) des

eingetragenen Inhabers und seines Rechtsnachfolgers oder durch sonstige Unterlagen, aus denen sich die Übertragung ergibt, zB Vertragsurkunden (vgl BlPMZ

aaO, S 427, 428, Richtlinien Lfd. Nr. 1.4 iVm Ziff 1.1.1 und 1.1.2). In dem auf die

Erledigung einer Vielzahl von Fällen ausgerichteten registerrechtlichen Umschreibungsverfahren beschränkt sich das Patentamt grundsätzlich auf eine formale,

summarische Prüfung der von den Beteiligten vorgelegten Nachweise, ohne über

die materiellrechtliche Wirksamkeit der Übertragung abschließend zu entscheiden

(vgl BGH GRUR 1969, 43 "Marpin"; BPatGE 41, 150, 152). Bei berechtigten

Zweifeln an der Rechtswirksamkeit der Übertragung des Schutzrechts hat das

Patentamt die Umschreibung allerdings zu versagen. Im Interesse sowohl des

eingetragenen Schutzrechtsinhabers als auch der Allgemeinheit, die auf Rechtsbeständigkeit von Eintragungen in einem öffentlichen Register wie dem Musterregister vertraut, unterliegt das Patentamt keinem Umschreibungszwang. Begegnet

die materielle Rechtsinhaberschaft des Antragstellers von vorneherein Bedenken,

ist es nicht gerechtfertigt, dem eingetragenen Inhaber die mit der Registereintragung erworbene formelle Legitimation als Inhaber des Schutzrechts bzw als Urheber oder Berechtigter des Musters (vgl Nirk/Kurtze, GeschmMG, 1989, § 13

Rdn 1) durch den Vollzug der Umschreibung zu entziehen und ihn zur Wiedererlangung seiner tatsächlichen Rechtsposition auf den Zivilrechtsweg zu verweisen. Es ist vielmehr Sache des Antragstellers, die für die formale Prüfung einer

wirksamen Rechtsübertragung ausreichenden Nachweise beizubringen. Gelingt

ihm dies nicht, muß er seinerseits gegen den eingetragenen Inhaber auf Einwilligung in die Umschreibung klagen und dem Patentamt einen rechtskräftigen

Titel gemäß § 894 ZPO vorlegen.

2. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das Patentamt die Umschreibung zu

Recht versagt.

a.) Der Antragsteller hat dem Patentamt zwar eine am 8. Juli 1999 notariell beglaubigte Urkunde vorgelegt, in der die Musterinhaberin und Antragsgegnerin erklärt, das Muster auf den Antragsteller zu übertragen, und der Antragsteller erklärt,

die Übertragung anzunehmen. Beide Erklärungen sind jeweils mit dem Antrag auf

Umschreibung im Musterregister verbunden. Die Antragsgegnerin hat das Patentamt jedoch bereits am 30. September 1999 und damit vor dem Eingang des Umschreibungsantrags am 4. Oktober 1999 gebeten, die Umschreibung nicht vorzunehmen, falls sie von dem Antragsteller beantragt würde. Mit dieser Erklärung hat

die Antragsgegnerin ihren Umschreibungsantrag widerrufen. Der Auffassung des

Antragstellers, der Umschreibungsantrag sei ihm zugegangen und habe von der

Antragsgegnerin daher gemäß § 130 BGB nicht wirksam widerrufen werden können, vermag der Senat nicht zu folgen. Bei dem Umschreibungsantrag handelt es

sich um eine verfahrensrechtliche Erklärung, die nicht an den Antragsteller, sondern an das Patentamt gerichtet ist und die Grundlage für die Vornahme der Umschreibung bildet. Dementsprechend ist auch der Widerruf oder die Rücknahme

des Umschreibungsantrags dem Patentamt gegenüber zu erklären. Fehlt der Umschreibungsantrag oder die Umschreibungsbewilligung des eingetragenen

Rechtsinhabers, besteht von Haus aus Anlaß zu Zweifeln an der Wirksamkeit der

rechtsgeschäftlichen Übertragung des Schutzrechts (vgl Busse, PatG, 5. Aufl.,

§ 30 Rdn 90 unter Hinweis auf RPA BlPMZ 1932, 116).

b.) An dieser Beurteilung ändert auch der von dem Antragsteller vorgelegte notariell beglaubigte Übertragungvertrag nichts, mit dem die Antragsgegnerin das Geschmacksmuster gemäß §§ 419, 398 BGB auf den Antragsteller übertragen hat.

Ein urkundlich belegter Übertragungsvertrag stellt nach Umschreibungsrichtlinien

(aaO, Nr. 1.1.2) zwar einen ausreichenden Nachweis für den Rechtsübergang des

Schutzrechts dar. Für eine Prüfung des zugrundeliegenden Verpflichtungsgeschäfts besteht wegen des im Zivilrecht geltenden Abstraktionsprinzips, wonach

das Verfügungsgeschäft in seiner rechtlichen Wirkung grundsätzlich unabhängig

von dem schuldrechtlichen Grundgeschäft ist, im Umschreibungsverfahren grundsätzlich kein Anlaß. Eine Ausnahme gilt jedoch dann, wenn der eingetragene

Rechtsinhaber substantiiert darlegt, daß für die Übertragung des Schutzrechts ein

Rechtsgrund nicht besteht und dem Rechtsnachfolger daher kein Anspruch auf die

Umschreibung zusteht. In diesem Fall können sich Zweifel an der Berechtigung

der Umschreibung ergeben, weil der eingetragene Rechtsinhaber in dem Fall der

Unwirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts einen Anspruch auf Rückübertragung

des Schutzrechts haben kann oder weil sich möglicherweise die Unwirksamkeit

des Verpflichtungsgeschäfts auf das Erfüllungsgeschäft erstreckt. Bei einem insoweit schlüssigen Vortrag ist es dem Patentamt nicht verwehrt, die Umschreibung

zu versagen und der Antragsteller wegen der fehlenden Umschreibungsbewilligung des eingetragenen Rechtsinhabers auf den Klageweg zu verweisen.

Vorliegend hat die Antragsgegnerin ausführlich dargelegt, daß sie den Vertriebslizenzvertrag vom 1. April 1994, der sie gemäß Ziff 4.5. zur Übertragung bzw

Rückübertragung des Musters und weiterer Schutzrechte auf den Antragsteller bis

zum 1. Januar 2000 verpflichtet, wegen zahlreicher Verstöße gegen kartellrechtliche Bestimmungen – ungeachtet der salvatorischen Klausel der Ziff. 7.1. – gemäß

§ 139 BGB insgesamt für nichtig hält. Da sich nach §§ 20, 21 GWB die Nichtigkeit

von Vertragsklauseln auch auf das Erfüllungsgeschäft erstreckt (vgl Immenga/Mestmäcker, GWB, 1992, § 20 Rdn 327), läßt der Vortrag der Antragsgegnerin

bereits begründete Zweifel an der Wirksamkeit des Übertragungsvertrags aufkommen, unabhängig von etwaigen schuldrechtlichen Ansprüchen der Antragsgegnerin auf Rückübertragung des Geschmacksmusters.

Dies von dem Musterregister somit zu Recht angenommenen Zweifel finden im

übrigen

ihre Bestätigung durch die erst

in dem Beschwerdeverfahren

vorgetragene Tatsache eines zwischen den Beteiligten schon während des

patentamtlichen Verfahrens anhängig gewordenen Rechtsstreits. Die beklagte

Antragsgegnerin hat gegen das zwischenzeitlich ergangene Urteil des LG

Düsseldorf vom 8. Februar 2001 (Az: 4 O 83/00), in dem sie ua auf Einwilligung in

die Umschreibung des Geschmacksmusters verurteilt worden ist, Berufung

eingelegt. Unter dieser Voraussetzung und unter Berücksichtigung der für die

Formalprüfung maßgeblichen Registerlage

hat

das Patentamt

den

Umschreibungsantrag zu Recht zurückgewiesen.

III.

Für eine Aussetzung des Beschwerdeverfahrens nach § 148 ZPO – wie von der

Antragsgegnerin hilfsweise beantragt – bestand kein Anlaß, weil die Entscheidung

über die Beschwerde gegen die Zurückweisung des Umschreibungsantrags nicht

von dem Ausgang des Zivilrechtsstreits abhängt. Gegenstand des vorliegenden

Beschwerdeverfahrens ist ausschließlich die Prüfung, ob das Patentamt die Umschreibung des Geschmacksmusters bei der gebotenen registerrechtlichen Formalprüfung der vorgelegten Unterlagen zu Recht versagt hat. Die Feststellung der

materiellrechtlichen Inhaberschaft an dem Schutzrecht erfolgt unabhängig davon

in dem zivilgerichtlichen Verfahren. Aus der rechtlichen Zweigleisigkeit der beiden

Verfahren folgt, daß es dem Patentamt zwar verwehrt ist, bei einer anhängigen

Klage gegen den eingetragenen Rechtsinhaber auf Einwilligung in die Umschreibung dem Umschreibungsantrag im Vorgriff auf die Entscheidung des Zivilgerichts

stattzugeben und sich damit möglicherweise im Widerspruch zu dem Ausgang des

dortigen Verfahrens zu setzen. Umgekehrt ist es jedoch in der Regel berechtigt,

den Umschreibungsantrag wegen begründeter Zweifel an der materiellen Berechtigung des Antragstellers zurückzuweisen. Auch die hiergegen gerichtete

Beschwerde ist zurückzuweisen, wenn das Patentamt – wie vorliegend – nach den

registerrechtlichen Grundsätzen zutreffend entschieden hat.

Durch die (rechtskräftige) Zurückweisung entsteht dem Antragsteller auch dann,

wenn er in dem Zivilrechtsstreit obsiegt, kein Nachteil. Das Patentamt hat die Umschreibung in diesem Fall bei Vorlage einer vollstreckbaren Ausfertigung des

rechtskräftigen Urteils auf Einwilligung in die Umschreibung (§ 894 ZPO) zu vollziehen. Es handelt sich dabei um eine Vollstreckungsmaßnahme und nicht um

eine Umschreibung, die auf Antrag in dem Registerverfahren erfolgt. Das bedeutet, daß ein etwaiges noch anhängiges patentamtliches Umschreibungsverfahren

oder ein patentgerichtliches Umschreibungs-Beschwerdeverfahren mit der Vollstreckung der Umschreibung in der Hauptsache gegenstandslos würde. Eine Aufhebung der angefochtenen Zurückweisung des Umschreibungsantrags und Anordnung der Umschreibung durch das Patentgericht ist damit ausgeschlossen.

Verliert der Antragsteller den Zivilrechtsstreit, hat er ohnehin keinen Anspruch auf

Umschreibung des Schutzrechts. Eine der Zurückweisung der Beschwerde entgegenstehende Vorgreiflichkeit der Entscheidung in dem Zivilrechtsstreit i.S. des

§ 148 ZPO liegt daher nicht vor.

IV.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens

trägt der beschwerdeführende

Antragsteller. Bei dem Umschreibungsverfahren handelt es sich um ein echtes,

auf Antrag eines Beteiligten eingeleitetes Streitverfahren, in dem es der Billigkeit

entspricht, in analoger Anwendung des § 91 ZPO dem Unterliegenden die Kosten

aufzuerlegen (vgl BPatG GRUR 2001, 328). Eine andere Beurteilung ist vorliegend auch nach dem Billigkeitsgrundsatz des § 10a Abs. 1 GeschmMG iVm § 80

Abs. 1 PatG nicht gerechtfertigt, denn der Antragsteller hat die Beschwerde in einer aussichtslosen Situation eingelegt. Nach Erhebung der Klage hätte er wissen

müssen, daß die Voraussetzungen für eine Umschreibung des Musters aufgrund

einer registerrechtlichen Formalprüfung nicht gegeben sind und die Umschreibung

daher nur in Vollzug der rechtskräftigen Verurteilung der Antragsgegnerin auf Einwilligung in die Umschreibung erfolgen kann.

Bühring

Dr. Schermer

Schuster

Pr