BPatG Beschluss vom 25.07.2002 – 15 W (pat) 38/01

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 38/01

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die internationale Patentanmeldung PCT/DE 00/00802 mit

Bestimmungsland Bundesrepublik Deutschland (nationale Phase)

deutsches Aktenzeichen der Patentanmeldung 100 80 558.2

…

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in

der Sitzung vom 25. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Kahr, des Richters Dr. Jordan, der Richterin Dr. Hock und des Richters

Dr. Kellner 10.99

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der

Prüfungsstelle 11.43 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Juli 2001 aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Die Beschwerdeführerin reichte am 9. März 2000 die PCT-Anmeldung mit dem internationalen Aktenzeichen PCT/DE 00/00802 ein, die mit Datum vom 14. September 2000 veröffentlicht worden ist (internationale Veröffentlichungsnummer

WO 00/53678) und die Bezeichnung

Laser-kompatible NIR-Marker-Farbstoffe

trägt.

Bei Einleitung der "nationalen Phase" im Bestimmungsland Bundesrepublik

Deutschland wurde die Anmeldung vom Deutschen Patentamt auf dem "Blatt zur

Datenerfassung einer PCT-Anmeldung" am 30. Oktober 2000 statistisch erfasst

und erhielt das deutsche Aktenzeichen 100 80 558.2.

Mit einem an die Beschwerdeführerin adressierten Schreiben (Bl. 34 PA) des

Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. April 2001 betreffend die "Weiterbehandlung der internationalen Anmeldung PCT/ mit Bestimmungsland Bundesrepublik Deutschland (nationale Phase)" wurde zumindest ausweislich des Aktenexemplars darauf hingewiesen, dass nach § 37 Abs. 1 PatG neben der Erfindernennung vom Anmelder zu erklären sei, dass weitere Personen seines Wissens

an der Erfindung nicht beteiligt seien und wie das Recht auf das Patent an ihn gelangt sei. Zugleich wurde um Erledigung binnen eines Monats ab Zustellung des

Bescheids gebeten, verbunden mit dem Hinweis, dass mit der Zurückweisung der

Anmeldung gemäß § 42 Abs. 3 des PatG zu rechnen sei, wenn die erforderliche

Erklärung nicht oder nicht vollständig abgegeben werde. Ausweislich der Akten

wurde dieser Bescheid am 27. April 2001 mit Übergabe-Einschreiben von der

Postabfertigungsstelle abgesandt.

Mit Beschluss vom 9. Juli 2001 hat die Prüfungsstelle 11.43 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung aus den Gründen ihres nicht beantworteten Bescheides vom 19. April 2001 gemäß § 42 Abs. 3 des PatG zurückgewiesen.

Gegen den am 13. Juli 2001 zugestellten Beschluss hat die Beschwerdeführerin

am 16. Juli 2001 gemäß § 73 PatG Beschwerde eingelegt, der das Deutsche Patent- und Markenamt nicht abgeholfen hat.

Mit Schriftsatz vom 24. Januar 2002 hat die Beschwerdeführerin dem Bundespatentgericht eine Kopie des an sie gerichteten Originalschreibens vom

19. April 2001 vorgelegt. Auf diesem Formblatt ist – abweichend vom Originalbescheid vom 19. April 2001 – weder angekreuzt, dass nach § 37 Abs.1 PatG vom

Anmelder zu erklären ist, dass weitere Personen seines Wissens an der Erfindung

nicht beteiligt sind und wie das Recht auf das Patent an ihm gelangt ist, noch dass

mit der Zurückweisung der Anmeldung gemäß § 42 Abs. 3 des Patentgesetzes zu

rechnen ist, wenn die erforderliche Erklärung nicht oder nicht vollständig abgegeben wird.

In der Beschwerdebegründung vom 21. Januar 2002 hat die Beschwerdeführerin

unter Vorlage entsprechender Unterlagen erklärt, dass außer den bereits Benannten keine weiteren Erfinder an der Patentanmeldung beteiligt seien und dass sie

durch Übertragung von der Friedrich-Schiller-Universität, Jena, zu dem Recht gelangt sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben

2. die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Auf die zulässige Beschwerde war der angefochtene Beschluss aufzuheben, die

Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

1. Der Beschluss war aufzuheben, weil der Anmelderin vor Beschlußfassung weder mitgeteilt worden ist, welche Mängel die Anmeldung enthält, noch dass im Falle der Nichtbehebung der Mängel innerhalb einer bestimmten Frist mit einer Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen ist.

Gemäß § 42 Abs. 3 PatG weist die Prüfungsstelle die Anmeldung zurück, wenn

die gerügten Mängel nicht binnen einer von der Prüfungsstelle bestimmten Frist

beseitigt sind. Ein solcher Mangel ist unter anderem auch das Fehlen der nach

§ 37 Abs. 1 PatG erforderlichen Erfindernennung, die neben der Nennung des

oder der Erfinder auch die Versicherung der Anmelderin enthalten muß, dass weitere Personen ihres Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind. Die letztgenannte Versicherung fehlte in den ursprünglich eingegangenen PCT-Anmeldungsunterlagen. Deshalb war die Mängelrüge im Bescheid (Bl. 34) des Deutschen Patent-

und Markenamtes vom 19. April 2001 zwar berechtigt, aus der von der Anmelderin

vorgelegten Kopie der ihr zugegangenen Abschrift des Bescheides ergibt sich jedoch, dass auf diesem Exemplar versehentlich nichts angekreuzt worden ist. Der

Anmelderin war daher weder bekannt, dass die Erfindernennung den gesetzlichen

Vorschriften nicht genügt, noch dass sie – im Falle der Nichtbehebung dieses

Mangels – mit einer Zurückweisung der Anmeldung rechnen musste. Dies entspricht einem wesentlichen Verfahrensmangel.

Der vom Deutschen Patent- und Markenamt gerügte Mangel ist im übrigen inzwischen im Beschwerdeverfahren zulässigerweise dadurch behoben worden, dass

mit der Beschwerdebegründung eine ordnungsgemäße Erklärung eingereicht worden ist, wonach keine weiteren Erfinder an der Patentanmeldung - außer den bereits benannten - beteiligt sind. Die Beschwerdeführerin hat auch unter Vorlage

entsprechender Unterlagen erklärt, wie das Recht auf das Patent an sie gelangt ist

(Bl. 10/11 der GA).

2. Die Sache war an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da

dieses noch nicht in der Sache selbst entschieden hat und das Verfahren vor dem

Patentamt an dem oben genannten wesentlichen Mangel leidet (§ 79 Abs 3 Nr 1,

2 PatG).

3. Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ist eine Rückzahlung der

Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG dann anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr nicht der Billigkeit entsprechen würde. Auf den Ausgang des

Beschwerdeverfahrens kommt es dabei nicht entscheidend an. Vielmehr entspricht es dem Sinn der Regelung, die Rückzahlung der Gebühr unabhängig von

dem Ausgang des Verfahrens dann anzuordnen, wenn der Beschwerdeführer

durch eine gesetzwidrige oder unangemessene Sachbehandlung oder durch einen

offensichtlichen Fehler des Patentamts genötigt worden ist, Beschwerde einzulegen und die Beschwerdegebühr zu entrichten, also in den Fällen, in denen die Beschwerde bei einwandfreier Behandlung der Sache nicht erforderlich gewesen

wäre (vgl BPatG 31. Senat BlfPMZ 1988, 114). Ein solcher Fall ist hier im Hinblick

auf die oben genannten Verfahrensmängel gegeben. Da die Anmelderin keine Gelegenheit zur Beseitigung der Mängel ihrer Anmeldung hatte, ist eine Verletzung

des rechtlichen Gehörs zu bejahen (st. Rechtsprechung vgl bspw BPatG

BlPMZ 84, 240, 241; 86, 181).

Kahr

Jordan

Hock

Kellner

Ko