BPatG Beschluss vom 24.06.2003 – 33 W (pat) 74/02

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 74/02 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 70 857.6

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 24. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler,

der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker 10.99

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelder wird der Beschluss der

Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Januar 2002 aufgehoben, soweit die Anmeldung

hinsichtlich der Dienstleistungen

"Büroarbeiten, Buchführung" zurückgewiesen worden ist.

2.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Am 9. Dezember 1998 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wort-

/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 41 und 42 angemeldet

worden. Mit Beschluss vom 2. Januar 2002 hat die Markenstelle für Klasse 35

durch ein Mitglied des Patentamts die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1 und 5, 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für

"Werbung;

Geschäftsführung;

Unternehmensverwaltung;

Büroarbeiten;

Unternehmensberatung; Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung;

Personalberatung; Projektmanagement und Qualitätsmanagement im Rahmen der

Unternehmensberatung; Unternehmenscontrolling, soweit in Klasse 35 enthalten;

Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen;

Buchführung; Zusammenstellen

und Systematisierung

von Daten

in

Computerdatenbanken; Dateienverwaltung mittels Computer; Aufstellung von

Statistiken; Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten; Veranstaltung von Messen

zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Versicherungswesen; Finanzwesen;

Geldgeschäfte;

Immobilienwesen; Finanzanalysen; Projektmanagement und

Qualitätsmanagement

im Rahmen der Finanzberatung; Vermittlung von

Versicherungen; Versicherungsberatung; finanzielle Schätzungen; Beratung und

Förderung; Finanzierungen; Unternehmenscontrolling, soweit

in Klasse 36

enthalten;

Bankgeschäfte; Absatzfinanzierung und Risikoabsicherung;

Immobilien- und

Hypothekenvermittlung; Schätzen von

Immobilien; Vermögensverwaltung;

Grundstücks- und Hausverwaltung; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung,

sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Veranstaltung von

Seminaren, Schulungen, Vorträgen, Konferenzen und Kongressen; Veranstaltung

von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veröffentlichung und

Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Herausgabe von Texten

(ausgenommen Werbetexte); gewerbsmäßige Beratungen

(ausgenommen

Unternehmensberatung); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung;

wissenschaftliche

und

industrielle

Forschung; Dienstleistungen

eines

Psychologen; Entwicklungs- und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte und

Dienstleistungen für Dritte".

Nach Auffassung der Markenstelle ist "Compliance" der englische Begriff für

"Einverständnis, Einhalten". Er sei ein Fachbegriff des Bankwesens, der besage,

dass Kreditinstitute bei Börsengeschäften weder gegen die eigenen noch die

Interessen

der Kunden

verstoßen

dürften.

"Compliance"

sei

eine

vertrauensbildende Maßnahme zugunsten der Kapitalmärkte und deren

Marktteilnehmer, die Insidergeschäfte verhindern sollen. Daneben sei es ein

medizinischer Fachbegriff, der die Bereitschaft des Patienten zur aktiven

Mitwirkung an therapeutischen Maßnahmen bezeichne. "Consulting" sei der

eingedeutschte Begriff

für Beratung,

insbesondere Unternehmens- und

Wirtschaftsberatung. Die angemeldete Gesamtbezeichnung besage daher für die

unternehmensbezogenen Dienstleistungen, dass diese der Einhaltung der

Compliance-Richtlinien in Kreditinstituten dienten. Für die Dienstleistungen eines

Psychologen sei "Compliance Consulting" ein Hinweis, dass sie der Förderung

oder Beurteilung der Bereitschaft von Patienten an therapeutischen Maßnahmen

dienten. Angesichts der zu erwartenden guten Englischkenntnisse und der

Kenntnisse von Fachbegriffen auf Seiten der Verkehrsteilnehmer würden diese die

Angabe "Compliance Consulting" nur als sachbezogene Information über die Art

der angebotenen Dienstleistungen, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis

sehen. Auch die grafische Gestaltung begründe nicht die Schutzfähigkeit des

angemeldeten Zeichens. Sie erschöpfe sich in einer einfachen und werbeüblichen

Voranstellung eines den beiden Wortbestandteilen gemeinsam vorangestellten

Buchstabens "C".

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelder, mit der sie

sinngemäß beantragen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Hilfsweise beantragen sie sinngemäß, den angefochtenen Beschluss teilweise für

solche zurückgewiesenen Dienstleistungen aufzuheben, die keinen Bezug zum

Finanzbereich haben, wobei sie ein entsprechend gefasstes Dienstleistungsverzeichnis einreichen.

Zur Begründung führen sie aus, dass die Markenstelle nur für den Bereich des

Kreditwesens den Nachweis eines beschreibenden Charakters erbracht habe. Für

andere Dienstleistungen, beispielsweise "Büroarbeiten, Buchführung, Immobilienwesen, Versicherungsberatung, Schätzen von Immobilien, Unternehmensberatung“ sei die Zurückweisung nicht nachvollziehbar. Die angemeldete

Wortkombination sei ungebräuchlich und nicht nachweisbar. Dem Begriff

"Compliance" komme die Bedeutung "Einwilligung/Erfüllung/Willfährigkeit" zu, so

dass er eine grundsätzlich positive Einstellung ausdrücke. Unterstelle man das

Verständnis des Verkehrs von "Consulting" im Sinne von "Beratung", so müsste

die Anmeldemarke mit

"Einwilligung-Beratung",

"Erfüllung-Beratung" oder

"Willfährigkeit-Beratung"

übersetzt werden. Dies

seien

fragwürdige

Bedeutungsgehalte,

die

für

die Dienstleistungen

keinen

unmittelbar

beschreibenden Sinngehalt ergäben. Im Übrigen sei die angemeldete Marke

insbesondere wegen ihrer grafischen Ausgestaltung schutzfähig. Im Gegensatz zu

dem von der Markenstelle zitierten Fall (BPatG GRUR 1996, 410 – Color

Collection) sei ein deutlich hervortretender, unmittelbarer Bezug zwischen

"C ompliance onsulting" und den zurückgewiesenen Dienstleistungen nicht gegeben, so dass auch nur geringe Anforderungen an die grafische Gestaltung zu

stellen seien. Diese gingen weit über die Gestaltung im Fall "ColorCollection"

hinaus. Es sei der Phantasie des Betrachters überlassen, das in der Marke nur

einmal vorhandene, allein vor einem Bruchstrich stehende "C" einmal dem

"ompliance" und einmal dem "onsulting" zuzuordnen. Andererseits würden durch

das gemeinsame "C" die ober- und unterhalb des Bruchstrichs angeordneten

Wortbestandteile quasi wie eine Klammer zusammengefasst.

Der Senat hat den Anmeldern das Ergebnis einer von ihm durchgeführten Recherche mitgeteilt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die Beschwerde ist nur teilweise begründet.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle hält der Senat die angemeldete Marke

für die Dienstleistungen "Büroarbeiten" und "Buchführung" für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der Anmeldemarke

gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG insoweit nicht entgegen.

So sind zunächst keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die

insoweit die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechtfertigen können. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr

zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der

Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder

Dienstleistungen dienen können.

Zwar ließ sich der Begriff "compliance consulting" im englischsprachigen Internet

umfangreich als Fachbegriff für bestimmte Dienstleistungen belegen. Entsprechend den Wortbedeutungen seiner mit "Übereinstimmung/Befolgung/Einhaltung"

und "Beratung" zu übersetzenden Einzelbestandteile bezeichnet "compliance consulting" im englischen Sprachraum eine Beratung von Unternehmen mit dem Ziel,

das Unternehmen und seine Tätigkeit in Übereinstimmung mit gesetzlichen und

behördlichen Anforderungen zu bringen und auf diese Weise z.B. etwaige erforderliche Genehmigungen zu erlangen oder Gesetzesverstöße und damit drohende

staatliche Maßnahmen oder Schadensersatzpflichten zu vermeiden. So wird eine

solche Beratung etwa häufig gegenüber Unternehmen aus dem Bereich des Finanzwesens, der Pharmazie, des Transportwesens und der Bewirtung mit alkoholischen Getränken angeboten (vgl. z.B. www.metasol.com/regcompconserv.htm:

"META Solutions offers high-quality, comprehensive Regulatory Compliance Consulting Services to help you identify and mitigate regulatory risks and to achieve

your goals of regulatory compliance"; www.transportmarketing.com/safety/: "Wm.

Scott Keyer provides compliance consulting in the areas of DOT and OSHA regulations, driver safety, alcohol and drug testing and safety and compliance training

for motor

carriers, …

"; www.eds.com/financial/fc_offerings_cu_compliance_consult.shtml: "Credit Union Industry Offerings: Compliance Consulting –

Today, compliance is all about risk management…"; www.mmri-ny.com/: "Medical

Management Resources, Inc. provides…hospitals with … practice management

support, compliance consulting and provider credentialing services").

Im

deutschen Sprachraum wird das Wort

"Compliance"

im Bereich des

Bankenwesens zudem mit der bereits von der Markenstelle genannten

Spezialbedeutung im Sinne der Einhaltung von Regeln zur Vermeidung von

Insidergeschäften verwendet (vgl. Gabler, Wirtschaftslexikon, 15. Aufl.).

Für die Dienstleistungen "Büroarbeiten" und "Buchführung" jedoch eignet sich die

Wortkombination nicht zur Beschreibung von Merkmalen. Weder stellen diese

Dienstleistungen einen nennenswerten Teil einer solchen Beratungstätigkeit dar,

noch erwartet der Verkehr, dass sie Ausfluss bzw. Ergebnis einer Beratung in Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften sind. Dies gilt insbesondere für

Buchführung, die zwar bestimmten Regeln unterliegt, deren Einhaltung jedoch

nicht durch eine darauf spezialisierte Beratungstätigkeit sondern durch Schulung

und Kontrolle gewährleistet wird.

Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Marke für die genannten

Dienstleistungen auch die erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke

innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die

angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH GRUR 2001, 413, 414 - SWATCH,

m.w.N.; GRUR 2001, 240, 241 - SWISS ARMY; GRUR 2001, 1153 - antiKALK).

Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um

ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das

vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird,

so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung

und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH MarkenR 2001, 408, 409

- INDIVIDUELLE m.w.N.).

Den danach an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderungen wird die angemeldete Bezeichnung gerecht. Weder konnte ihr – wie oben

dargelegt - für Büroarbeiten und Buchführung ein eindeutiger, im Vordergrund

stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden, noch waren Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass sie nur als solche und nicht als betriebliches

Unterscheidungsmittel verstanden wird.

2. Im Übrigen ist die Beschwerde nicht begründet.

Für die übrigen zurückgewiesenen Dienstleistungen ist die Marke jedenfalls nach

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, da ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Für diese Dienstleistungen verfügt sie über einen

im Vordergrund stehenden beschreibenden Gehalt.

Für Unternehmensberatung, Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Personalberatung, Projektmanagement und Qualitätsmanagement im Rahmen der Unternehmensberatung, Projektmanagement und Qualitätsmanagement

im Rahmen der Finanzberatung; Beratung und Förderung (soweit in Klasse 36

enthalten); Versicherungsberatung; gewerbsmäßige Beratungen (ausgenommen

Unternehmensberatung) liegt dies auf der Hand, da es sich um Beratungstätigkeiten handelt, die eine Beratung in Zusammenhang mit der Einhaltung von gesetzlichen Regelungen beinhalten können.

Für Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Veranstaltung von

Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Erziehung; Ausbildung; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Schulungen, Vorträgen, Konferenzen

und Kongressen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte) stellt "compliance

consulting" eine beschreibenden Angabe über den thematisch-inhaltlichen Gegenstand dar, mit dem sich die Dienstleistungen nach ihrem Schwerpunkt beschäftigen.

Außerdem werden die Dienstleistungen "Unternehmenscontrolling, soweit in

Klasse 35 enthalten; Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen; Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Dateienverwaltung mittels Computer; Aufstellung von Statistiken; Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten; Finanzanalysen; Vermittlung von Versicherungen, finanzielle Schätzungen; Unternehmenscontrolling, soweit in Klasse 36 enthalten; Absatzfinanzierung und Risikoabsicherung; Immobilien- und Hypothekenvermittlung; Schätzen von Immobilien; Vermögensverwaltung; Grundstücks- und

Hausverwaltung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Dienstleistungen eines Psychologen; Entwicklungs- und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte und Dienstleistungen

für Dritte" mit "compliance consulting" als solche beschrieben, die zur Vorbereitung, Förderung oder im Rahmen einer Beratung in Zusammenhang mit der Einhaltung von gesetzlichen Regelungen erbracht werden.

Schließlich werden die Dienstleistungen "Versicherungswesen; Finanzwesen;

Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzierungen; Bankgeschäfte; Unterhaltung,

sportliche und kulturelle Aktivitäten" mit "compliance consulting" als Dienstleistungen bezeichnet, die unter maßgeblicher Inanspruchnahme einer solchen Beratungstätigkeit erbracht werden und damit den für diese Dienstleistungen geltenden

Regeln entsprechen.

Entgegen der Auffassung der Anmelder begründet die grafische Gestaltung nicht

die Unterscheidungskraft. Insbesondere führt sie nicht vom Verständnis der Gesamtmarke als "COMPLIANCE CONSULTING" weg. Soweit die Anmelder vortragen, dass der Verkehr oder ein Teil davon das vorangestellte "C" entweder dem

oberen oder dem unteren Wortbestandteil zuordne, und die Marke damit

"COMPLIANCE ONSULTING" oder "OMPLIANCE CONSULTING" gelesen wird,

erscheint dies lebensfremd. Schon wegen seiner Voranstellung und Größe ist der

Buchstabe "C" ohne Weiteres als "vor die Klammer" gezogener gemeinsamer

Buchstabe der beiden Wörter "COMPLIANCE" und "CONSULTING" erkennbar,

die ohne ihn auch keinen Sinn ergeben würden. Auch ist es in der Werbegrafik

keineswegs unüblich, dass mehrere Wörter aus optischen Gründen einen Buchstaben gemeinsam haben (z.B. der Buchstabe "Y" im Bayer-Kreuz). Neben dem

gemeinsamen Großbuchstaben "C" weist die angemeldete Marke nur eine einfache, mit einem waagerechten Strich unterteilte Anordnung der Einzelworte untereinander auf. Einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds,

an die sich der Verkehr gewöhnt hat, vermögen eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische

Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht

als Marke eingetragen werden können (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK).

Der Beschwerde musste daher weitgehend der Erfolg versagt bleiben.

3. Auch der Hilfsantrag konnte nicht zu einer weitergehenden Aufhebung des angefochtenen Beschlusses führen, da das hierzu eingereichte Dienstleistungsverzeichnis neben „Büroarbeiten“ und „Buchführung“ nur Dienstleistungen enthält, die

entweder bereits unter Ziff 2 behandelt worden sind, also unter das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fallen, oder nicht vom Teilzurückweisungsbeschluss der Markenstelle erfasst sind.

Winkler

Dr. Hock

Abb. 1

Kätker

Cl