Rechtsprechung / BPatG / 2003
BPatG Beschluss vom 12.08.2003 – 33 W (pat) 365/01
33. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 365/01 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 300 05 702.4
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 12. August 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler,
der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker 10.99
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 23. Oktober 2001 aufgehoben.
G r ü n d e
I
Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 27. Januar 2000 die Wortmarke
TRIJET
für folgende Waren angemeldet worden (Warenverzeichnis in der Fassung des
Schriftsatzes vom 18. Januar 2002):
Maschinelle Werkzeuge und Geräte zur Halbleiterherstellung,
nämlich Module zum Vernebeln und Verdampfen, mit zugehöriger
Computerhard- und software.
Nach Auffassung der Markenstelle besagt die Marke in Bezug auf die angemeldeten Waren lediglich, dass diese mit drei Düsen ausgestattet sind bzw. ein
Drei-Düsen-Verfahren verwenden. Eine derartige Verwendung sei im Englischen
wie im Deutschen sprachüblich, wie sich etwa aus der Verwendung der Bezeichnung "trijet" für dreistrahlige Flugzeuge ergebe. Auch werde in Zusammenhang
mit der Hochdruckinjektion von einem "Trijet-Verfahren" gesprochen. Es sei daher
naheliegend, dass die Verwendung von drei Düsen oder eines Verfahrens mit drei
Düsen auch im Bereich der Halbleiterherstellung von Bedeutung sein könne.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der
sie beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben.
Nach ihrer Auffassung hat sich "trijet" nur wenige Male in den Bereichen der Luftfahrt und des Bauwesens finden lassen, wobei angesichts der dürftigen Belege
auch dort zu bezweifeln sei, dass es sich um einen Fachbegriff handele. Für die
Halbleiterherstellung sei eine beschreibende Verwendung jedenfalls nicht belegt.
Aus dem Rechercheergebnis des Senats ergebe sich zunächst, dass zur Bezeichnung einer Düse nicht das Wort "jet" sondern "nozzle" verwendet werde, während
"jet" nur für den die Düse verlassenden Gasstrahl stehe. Bei mehreren Düsen
würden nur herkömmliche Zahlwörter wie "three", "second" usw. nicht aber "bi-..."
oder "tri-..." verwendet. Angesichts dieser Sachlage sei der Begriff "TRIJET" nicht
einmal theoretisch geeignet, die Anzahl der Düsen eines Vernebelungs- oder
Verdampfungsmoduls in der Halbleiterherstellung zu beschreiben. Die sich aus
den Fundstellen ergebenden Bezeichnungen mit herkömmlichen Zahlwörtern seien auch kein Anhalt für ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an dieser Bezeichnung, sondern sprächen eher gegen eine dahingehende Entwicklung. Die Zahl der
verwendeten Düsen sei im Bereich der Halbleiterherstellung auch keine wesensbestimmende Eigenschaft, die mit einer gesteigerten Produktionsmenge oder
Produktionsgeschwindigkeit gleichbedeutend sei, sondern sie hänge von der Art
der verwendeten Materialien ab. Die Marke "TRIJET" sei ein von der Anmelderin
geschaffener Kunstbegriff, mit dem die familiäre Produktzugehörigkeit zur "TRI-
CENT"-Produktgruppe verdeutlicht werden solle. Ergänzend weist die Anmelderin
unter Vorlage entsprechender Bescheinigungen darauf hin, dass die Parallelanmeldungen vom US-Patentamt und vom Harmonisierungsamt zur Veröffentlichung
zugelassen worden sind.
Der Anmelderin ist das Ergebnis einer Senatsrecherche mitgeteilt worden.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Die Beschwerde ist begründet.
Entgegen der Beurteilung der Markenstelle hält der Senat die angemeldete Marke
für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend. Absolute
Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung
So sind zunächst keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ersichtlich.
Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.
Der Auffassung der Markenstelle ist insoweit zuzustimmen, als die erkennbar aus
den Wortelementen "tri" und "jet" zusammengesetzte Marke für einen gebildeten
Verkehrsteilnehmer den Bedeutungsgehalt einer dreifach vorhandenen (Strahl-
)Düse oder eines dreifach vorhandenen Strahls nahe legt. Jedoch haben weder
der Senat noch die Markenstelle eine beschreibende Verwendung der angemeldeten Bezeichnung im Bereich der Halbleiterherstellung mit Modulen zum
Vernebeln und Verdampfen belegen können. Zwar werden bei der Halbleiterherstellung häufig zwei oder mehr Düsen verwendet, die auch eine entsprechende
Anzahl von Gasströmungen erzeugen. Dies geht aus technischen Beschreibungen
hervor, die z.T. auch von der Anmelderin selbst stammen (vgl. Offenlegungsschrift
zu DE 100 57 491, Ziff. 0020 der Beschreibung und Anspruch 18). Die dabei
verwendeten Düsen sind jedoch keine Strahl- sondern Zerstäubungsdüsen und
werden im Englischen als "nozzles" bezeichnet. Eine unmittelbare Bezeichnung
der Art der angemeldeten Waren selbst scheidet insofern aus.
Allerdings wird die Bezeichnung "jet" als Bezeichnung für die mit den Düsen erzeugten Gasströmungen verwendet (vgl. z.B. Solidstate Technology, July 1998,
S. 134; Oberflächentechnik 86 (1995) Nr. 12, 4037; Patentbeschreibung zu
EP 0398480, Anspruch 1), so dass die angemeldete Marke als Bezeichnung des
Merkmals der Zweckbestimmung der Waren (d.h. zur Erzeugung eines dreifachen
Strahls bestimmt) durchaus noch in Betracht kommen könnte. Trotz intensiver
Recherche hat der Senat eine dahingehende beschreibende Verwendung der Bezeichnung "trijet" jedoch wiederum nicht ermitteln können. Eine Mehrzahl von in
Vernebelungs- oder Verdampfungskammern erzeugten Gasströmen wird bei der
Halbleiterherstellung in englischsprachigen Fachtexten schlicht mit "first and second gas jets" (vgl. o. EP 0398480), "two plasma jets" (vgl. Solid State
Technology, a.a.O.) oder "three jets" (www.ipm.virginia.edu/process/PVD/Pubs/-
thesis5/chapter4.pdf) bezeichnet. Dagegen konnte in diesem Warenbereich weder
die Bezeichnung "trijet" festgestellt werden noch waren Hinweise auf die Verwendung parallel gebildeter Wörter wie "monojet", "bijet" oder auch nur "single jet"
bzw. "dual jet" ersichtlich, die auf ein entsprechendes Bezeichnungssystem in der
Halbleitererzeugungstechnik hätten hindeuten können.
Unter diesen Umständen können die von der Markenstelle in Zusammenhang mit
Flugzeugen und dem Bauwesen aufgefundenen beschreibenden Verwendungen
auch nicht einfach auf das vorliegende Warengebiet übertragen werden. Zunächst
ist zu berücksichtigen, dass ein Freihaltungsbedürfnis an den angemeldeten
Waren selbst festgestellt werden muss, eine Feststellung für andere, evtl. sogar
ähnliche Waren reicht hierfür nicht aus (vgl. BGH GRUR 19977, 717 – Cokies;
GRUR 1990, 517 – SMARTWARE). Nachdem der Begriff "trijet", im Gegensatz
zum Flugzeugbau, im Bereich der Halbleiterherstellung weder einen festen Fachbegriff darstellt noch überhaupt den dortigen Bezeichnungsgewohnheiten entspricht, ist davon auszugehen, dass der aus einer vergleichsweise übersichtlichen
Zahl fachlich spezialisierter Teilnehmer bestehende Verkehr die Marke zwar als
stark sprechend, jedoch als für eine reine Warenbeschreibung eher ungewöhnlich
empfinden wird. Hinzu kommt, dass die Zahl der Düsen bzw. die Zahl der mit
ihnen erzeugten Gasströmungen nach dem Vorbringen der Anmelderin, auf dessen Richtigkeit auch das Rechercheergebnis hindeutet, in erster Linie für das
konkrete Herstellungsverfahren Bedeutung hat, insbesondere für die Art und Zahl
der aufzubringenden Substanzen oder die Zahl der Arbeitsgänge. Ein unmittelbarer Rückschluss auf die eigentlich wertbestimmenden Eigenschaften der beanspruchten Werkzeuge und Geräte selbst, wie den Durchsatz oder die Herstellungsqualität, mag damit noch nicht verbunden sein. Es erschiene jedenfalls
ungewöhnlich, wenn Module zum Vernebeln und Verdampfen für die Halbleiterherstellung mit der Bezeichnung "TRIJET" (in Alleinstellung und in dieser
sprachlichen Form) nach ihrer Zweckrichtung beschrieben werden sollten.
Schließlich war auch indiziell mit zu berücksichtigen, dass die Marke nach den von
der Anmelderin vorgelegten Unterlagen vom US-Patent- und Markenamt auf
absolute Schutzhindernisse geprüft und zur Veröffentlichung zugelassen worden
ist. Insoweit konnte ergänzend dazu auch die Veröffentlichung der Marke durch
das HABM mit herangezogen werden. Auch wenn es sich - was der Senat nicht
verkennt - angesichts des stark sprechenden Gehalts der angemeldeten
Bezeichnung um einen Grenzfall handelt, lässt sich aufgrund der o.g. tatsächlichen Umstände die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses nach § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG insgesamt nicht mehr rechtfertigen. Dies darf allerdings
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Marke eine freie Verwendbarkeit etwaiger
beschreibender Hinweise Dritter auf dreifach vorhandene Düsen oder Strahlen
bzw. Strömungen in der Halbleitererzeugung nicht beeinträchtigen kann (§ 23
Nr. 2 MarkenG), zumal es in der Halbleitererzeugung technisch durchaus ein
Bedürfnis zur Verwendung von drei Düsen oder der Erzeugung von drei Strahlen
bzw. Strömen gibt und hierauf auch in beschreibender Form (vgl. etwa die o.g.
Belege) hingewiesen können werden muss.
Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Marke auch die erforderliche
Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im
Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom
Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH
GRUR 2001, 413, 414 - SWATCH, m.w.N.; GRUR 2001, 240, 241 - SWISS
ARMY; MarkenR 2001, 407 - antiKALK). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden
und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen
oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt
dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH MarkenR 2001, 408, 409 - INDIVIDUELLE m.w.N.).
Es kann dahinstehen, ob diese Grundsätze der jüngeren Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs nach dem Erlass der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Farbmarke "orange" (MarkenR 2003, 227 ff – Libertel) in Zukunft in
vollem Umfang weiter aufrechterhalten werden können. Die angemeldete Marke
ist jedoch auch unter Berücksichtigung der möglicherweise etwas strengeren
Maßstäbe des Europäischen Gerichtshofes in der genannten Entscheidung noch
unterscheidungskräftig. Wie oben ausgeführt, mag sie zwar über einen stark
sprechenden Charakter verfügen, ihr konnte aber weder ein reiner, im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden, noch
waren Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass sie nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird. Da von den ausschließlich
fachlich gebildeten Verkehrsteilnehmern auf dem vorliegenden, zudem sehr übersichtlichen Warengebiet der Module zum Vernebeln und Verdampfen für die Halbleiterherstellung eine weitestgehende Kenntnis der bestehenden Fachbegriffe erwartet werden kann und die angemeldete Marke selbst nach der Art ihrer Wortbildung nicht den dortigen Bezeichnungsgewohnheiten entspricht, ist nicht zu erwarten, dass der Verkehr in ihr eine reine Warenbeschreibung sieht. Vielmehr wird
er eher von einer sprechenden aber noch phantasievollen Übertragung der Bezeichnung "trijet" als einem dreistrahligen Flugzeug auf Vernebelungs- und Verdampfungsmodule und/oder auf einen Teil einer mit der Vorsilbe "Tri-" gebildeten
Bezeichnungsserie der Anmelderin schließen. Auf letzteres deutet im Übrigen
auch das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Internetrecherche hin, da sich
die angemeldete Bezeichnung im Bereich der Halbleiterherstellung nur in Zusammenhang mit der Anmelderin auffinden ließ.
Winkler
Dr. Hock
Kätker
Hu