BPatG Beschluss vom 02.12.2003 – 33 W (pat) 50/03

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 50/03 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Schutzentziehungsverfahren der

IR-Marke R 307 243 10.99

hat der 33. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der

Sitzung vom 2. Dezember 2003 durch den Vorsitzenden Richter Winkler und die

Richter Baumgärtner und Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Löschungsantragsteller wird der Beschluss der Markenabeilung 3.4. vom 30. Oktober 2002 in den

Ziffern 2. und 3. aufgehoben. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Zwischen den Beteiligten des vorliegenden Verfahrens ist vor dem Senat unter

dem Aktenzeichen 33 W (pat) 273/01 ein Beschwerdeverfahren anhängig, in dem

die Anordnung des Leiters der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und

Markenamts angefochten worden ist, dass einer IR-Marke mangels Widerspruchs

des Markeninhabers (gem. §§ 52 Abs. 3, 115 MarkenG) der Schutz entzogen

werde. Im vorliegenden Verfahren geht es um die Frage, inwieweit die Markenabteilung, nachdem das gegen die erwähnte Anordnung gerichtete Beschwerdeverfahren beim Bundespatentgericht anhängig geworden ist, im Rahmen eines Wiedereinsetzungsverfahrens zu einer Feststellung befugt ist, dass der Widerspruch

gegen die Schutzentziehung wirksam und die genannte Anordnung aufzuheben

ist.

Mit Schriftsatz vom 5. Februar 2001 haben die Antragsteller beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die IR-Wort-Bild-Marke 307 243

die für

„Utensiles de ménage, casseroles, couverts et vaiselle“

in Deutschland Schutz genießt, wegen Verfalls den Schutz zu entziehen, da sie

nicht benutzt werde. Mit Schreiben der Markenabteilung 3.4 vom 20. Februar 2001, dessen Zustellung durch Aufgabe zur Post erfolgte, wurde die spanische

Markeninhaberin über den Antrag unterrichtet und aufgefordert, innerhalb von

zwei Monaten mitzuteilen, ob sie der Schutzentziehung wiederspreche. Am

28. Mai 2001 stellte der Leiter der Markenabteilung 3.4. fest, dass der IR-Marke

mangels Widerspruchs des Markeninhabers der Schutz wegen Nichtbenutzung

entzogen werde und verfügte, dies dem Internationalen Büro Ompi in Genf, den

Antragstellern und der Markeninhaberin mitzuteilen.

Hiergegen hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 6. Juli 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt Beschwerde eingelegt. In der Beschwerdeschrift

äußerte sie Zweifel an der wirksamen Zustellung des Löschungsantrags, dem sie

vorsorglich widersprach.

Mit Schriftsatz vom 2. August 2001, eingegangen am 6. August 2001, beantragte

sie bei der Markenabteilung des weiteren Wiedereinsetzung in den vorigen Stand,

da sie unverschuldet gehindert gewesen sei, innerhalb einer etwa laufenden Frist

zu widersprechen. Ihre Auffassung begründete die Markeninhaberin damit, dass

ihr der Löschungsantrag nicht ordnungsgemäß zugestellt worden sei. Da sie ihren

Sitz im Ausland habe, habe ihr gegenüber eine Zustellung durch Aufgabe zur Post

nicht bewirkt werden dürfen. Zum Zeitpunkt der Zustellung sei ihr die Notwendigkeit, einen Inlandsvertreter zu bestellen, nicht erkennbar gewesen.

Selbst wenn zum Zeitpunkt ihres in der Beschwerdeschrift erklärten Widerspruchs

die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen gewesen sein sollte, sei sie schuldlos an

deren Einhaltung gehindert gewesen. Zum einen sei die Ortsangabe in ihrer (vormaligen) Adresse fehlerhaft gewesen. Zum anderen habe sie alle Vorkehrungen

getroffen, noch an ihre alte Adresse gerichtete Schreiben zu erhalten. Dort bestehe ein Briefkasten, der regelmäßig geleert werde, was auch zum Erhalt der

Amtsmitteilung über die Schutzentziehung vom 7. Juni 2001 geführt habe.

Die Antragsteller sind diesen Ausführungen im einzelnen entgegengetreten.

Mit Verfügung vom 27. August 2001 hat die Markenabteilung 3.4 die Akten dem

Gericht vorgelegt, da der Beschwerde nicht abgeholfen werde.

Durch Verfügung des Senats vom 9.1.2002 wurden die Akten an die Markenabteilung 3.4. zurückgeleitet mit der Bitte, den Wiedereinsetzungsantrag ungeachtet des anhängigen Beschwerdeverfahrens in Bearbeitung zu nehmen.

Mit Beschluss vom 30. Oktober 2002 hat die Markenabteilung 3.4 in Ziffer 1 des

Tenors den Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen. Auf Grund der fehlerhaften Zustellung habe die Widerspruchsfrist nicht zu laufen begonnen, damit

liege kein Fristversäumnis vor, weshalb für den Wiedereinsetzungsantrag kein

Raum sei. Des weiteren stellte die Markenabteilung 3.4 in Ziffer 2 des Beschlusstenors fest, dass der Widerspruch gegen den Schutzentziehungsantrag wirksam

sei und hob in Ziffer 3 die „Verfügung vom 28.5.2001, mit der der international

registrierten Marke Nr. IR R 307 243 der Schutz für die Bundesrepublik entzogen

wurde“, auf.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsteller. Sie sind der Auffassung,

dass das Deutsche Patent- und Markenamt lediglich befugt gewesen sei, über den

Wiedereinsetzungsantrag zu entscheiden, nicht aber über die Wirksamkeit des

Widerspruchs und über die Verfügung über die Schutzrechtsentziehung, da beide

Gegenstände beim Bundespatentgericht anhängig und damit der Entscheidungsbefugnis des Amtes entzogen gewesen seien.

Die Antragsteller beantragen,

unter Abänderung des Beschlusses des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 30.10.2002 festzustellen, dass der Beschluss im

Umfang des Tenors zu Ziffer 2 und 3 gegenstandslos ist.

Die Markeninhaberin hat, nachdem der Senat mit Verfügung vom 14. Oktober 2003 mitgeteilt hatte, dass das Beschwerdeverfahren

in Bearbeitung

genommen worden ist und aus Sicht des Senats alles Wesentliche vorgetragen

bzw. aktenkundig sei, keine Stellungnahme mehr abgegeben.

II.

Die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom

30. Oktober 2002 ist zulässig und im Umfang ihres Angriffs auch begründet.

1. Dass sich die Beschwerde gegen eine nach Auffassung der Beschwerdeführer

wirkungslose Entscheidung richtet, steht der Zulässigkeit nicht entgegen; auf

eine rechtliche Verbindlichkeit kommt es insoweit nicht an. Auch eine

wirkungslose Entscheidung kann angefochten werden, da von ihr scheinbar

Wirkungen ausgehen, die die nach

ihrem

Inhalt unterlegene Partei

beschweren. Sie ist daher mit denselben Rechtsmitteln anfechtbar wie eine

wirksam erlassene und Rechtswirkungen entfaltende Entscheidung (BGH

NJW 1996, 1969 - 1970 m.w.N.) und hat das Ziel, die von ihr ausgehenden

scheinbaren Wirkungen zu beseitigen (BGH a.a.O.).

2. Der angegriffene Beschluss ist jedenfalls insoweit wirkungslos, als die Markenabteilung 3.4. über die Anordnung der Schutzrechtsentziehung und die

Wirksamkeit des Widerspruchs entschieden hat.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat sich mit ihrer Beschwerde vom

6. Juli 2002 gegen die Anordnung der Markenabteilung, der IR-Wort-Bild-

Marke 307 243 den Schutz zu entziehen, gewendet. Im Gegensatz zu den

Fallgestaltungen, die den Entscheidungen des 10. Senats (vgl. BlPMZ 2003,

244 f – formularmäßige Mitteilung) und des 5. Senats (Beschluss vom

23.4.2003, 5 W (pat) 1/03 - Papierauflage – zur Veröffentlichung vorgesehen)

zu Grunde lagen, handelt es sich bei der Verfügung des Leiters der

Markenabteilung 3.4 vom 28.5.2001 um eine anfechtbare Entscheidung (siehe

Senatsbeschluss vom 2.12.2003, 33 W (pat) 273/01).

Wenn das Verfahren um die Schutzrechtsentziehung auch kein echtes

kontradiktorisches Verfahren ist, so stehen sich in diesem Verfahren doch

zwei Verfahrensbeteiligte gegenüber, es liegt ein zweiseitiges Verfahren vor

(vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 97 zu § 66). Damit ist gemäß § 66 Abs. 5 S. 2

MarkenG der Markenabteilung von Gesetzes wegen die Möglichkeit entzogen,

eine Abhilfeentscheidung zu treffen. Die Abhilfemöglichkeit ist in mehrseitigen

Verfahren ausgeschlossen, weil sie zu einer Beschwer des anderen Beteiligten führen müsste (Busse PatG 5. Aufl. Rn 124 zu § 73 PatG m.w.N.).

Ausserdem ist durch die Vorlage der Beschwerde auf Grund der Verfügung

vom 27. August 2001 das Verfahren beim Bundespatentgericht angefallen. Mit

Eintritt des Devolutiveffekts ist - abgesehen von der angesprochenen Unzulässigkeit einer Abhilfeentscheidung - bezüglich des Gegenstands der Beschwerde jegliche Entscheidungskompetenz des Deutschen Patent- und Markenamts entfallen, jedenfalls bis zur Beendigung des Beschwerdeverfahrens,

insbesondere durch Zurückverweisung der Sache nach § 70 Abs. 3 MarkenG.

Eine Zurückverweisung ist vorliegend aber durch die Bitte, das Wiedereinsetzungsverfahren zu bearbeiten nicht erfolgt. Ebenso wenig lag darin eine -

nach Vorlage nicht zulässige (Schulte PatG 7. Aufl. Rn 137 zu § 73 PatG;

Bühring GebMG Rn 49 zu § 17) - Rückgabe des Verfahrens an das Deutsche

Patent- und Markenamt zur Prüfung der Abhilfe. Vielmehr hätte die Markenabteilung nur prüfen und gegebenenfalls entscheiden dürfen, soweit der Gegenstand der Entscheidung nicht mit dem der Beschwerde übereinstimmt. Da

die Markenabteilung zu den in den Ziffern 2 und 3 getroffenen Entscheidung

nicht berufen war, ist der Beschluss vom 30. Oktober 2002 insoweit wirkungslos, als er sich auf den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens erstreckt und das Rechtsschutzbedürfnis für die Beschwerde tangiert, also hinsichtlich der Entscheidung über den Widerspruch gegen den Schutzentziehungsantrag und über die Verfügung vom 28.5.2001, mit der der international

registrierten Marke Nr. IR R 307 243 der Schutz für die Bundesrepublik entzogen worden war (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 112 zu § 66 m.w.N.; vgl. auch

BGH BlPMZ 1999, 194 ff - Mehrfachsteuersystem).

III.

Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 71

Abs. 3 MarkenG. Angesichts der fehlerhaften Sachbehandlung durch die Markenabteilung, die außerhalb ihrer Kompetenz eine Entscheidung zu Lasten der Beschwerdeführer über einen Sachverhalt getroffen hat, der bereits Gegenstand

eines Beschwerdeverfahrens war, so dass die Beschwerdeführer zur Wahrung

ihrer Rechte Beschwerde einlegen mussten, entspricht es der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Winkler

Baumgärtner

Kätker

Ju