Rechtsprechung / BPatG / 2003
BPatG Beschluss vom 02.12.2003 – 33 W (pat) 273/01
33. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 273/01 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 10.99
betreffend das Schutzentziehungsverfahren der
IR-Marke R 307 243
hat der 33. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) auf
Grund der Sitzung vom 2. Dezember 2003 durch den Vorsitzenden Richter
Winkler und die Richter Baumgärtner und Kätker
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird die Entscheidung der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 28. Mai 2001, mit der der
IR-Marke
R 307 243 der Schutz entzogen wurde, aufgehoben.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e :
I.
Im vorliegenden Verfahren geht es um die Frage, inwieweit die Anordnung des
Leiters der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts, dass einer
IR-Marke mangels Widerspruchs des Markeninhabers (gem. §§ 53 Abs 3, 115
MarkenG) der Schutz entzogen werde, mit Erfolg angefochten werden kann. In
dem parallelen, zwischen denselben Beteiligten anhängigen Verfahren 33 W (pat)
50/03 ist dagegen zu entscheiden, inwieweit die Markenabteilung, nachdem das
gegen die erwähnte Anordnung gerichtete Beschwerdeverfahren beim Bundespatentgericht anhängig geworden ist, befugt ist festzustellen, dass der Widerspruch
gegen die Schutzentziehung wirksam sei, und die genannte Anordnung aufzuheben.
Mit Schriftsatz vom 5. Februar 2001 haben die Antragsteller beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, der IR-Wort-Bild-Marke R 307 243
die für
„Utensiles de ménage, casseroles, couverts et vaiselle“
in Deutschland Schutz genießt, wegen Verfalls den Schutz zu entziehen, da sie
nicht benutzt werde. Mit Schreiben der Markenabteilung 3.4 vom 20. Februar 2001, dessen Zustellung durch Aufgabe zur Post erfolgte, wurde die spanische Markeninhaberin über den Antrag unterrichtet und aufgefordert, innerhalb
von zwei Monaten mitzuteilen, ob sie der Schutzentziehung widerspreche. Am
28. Mai 2001 stellte der Leiter der Markenabteilung 3.4. fest, dass der IR-Marke
mangels Widerspruchs des Markeninhabers der Schutz wegen Nichtbenutzung
entzogen werde und verfügte, dies dem Internationalen Büro Ompi in Genf, den
Antragstellern und der Markeninhaberin mitzuteilen.
Mit Scheiben vom 6. Juli 2001, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 7. Juli 2002, legte die Markeninhaberin Beschwerde ein „gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. Mai 2001, mit der
der Internationalen Marke Nr R 307 243/7 (Wort-/Bildmarke „RENA-WARE“) der
Schutz für Deutschland entzogen wurde und ... unserer Mandantin mit Schreiben
des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Juni 2001 (das unserer Mandantin am 21. Juni 2001 zuging) mitgeteilt wurde“. In der Beschwerdeschrift äußerte
die Markeninhaberin außerdem Zweifel an der wirksamen Zustellung des Löschungsantrags, dem sie vorsorglich widersprach.
Mit Schriftsatz vom 2. August 2001, eingegangen am 6. August 2001, hat die Markeninhaberin weiterhin bei der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt, da sie unverschuldet
gehindert gewesen sei, innerhalb einer etwa laufenden Frist zu widersprechen.
Diesen Antrag auf Wiedereinsetzung hat die Markenabteilung 3.4 mit Beschluss
vom 30. Oktober 2001 in Ziffer 1 des Tenors zurückgewiesen. Auf Grund fehlerhafter Zustellung habe die Widerspruchsfrist nicht zu laufen begonnen, damit liege
kein Fristversäumnis vor, weshalb für den Wiedereinsetzungsantrag kein Raum
sei. Des weiteren hat die Markenabteilung 3.4 in Ziffer 2 des Beschlusstenors festgestellt, dass der Widerspruch gegen die Schutzrechtsentziehung wirksam sei,
und hat in Ziffer 3 die „Verfügung vom 28.05.2001, mit der der international registrierten Marke Nr. IR R 307 243 der Schutz für die Bundesrepublik entzogen
wurde“, aufgehoben. Hiergegen haben die Antragsteller Beschwerde erhoben, die
unter dem Aktenzeichen 33 W (pat) 50/03 geführt wird.
Die Markeninhaberin beantragt im vorliegenden Fall weiterhin,
die Entscheidung vom 28. Mai 2001 aufzuheben und den Antrag auf Schutzentziehung zurückzuweisen.
Die Antragsteller beantragen,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie haben ihren Sachvortrag aus dem parallelen Beschwerdeverfahren Aktenzeichen 33 W (pat) 50/03 zum Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens
gemacht. Dort haben sie die Auffassung vertreten, dass die Zustellung des Löschungsantrags durch Aufgabe zur Post wirksam gewesen sei. Die Markeninhaberin habe die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters zumindest erkennen müssen. Zwischen den Beteiligten des Schutzentziehungsverfahrens habe
außergerichtliche Korrespondenz stattgefunden, in der die Markeninhaberin die
Antragstellerin wegen einer angeblichen Markenverletzung abgemahnt habe. Im
Zuge dieser Auseinandersetzung habe sie mit einem Löschungsverfahren rechnen
müssen. Auch habe die in der Zustelladresse aufgetretene Unrichtigkeit nicht zum
Vorliegen einer unrichtigen Adresse geführt. Schließlich habe die Markeninhaberin
die versäumte Handlung nicht gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt
und nicht ohne Bedingung nachgeholt, da sie den Widerspruch an das Bundespatentgericht gerichtet und ihn außerdem lediglich vorsorglich eingelegt habe.
II.
Die Beschwerde der Markeninhaberin gegen die Schutzrechtsentziehung ist statthaft und zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg, da die Zustellung des Löschungsantrags nicht ordnungsgemäß erfolgt ist, so dass die Frist des § 53 Abs. 3
MarkenG nicht in Lauf gesetzt wurde, und damit die Schutzrechtsentziehung nicht
hätte erfolgen dürfen.
1. Die Beschwerde der Markeninhaberin vom 6. Juli 2001 ist statthaft.
Nach § 66 Abs. 1 MarkenG findet gegen die Beschlüsse der Markenstellen
und der Markenabteilungen die Beschwerde zum Bundespatentgericht statt.
Der Statthaftigkeit der Beschwerde steht der Umstand, dass die Schutzrechtsentziehung hier nicht durch einen formellen Beschluss erfolgte, nicht entgegen. In Literatur und Rechtsprechung besteht Einigkeit darüber, dass für die
Frage, ob ein Beschluss im Sinne der Beschwerdevorschriften vorliegt, nicht
die äußere Form oder Bezeichnung der Entscheidung maßgeblich ist, sondern
ihr materieller Gehalt. Ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift ist danach eine
Entscheidung, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte
eines Verfahrensbeteiligten berühren kann (Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl,
- formularmäßige Mitteilung; jeweils m.w.N.). Keine derartigen Beschlüsse
sind in diesem Zusammenhang nur vorbereitende Bescheide, verfahrensleitende Verfügungen, Aufforderungen, Mitteilungen oder Benachrichtigungen
(Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 11 m.w.N.).
a) Angegriffen ist vorliegend „die Entscheidung vom 28. Mai 2001“. In der
Vorakte finden sich auf Bl. 15 unter diesem Datum zum einen unter Ziff. I. die
„Feststellung: Mangels Widerspruchs des Markeninhabers wird der IR-Marke
der Schutz wegen Nichtbenutzung entzogen“, zum anderen unter Ziff. II. eine
„Verfügung an die Kanzlei“, wie die Schutzrechtsentziehung an OMPI, die
Markeninhaberin und die Antragsteller mitzuteilen sei. Aus der Einleitung der
Beschwerdeschrift ergibt sich auf Grund der Formulierung „In obiger Sache lege ich ... gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 28. Mai 2001, mit der der Internationalen Marke Nr R 307 243/7 (Wort-
/Bildmarke „RENA-WARE“) der Schutz für Deutschland entzogen wurde, und
die ... unserer Mandantin mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juni 2001 ... mitgeteilt wurde“, in Verbindung mit dem Antrag, „die
Entscheidung vom 28. Mai 2001 aufzuheben und den Antrag auf Schutzentziehung zurückzuweisen“ eindeutig, dass das eingelegte Rechtsmittel nur die
Schutzrechtsentziehung selbst betrifft, nicht deren Mitteilung oder die dieser
vorangegangene Verfügung an die Kanzlei.
Im Gegensatz zu den Sachverhalten in den jüngst ergangenen Beschlüssen
des 10. Senats des Bundespatentgerichts vom 27.02.2003 (BlPMZ 2003,
244 f – formularmäßige Mitteilung) und des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 23.04.2003 (5 W (pat) 1/03 – Papierauflage – zur Veröffentlichung
vorgesehen) richtet sich die Beschwerde daher vorliegend nicht gegen bloße
Mitteilungen des Deutschen Patent- und Markenamts über eingetretene
Rechtsfolgen. Vielmehr wird mit der Beschwerde die Anordnung der Rechtsfolge selbst, mithin eine Entscheidung im o.g. materiellen Sinn angegriffen.
Was unter einer Entscheidung zu verstehen ist, ist gesetzlich nicht definiert.
Sie liegt entsprechend der bereits erwähnten Abgrenzung (Ströbele/Hacker
vor, wenn eine abschließende Regelung durch eine durch das Gesetz mit dieser Regelung betraute Stelle (Starck GRUR 1985, 798 ff) erfolgt, die die Rechte eines Verfahrensbeteiligten berührt. Eine derartige „Regelung“ steht im Gegensatz zu den Bescheiden, verfahrensleitenden oder sonstigen Mitteilungen
etc. ohne verfahrensbeendenden Charakter (vgl. Starck a.a.O.; Ströbele/
Hacker a.a.O. Rn 11). Aus dem Begriff „Regelung“ folgt weiter, dass die Äußerung eines Handlungswillens vorliegen muss, der final auf eine bestimmte,
endgültige und vom Gesetz diesem Willen zuerkannte Rechtsfolge gerichtet
ist. Die angegriffene Feststellung „mangels Widerspruchs des Markeninhabers
wird der IR-Marke der Schutz wegen Nichtbenutzung entzogen“ stellt eine derartige zielgerichtete behördliche Handlung dar, einen privatrechtsgestaltenden
Verwaltungsakt mit konstitutiver Wirkung (siehe auch BPatGE 17, 101 ff,
103/104; zur Statthaftigkeit der Beschwerde gegen abschließende Feststellungen über den Eintritt bestimmter Rechtsfolgen vgl. im übrigen BPatG 32 W
(pat) 272/99 vom 13. Oktober 1999, Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl Rdn 9
PatG 6. Aufl Rdn 36 zu § 73; Bühring GbmG Rdn 11 zu § 18; vgl auch Starck
a.a.O.; zur Frage der Zuständigkeit des BPatG vgl auch VG Berlin, LKV 2003,
437-438).
Die Schutzrechtsentziehung tritt insbesondere nicht ipso jure ein, sondern
muss seitens des Deutschen Patent- und Markenamts als die in den §§ 115
Abs. 1 MarkenG iVm § 53 Abs. 3 MarkenG vom Gesetz für den Fall des Nichtwiderspruchs vorgesehene Rechtsfolge herbeigeführt werden, da ohne die
Schutzentziehung bzw. „Verweigerung des Schutzes“, wie die Formulierung in
§ 112 Abs. 2 MarkenG lautet, die dort geregelte Rückwirkungsfiktion nicht eintritt. Die „Verweigerung des Schutzes“ ist ein von der Unterlassung des Widerspruchs zu unterscheidender selbständiger Akt. Würde die Rechtsfolge der
Schutzrechtsentziehung bzw. der Löschung im Fall des § 53 Abs. 3 MarkenG
hingegen ipso jure eintreten, hätte der Gesetzestext dies unmittelbar zum Ausdruck bringen müssen, beispielsweise durch eine Regelung, dass nach Ablauf
der Widerspruchsfrist „die Eintragung erlischt“, oder dadurch, dass das Entfallen des Schutzes fingiert wird, wie z.B. bei fehlender Gebührenzahlung (§ 6
Abs. 2 PatKostG) oder bei nicht rechtzeitiger Mängelbeseitigung gemäß § 36
Abs. 2 S. 1 MarkenG. Auch andere Vorschriften, nach denen der Verlust eines
Schutzrechts unmittelbar von Gesetzes wegen und ohne weiteres Zutun des
Deutschen Patent- und Markenamts eintritt, enthalten eine eindeutige Formulierung der Unmittelbarkeit der an das Vorliegen bestimmter Tatbestandsmerkmale geknüpften Rechtsfolge, z.B. § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG, § 23 Abs. 3 GbmG
oder § 31 Abs. 1 SortenschG.
Aus diesen Überlegungen heraus kann insoweit der Auffassung des 5. Senats
im Beschluss vom 23.04.2003 (5 W (pat) 1/03 – Papierauflage) zu der dem
§ 53 Abs. 3 MarkenG entsprechenden Vorschrift des § 17 Abs. 1 S. 2 GbmG
(vgl. auch Bühring GbmG 6. Aufl. 2002 Rn 17 zu § 17; Benkard PatG GbmG
9. Aufl 1993 Rn 6 zu § 17 GbmG) nicht beigetreten werden. Da § 17 Abs. 1
S. 2 GbmG die Formulierung verwendet, dass die Löschung erfolgt, wenn kein
Widerspruch eingeht, ist auch dort ein Tätigwerden des Deutsche Patent- und
Markenamts erforderlich.
Dass die Löschung/Schutzrechtsentziehung von Marken nicht ipso jure eintritt,
lässt sich mittelbar auch aus der (negativen) Zuständigkeitsregelung in § 65
Abs. 1 Nr. 11 MarkenG herleiten, nach der die „Beschlussfassung über die Löschung von Marken ... (...§ 53...)“ nicht Beamten oder Angestellten des gehobenen Dienstes übertragen werden darf (zur Zuständigkeit für die Löschung
eines Gebrauchsmusters im Falle des Nichtwiderspruchs vgl. Busse PatG
6. Aufl Rdn 13 zu § 17 GbmG).
Wie die Amtspraxis zeigt, wird die Schutzrechtsentziehung auch gegenüber
der OMPI als „Entscheidung“ angesehen. Die Mitteilung an OMPI/WIPO lautet
im einleitenden Satz: « La marque susmentionnnée a été invalidée en
Allemagne par décision administrative de l’Office Allemand des brevets … «
(Unterstreichung hinzugefügt).
Dass die Schutzrechtsentziehung schließlich die Rechte des Markeninhabers
berührt, kann nicht zweifelhaft sein, so dass sie eine mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidung im Sinne von § 66 Abs.1 MarkenG darstellt.
b) Ungeachtet der sich bereits daraus ergebenden Statthaftigkeit der Beschwerde sprechen im übrigen beachtliche Gründe dafür, dass wegen der
Tragweite von Schutzrechtsentziehung oder Löschung, durch welche ein bestehendes Schutzrecht vernichtet wird, aus Gründen der Rechtsklarheit und
im Hinblick auf den nach Art. 19 Abs. 4 GG gebotenen Rechtsschutz gegen
rechtsbeeinträchtigende hoheitliche Maßnahmen stets ein förmlicher Beschluss erforderlich ist (so schon Trüstedt in Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 1. Band 4. Aufl. 1966, S 558 f). Die sich bereits aus dem
Rechtsstaatsprinzip ergebende allgemeine Forderung nach einem angemessenen Rechtsschutz gegen Rechtsverletzungen durch die öffentliche Gewalt
wird durch die positive Verfassungsnorm des Art. 19 Abs. 4 GG erfüllt. Die Bedeutung des Art. 19 Abs. 4 GG liegt vornehmlich darin, dass kein Akt der Exekutive, der in Rechte des Bürgers eingreift, richterlicher Nachprüfung entzogen
werden kann (BVerfGE 10, 264 ff). Art. 19 Abs. 4 GG enthält ein Grundrecht
und eröffnet den Rechtsweg gegen jede behauptete Verletzung subjektiver
Rechte durch ein Verhalten der öffentlichen Gewalt. Gewährleistet wird nicht
nur das formelle Recht, die Gerichte anzurufen, sondern auch die Effektivität
des Rechtsschutzes, die u.a. darin besteht, dass der Einzelne seine Rechte
auch tatsächlich wirksam durchsetzen kann und die Folgen staatlicher Eingriffe im Regelfall nicht ohne fachgerichtliche Prüfung zu tragen hat. Durch Art. 19
Abs. 4 GG wird gesichert, dass gegenüber Akten der Exekutive stets ein unabhängiges Gericht zur Prüfung einer geltend gemachten Rechtsverletzung
einzuschalten ist (vgl. den Plenungsbeschluss des BVerfG vom 30. April 2003,
NJW 2003, 1924-1929). Die von von Gamm, Warenzeichengesetz, 1965 in
Rn 9 zu § 10 WZG vertretene Auffassung, wegen des Grundsatzes „volenti
non fit iniuria“ sei eine förmliche Beschlussfassung nicht erforderlich, rechtliches Gehör sei gewährt und dem notwendigen Rechtsschutz genügt, übersieht, dass die Frage, ob ein Widerspruch tatsächlich willentlich unterblieben
ist, in Fällen wie dem vorliegenden nur in einem gerichtlichen Verfahren geklärt werden kann.
Dementsprechend sind Tetzner, Kommentar zum WZG 1958, Rn 23 zu § 10;
Baumbach/Hefermehl WZG 12. Aufl. 1985 Rn 38 zu § 11 und in der neueren
Kommentarliteratur Fezer, Markenrecht, 2. Aufl 1999, 3. Aufl. 2003 jeweils
die Löschung bei fehlendem Widerspruch durch einen Beschluss erfolgt.
Dazu kommt die bereits zitiert Regelung in § 65 Abs. 1 Nr. 11 MarkenG. Die
Vorschrift erwähnt in ihrem Wortlaut ausdrücklich die Form des Beschlusses
für alle dort genannten Löschungen nach (freiwilligem) Verzicht, auf Grund
Verfalls (nach fehlendem Widerspruch) oder wegen absoluter Schutzhindernisse. § 65 Abs. 1 Nr. 11 MarkenG unterscheidet sich dabei durch die Formulierung „mit Ausnahme der Beschlussfassung über die Löschung von Marken
...“ insofern von der früheren Regelung in § 12 Abs.5 Nr.1 WZG, als im Gegensatz zu der dort in Bezug genommenen Vorschrift des § 10 Abs. 3 S. 3
WZG das Markengesetz in keiner der angesprochenen Löschungsvorschriften
den Erlass eines Beschlusses ausdrücklich vorsieht. Die Aufnahme des Wortes „Beschlussfassung“ in Verbindung mit der Gesetzesbegründung (vgl.
BlPMZ 1994 Sonderheft S. 96 f), dass Löschungen nach den in Nr. 11 genannten Vorschriften nicht von einem Beamten/Angestellten des gehobenen
Dienstes verfügt, also im Wege einer Beschlussverfügung angeordnet werden
sollen, deutet auf einen entsprechenden Willen des Gesetzgebers hin.
Die Frage, ob zwingend ein förmlicher Beschluss gefasst werden muss, um
eine Schutzrechtsentziehung bzw. eine Löschung anzuordnen – was im übrigen auch den Vorteil einer zeitlichen Befristung der Beschwerde gem. § 66
Abs. 2 MarkenG hätte – kann hier im Ergebnis aber letztlich auf sich beruhen.
Nach dem oben Gesagten stellen Schutzrechtsentziehung oder Löschung,
auch ohne förmliche Beschlüsse zu sein, anfechtbare Entscheidungen dar, die
gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG die Beschwerde zum Bundespatentgericht eröffnen (so jetzt auch Ingerl/Rohnke MarkenG 2. Aufl. 2003, Rn 9 zu § 53; Ekey/
Klippel Heidelberger Kommentar zum Markenrecht 2002, Rn 5 zu § 53).
2. Die Beschwerde ist auch zulässig, insbesondere steht der Zulässigkeit der Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 30. Oktober 2002 nicht unter dem Gesichtspunkt des mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses entgegen. Zwar hat
die Markenabteilung mit dieser Entscheidung dem Begehren der Markeninhaberin insoweit in vollem Umfang entsprochen, als sie die Löschung rückgängig
gemacht hat. Diese Entscheidung ist aber wirkungslos.
Nach der hier vertretenen Meinung, dass es sich bei der Anordnung der
Schutzrechtsentziehung um eine mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidung handelt, besteht für die Markenabteilung keine Möglichkeit mehr, die
Rechtmäßigkeit der Schutzrechtsentziehung eigenständig zu überprüfen.
Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Fall von dem, der der Entscheidung des 10. Senats a.a.O. zu Grunde lag. Die dortige Mitteilung stellt keinen
formell einer Organisationseinheit zugewiesenen, gesetzlich normierten notwendigen Bestandteil eines patentamtlichen Verfahrens mit verfahrensabschließendem Charakter dar (siehe hierzu Starck a.a.O.). Ihr fehlt daher der
Entscheidungscharakter, weshalb sie auch keine Bindungswirkung entfaltet.
Demgegenüber beendet die Schutzrechtsentziehung nach § 115 MarkenG
iVm § 53 Abs. 3 MarkenG das Verfahren mit einer negativen Entscheidung.
Das Verfahren über die Schutzrechtsentziehung ist zwar kein kontradiktorisches Verfahren, es handelt sich aber gleichwohl um ein zweiseitiges Verfahren (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 5 zu § 53, Rn 97 zu § 66). Daher kann gemäß § 66 Abs. 5 S. 2 MarkenG eine Abhilfeentscheidung nicht ergehen. Sie
ist im mehrseitigen Verfahren ausgeschlossen, weil sie zu einer Beschwer des
anderen Beteiligten führen müsste (Busse a.a.O. Rn 124 zu § 73 PatG
m.w.N.). Dementsprechend hat die Markenabteilung die Beschwerde mit Verfügung vom 27. August 2001 vorgelegt, womit das Verfahren vollständig auf
das Bundespatentgericht übergegangen ist. Mit Eintritt des Devolutiveffekts ist
hinsichtlich des Beschwerdegegenstandes jegliche Entscheidungskompetenz
des Deutschen Patent- und Markenamts entfallen, der Beschluss vom 30. Oktober 2002 somit jedenfalls insoweit wirkungslos, als das Rechtsschutzbedürfnis für die vorliegende Beschwerde tangiert sein könnte, also hinsichtlich der
Entscheidung über den Widerspruch gegen den Schutzentziehungsantrag und
über die Verfügung vom 28.05.2001, mit der der international registrierten
Marke Nr. IR R 307 243 der Schutz für die Bundesrepublik entzogen worden
war (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 112 zu § 66 m.w.N.; vgl. auch BGH BlPMZ
1999, 194 ff – Mehrfachsteuersystem).
Daher kommt es darauf, dass dieser Beschluss auf Grund der Beschwerde
der Antragsteller auch formell nicht bestandskräftig geworden ist, nicht weiter
an.
3. Die Beschwerde hat auch Erfolg, da die Zustellung durch Aufgabe zur Post
nicht zulässig war und daher die Zweimonatsfrist des § 53 Abs. 3 MarkenG
nicht in Gang setzen konnte. Da die Widerspruchsfrist daher auch noch nicht
abgelaufen war, hätte die Entscheidung über die Schutzrechtsentziehung nicht
getroffen werden dürfen.
Die Zustellung des Löschungsantrags an die spanische Markeninhaberin erfolgte ausweislich des Vermerks auf dem Anschreiben der Markenabteilung
vom 20. Januar 2001 durch Aufgabe zur Post. Gemäß § 94 Abs. 1 MarkenG,
der für das Verfahren vor der Patentamt durch das Zustellungsreformgesetz
(vgl. BlPMZ 2001, 253 f) keine Änderung erfahren hat, gelten für die Zustellung grundsätzlich die Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes. Von
dem üblichen Fall einer Auslandszustellung gemäß § 14 Abs. 1 VwZG durch
ein Ersuchen an die zuständige Behörde des fremden Staates oder an eine
konsularische oder diplomatische Vertretung des Bundes, enthält § 94 Abs. 1
Nr. 1 MarkenG eine Ausnahmeregelung. Danach kann einem Empfänger, der
sich wie die spanische Markeninhaberin im Ausland aufhält, dann durch Aufgabe zur Post zugestellt werden, wenn er keinen Inlandsvertreter bestellt hat,
die Notwendigkeit einer solchen Bestellung für ihn aber erkennbar war. Entgegen der Auffassung der Löschungsantragsteller war diese Voraussetzung im
vorliegenden Fall nicht erfüllt. Die Notwendigkeit, einen Inlandsvertreter zu bestellen, folgt nicht bereits aus der Inhaberschaft einer Marke (Ströbele/Hacker
a.a.O. Rn 20 zu § 96). Vielmehr ist ein Markeninhaber erst dann gehalten, einen Inlandsvertreter zu bestellen, wenn er Rechte aus der Marke geltend
macht oder diese verteidigt (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 36 zu § 94 unter Verweis auf BGH GRUR 1993, 476 ff – Zustellwesen). Etwas anderes folgt auch
nicht aus der anwaltlichen Korrespondenz zwischen der Markeninhaberin und
einer Wettbewerberin wegen einer von der Markeninhaberin geltend gemachten Verletzung ihrer IR-Marke, in deren Verlauf die hiesigen Löschungsantragsteller die Benutzung der IR-Marke in Frage gestellt und sich diesbezügliche
Schritte vorbehalten haben. Denn die für den vorliegenden Fall geltende Fassung des § 96 Abs. 1 MarkenG erforderte für das Geltendmachen von Rechten in Zivilverfahren keine Vertreterbestellung, im Gegensatz zur früheren Regelung in § 35 Abs. 2 WZG und der durch das KostenbereinigungsG geänderten Fassung des § 96 Abs. 1 MarkenG oder der parallelen Vorschrift des § 25
PatG. Damit bestand zum einen wegen des Abmahnverfahrens die Notwendigkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters nicht, zum anderen war bis zur
Einleitung eines patentamtlichen Schutzentziehungsverfahrens die Notwendigkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters nicht erkennbar. Denn angesichts
der Möglichkeit einer zivilrechtlichen Klage auf Schutzentziehung gem § 115
6. Aufl. 2000, Rn 10 zu § 96), war die Notwendigkeit zu dessen Bestellung erst
mit der konkreten Einleitung des Amtsverfahrens erkennbar.
Daher hätte vom förmlichen Verfahren des § 14 VwZG nicht abgewichen werden dürfen, mangels wirksamer Zustellung ist die Frist des § 53 Abs. 3
MarkenG nicht in Gang gesetzt worden. Dies hat zur Folge, dass der Widerspruch in noch offener Frist jederzeit erklärt werden konnte, im anhängigen
Löschungsbeschwerdeverfahren auch gegenüber dem Bundespatentgericht.
Der in der – ohnehin beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten –
Beschwerdeschrift vom 6. Juli 2001 erklärte Widerspruch erfolgte damit rechtzeitig. Dass dies „vorsorglich“ erfolgte, ist unschädlich, da auch eine aus Vorsicht zusammen mit der Beschwerde abgegebene Erklärung eine wirksame,
insbesondere ohne jegliche Einschränkung abgegebene Erklärung ist.
Damit ist die Entscheidung vom 28. Mai 2001, mit der der IR-Marke der
IR-Marke R 307 243 der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland entzogen
wurde, aufzuheben.
III.
Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da
die Frage, ob eine Löschungsanordnung eine mit der Beschwerde anfechtbare
Entscheidung im Sinne des § 66 Abs. 1 MarkenG darstellt, eine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung ist.
Winkler
Baumgärtner
Kätker
Ko