BPatG Beschluss vom 06.04.2004 – 33 W (pat) 305/02

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 305/02

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

6. April 2004

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die IR-Marke 665 076 6.70

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

mündlichen Verhandlung vom 6. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Winkler, der Richterin Pagenberg und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 17 IR des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 11. Oktober 1999 und vom

24. Juni 2002 aufgehoben.

2. Der IR-Marke 665 076 wird wegen des Widerspruchs aus der

IR-Marke R 435 919 der Schutz für Deutschland versagt.

G r ü n d e

I

Gegen die Schutzerstreckung der unter anderem für die Bundesrepublik Deutschland international registrierten Marke 665 076

BULATEX

für

Kl. 17: Blocs de forme parallélépipédique ou autre constitués

de mousse d´élastomère de synthèse ou naturel destinés

aux marchés de la découpe et de la transformation pour

toutes industries

ist Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 30. April 1990 (u.A.) für die ehemalige Deutsche Demokratische Republik

international registrierten Marke

R 435 919

für

BUNATEX

Kl. 1: Produits chimiques destinés à l´industrie, caoutchouc

synthétique sous forme de liquides, de pâtes, d´émulsions,

de dispersions, de miettes et de granulés.

Mit Schriftsatz vom 24. August 1999 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die

rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke vorgelegt.

Mit Beschlüssen vom 11. Oktober 1999 und 24. Juni 2002, von denen letzterer im

Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 17 IR den Widerspruch zurückgewiesen. Während nach Auffassung des Erstprüfers zwischen

den Waren der Klasse 17 der angegriffenen und den Waren der Klasse 1 der Widerspruchsmarke keine Warenähnlichkeit bestehe, so dass eine Verwechslungsgefahr schon aus diesem Grund ausscheide, hat nach Auffassung des Erinnerungsprüfers die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke

nicht glaubhaft gemacht. Es fehle an einer Glaubhaftmachung der Benutzung für

den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Die undifferenziert erhobene

Nichtbenutzungseinrede erfasse auch das Bestreiten der Benutzung nach § 43

Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Nachdem aber Umsatzzahlen nur bis zum Jahr 1996 genannt worden seien, werde der Zeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zum

Entscheidungszeitpunkt (Juni 2002) nicht mehr abgedeckt.

Gegen diese Entscheidungen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zur Begründung führt sie aus, dass sich aus der im Verfahren vor der Markenstelle eingereichten eidesstattlichen Erklärung des Herrn Maziol vom 3. Juli 2001

auch die von 1997 bis 2001 erzielten durchschnittlichen Jahresabsatzmengen ergäben. Vorsorglich hat sie weitere Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt, darunter neue eidesstattliche Erklärungen vom 19. August 2002 und 27. August 2003

mit Rechnungskopien und Produktbeschreibungen. Es bestehe auch eine hochgradige Ähnlichkeit der Waren. Hiergegen spreche insbesondere nicht, dass diese

auf verschiedenen Fertigungsstufen stünden. Die Widersprechende verweist hierzu auf den Beschluss BPatG GRUR 1982, 233 - DIFEX, in dem eine mittelbare

Gleichartigkeit zwischen synthetischem Kautschuk und einigen daraus hergestellten Waren festgestellt worden sei. Außerdem seien die Zeichen hochgradig ähnlich, da es sich um dreisilbige Wörter handele, bei denen die Anfangs- und Endsilbe sowie die Vokalfolge jeweils völlig identisch und lediglich der Anfangskonsonant der unbetonten zweiten Silbe unterschiedlich seien. Bei hochgradig ähnlichen

Waren liege daher selbst für Fachleute eine Verwechslungsgefahr vor.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und der IR-Marke 665 076 wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke

R 435 919 den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland

zu verweigern.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Nichtbenutzungseinrede aufrecht. Nach ihrer Auffassung lassen die

mitgeteilten angeblichen Gesamtabsatzmengen keinen Rückschluss auf ausreichende Umsätze zu. Auch die Vorlage von jeweils nur einer Rechnung pro Jahr

für die Jahre 1997 bis 2000 in Verbindung mit der Schwärzung von Anschriftenfeldern führe zu Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Benutzung. Die Schwärzungen

machten die Rechnungskopien als Urkundenbeweis unbrauchbar. Nachdem die

Widersprechende in ihrer Beschwerdebegründung darauf abgestellt habe, dass

die Anbringung der Marke auf der Ware selbst nicht möglich sei und die Verwendung von Prospekten oder Werbematerialien ausreichten, hätte sie erklären und

belegen müssen, in welcher Auflagenhöhe diese Unterlagen erschienen seien,

wann und an wen sie verteilt worden seien und aus welchen Gründen die Angabe

konkreter Umsatzzahlen nicht möglich sei, zumal sich ein Teil der eingereichten

Informationsblätter auf Produkte beziehe, über die kein einziger Vertriebnachweis

geführt werde. Der Umfang der von der Widersprechenden in Kleingebinden vertriebenen Waren sei nicht dargelegt worden. Soweit in den Benutzungsunterlagen

für kleinere Absatzmengen eine Verwendung der Marke auf Kleingebinden vorgetragen werde und die Widersprechende erst mit Schriftsatz vom 1. September 2003 ein Foto eines solchen Gebindes mit der darauf ersichtlichen Widerspruchsmarke eingereicht habe, könne dies jedenfalls für den Nachweiszeitraum

des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG keinen Beleg mehr darstellen.

Im übrigen bestehe auch keine Verwechslungsgefahr. Insbesondere seien die auf

verschiedenen Fertigungsstufen stehenden Waren nicht ähnlich. Die von der Widersprechenden genannte Difex-Entscheidung von 1981 sei bereits älteren Datums. Auch aus den Internetauszügen, die der Senat den Beteiligten zur Frage der

Warenähnlichkeit übersandt hat, ergäben sich keine ausreichenden Anhaltspunkte

für eine auch nur mittelbare Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren. Darin wiesen

die Hersteller und Anbieter von Kunststoff-Halbfertigerzeugnissen nur in geringem

Umfang auf Rohstoffmarken hin, während sie überwiegend reine Gattungsbegriffe

verwendeten. Die beiderseitigen Waren begegneten sich jedenfalls nicht beim selben Abnehmer. Außerdem richteten sich die Marken an Fachkreise, bei denen davon auszugehen sei, dass sie auf ihrem Gebiet gut unterrichtet und Kennzeichnungen mit größerer Aufmerksamkeit begegneten. Daher reichten schon geringe

Unterschiede zwischen den Kennzeichnungen zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr aus. Dementsprechend hielten die Marken den erforderlichen Abstand

voneinander ein.

Mit der Ladung sind den Beteiligten Unterlagen zur Beurteilung der Warenähnlichkeit in Form von Internetausdrucken übermittelt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet.

Die Widersprechende hat die zulässig bestrittene Benutzung ihrer Marke gemäß

§§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2, 26 MarkenG hinreichend glaubhaft gemacht. Der

Senat hält die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen

den sich gegenüberstehenden Marken für gegeben.

1. Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin, hat die Widersprechende glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG rechtserhaltend benutzt worden ist. Da die Widerspruchsmarke im Wege der nachträglichen Schutzerstreckung am 30. April 1990 für die ehemalige Deutsche Demokratische Republik international registriert wurde, begann ihre Benutzungsschonfrist nach Anlage I, Kapitel III, Sachgebiet E, Abschnitt II, Nr. 1 zum Einigungsvertrag erst am

3. Oktober 1990 zu laufen, so dass als maßgeblicher Benutzungszeitraum i.S.d.

§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 114 Abs. 1 MarkenG die Zeit vom 3. Oktober 1995 bis zum 7. Februar 1997 zugrunde zu legen ist. Als Benutzungszeitraum

nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist die Zeit vom 6. April 1999 bis zum

6. April 2004 als dem Tag der mündlichen Verhandlung zugrunde zu legen.

Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke grundsätzlich nach Art,

Dauer, Ort und Umfang; diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein

(BPatGE 23, 158, 165 f. - Fludec; BPatGE GRUR 1994, 629, 630 - Duotherm).

Hierbei kommen als Mittel zur Glaubhaftmachung alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht; außerdem können auch

sonstige Unterlagen, wie z.B. Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien

usw. insbesondere zur Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43 Rdn 84).

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke ist die Widerspruchsmarke in beiden Zeiträumen funktionsgemäß verwendet worden. Zwar

wird eine Marke grundsätzlich nur dann funktionsgemäß verwendet, wenn sie auf

der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung angebracht wird, der Grundsatz der körperlichen Verbindung von Herstellermarken und Waren gilt jedoch

nicht uneingeschränkt. So kann die Anbringung der Marke auf der Ware insbesondere dann nicht verlangt werden, wenn die Art der Ware eine unmittelbare körperliche Verbindung mit der Marke nicht nahe legt oder sogar zwingende wirtschaftliche Gründe einer solchen Verbindung entgegenstehen (vgl. Ströbele/Hacker,

a.a.O., § 26, Rdn. 26 f.). Nach dem Inhalt der Glaubhaftmachungsunterlagen stellt

die Widersprechende Syntheselatex her, den sie in Tankwagen oder Kleingebinden an Kunden ausliefert. Es handelt sich damit um ein hochwertiges flüssiges

chemisches Produkt, das zur Weiterverarbeitung durch den Kunden bestimmt ist

und typischerweise in Tankwagen oder Wechselbehältern ausgeliefert wird. Bei

derartigen Produkten wird eine körperliche Anbringung an der Ware oder Warenverpackung generell nicht verlangt (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdn. 28), so dass

die Verwendung auf den von der Widersprechenden vorgelegten Rechnungen und

Produktinformationen ausreichen.

Ob dabei die Schwärzung der auf den Rechnungen aufgebrachten Kundenanschriften einen "Urkundenbeweis" vereitelt, wie die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, kann dahingestellt bleiben, da im Rahmen einer Glaubhaftmachung nach § 294 ZPO kein Urkundenbeweis zu führen ist. Die

vorgelegten Rechnungskopien sind ergänzende Glaubhaftmachungsmittel, bei denen der Adressat nur insofern von Interesse ist, als er im Hinblick auf seine Belegenheit in Deutschland auf eine Verwendung der Marke im Inland schließen lässt.

Gerade dies geht aber aus den insoweit nicht geschwärzten Teilen des Adressfelds der vorgelegten Rechnungskopien noch hervor.

Gegen die Glaubhaftmachung einer funktionsgemäßen Art der Verwendung innerhalb des Benutzungszeitraums nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG spricht auch

nicht, dass die Widersprechende ihre Ware teilweise in Kleingebinden vertreibt,

und hierfür erst mit Schriftsatz vom 1. September 2003 ein Foto eines solchen Gebindes mit der darauf ersichtlichen Widerspruchsmarke eingereicht hat. Wie oben

ausgeführt, handelt es sich bei flüssigem Syntheselatex um eine Warenart, bei der

eine körperliche Anbringung an der Ware oder Warenverpackung generell nicht zu

verlangen ist. Dann aber kann der Widersprechenden kein Nachteil daraus entstehen, wenn sie über ihre Obliegenheiten hinaus - zu welcher Zeit und in welchem

Umfang auch immer - dennoch Warenbehälter mit der Marke versieht. Somit

braucht auch nicht mehr auf die Frage eingegangen zu werden, ob der Absatz von

großen Einzelmengen in Straßentankwagen, wie er nach dem Inhalt der gesamten

Glaubhaftmachungsunterlagen den Regelfall bildet, nicht schon logischerweise

den mit Abstand größten Beitrag zum Gesamtumsatz leisten muss und eine ernsthafte Benutzung angesichts der versicherten Umsatzzahlen und der kontinuierlichen Benutzungsdauer selbst bei Ungewissheit über den konkreten Anteil der in

Kleingebinden gelieferten Absatzmengen am Gesamtumsatz mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit nahegelegt ist.

Angesichts der eidesstattlich versicherten Absatzmengen von über … Tonnen

im Jahr, die unter Berücksichtigung der aus den Rechnungen ersichtlichen Preise

Gesamtumsätze von

jährlich mindestens … DM bzw. … EUR ergeben,

und der seit 1992 glaubhaft gemachten Benutzungsdauer ist eine ernsthafte Benutzung auch nach Umfang und Dauer glaubhaft gemacht worden. Schon allein

die außerordentlich kontinuierliche Benutzungsdauer würde selbst bei für sich genommen unzureichenden Umsätzen innerhalb der Nachweiszeiträume die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Widerspruchsmarke belegen (vgl. Ströbele/Hacker,

a.a.O., Rdn. 85).

Durch Vorlage des Markenlizenzvertrags zwischen der Widersprechenden und der

P… GmbH & Co KG konnte die Widersprechende außerdem belegen,

dass die Benutzung ihrer Marke gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG mit ihrer Zustimmung erfolgt.

Damit ist die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren

"Synthese-Latex" bzw. "synthetischen Kautschuk" glaubhaft gemacht worden.

2. Zwischen den Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG).

a) Die von der angegriffenen Marke erfassten Blöcke aus Synthese- oder natürlichen Elastomerschäumen zum Zuschneiden und Umformen für alle Industriebereiche sind mit den von der Widersprechenden benutzten Waren ähnlich. Es kann

dahinstehen, ob trotz unterschiedlicher Produktionsstufen nicht bereits eine unmittelbare Warenähnlichkeit vorliegt, da Synthesekautschuk zu den Elastomeren

zählt und sich die Waren körperlich im Wesentlichen nur durch ihren Aggregatzustand unterscheiden (vgl. einerseits Senatsentscheidungen vom 23.05.1997,

33 W (pat) 241/96 - Durex und vom 9.10.2001, 33 W (pat) 244/00 –EUROFLEX;

andererseits Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren- und Dienstleistungen,

12. Aufl., S. 208, re. Sp., 2. Anstrich; S. 188 li.Sp., 7. Anstrich). Jedenfalls liegt zumindest eine mittelgradige Ähnlichkeit vor. Trotz des Erfahrungssatzes, dass Rohstoffe bzw. Vorprodukte auf der einen und Halb- bzw. Fertigprodukte auf der anderen Seite in der Regel unähnlich sind (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9, Rdn. 120),

kann zwischen solchen Waren eine Ähnlichkeit vorliegen, wenn die Vorprodukte

nach der Verkehrsauffassung maßgebliche Eigenschaften und die Wertschätzung

der (Halb-)Fertigerzeugnisse bestimmen, sofern die Marke der Vorprodukte als

begleitende Marke oder durch Werbemaßnahmen auch den Abnehmern der

(Halb-)Fertigerzeugnisse gegenübertritt (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdn. 130).

Bereits vor über 20 Jahren hat der 25. Senat aufgrund umfangreicher tatsächlicher

Feststellungen eine mittelbare Gleichartigkeit i.S.d. § 5 Abs. 7 WZG zwischen

"synthetischem Kautschuk als Rohstoff, hergestellt aus Polymerisaten des Butadiens" und "Stangen, Stäben, ... zur Abdeckung von Bauwerks- und Straßenfugen;

Formteilen und Bauteilen für Abdeckungs- und Abdichtungszwecke, Dichtungen;

alle vorgenannten Waren aus Synthese-Kautschuk" angenommen. Auch heute

lassen sich tatsächliche Anhaltspunkte für eine mittelbare Ähnlichkeit zwischen

den sich hier gegenüberstehenden Waren auffinden. So hat der Senat verschiedene Internetauszüge ermittelt, in denen Anbieter von Elastomer-Halbfertigerzeugnisse (Stäbe, Platten usw.) auf Marken des Rohstoffherstellers hinweisen ("Vulkollan", "Makrolon"). Auch in Zusammenhang mit Matratzen und Schuhen wird auf

die Marken von Rohstoffherstellern für das Füll- oder Innenmaterial, bei dem es

sich um Elastomer oder Latex handeln kann, hingewiesen ("Gomtex", "Hyrtel",

"Baypren").

Zwar werden dabei gleichzeitig auch die entsprechenden Gattungsbegriffe genannt (z.B.: "PUR-Elastomere, insbesondere Vulkollan® und Polyurethan, produzieren wir in unserer eigenen Prozessanlage."). Dies ändert jedoch nichts daran,

dass den Abnehmern von Halbfertig- und Fertigerzeugnissen aus Elastomeren

Marken von Rohstoffherstellern nahegebracht werden. Nur auf diese Weise kann

der Anbieter von Halbfertig- und Fertigerzeugnissen darauf hinweisen, um welchen Stoff es geht und dass er nicht nur (aber auch) Rohstoffe einer bestimmten

Marke verarbeitet. Auch im Bekleidungsbereich, in dem die Figur der mittelbaren

Warenähnlichkeit entwickelt worden ist, weisen die Anbieter von Bekleidungsstücken, je nach Art der Ware, bekanntlich sowohl auf z.B. "Mikrofasergewebe" als

auch auf "Goretex" oder "Symphatex" hin. Dabei werden die Marken des Vorprodukts naturgemäß nur genannt, wenn das Fertigprodukt auch tatsächlich aus dem

Marken-Vorprodukt hergestellt ist und sich so der evt. höhere Preis rechtfertigt,

während im Übrigen auf den Gattungsbegriff zurückgegriffen wird.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte als normal einzustufen.

c) Den damit erforderlichen noch deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke hält

die angegriffene Marke nicht ein. Bis auf die Abweichung zwischen den Buchstaben "L" und "N" an der sowohl klanglich wie auch schriftbildlich unauffälligen dritten Stelle im Wortinneren sind die mit jeweils sieben Buchstaben bzw. drei Silben

nicht mehr kurzen Markenwörter vollkommen identisch. Im Übrigen ist der Unterschied zwischen "L" und "N" in jeder Hinsicht gering, da es sich beiderseits um

klangschwache Dauerlaute und um eckige Buchstaben handelt. Ob, wie die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, die Betonung der Marken unterschiedlich ist

oder - wozu der Senat neigt - ein jedenfalls beachtlicher Teil des Verkehrs beide

Marken auf der ersten Silbe betont, kann angesichts der gravierenden Gemeinsamkeiten dahingestellt bleiben kann. Wegen der hochgradigen klanglichen und

schriftbildlichen Ähnlichkeit der Marken war damit bei mittelgradiger Ähnlichkeit

der Waren und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst für

die angesprochenen Fachkreise eine Gefahr von Verwechslungen festzustellen.

Winkler

Pagenberg

Kätker

Ko