BPatG Urteil vom 22.04.2004 – 2 Ni 37/99

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 22. April 2004 …

In der Patentnichtigkeitssache

2 Ni 37/99

(Aktenzeichen)

… 9.72

betreffend das deutsche Patent 39 12 733

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche

Verhandlung vom 22. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Gutermuth,

Dipl.-Phys. Ph.D./M.I.T. Cambridge Skribanowitz und Dipl.-Ing. P. Harrer

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 39 12 733 wird im Umfang seiner Patentansprüche 1, 5 und 6 für nichtig erklärt.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 39 12 733 (Streitpatent), das am 19. April 1989 angemeldet worden ist und eine Hebelitze betrifft.

Das Streitpatent umfasst 12 Patentansprüche, von denen die mit der Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Ansprüche 1, 5 und 6 folgenden Wortlaut haben:

"1. Hebelitze, dadurch gekennzeichnet, dass sie mehrteilig

ausgebildet ist.

5. Hebelitze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

der eine Litzenteil (3) breiter ausgebildet ist, als der andere

Litzenteil (2).

6. Hebelitze nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass

der breitere Litzenteil einen Führungsschlitz (8) für die

Halblitze und der Führungsschlitz endseitig einen Anschlag

(10) für die Halblitze aufweist."

Nachdem das Verfahren auf Antrag der Parteien geruht hat, macht die Klägerin

nach Scheitern der Vergleichsverhandlungen mit ihrer Teilnichtigkeitsklage geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei, soweit angegriffen, gegenüber dem

Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht

auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

HA 2 DE 88 07 218 U1

HA 3 GB 1 056 229

HA 4 CH 637 999 A5

HA 5 GB 877 205

HA 6 US 1 893 288

HA 7 DE 25 19 778 C3

HA 9 DE 88 07 217 U1

HA 10 DE 29 35 504 B1

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 39 12 733 im Umfang der Ansprüche 1, 5

und 6 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage, soweit sie sich gegen das beschränkt verteidigte Patent richtet, abzuweisen.

Sie verteidigt das Streitpatent im Umfang der folgenden Fassung der Ansprüche 1

und 6, wobei der erteilte Anspruch 5 entfällt:

1. Mehrteilig ausgebildete Hebelitze, mit einem oberen und einem unteren Litzenteil, dadurch gekennzeichnet, dass der

obere Litzenteil (2) schmaler ausgebildet ist, als der untere

Litzenteil (3), wobei der untere, breitere Litzenteil (3) einen

Führungsschlitz (8) für die Halblitze aufweist.

6. Mehrteilige Hebelitze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Führungsschlitz (8) endseitig einen Anschlag (10) für die Halblitze aufweist.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte mit einem Hilfsantrag 1 das Streitpatent mit dem

vorgenannten Anspruch 1 sowie einem Anspruch 6, an den sich nach dem Wort

"aufweist" folgender Wortlaut anfügt:

"an den das Ende der Halblitze anschlägt".

Weiter hilfsweise verteidigt die Beklagte mit einem Hilfsantrag 2 das Streitpatent in

der Weise, dass der Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

"Hebelitze, die zur Längenveränderung mehrteilig ausgebildet

ist, mit einem oberen und einem unteren Litzenteil, dadurch gekennzeichnet......"

(weiterer Wortlaut wie Hauptantrag ).

An diesen Anspruch 1 soll sich gemäß Hilfsantrag 2 der Patentanspruch 6 (wie

oben formuliert) anschließen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das

Streitpatent in seiner beschränkten Fassung für patentfähig.

Die Klägerin hält ihren Klageantrag auch in Hinblick auf die unbedingte und die

hilfsweisen Beschränkungen aufrecht.

Die Klage, mit der der in § 22 Abs. 2 iVm § 21 Abs. 1 Nr.1 PatG vorgesehene

Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und in vollem Umfang begründet. Das Streitpatent ist zunächst schon ohne

Sachprüfung insoweit für nichtig zu erklären, als es über die von der Beklagten in

zulässiger Weise nur noch beschränkt verteidigte Fassung gemäß Hauptantrag

hinausgeht (vgl Benkard, PatG 9. Aufl, § 22 Rn 33 mit Rechtsprechungsnachweisen). Die weitergehende Klage hat Erfolg, weil der mit ihr angegriffene Patentgegenstand in den von der Beklagten verteidigten Fassungen nicht patentfähig ist.

I

Das Streitpatent betrifft eine Hebelitze, wie sie als Teil einer Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante in Webmaschinen verwendet wird. Die Dreherkante besteht

aus einer Dreherbindung der Kettfäden an der Gewebekante. Das Gewebe weist

somit - neben den üblichen Schussfäden - gerade verlaufende und sich mit diesen

überkreuzende Kettfäden auf, wobei die letzteren die Dreherfäden darstellen. Die

Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante besteht aus der Drehereinrichtung, die

zwei, auf wechselseitig bewegten Webschäften aufgereihte Hebelitzen und eine

von diesen geführte und abwechselnd mitgenommene Halblitze aufweist.

Bekannte Hebelitzen sind einstückig ausgeführt. Bei Gewebeänderungen durch

Vergrößern oder Verkleinern der Fachbildung ist der Abstand der Webschäfte und

somit die Länge der Hebelitzen zu ändern. Üblicherweise erfolgt dies durch Austausch der Hebelitzen durch neue in ihrer Länge anders ausgebildete Hebelitzen.

Dem Streitpatent liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Hebelitze zu schaffen,

deren Länge veränderbar ist.

Die Lösung der Aufgabe wird durch eine mehrteilig ausgebildete Hebelitze erreicht, mit einem oberen und einem unteren Litzenteil, wobei der obere Litzenteil

schmaler ausgebildet ist, als der untere Litzenteil und der untere, breitere Litzenteil

einen Führungsschlitz für die Halblitze aufweist.

Fachmann ist zumindest ein Techniker oder ein Fachhochschulingenieur des Textilmaschinenbaus mit einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen mit Webmaschinen.

1. Offenbarung

II

Die Merkmale der Ansprüche 1 und 6 in den mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 verteidigten Fassungen sind offenbart sowohl in den ursprünglichen als auch in den erteilten Unterlagen, welche bis auf redaktionelle Änderungen mit den ursprünglichen Anmeldeunterlagen übereinstimmen.

Im Anspruch 1 nach jedem der drei Anträge ergeben sich die "Mehrteiligkeit" aus

dem ursprünglichen bzw erteilten Anspruch 1, das "obere und das breitere untere

Litzenteil" aus der ursprünglichen Beschreibung, Seite 6, vorletzter Absatz, bzw.

der erteilten Beschreibung, Spalte 2, Zeilen 8-12, in Verbindung mit dem ursprünglichen bzw erteilten Anspruch 5 und der "Führungsschlitz für die Halblitze im breiteren Litzenteil" aus dem ursprünglichen bzw erteilten Anspruch 6.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 entspricht demjenigen nach Haupt- und Hilfsantrag 1 bis auf das zusätzliche Merkmal im Oberbegriff, dass die Hebelitze "zur

Längenveränderung" mehrteilig ausgebildet ist. Dies ist in der ursprünglichen Beschreibung, Seite 4, 4. Absatz, bzw. der erteilten Beschreibung, Spalte 1, Zeile 13,

offenbart.

Das Merkmal des "endseitigen Anschlags für die Halblitze im Führungsschlitz" des

auf Anspruch 1 rückbezogenen Anspruchs 6 nach jedem der drei Anträge ist im

ursprünglichen bzw erteilten Anspruch 6 offenbart.

Der Anspruch 6 nach den Hilfsanträgen 1 und 2 weist das zusätzliche Merkmal

auf, dass "das Ende der Halblitze anschlägt". Dies ist offenbart in der ursprünglichen Beschreibung, Seite 7, vorletzter Absatz bzw. der erteilten Beschreibung,

Spalte 2, Zeilen 31-34.

2. Patentfähigkeit

Die mehrteilige Hebelitze nach Anspruch 1 in der mit dem Haupt- und dem Hilfsantrag 1 verteidigten, übereinstimmenden Fassung mag zwar neu sein, beruht

aber jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Aus der von der Beklagten stammenden DE 88 07 217 U1 (HA9) ist bereits eine

Hebelitze einer Drehereinrichtung mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 in seinen

drei Fassungen außer der Mehrteiligkeit bekannt. Nach den Figuren 1 und 3 besteht die bekannte Hebelitze aus einem oberen und einem unteren Litzenteil, wobei der obere Teil schmaler als der untere ist, zu welchem der Mantel 20, 21 gehört. Als Trennlinie zwischen den beiden unterschiedlich breiten Litzenteilen kann

in etwa der Steg 6a, 7a angesehen werden. Nach Anspruch 10 der HA9 weist die

bekannte Hebelitze für die Führung der Halblitze 3 eine Führungsöffnung 6, 7 auf.

Sie erstreckt sich nach den Figuren 1 und 3 vom oberen Steg 6a, 7a zum unteren

Steg 6b, 7b, liegt also im unteren breiteren Litzenteil. Zumindest nach Figur 3 (s

die gebrochen gezeichnete Bruchlinie und die gestrichelte Linien im unteren Litzenteil) ist auch unterhalb des unteren Steges 6b, 7b ein Schlitz zur Führung der

Schenkel der Halblitze zwischen den beiden Außenwänden des unteren Hebelitzeteils gebildet. Damit weist auch schon die HA9 einen streitpatentgemäßen Führungsschlitz auf - welcher im Übrigen auch im Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 30-31,

bereits als an sich bekannt angesehen wird. Dies ist auch einsichtig, da die (vorveröffentlichte) HA9 von der Beklagten selbst stammt und nur ca. 10 Monate früher als das Streitpatent angemeldet worden ist.

Von der aus der HA9 bekannten Hebelitze unterscheidet sich diejenige nach Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 somit nur dadurch, dass sie mehrteilig

ausgebildet ist. Dazu gibt die HA9 keinen Hinweis. Der Fachmann wird jedoch bei

der Lösung seines Problems, in der Länge veränderbare Hebelitzen zu schaffen,

die GB 877 205 (HA5) näher in Betracht ziehen. Sie beschreibt nämlich ebenfalls

eine Drehereinrichtung mit Hebelitzen (standard healds) 11, 12, die Führungsschlitze (strip pair) 30, 30 für die Halblitze (half healds) 13, 40, 43 aufweisen, vergleiche insbesondere Figuren 5 und 7. Die HA5 zeigt zwar keine unterschiedlich

breiten Litzenteile wie der Streitgegenstand. Der Fachmann zieht diese Druckschrift aber dennoch als einschlägig näher in Betracht. Er erhält aus der HA5, Seite 2, Zeilen 7-17, den Hinweis, dass eine einzelne Hebelitze aus zwei aus Stahlblech ausgestanzten Stahlbändern besteht, die durch einen Schweißpunkt zu einer Hebelitze zusammengefügt werden. Damit erhält der Fachmann den entscheidenden Hinweis, dass Hebelitzen nicht nur einteilig, sondern auch aus mehreren

Teilen hergestellt sein können, die miteinander verbunden werden.

Für den Fachmann ist es dann nahegelegt, aus der HA9 bekannte einteilige Hebelitzen im Bedarfsfall mehrteilig herzustellen, wie aus der HA5 bekannt, und die

Verbindung lösbar zu gestalten. Dazu bedarf es keines erfinderischen Zutuns, zumal im Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 nichts Näheres zur Mehrteiligkeit ausgesagt ist.

Die mehrteilige Hebelitze nach Anspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung mag zwar - wie diejenige nach Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 - neu sein, beruht aber ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 weist gegenüber demjenigen nach Haupt- und

Hilfsantrag 1 zusätzlich die Zweckangabe auf, dass die Hebelitze "zur Längenänderung" mehrteilig ausgebildet ist. Dazu gibt zwar die die Mehrteiligkeit von Hebelitzen bereits beschreibende HA5 keinen Hinweis. Dem Fachmann ist aber durch

die aus HA5 bekannte, aus mehreren Teilen bestehende Hebelitze die Lösung der

Aufgabe nahegelegt, eine lösbare Verbindung der beiden Hebelitzenteile für eine

in der Länge veränderbare Hebelitze zu nutzen. Auf eine leichte Lösbarkeit der

Verbindung einer mehrteiligen Hebelitze legt die Patentinhaberin selbst offensichtlich keinen Wert, da sie nach Anspruch 10 auch eine Nietverbindung vorsieht, die

wie eine in HA5 genannte Schweißverbindung nicht als leicht lösbare Verbindung

gilt.

Die Frage, ob die Längenänderung der Hebelitzenteile vor dem Einbau in die beiden Webschäfte oder im eingehängten Zustand innerhalb der Webschäfte erfolge,

kann dahingestellt bleiben, da dies nicht beansprucht ist. Überdies würde es für

den Fachmann nur eine einfache und nicht erfinderische Maßnahme darstellen,

den je nach Verbindungsart günstigeren Ort bzw Zeitpunkt zum Umbau der Hebelitzen auszuwählen.

Aus diesen Gründen trägt auch die Angabe des Zwecks der Mehrteiligkeit im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 nicht zur Patentfähigkeit des Streitgegenstands bei.

Der angegriffene, auf Anspruch 1 rückbezogene Anspruch 6 nach Hauptantrag ist

gekennzeichnet durch "einen endseitigen Anschlag für die Halblitze im Führungsschlitz".

Aus der HA9, Figur 3 und Anspruch 12, ist bereits eine Verstärkungseinlage 17,

18 am unteren Steg 6b, 7b der Führungsöffnung 6 bekannt, die als Anschlag für

die Halblitze 3 dient. Davon unterscheidet sich der Gegenstand nach Anspruch 6

dadurch, dass der erfindungsgemäße Anschlag am unteren Ende des zur Führung

eines Schenkels der Halblitze angeordnet ist und somit als Anschlag für eines der

beiden Schenkelenden dient, wogegen der bekannte Anschlag nach der HA9 am

unteren Ende der Führungsöffnung, also am unteren Steg 6b, 7b angeordnet ist

und somit als Anschlag für den Quersteg der U-förmigen Halblitze dient.

Der Fachmann hat zwei Möglichkeiten, eine U-förmige Halblitze an den Hebelitzen

anschlagen zu lassen, so dass sie von diesen bei der Fachbildung mitgenommen

wird. Der Anschlag kann entweder am Quersteg der U-förmigen Halblitze erfolgen

oder an den Schenkelenden der Halblitze. Welche der beiden Möglichkeiten der

Fachmann wählt, liegt in seinem konstruktiven Ermessen und bedarf keines erfinderischen Zutuns.

Auch in der additiven Verbindung der Merkmale des Anspruchs 6, dass die Hebelitze mehrteilig ausgebildet ist und einen endseitigen Anschlag für die Halblitze

aufweist, liegt nichts Erfinderisches. Es besteht keine kombinatorische Wechselwirkung zwischen diesen beiden voneinander unabhängig ausführbaren Merkmalen, geschweige eine überraschende Wirkung durch diese Merkmalsverbindung.

Aus diesen Gründen trägt auch das zusätzliche Merkmal im Anspruch 6 nach den

Hilfsanträgen 1 und 2, dass an den endseitigen Anschlag "das Ende der Halblitze

anschlägt", nicht zur Erfindungshöhe des Gegenstands nach Anspruch 6 bei. Im

Übrigen ist es für den Fachmann selbstverständlich, dass an einem endseitigen

Anschlag des Führungsschlitzes nur ein Ende eines der beiden Schenkel, aber

nicht der Quersteg einer aus dem abgehandelten Stand der Technik bekannten Uförmigen Halblitze anschlagen kann.

Somit beruhen die Gegenstände der Ansprüche 1 und 6 in den mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 verteidigten Fassungen nicht auf erfinderischer

Tätigkeit.

Durch die Aufnahme der Merkmale des angegriffenen Anspruchs 5 in seiner erteilten Fassung in den Anspruch 1 in den mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 verteidigten Fassungen entfällt der Anspruch 5.

Bei dieser Sachlage war es nicht notwendig, auf die weiteren im Verfahren aufgegriffenen Druckschriften einzugehen.

Das Streitpatent war daher im Umfang der angegriffenen Ansprüche 1, 5 und 6 für

nichtig zu erklären.

III

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84

Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die

vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Meinhardt

Dr. Henkel

Gutermuth

Skribanowitz

Harrer

Be