BPatG Beschluss vom 24.11.2004 – 29 W (pat) 88/02

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 88/02 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 43 264.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 24. November 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die

Richterin Fink und die Richterin am Amtsgericht stVDir Dr. Mittenberger-Huber 10.99

beschlossen:

Dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts wird

anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin hat dem am 18. Juli 2001 eingereichten Antrag auf Eintragung

einer Marke drei verschiedene Markenwiedergaben beigefügt, zwei in Farbe und

eine in Schwarz-Weiß. Die Wiedergaben unterscheiden sich durch die jeweilige

Farbgebung, enthalten aber übereinstimmend in jeweils gleicher Schriftgröße und

–art den Wortbestandteil „KielNET“. Im Antragsvordruck wurde in dem für die

Markenwiedergabe vorgesehenen Feld (5) „s. Anlage“ angekreuzt und bei der

Markenform im Feld (6) die Angabe „Bildmarke; Wort/Bildmarke (in der vom

Anmelder gewählten grafischen Wiedergabe)“. Mit Schreiben vom 10. Oktober 2001 hat die Markenstelle für Klasse 38 die Anmeldung wegen der

beschreibenden Bedeutung des Wortbestandteils als freihaltebedürftige und nicht

unterscheidungskräftige Angabe beanstandet. Im Übrigen sei noch zu klären, für

welche der drei Markenwiedergaben die Eintragung beantragt werde. Mit Schriftsatz vom 8. November 2001 hat die Anmelderin zu der Beanstandung Stellung

genommen und eine weitere, in der Farbgebung von den mit der Anmeldung

eingereichten Wiedergaben abweichende Wort-/Bildmarke beigefügt, die nunmehr

Grundlage der Anmeldung sein solle.

Mit zwei Beschlüssen vom 26. November 2001 und 22. Februar 2002, einer davon

im Erinnerungsverfahren ergangen, hat die Markenstelle für Klasse 38 die

Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2

MarkenG zurückgewiesen. Der Zurückweisung zugrunde gelegt wurde die am

Anmeldetag in Schwarz-Weiß eingereichte Markenwiedergabe. Die aus den

beiden Bestandteilen „Kiel“ und „NET“ sowie einer einfachen grafischen

Gestaltung zusammengesetzte Marke sei ohne weiteres im Sinne von „Netzwerk

für die Stadt Kiel“ verständlich und beschreibe damit unmittelbar die Art und

Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Auf Nachfrage des Senats hat sie mitgeteilt, dass Gegenstand der Anmeldung die auf Blatt

3 der Amtsakte abgebildete, am Anmeldetag eingereichte Marke sein soll.

II.

Der Senat hat Bedenken hinsichtlich der Praxis des Deutschen Patent- und

Markenamts, wonach der Anmelder bei Einreichung einer einzigen Anmeldung mit

mehreren unterschiedlichen Markenwiedergaben nachträglich bestimmen kann,

welches der Zeichen als Marke eingetragen werden soll.

1. Gesetzliche Mindesterfordernisse einer wirksamen Markenanmeldung sind

nach § 32 Abs. 2 MarkenG Angaben zur Identität des Anmelders, eine

Markenwiedergabe und ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen. Der

einen Anspruch auf Eintragung begründende Anmeldetag ist der Tag, an dem

diese Unterlagen beim Deutschen Patent- und Markenamt oder einem zur

Annahme von Markenanmeldungen bestimmten Patentinformationszentrum

eingehen (§ 33 Abs. 1 MarkenG). Erfüllt eine Anmeldung die genannten

Mindestvoraussetzungen nicht, wird als Anmeldetag der Tag zuerkannt, an dem

die fehlenden Angaben beim Amt nachgereicht werden (§ 36 Abs. 2 S. 2

MarkenG). Der Tag der Einreichung einer Anmeldung und der Anmeldetag nach

§ 33 Abs. 1 MarkenG können daher unterschiedlich sein. Sofern mit der Anmeldung kein Prioritätsrecht in Anspruch genommen wird, ist der Anmeldetag im

Kollisionsfall maßgeblich für den Zeitrang des mit der Anmeldung begründeten

Rechts (§ 6 Abs. 1 und 2 MarkenG) und Ausgangspunkt für die Berechnung der

Schutzdauer (§ 47 Abs. 1 MarkenG).

2. Im Hinblick auf diese an den Anmeldetag geknüpften Rechtswirkungen stellt die

Marke ab dem Zeitpunkt ihrer Anmeldung eine unveränderliche Einheit dar, die

nach Begründung eines Anmeldetags weder verändert noch ergänzt werden darf.

Dies gilt sowohl hinsichtlich der Markenwiedergabe und der Angabe der

Markenform (vgl. BGH GRUR 2004, 502, 503 - Gabelstapler II; GRUR 2001, 239,

240 - Zahnpastastrang) als auch hinsichtlich des den Schutzgegenstand

bestimmenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, weil die nachträgliche

Änderung oder Ergänzung einer unzulässigen Neuanmeldung unter Beibehaltung

des ursprünglichen Zeitrangs gleichkäme (vgl. BGH GRUR 1988, 377, 378

- Apropos Film).

3. Eine eindeutig bestimmte Marke ist außerdem Voraussetzung für die Prüfung

der Schutzfähigkeit, die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs

und des Bundesgerichthofs stets anhand der konkreten Marke zu erfolgen hat

(vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rn 51 – Henkel; GRUR 2004, 674, Rn 31, 56

- POSTKANTOOR; BGH GRUR 2002, 64, 65 – INDIVIDUELLE; GRUR 2001, 162,

163 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Lässt sich der Anmeldung nicht

eindeutig entnehmen, für welche Marke die Eintragung beantragt wird, können

- wie auch im Falle der fehlenden Markenwiedergabe - die zur Beurteilung der

Schutzfähigkeit notwendigen tatsächlichen Feststellungen nicht getroffen werden.

Solange der Anmeldegegenstand nicht feststeht, ist eine wirksame Prüfung der

absoluten Schutzhindernisse daher nicht möglich. Wird die Anmeldung dennoch

als schutzunfähig zurückgewiesen, liegt darin ein Verstoß gegen die Begründungspflicht, der die Zurückverweisung nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG

rechtfertigt.

4.

In Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen bestimmt die aufgrund

Rechtsverordnungsermächtigung vom Deutschen Patent- und Markenamt

erlassene Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (MarkenV), dass für

jede Marke eine gesonderte Anmeldung erforderlich ist (§ 65 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG iVm § 1 Abs. 2 DPMAV, § 2 Abs. 3 MarkenV).

5. Nach der Verwaltungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts hat der

Anmelder allerdings bei Einreichung einer Anmeldung mehrerer Marken noch

nach Begründung des Anmeldetags die Möglichkeit zu bestimmen, für welche

Marke die Anmeldung gelten soll, sofern die Anmeldung für sämtliche Marken die

Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt (vgl. Schmidt,

GRUR 2002, 653; DPMA, Handbuch für den Markenprüfer im nationalen Bereich,

1. Aufl. Frühjahr 2004, Ziff. 2.2., S. 15).

6. Aus der Sicht des Senats ist allerdings fraglich, ob die geschilderte Amtspraxis

von der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage gedeckt ist. Nach § 65 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG iVm § 1 Abs. 2 DPMAV kann das Deutsche Patent- und Markenamt

weitere, d.h. über die in § 32 Abs. 2 MarkenG geregelten hinausgehende

Anmeldeerfordernisse bestimmen. Bei der geschilderten Amtspraxis handelt es

sich der Sache nach aber nicht um die Regelung eines solchen zusätzlichen

Erfordernisses. Denn die Einreichung einer einzigen Marke als Wirksamkeitsvoraussetzung der Anmeldung ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetzeswortlaut

des § 32 MarkenG, der in Abs. 1 S. 1 von der Anmeldung „einer Marke“ ausgeht

und in Abs. 2 Nr. 2 als eines der Mindesterfordernisse die Wiedergabe „der Marke“

vorsieht. Die Vorschrift des § 2 Abs. 3 MarkenV, wonach für jede Marke eine

gesonderte Anmeldung erforderlich

ist,

regelt daher kein zusätzliches

Anmeldeerfordernis, sondern hat lediglich klarstellende Funktion.

7. Die Frage, inwieweit die Zuerkennung eines Anmeldetags eine eindeutige

Markenwiedergabe voraussetzt, ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung. Geht man davon aus, dass nur die Anmeldung einer eindeutig

bestimmten Markenwiedergabe einen Anmeldetag nach § 33 Abs. 1 MarkenG

begründet, kann in Fällen unklarer Markenwiedergaben erst der Tag als

Anmeldetag zuerkannt werden, an dem der Anmelder die Bestimmung des

konkreten Anmeldegegenstands nachholt. Im vorliegenden Fall wäre das der

7. September 2004, an dem die Erklärung der Anmelderin, dass Gegenstand der

Anmeldung die Wiedergabe auf Blatt 3 der Amtsakte sein soll, beim Gericht

eingegangen ist. Folgt man hingegen der in der Amtspraxis zum Ausdruck

kommenden Auffassung, wonach die Marke noch nach Begründung des

Anmeldetags konkretisiert werden kann, bleibt es beim ursprünglichen

Anmeldetag. Im Ergebnis würde damit der Anmelder, der bewusst oder irrtümlich

mehrere Wiedergaben einreicht gegenüber demjenigen bevorzugt, der

versehentlich keine Markenwiedergabe beifügt. Denn während im ersten Fall der

Zeitrang für alle Marken erhalten bleibt, kann im zweiten Fall nur der Tag als

Anmeldetag zuerkannt werden, an dem die fehlende Wiedergabe beim Amt

eingeht (§ 36 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

8. Von der Entscheidung der genannten Rechtsfrage hängt es ab, ob der Senat

die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses gemäß § 70 Abs. 3

Nr. 2 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverweist, damit für

die Anmeldung mit Zeitrang vom 7. September 2004 die Prüfung der

Schutzfähigkeit nachgeholt werden kann, oder ob er über die Anmeldung vom

18. Juli 2001 unter Zugrundelegung der nachträglichen Bestimmung der

Anmeldemarke in der Sache selbst entscheidet. Dem Präsidenten des Deutschen

Patent- und Markenamts war daher Gelegenheit zu geben, dem Verfahren

beizutreten (§ 68 Abs 2 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Cl