BPatG Beschluss vom 25.01.2005 – 24 W (pat) 87/04

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 87/04

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(Aktenzeichen)

Verkündet am

25. Januar 2005

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die IR-Marke 788 008

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 25. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck 6.70

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der

Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Februar 2004 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die für die Waren „Cl 11 Collecteurs solaires“ in den Farben „blau, gelb, schwarz“

international registrierte Marke 788 008

sucht um Schutz in Deutschland nach.

Mit Beschluß vom 18. Februar 2004 hat die mit einem Beamten des gehobenen

Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts der IR-Marke den Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8

Abs 2 Nr 1 MarkenG, Art 6 quinqies B Nr 2 PVÜ) verweigert. Der Prüfer begründet

dies damit, daß die Angabe „prima SUN“ iSv „excellent, sehr gut, ausgezeichnet,

prima

für die Sonne“ bzw „die Nutzung der Sonne geeignet“ nur ein

betriebsneutraler Hinweis auf bestimmte Eigenschaften einer Sache sei. Aus Sicht

der angesprochenen Verkehrskreise würde durch die Bezeichnung „prima SUN“

damit sofort und ohne weiteres Nachdenken ausschließlich ein konkreter und

direkter Bezug zu den beanspruchten Waren hergestellt. Der Verkehr habe daher

keine Veranlassung, die Angabe als

individualisierenden betrieblichen

Herkunftshinweis zu verstehen. Die Ausgestaltung und die Farbgebung, welche iü

den Schutz der Marke nicht auf die gewählten Farben beschränke, halte sich im

Rahmen üblicher werbegrafischer Gestaltungsmittel und sei nicht geeignet, der

Marke Unterscheidungskraft zu verleihen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Nach ihrer Auffassung besitzt die IR-Marke die erforderliche Unterscheidungskraft und besteht auch

nicht ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Beschreibung von Merkmalen der für die Marke registrierten Waren dienen können. Der Verkehr werde die

Wortzusammenstellung „prima SUN“ bei der zu erwartenden nicht analysierenden

Betrachtungsweise nächstliegend mit „prima Sonne“ übersetzen. In diesem Sinn

aber könne ihr für die beanspruchten Waren kein im Vordergrund stehenden unmittelbar beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. In der ihr innewohnenden Bedeutung sei die Marke lediglich geeignet, die Sonne selbst zu beschreiben. Zur Beschreibung der beanspruchten Waren müßten hingegen weitere Bestandteile hinzugedacht werden, zB „prima for sun energy“, was aber nach der

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht zulässig sei (vgl BGH GRUR 2002,

64 „INDIVIDUELLE“). Hinzu komme, daß die Marke in fantasievoller Weise grafisch ausgestaltete sei und auch deshalb als markenmäßige Kennzeichnung eines

bestimmten Unternehmens wirke.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die nach § 165 Abs 4 und 5 Nr 1 MarkenG statthafte und auch sonst zulässige

Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des

Senats stehen dem Schutz der international registrierten Marke in Deutschland

keine absoluten Schutzhindernisse nach §§ 107, 113 Abs 1 Satz 1, 37 Abs 1, 8

Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG iVm Art 5 Abs 1 MMA, Art 6 quinquies B Nr 2, 1. u 2.

Alt PVÜ entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmungen ist die einer Marke

innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche

die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend

zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer

Unternehmen zu unterscheiden (vgl ua EuGH GRUR 2002, 804, 806 - Nr 35 -

„Philips“; MarkenR 2003, 187, 190 - Nr 40 - „Linde ua“; MarkenR 2004, 116, 120

- Nr 48 - „Waschmittelflasche“; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 „Bar jeder Vernunft“;

MarkenR 2003, 148, 149 „Winnetou“). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im

Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im

Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen

abzustellen ist (vgl ua EuGH aaO - Nr 41 - „Linde ua “; aaO - Nr 50 - „Waschmittelflasche“). Außerdem ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen idR so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl ua BGH MarkenR

2000, 420, 421 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; GRUR 2001, 1151,

1152 „marktfrisch“; EuGH aaO - Nr 53 - „Waschmittelflasche“). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die

angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen

lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt oder

auch eine bloße Werbeaussage oder Anpreisung allgemeiner Art zuordnen (vgl ua

EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Nr 86 - „Postkantoor“; BGH aaO „marktfrisch“;

GRUR 2003, 1050 „Cityservice“; GRUR 2000, 323, 324 „Partner with the Best“).

Diese Voraussetzungen können bei der vorliegend zu beurteilenden IR-Marke

nicht festgestellt werden.

Zwar besitzen die in der IR-Marke enthaltenen Wortbestandteile „prima“ und

„SUN“ einzeln für sich betrachtet nicht die erforderliche Unterscheidungseignung

bezüglich der von der Marke erfaßten Waren

„Collecteurs solaires“

(= Sonnenkollektoren). Das deutsche Adjektiv „prima“ stellt in seiner Bedeutung

„erster Güte, erstklassig, hervorragend, sehr gut“ (vgl Bertelsmann, Wörterbuch

der deutschen Sprache, 2004, S 1085) ersichtlich nur eine allgemein werbliche

Qualitätsanpreisung dar. Und auch das in seiner Bedeutung „Sonne“ dem angesprochenen inländischen Publikum ohne weiteres verständliche einfache englische Grundwort „SUN“ weist gerade für Sonnenkollektoren lediglich auf deren Bestimmung bzw Einsatzgebiet hin. Allein aus der fehlenden Unterscheidungskraft

der in einer Marke enthaltenen einzelnen Wortbestandteile kann jedoch noch nicht

ohne weiteres geschlossen werden, daß auch einer Kombination aus diesen

Wortbestandteilen keine Unterscheidungskraft zukommt. Vielmehr ist stets auf das

durch die Wörter gebildete Ganze, dh auf die Gesamtwahrnehmung dieser Wortzusammenstellung durch die angesprochenen Verkehrskreise, abzustellen und

danach zu fragen, ob ein nicht unterscheidungskräftiger beschreibender oder

werblicher Charakter auch der Wortkombination insgesamt zu entnehmen ist (vgl

EuGH GRUR 2001, 1145, 1147 - Nr 40 - „Baby-dry“; GRUR 2004, 943, 945

- Nr 35 - „SAT.2“; BGH GRUR 2001, 2001 162, 163 „RATIONAL SOFTWARE

CORPORATION“; GRUR 2002, 64, 65

„AC“), etwa weil

sich die

Zusammenstellung der Wörter nur in einer bloßen Aneinanderreihung der

einzelnen Sach- oder Werbeangaben erschöpft, oder weil sie einen eigenen

(Gesamt-)Begriff bildet, der als solcher wiederum lediglich eine beschreibende

oder rein werbliche Aussage vermittelt (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8

Rdn 136). Davon kann bei der vorliegend zu beurteilenden Wortkombination

„prima SUN“ nicht ausgegangen werden.

Die Wortfolge stellt syntaktisch als Zusammenstellung eines Adjektivs und eines

nachfolgenden Substantivs wie auch semantisch in ihrer ohne weiteres verständlichen Bedeutung „prima, erstklassige, hervorragende, sehr gute Sonne“ eine aufeinander bezogene gesamtbegriffliche Einheit dar. Diese Gesamtbegrifflichkeit

steht der Annahme entgegen, die Wortzusammenstellung könne im Verkehr als

bloße Aneinanderreihung von einer die beanspruchten Sonnenkollektoren als

„prima, erstklassig, sehr gut“ allgemein anpreisenden Werbeangabe einerseits und

einer auf die Bestimmung der Waren für die „Sonne“ hinweisenden Angabe andererseits aufgefaßt werden. Ferner läßt sich der Wortkombination als solcher keine

die in Rede stehenden „Sonnenkollektoren“ direkt beschreibende oder werblich

anpreisende Aussage entnehmen. Insofern weist die Markeninhaberin zutreffend

darauf hin, daß mit „prima SUN“ bzw „prima Sonne“ an sich nur die Sonne näher

mit „prima, ausgezeichnet, sehr gut etc“ bezeichnet wird. Eine unmittelbar produktbezogene Anpreisung würde sich vielmehr erst ergeben, wenn das Adjektiv

„prima“ mit der Warenbezeichnung „Sonnenkollektor(en)“ oder ggf auch mit einem

die Wirkung von Sonnenkollektoren bezeichnenden Begriff, zB „Solarstrom“, kombiniert wäre. Nachdem aber das Wort „sun“ bzw „Sonne“ kein Synonym oder

Kurzwort für Sonnenkollektoren (engl = „solar panel“), Solarstrom (engl = „solar

power“) oä Begriffe ist, erschließt sich ein unmittelbarer werblich beschreibender

Begriffsgehalt der Bezeichnung „prima SUN“ allenfalls nach weiteren Überlegungen und gedanklichen Ergänzungen. Als einer Wortkombination, welcher lediglich

eine die Art, Wirkung, Bestimmung oder sonstige Merkmale von Sonnenkollektoren mittelbar andeutende, vage und interpretationsbedürftige Aussage innewohnt,

kann jedoch dem Wortbestandteil „prima SUN“ und damit auch der IR-Marke insgesamt nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Hinzu kommt, daß die Wortfolge „prima SUN“ in der schutzsuchenden Marke eine

farbige grafische Ausgestaltung erfahren hat, in der sie unter Bezeichnung der beanspruchten Farben „schwarz, blau, gelb“ im internationalen Register eingetragen

ist. Dabei wird, entgegen der Auffassung der Markenstelle, durch die erfolgte farbige Registrierung der Schutzgegenstand der Marke auf die angegebene Farbgestaltung beschränkt (vgl BGH GRUR 2004, 683, 684 „Farbige Arzneimittelkapsel“).

Zwar bewegen sich die konkret verwendeten Gestaltungsmittel, die rechteckige

schwarze Unterlegung des Schriftzuges sowie die unterschiedlichen Schrifttypen

und die unterschiedlichen Farben blau und gelb der beiden Worte „prima“ und

„SUN“, durchaus im Rahmen werbeüblicher Gebrauchsgrafik zur Ausschmückung

von Werbe- oder Sachangaben, die weder als solche noch in Kombination mit einem ebenfalls nicht nicht kennzeichnenden Wort Unterscheidungskraft begründen

könnten (vgl BGH GRUR 2001, 1153 „anti KALK“ mwNachw). Zusammen mit der

einen werblichen Sachhinweis für die beanspruchten Waren lediglich mittelbar andeutenden Wortkombination „prima SUN“ verstärken die farbigen grafischen Elemente hier jedoch den Charakter einer in dieser konkreten Gestaltung und Farbgebung unterscheidungskräftigen Marke.

Aus den dargelegten Gründen besteht die schutzsuchende IR-Marke auch nicht

ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der

Art, Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der in Rede stehenden Waren dienen können (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG; Art 6 quinquies B Nr 2, 2. Alt PVÜ).

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb