BPatG Beschluss vom 15.02.2005 – 27 W (pat) 339/03

Zu diesem Beschluss ist ein Berichtigungsbeschluss ergangen am 05.07.2005 Mittermeier Justizangestellte

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 339/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

15. Februar 2005

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

…

betreffend die Marke 399 32 978

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2005 durch Richter Dr. van Raden als

Vorsitzenden sowie Richter Schwarz und Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der

Markeninhaberin 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

13. August 2003 aufgehoben und der Löschungsantrag zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 13. August 2003 dem Teil-Löschungsantrag der Antragsteller betreffend die Wortmarke 399 32 978 „TAE-BO“ stattgegeben und die am 23. August

1999 in das Markenregister eingetragene Marke gemäß §§ 50 Abs. 1 Nr. 3, 54

MarkenG ohne Auferlegung der Kosten des Verfahrens teilweise gelöscht, nämlich

für die Dienstleistungen „Planung, Organisation und Ausführung von Aus- und

Weiterbildungen, Seminaren, Kongressen, Schulungen, Firmenveranstaltungen

und multimedialen Lernprogrammen; Durchführung von Kursen und Ausbildungsprogrammen das physische und mentale Trainings- und Fitneßwesen betreffend

und von Aerobic-Veranstaltungen, Aerobic-Kursen und Aerobic-Kongressen; Veranstaltung von Workshops; Dienstleistungen eines Fitneß-Studios, insbesondere

Trainingskonzepte und -systeme zur körperlichen Ertüchtigung“.

Die für die Waren und Dienstleistungen „Computersoftware, Computerhardware,

Computer-Netzwerksoftware, Computer-Netzwerkhardware, Ersatzteile für Computerhardware, Großrechenanlagen; Datenträger in Form von Bändern, Chips,

Magnetkarten zur Aufnahme, Speicherung und Wiedergabe von Daten; Tonträger,

nämlich Magnetbänder, Musikkassetten, Schallplatten und CD's; Videokassetten;

Druckereierzeugnisse, nämlich Verkaufs- und Erläuterungsbroschüren und Lehrmittel; Turn- und Sportgeräte, nämlich Hantelgewichte, Hantelstangen, Hantelständer; Trainings- und Fitneßgeräte (nicht für medizinische Zwecke); Planung,

Organisation und Ausführung von Aus- und Weiterbildungen, Seminaren, Kongressen, Schulungen, Firmenveranstaltungen und multimedialen Lernprogrammen; Durchführung von Kursen und Ausbildungsprogrammen das physische und

mentale Trainings- und Fitneßwesen betreffend und von Aerobic-Veranstaltungen,

Aerobic-Kursen und Aerobic-Kongressen; Veranstaltung von Workshops; Dienstleistungen eines Fitneß-Studios, insbesondere Trainingskonzepte und -systeme

zur körperlichen Ertüchtigung; Aktualisierung, Vermietung und Design von Computersoftware, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Vermietung

von Zugriffszeiten auf Datenbanken, Vermietung von Speicherplatz auf EDV-Anlagen, Dienstleistungen eines Internet-Providers, Vermietung von Zugriffszeiten im

Internet, Gestaltung von Websites, Durchführung von Marketing- und Werbemaßnahmen für Dritte, Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen“ eingetragene Marke

habe schon zum Eintragungszeitpunkt eine gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freizuhaltende beschreibende Angabe dargestellt. In der Bezeichnung „Tae-Bo“ erkenne der Verkehr ohne weiteres, dass es sich um eine aus den Vereinigten

Staaten von Amerika stammende Trend-Sportart handele. Der Begriff „Tae-Bo“ sei

zum Eintragungs- und zum Entscheidungszeitpunkt als Benennung einer Fitnessart verwendet worden, die sich in Begriffe wie „Aerobic“, „Spinning“ oder „Tai Chi“

einreihe, die ebenfalls als Bezeichnung bestimmter Sportarten dienten. Zum Beleg

dafür hat die Markenabteilung neben US-amerikanischen Internetseiten aus den

Jahren 1998 bis 2000, Artikel aus amerikanischen Zeitschriften von 1996 und

1997 sowie als Belege aus Deutschland einen im Internet veröffentlichten Auszug

einer Sendung des WDR vom Oktober 2000 und einen Artikel der Zeitschrift „Fit

For Fun“ (Ausgabe 12/1999) angeführt und aus letzterem zitiert: „In den USA

schon lange ein Renner: Kampfsportkurse wie Tae-Bo kommen jetzt auch bei uns

in Mode“. Aus den genannten Beispielen sei ersichtlich, dass der Begriff „Tae Bo“

in beschreibender Verwendung für die Benennung einer Trend-Sportart zum Eintragungszeitpunkt vor allem in der USA nachweisbar gewesen sei. Da gerade im

Fitnessbereich üblicherweise neue Trends in den USA entstünden und dann auf

den deutschen Markt kämen, müsse davon ausgegangen werden, dass es in

Deutschland zum Eintragungszeitpunkt, der nur einige Monate vor dem Erscheinen des „Fit For Fun“-Artikels gelegen habe, bereits eine tatsächliche Entwicklung

gegeben habe, die in die Aufnahme der Bezeichnung „Tae Bo“ als Benennung einer Trend-Sportart gemündet habe, woraus das Bedürfnis der Mitbewerber nach

freier Verfügbarkeit dieses Begriffs folge.

Das Freihaltungsbedürfnis an der Bezeichnung „Tae Bo“ werde auch nicht dadurch ausgeräumt, dass der Begriff von dem Inhaber der Antragsgegnerin in den

USA erfunden und in Deutschland bekannt gemacht worden sei, denn es komme

bei der markenrechtlichen Beurteilung unabhängig von der Urheberschaft allein

auf die Frage an, ob ein Begriff beschreibenden Charakter aufweise. Auch die von

der Antragsgegnerin geltend gemachte US-amerikanische Markeneintragung

könne ein inländisches Freihaltungsbedürfnis nicht ausschließen. Bei dieser

Sachlage könne es dahingestellt bleiben, ob die Marke auch wegen mangelnder

Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zu löschen gewesen wäre.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie vor: Die von der Markenabteilung ihrer Entscheidung zugrunde

gelegte Verwendung der Bezeichnung „Tae-Bo“ in Deutschland zum Zeitpunkt der

Antragstellung und danach sei nicht nachzuweisen. Die von der Markenabteilung

als Beleg für eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung in den USA angeführten Zitate stammten aus einer Zeit, als dort die Marke „TAE BO“ bereits im

Jahr 1997 unter Inanspruchnahme der ersten geschäftlichen Benutzung im Jahre

1982 angemeldet bzw. eingetragen gewesen sei. Zum Beleg dieser Markeneintragung legt die Antragsgegnerin einen Auszug aus der Marken-Datenbank des U.S.

Patent and Trademark Office betreffend die Markenregistrierung 2043160 vor, deren Richtigkeit die Antragsteller nicht in Zweifel ziehen. Ein Rückschluss auf ein

vor August 1999 in Deutschland gegebenes künftiges Freihaltungsinteresse sei

aus den vorliegenden Unterlagen nicht zu ziehen. In dem zitierten Artikel der Zeitschrift „Fit For Fun“ sei über „Tae-Bo“ in direktem Zusammenhang mit dem Chief

Executive Officer der Markeninhaberin, Herrn Billy Blanks, berichtet worden. Auch

späterhin habe sich kein Freihaltungsinteresse im Inland ergeben. Vergleichbare

Fitnessprogramme hätten sich unter anderen Bezeichnungen etabliert wie „Thairobic“, „THAI DO“, „Cardio Kick Fit“ oder „Kickboxfitness“. An einer hinreichenden

Unterscheidungskraft bestehe im übrigen auch kein Zweifel. Aus diesen Gründen

habe auch das Oberlandesgericht Hamburg durch zu den Akten gereichtes Urteil

vom 5. Mai 2005 (5 U 85/03) die Antragsteller verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr für Ausbildung und sportliche Aktivitäten die Zeichen "TaeBo"

und/oder „European TaeBo“ zu benutzen, insbesondere unter der Bezeichnung

„Summercamp for TaeBo Exercises“ sportliche Aktivitäten anzubieten oder zu

erbringen und/oder dieses Zeichen in der Werbung zu benutzen. Dabei habe das

Oberlandesgericht die Aussetzung des von der Antragsgegnerin gegen die Antragsteller angestrengten Rechtsstreits im Hinblick auf das anhängige Löschungsverfahren nicht für geboten gehalten, weil es eine überwiegende Erfolgsaussicht

für den Löschungsantrag nicht habe feststellen können. Soweit in Nachschlagewerken die Bezeichnung „Tae Bo“ ohne einen Hinweis auf die eingetragene Marke

verwendet worden sei, habe beispielsweise der Brockhaus Duden Mayer Verlag

zugesichert, in Folgeauflagen seiner Druckwerke sowie im Internet die Bezeichnung mit dem Zusatz ® zu kennzeichnen.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des deutschen Patent-

und Markenamts vom 13. August 2003 aufzuheben, den Löschungsantrag zurückzuweisen und den Antragstellern die Kosten

des Verfahrens aufzuerlegen.

Dagegen wenden sich die Antragsteller, die beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie halten den Beschluss der Markenabteilung für zutreffend und tragen weiter

vor: Herr B…, der Erfinder der Sportart „Tae-Bo“, habe in einem im Inter

net und damit weltweit, also auch in Deutschland, verbreiteten Interview vom 30.

Dezember 1998 „Tae-Bo“ rein beschreibend benutzt, ebenso wie in weiteren zahlreichen Veröffentlichungen. Sie verweisen auf zahlreiche Presseveröffentlichungen, auch aus dem Inland, sowie zahlreiche Abmahnungen, die die Antragsgegnerin im Verlauf des Jahres 2002 gegen Fitness-Studios gerichtet habe, die die Bezeichnung „Tae-Bo“ für ihre Fitness-Angebote genutzt hätten, und die zu strafbewehrten Unterlassungserklärungen geführt hätten. Dabei habe es sich aber nur

um „nicht einmal in Promille messbare Reaktionen einer verschwindend kleinen

Minderheit der in Deutschland existierenden Fitness-Studios“ gehandelt, denen

die Antragsgegnerin diese Erklärungen „abgepresst“ habe. Tatsächlich habe eine

Internet-Recherche über die Suchmaschine Google am 1. Februar 2005 zu

469.000 Ergebnissen zum Suchbegriff „Tae Bo“ geführt. Zur Erläuterung legen die

Antragsteller verschiedene Internet-Ausdrucke vor. Im übrigen sind sie der Auffassung, die Marke sei auch nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 wegen Verfalls zu löschen, weil

sie infolge des Verhaltens der Antragsgegnerin im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung für die betreffenden Dienstleistungen geworden sei. Da

der Name als Synonym für eine bestimmte Methode benutzt werde, entfaltete er

im Zusammenhang mit den entsprechenden Dienstleistungen eine beschreibende

Funktion, auch ohne schon im Verkehr durchgesetzt zu sein. Die Antragsteller regen hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre Rechtsansichten aufrechterhalten und weiter vertieft.

II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig und auch begründet. Zu Unrecht

hat die Markenabteilung die Marke „Tae-Bo“ gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG

gelöscht, denn es lag zum Eintragungszeitpunkt kein Eintragungshindernis im

Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG vor. Der Senat kann sich der Ansicht,

in der Bezeichnung „Tae-Bo“ liege ausschließlich eine beschreibende und damit

freizuhaltende Sachaussage, nicht anschließen.

Da einem Eintragungsantrag gem. § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stattzugeben ist,

es sei denn, dass absolute Eintragungshindernisse der Eintragung entgegenstehen, trifft die Beweislast für das Vorliegen solcher Hindernisse im Zeitpunkt der

Eintragung die Eintragungsbehörde, im Löschungsverfahren aber den Antragsteller. Nur die positive Feststellung solcher Hindernisse rechtfertigt die Löschung. Zur

Rechtfertigung der Eintragung ist es dagegen nicht erforderlich, dass die individuelle Kennzeichnungsfunktion einer Bezeichnung positiv festgestellt wird. Es ist

vielmehr zugunsten des Anmelders zu entscheiden, selbst wenn gewisse Zweifel

an der Unterscheidungskraft bestehen oder Anhaltspunkte erkennbar sind, dass

die Bezeichnung auf dem Weg sein könnte, sich zu einer Gattungsbezeichnung zu

entwickeln (vgl. BPatG GRUR 2004, 685 – LOTTO).

Im vorliegenden Fall hat der Senat nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen

können, dass ein Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber an der Bezeichnung "Tae-Bo“, das der Eintragung der Marke zum damaligen Zeitpunkt hätte

entgegen stehen können, gegeben wäre. Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG ist ein Zeichen dann von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, Nr. 32

– Doublemint; MarkenR 2004, 99 - POSTKANTOOR). Eine solche Merkmalsbezeichnung ist in „Tae-Bo“ nicht zu sehen. Entgegen der Ansicht der Antragsteller

ist die angegriffene Marke nicht bereits im Eintragungszeitpunkt zu einer geläufigen Bezeichnung für eine aktuelle Trend-Sportart geworden.

Die Entwicklung der - was die Antragsteller letztlich nicht bestreiten - von Haus

aus nicht unmittelbar und ohne weiteres verständlich beschreibenden Bezeichnung „Tae-Bo“ zu einem Gattungsnamen für bestimmte Fitness-Programme oder

eine Sportart wäre dann anzunehmen, wenn sie schon im Zeitpunkt ihrer Eintragung als Marke von Dritten im Geschäftsverkehr als beschreibende Angabe oder

gar Synonym für derartige Dienstleistungen verwendet worden wäre (vgl. BGH

WRP 2003, 384, 388 – Feldenkrais; BPatG GRUR 1998, 722 – GILSONITE). Für

eine derartige Verwendung hat sich aber kein hinreichender Nachweis erkennen

lassen. Den von den Antragstellern als Beleg für ihre Ansicht eingereichten Zeitschriftartikeln und Internet-Auszügen aus den USA ist jedenfalls kein Hinweis auf

eine Verwendung im Geschäftsverkehr im Inland zu entnehmen. Die weiteren Belege, insbesondere der Beitrag der Zeitschrift „Fit For Fun“ sowie die Sendung des

WDR, stammen aus einem Zeitraum nach der Markenanmeldung, ebenso wie die

weiterhin vorgelegten zahlreichen Internetausdrucke. Ihnen ist nicht zu entnehmen, dass sich die angemeldete Marke zu einem Zeitpunkt vor der Eintragung

oder jedenfalls in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit dieser als Gattungsbegriff durchgesetzt hätte. Selbst wo in einzelnen Fällen die Marke in einem

Bericht über das entsprechende Fitnessprogramm ohne Hinweis auf die Markeneintragung benutzt worden sein mag, spricht dies noch nicht dafür, dass der Begriff einen rein beschreibenden Charakter angenommen hätte, und dass diese Entwicklung zum Eintragungszeitpunkt bereits absehbar gewesen wäre. Die Umbildung eines ursprünglich als Ursprungskennzeichen verstandenen Begriffs in einen

gebräuchlichen Warennamen - entsprechendes gilt für Dienstleistungen – ist nur

unter der relativ strengen Voraussetzung anzunehmen, dass bei den beteiligten

Verkehrskreisen die Vorstellung des Namens als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen weitgehend verloren gegangen ist. Allein

die Tatsache, dass ein solcher Name bei den angesprochenen Verkehrskreisen

den Gedanken an eine bestimmte Eigenschaft der Ware (oder Dienstleistung)

hervorruft, reicht zur Annahme einer bereits vollzogenen Umbildung zu einer Beschaffenheitsangabe nicht aus (vgl. BPatG 33 W (pat) 45/97 – GALLUP (PAVIS).

Soweit die Antragsteller darauf verweisen, Herr Billy Blanks, der Inhaber der Antragsgegnerin, habe die Bezeichnung „Tae-Bo“ selbst immer wieder beschreibend

benutzt, kann dies nicht als Indiz für ein Freihaltungsbedürfnis gewertet werden.

Herr Blanks war unstreitig seit spätestens 1997 Inhaber einer Marke „Tae Bo“ in

den USA. Es muss dem Inhaber einer Marke unbenommen sein, die Produkte, die

er unter seiner Marke anbietet, zu erläutern, um sie dem Publikum in seinem eigenen legitimen Geschäftsinteresse nahe zu bringen. Derartige Beschreibungen lassen aber nicht den Rückschluss zu, der Markeninhaber wolle die entsprechende

Bezeichnung als Freizeichen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das Gegenteil dürfte regelmäßig der Fall sein. Auch die Tatsache, dass nur einige Dutzende aus der großen Zahl der inländischen Sportstudios strafbewehrte Unterlassungserklärungen abgegeben haben, die vielen anderen dagegen nicht, zeigt nur,

dass die Antragsgegnerin ihre Marke, deren Verwendung Dritten attraktiv erscheinen mag, verteidigt. Dafür spricht auch, dass Nachschlagewerke wie der „Duden“

auf Intervention der Antragsgegnerin hin einen Hinweis auf die Markeneintragung

aufgenommen haben. Dies dürfte auch gegen die von den Antragstellern geltend

gemachte Löschungsreife wegen Verfalls - über die im vorliegenden Verfahren

ohnehin nicht zu entscheiden wäre - sprechen.

Da der Bezeichnung „Tae-Bo“ nach den getroffenen Feststellungen für die relevanten Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort handelt, das vom Verkehr, sei es auch nur wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht des Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 "Bar jeder Vernunft"; GRUR 2003, 1050, 1051 "Cityservice), scheidet auch der Löschungsgrund

der mangelnden Unterscheidungskraft der Marke (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) aus.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 1 und 2 MarkenG war nicht

veranlasst, weil die vorliegende Beschwerdesache keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung betraf und auch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine höchstrichterliche Entscheidung

nicht erforderten. Vielmehr war die Sache ausschließlich auf der Grundlage der

bestehenden höchstrichterlichen Rechtsprechung zu beurteilen.

Auch für die von der Antragsgegnerin beantragte Kostenauferlegung bestand kein

Grund. Wie aus der Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG hervorgeht, trägt

jeder Verfahrensbeteiligte im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren seine eigenen Kosten in der Regel selbst. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf

es stets besonderer Umstände, wie etwa ein mit der prozessualen Sorgfalt nicht

zu vereinbarendes Verhalten, das etwa dann vorliegen kann, wenn ein Beteiligter

in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71, Rdn. 13, 25).

Als derart aussichtslos erscheinender Versuch kann der Löschungsantrag ebenso

wenig angesehen werden wie nach dem Erfolg vor der Markenabteilung dessen

weitere Verfolgung im Beschwerdeverfahren. Einige der von den Antragstellern

eingereichten Belege aus der Zeit nach Eintragung der angegriffenen Marke stellen Verwendungshinweise dar, die zwar nicht für den Erfolg des Antrags ausgereicht haben, dennoch aber keine völlig aus der Luft gegriffenen Zweifel an der

anfänglichen und gegenwärtigen Schutzfähigkeit der Marke begründen (vgl.

BPatG 32 W (pat) 158/02 – THAI-DO (PAVIS)), so dass weder der Löschungsantrag noch der Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde der Antragsgegnerin als

von vornherein aussichtslos oder nahezu aussichtslos erschienen. Auch die Tatsache, dass das Hanseatische Oberlandesgericht auf die Klage der Antragsgegnerin eine Entscheidung gegen die Antragsteller getroffen hat, ohne den Ausgang

des vorliegenden Verfahrens abzuwarten, musste die Antragsteller nicht zwingend

veranlassen, der Beschwerde nicht weiter entgegenzutreten und den Löschungsantrag zurückzunehmen, denn eine Bindung des Senats an die Entscheidung des

Oberlandesgerichts besteht nicht.

Dr. van Raden

Prietzel-Funk

Schwarz

Na