BPatG Beschluss vom 13.07.2005 – 29 W (pat) 187/03

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 187/03 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 01 513.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 13. Juli 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter

Baumgärtner und die Richterin Fink 10.99

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 6. Juni 2003 wird aufgehoben.

2. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt

zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Mit der Anmeldung der Marke "PRIOCHECK", eingereicht am 13. Januar 2003 für

die Waren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse; Materialbearbeitung, insbesondere Mottenschutzbehandlung von Teppichen", nimmt der Anmelder die Priorität zweier europäischer Patentanmeldungen in Anspruch, nämlich für die Waren

"Druckereierzeugnisse" die Priorität aus der am 10. Juli 2002 eingereichten Patentanmeldung EP 02015349 "Verfahren zur Herstellung einer roten Ultramarinfarbe" und für die Dienstleistung "Materialbearbeitung" die Priorität aus der am

15. Juli 2002 eingereichten Patentanmeldung EP 0201578.2 "Eine neue Art von

Teppichgeweben". Abschriften der Patentanmeldungen hat er der Markenanmeldung beigefügt.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts forderte

den Anmelder zunächst zur Rücknahme der Prioritäten auf. Die Regelung des

§ 34 MarkenG betreffe nur ausländische Markenanmeldungen und könne nicht auf

andere Schutzrechte erstreckt werden. Nachdem der Anmelder seinen Antrag auf

Eintragung der Prioritätsrechte aufrechterhalten und hilfsweise die Zurückweisung

der Anmeldung beantragt hat, stellte die Markenstelle mit Beschluss vom

6. Juni 2003 die Unzulässigkeit der Prioritätserklärung fest. Hinsichtlich des aus

der Patentanmeldung EP 02015349.0 in Anspruch genommenen Prioritätsrechts

fehle es bereits an der Einhaltung der sechsmonatigen Prioritätsfrist. Das Prioritätsrecht aus der Patentanmeldung EP 0201578.2 könne ebenfalls nicht wirksam

geltend gemacht werden, weil die Vorschrift des § 34 MarkenG nur die Inanspruchnahme einer früheren ausländischen Markenanmeldung vorsehe.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt. Nach seiner Auffassung handelt es sich

bei Art. 4 A PVÜ um eine Generalklausel, die grundsätzlich jede Kombination von

Prioritätsrechten ermögliche. Art. 4 E PVÜ treffe lediglich eine Ausnahmeregelung

für die Inanspruchnahme der Priorität einer Gebrauchsmusteranmeldung für eine

nachfolgende Geschmacksmusteranmeldung und für die wechselseitige Inanspruchnahme der Priorität zwischen einer Patentanmeldung und einer

Gebrauchsmusteranmeldung. Keinesfalls handele es sich um eine abschließende

Regelung. In Literatur und Rechtsprechung seien auch weitere Kombinationen,

wie etwa die Inanspruchnahme der Priorität einer Geschmacksmusteranmeldung

für eine spätere Gebrauchsmusteranmeldung anerkannt.

Der Anmelder beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und die angemeldete

Marke einschließlich der Beanspruchung der beiden Prioritätsrechte einzutragen.

Hilfsweise regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, da es sich um eine

Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handele, zu der es keine einheitliche

Rechtsprechung des Bundespatentgerichts gebe.

Mit Schriftsatz vom 8. März 2004 hat Patentanwalt Dr. H… eine als Eingabe eines

Dritten bezeichnete Erklärung abgegeben. Darin führt er aus, warum er die Inanspruchnahme der Priorität einer älteren Patentanmeldung für eine nachfolgende

Markenanmeldung für unzulässig hält. Er ist Inhaber der am 17. Juli 2002 angemeldeten und am 5. Februar 2003 eingetragenen Marke 302 35 342

"PRIOCHECK" gegen deren Eintragung der Anmelder Widerspruch eingelegt hat.

Das Widerspruchverfahren ist im Hinblick auf das anhängige Beschwerdeverfahren ausgesetzt worden.

Der Senat hat die Eingabe dem Anmelder übersandt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache insoweit Erfolg, als sie auf die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses gerichtet ist. Über den Antrag auf Eintragung der Marke durfte die Markenstelle nicht lediglich im Wege einer isolierten

Feststellung zur Frage der Priorität entscheiden. Der Beschluss war deshalb aufzuheben und das Verfahren zur Sachentscheidung an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurückzuverweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG).

1. Die Rechtsfolgen einer unwirksamen Prioritätserklärung sind gesetzlich nicht

geregelt. Eine Verwirkung des Prioritätsanspruchs nach § 34 Abs. 3 S. 4 MarkenG

tritt nur ein, wenn der Anmelder die für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts

vorgesehenen Förmlichkeiten nicht oder nicht fristgemäß erfüllt. Einer ausdrücklichen Feststellung der Verwirkung bedarf es in einem solchen Fall nicht (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 35 Rn 13). Beantragt der Anmelder aber wie

hier ausdrücklich die Eintragung der Marke unter Inanspruchnahme unwirksamer

Prioritäten, ist das Amt bei der Entscheidung über die Schutzrechtserteilung als

einem mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt an diesen Antrag gebunden und

muss die Anmeldung insgesamt zurückweisen (§ 36 Abs. 4 MarkenG). Wird das

Deutsche Patent- und Markenamt nämlich nur auf Antrag tätig, so kann die Marke

ohne ausdrückliche Rücknahme der unwirksamen Prioritätserklärung nicht eingetragen werden.

2. Da das Amt zwar über die Zulässigkeit der Prioritätsansprüche, nicht hingegen

über die Wirkung der Prioritätsinanspruchnahme im Rahmen der gesamten Prüfung der Anmeldung entschieden hat, war der angefochtene Beschluss aufzuheben und zur Sachentscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG). Hierbei wird die Markenstelle von der

Rechtsauffassung ausgehen können, dass die vom Anmelder geltend gemachten

Prioritäten unwirksam sind.

2.1. Hinsichtlich der Patentanmeldung EP 02015349 ist die Prioritätserklärung

verfristet, denn die inländische Nachanmeldung muss innerhalb von sechs Monaten nach dem Anmeldetag der Voranmeldung eingereicht werden (§ 34 Abs. 1

MarkenG iVm Art. 4 C Abs. 1 PVÜ bzw. Art. 2 Abs. 1 TRIPS). Für die am

10. Juli 2002 eingereichte Patentanmeldung EP 02015349.0 ist die sechsmonatige

Prioritätsfrist am Freitag, den 10. Januar 2003, und damit vor Einreichung der hier

verfahrensgegenständlichen Markenanmeldung am 13. Januar 2003 abgelaufen

(§ 34 Abs. 1 iVm Art. 4 C Abs. 2 und 3 PVÜ).

2.2. Für die Priorität aus der Patentanmeldung EP 0201578.2 fehlt es an der erforderlichen Übereinstimmung zwischen Voranmeldung und Nachanmeldung. Die

Identität beider Anmeldungen ist Wirksamkeitsvoraussetzung für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts (Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., Art. 4

PVÜ Rn 3; Ingerl/Rohnke § 34 Rn 6; Ströbele/Hacker § 34 Rn 12). Ihrem Schutzgegenstand nach sind ein Patent und eine Marke aber zwei völlig unterschiedliche

Schutzrechtsarten. Bei der Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung

für eine Markenanmeldung fehlt es damit bereits aus Rechtsgründen an der erforderlichen Identität.

3. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist nicht zu entscheiden. Auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer

einheitliche Rechtssprechung ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst, weil der Senat in seiner Entscheidung nicht von den in Rechtsprechung

und Literatur anerkannten Grundsätzen zur Anerkennung von Prioritätsrechten bei

Markenanmeldungen abweicht. Die vom Anmelder zitierten Entscheidungen des

Bundespatentgerichts sind hier nicht einschlägig, weil sie Geschmacksmuster-

bzw. Gebrauchsmusteranmeldungen betreffen.

4. Ergänzend ist anzumerken, dass Patentanwalt Dr. H… nicht die Stellung eines

Verfahrenbeteiligten erworben hat. Eine Beteiligung Dritter ist im Markenbeschwerdeverfahren nur unter den Voraussetzungen des § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG

iVm §§ 64 ff. ZPO zulässig, die hier nicht erfüllt sind. Insbesondere liegt kein Fall

der Nebenintervention vor. Patentanwalt Dr. H… hat auf Grund des gegen seine

Marke gerichteten Widerspruchs des Anmelders kein rechtliches Interesse an

dessen Obsiegen (§ 66 ZPO). Selbst wenn man den Rechtsgedanken des Art. 41

GMV betreffend Bemerkungen Dritter bei der Beurteilung mit einbeziehen wollte,

ergibt sich nicht anderes. Das Einreichen solcher Bemerkungen begründet ausdrücklich keine Verfahrensbeteiligung (Art. 41 Abs. 1 S. 2 GMV; vgl. auch §§ 43

Abs. 2 S. 1, 44 Abs. 2 S. 1 PatG). Der Senat hat die Eingabe aber im Rahmen der

Amtsermittlung berücksichtigt (§ 73 Abs. 1 S. 1 MarkenG).

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

Cl