BPatG Beschluss vom 14.11.2005 – 21 W (pat) 31/02

BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 31/02 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 09 973. 8 - 34

…

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

14. November 2005

unter Mitwirkung

des

Vorsitzenden

Richters

Dipl.- Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Engels, Dipl.-Phys. Dr. Häußler und

Dipl.-Phys. Dr. Morawek

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen. 08.05

G r ü n d e

I

Die Prüfungsstelle für Klasse H 01 B des Deutschen Patent- und Markenamts hat

die am 1. März 2001 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Supraleiter mit Sprungtemperatur Tc größer 273 0 K“ durch Beschluss vom 17. Mai 2002

zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen die mit Eingabe vom 4. Mai 2001 eingereichten Patentansprüche 1 bis 20 zugrunde.

Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, dass dem Gegenstand des

Patentanspruchs 1 zum Zeitpunkt der Anmeldung im Hinblick auf die Annahme

der Existenz der sog. „kalten Fusion“, welche diesem als theoretisches Postulat

zugrunde liege, lediglich ein spekulativer Charakter zukomme. Der Patentanspruch 1 enthalte insofern keine ausführbare Lehre, wie sie durch § 1 PatG gefordert sei.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er vertritt die Auffassung, es könne von einer technisch nicht ausführbaren Lehre

bzw. einem spekulativen Charakter der Anmeldung nicht die Rede sein.

Ein konkreter Antrag des Anmelders liegt nicht vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass er die

Patenterteilung mit den Unterlagen vom 4. Mai 2001

beantragt.

Der geltende Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Supraleiter mit Sprungtemperatur > 273 0 K und einer kritischen Stromdichte > 106 A/cm2 – in Form von langen Drähten, - Rohren,

- Bändern oder - Profilen – hergestellt aus einem oder mehreren

Elementen der VIII Nebengruppe, sowie Wasserstoff und einem

oder mehreren Elementen der I Hauptgruppe.

Hinsichtlich der nebengeordneten Patentansprüche 2 sowie 14 bis 20 und

hinsichtlich des auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentanspruchs 3

sowie der auf den Patentanspruch 2 rückbezogenen Patentansprüche 4 bis 13

wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1.)

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig, insbesondere statthaft sowie

form- und fristgerecht erhoben (§ 73 Abs. 1 u. 2 PatG ). In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg und ist deshalb zurückzuweisen (§ 79 PatG), da

der Anmeldungsgegenstand nicht ausführbar ist (§ 34 Abs. 4 PatG).

Das Patentgesetz bestimmt, dass ein Anmeldungsgegenstand so deutlich und

vollständig zu offenbaren ist, dass ein Fachmann ihn ausführen kann (§ 34 Abs. 4

PatG). Dies ist der Fall, wenn der Fachmann anhand der Angaben in der Anmeldung unter Einsatz seines Fachwissens in der Lage ist, die offenbarte technische Lehre zuverlässig und in praktisch ausreichendem Maße zu verwirklichen,

wenn er also mit zumutbarem Aufwand das versprochene technische Ergebnis

erfolgreich herbeiführen kann (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage, § 34

Rdn. 362 – 364, m. w. N).

Diesen Anforderungen genügen die vorliegenden Unterlagen jedoch nicht.

2.)

Als hier zuständiger Durchschnittsfachmann ist ein mit der Erforschung und

Entwicklung von Hochtemperatur-Supraleitern befasster, berufserfahrener

Diplom- Physiker oder Diplom-Chemiker anzusehen.

Diesem Fachmann gelingt es auch unter Zuhilfenahme der übrigen Anmeldungsunterlagen nicht, die Lehre des – zweifelsohne zulässigen – Patentanspruchs 1 zu

realisieren.

Denn im Patentanspruch 1 ist hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung des

beanspruchten Supraleiters lediglich pauschal angegeben, dass er aus einem

oder mehreren Elementen der VIII. Nebengruppe sowie Wasserstoff und einem

oder mehreren Elementen der I. Hauptgruppe gebildet sein soll. Die I. Hauptgruppe umfasst 7 Elemente und die VIII. Nebengruppe umfasst 12 Elemente.

Welche dieser Elemente zur Verwirklichung eines Supraleiters mit einer Sprungtemperatur größer 273 0 K und einer kritischen Stromdichte größer 106 A/cm2 im

Einzelfall zu kombinieren sind und welche stöchiometrischen Verhältnisse dabei

eingehalten werden müssen, geht aus dem Anspruchswortlaut nicht hervor.

Ebenso wenig gibt der geltende Patentanspruch 1 dem Fachmann irgend einen

verwertbaren Hinweis dahingehend, welchen chemischen bzw. physikalischen

Reaktionen die besagten Elemente zu unterwerfen sind, damit das anmeldungsgemäße Ziel erreicht wird. Das weitere Merkmal des Patentanspruchs 1, dem

zufolge der beanspruchte Supraleiter in Form von langen Drähten, Rohren, Bändern oder Profilen hergestellt werden soll, hilft dem Fachmann angesichts der

aufgezeigten Unklarheiten im geltenden Patentanspruch 1 nicht weiter.

Es steht der Ausführbarkeit einer technischen Lehre freilich nicht entgegen, wenn

der Fachmann zu deren Verwirklichung noch Versuche durchführen muss. Allerdings dürfen diese Versuche weder ein zumutbares Maß übersteigen, noch erfinderische Überlegungen erfordern (vgl. Schulte Patentgesetz, 7. Auflage, § 34

Rdn. 372 b u. 389). In Ermangelung jedweder zielführender Anregung im vorliegenden Patentanspruch 1 ist der Fachmann hier jedoch gehalten, in umfangreichen und zeitaufwendigen Versuchsreihen alle nur denkbaren Kombinationen

von Elementen der I. Hauptgruppe und VIII. Nebengruppe sowie von Wasserstoff

in jeweils allen nur möglichen Mengenverhältnissen herzustellen, und jede der

zahllosen, auf diese Weise gewonnenen Verbindungen auf das Vorhandsein von

supraleitenden Eigenschaften hin zu testen. Die Chance, bei diesen Bemühungen

unter günstigen Umständen möglicherweise einen Hochtemperatur-Supraleiter mit

den vom Anmelder geforderten Eigenschaften zu erhalten, reicht für das Erfordernis der Ausführbarkeit einer technischen Lehre jedoch nicht aus (vgl. hierzu BGH

BlPMZ 1992, 308, Ls., 309, III. 2. – „Antigene-Nachweis“).

Nun müssen die Angaben, die der Fachmann zur Verwirklichung einer technischen Lehre benötigt, nach ständiger Rechtsprechung nicht im Patentanspruch

enthalten sein. Es genügt, wenn sich diese Angaben aus dem Inhalt der Anmeldungsunterlagen insgesamt ergeben (vgl. BGH GRUR 2003, 223, 225,

I. 4. - „Kupplungsvorrichtung II“). Gleichwohl gelingt es dem vorstehend definierten

Durchschnittsfachmann auch unter Zuhilfenahme der übrigen Patentansprüche,

der Beschreibung und der Zeichnung nicht, den Anmeldungsgegenstand mit zumutbarem Aufwand zu realisieren. Zwar wird die Lehre des Patentanspruchs 1

durch die geltende Beschreibung (vgl. Seite 8, Absatz a) zumindest dahingehend

konkretisiert, dass der beanspruchte Supraleiter nunmehr beispielsweise durch

eine Kombination der Elemente Pd/H/Li Pd/H/Li/Na, Pd/Pt/H/Li oder Pd/Pt/H/Li/Na

gebildet sein soll. Darüber hinaus ist im Patentanspruch 3 angegeben, diesen

Supraleiter aus einer Legierung der im Patentanspruch 1 aufgeführten Elemente

der I. Hauptgruppe und der VIII. Nebengruppe zu fertigen und abschließend

- drucklos oder unter Druck – mit Wasserstoff zu sättigen. In welchen Mengenverhältnissen die besagten Elemente vorliegen müssen, geht aus dem Patentanspruch 3 und der vorstehend zitierten Textstelle jedoch ebenso wenig hervor wie

aus den verbleibenden Patentansprüchen und der übrigen Beschreibung.

3.)

Der grundsätzliche Mangel des Gegenstandes des geltenden Patentanspruchs 1, für den Fachmann nicht ausführbar zu sein, wäre somit auch durch die

Formulierung geänderter Patentansprüche nicht heilbar. Der Senat hat deshalb

die Durchführung einer mündlichen Verhandlung, in welcher der Anmelder entsprechende Anträge hätte stellen können, auch unter dem Gesichtspunkt der

Sachdienlichkeit (§ 78 Nr. 3 PatG) nicht für erforderlich und zweckdienlich gehalten.

Schließlich kommt es auch nicht darauf an, ob die nach Auffassung des Beschwerdeführers „pauschale Vorhaltung“ der Nichtexistenz der „kalten Fusion“ bis

zum Beweis des Gegenteils existiert oder nicht, denn unabhängig von der Thematik dieser sog. „kalten Fusion“ scheitert die Patentierbarkeit schon daran, dass

- wie dargelegt – in den gesamten Anmeldungsunterlagen nicht offenbart ist, wie

der beanspruchte Supraleiter hergestellt werden kann.

4.) Mit dem Patentanspruch 1

fallen aufgrund der Antragsbindung die

nebengeordneten Patentansprüche 2 und 14 bis 20 sowie der auf den Patentanspruch 1 rückbezogene Patentanspruch 3. Entsprechendes gilt für die auf den

Patentanspruch 2 rückbezogenen Patentansprüche 4 bis 13 (vgl. hierzu BGH

GRUR 1997, 120, Ls., 122 – „Elektrisches Speicherheizgerät“ – m. w. N).

5.)

Die Beschwerde des Anmelders war deshalb zurückzuweisen.

Winterfeldt

Engels

Morawek

Häußler

Wf