Rechtsprechung / BPatG / 2005
BPatG Beschluss vom 15.11.2005 – 33 W (pat) 246/03
33. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 246/03 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 08.05
betreffend die Marke 399 39 240
(hier: wegen Kostenauferlegung)
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker
beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Widersprechende trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
G r ü n d e
I
Gegen die am 30. Dezember 1999 veröffentlichte Eintragung der (farbigen) Wort-
/Bildmarke 399 39 240
für
Klasse 35: Werbung
ist mit Schriftsatz vom 30. März 2000 Widerspruch erhoben worden aus der
Wortmarke 396 18 990
WWS
für
Klasse 8: Werkzeuge und Einsätze mit Bestückung oder Beschichtung aus monokristallinem Diamant (MKD), aus
polykristallinem Diamant (PKD), aus polykristallinem
Kubischen Bornitrid (PKB) und aus Hartmetall für die
spanende Bearbeitung, deren Verschleißschutz sowie
deren Spann- und Befestigungsmittel, inklusive Teile
der genannten Waren.
Der Widerspruchsschriftsatz ist im Original am 31. März 2000 eingegangen. Das
auf Seite 1 unten des Schriftsatzes angekündigte Vorab-Telefax befindet sich nicht
in den Akten. Entsprechend dem og Tag des Eingangs des Original-Widerspruchsschriftsatzes, der auch einen Abbuchungsauftrag enthält, weist die Zahlungsanzeige der Zahlstelle ebenfalls den 31. März 2000 als Tag der Zahlung der
Widerspruchsgebühr aus.
Mit Beschluss vom 14. Mai 2003 hat die Markenstelle für Klasse 35 den Widerspruch zurückgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt. Nach Auffassung der Markenstelle kommt eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht, da die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen
völlig unähnlich seien. Die Kostenauferlegung zulasten der Widersprechenden sei
nach § 63 Abs 1 Satz 1 MarkenG gerechtfertigt, da die Widersprechende angesichts der eindeutigen und ständigen Rechtsprechung zur Ähnlichkeit von Waren
und Dienstleistungen sowie der fehlenden Möglichkeit, die Vorschrift des § 9
Abs 1 Nr 3 MarkenG im Verfahren vor dem Patentamt geltend zu machen, ihre
prozessualen Sorgfaltspflichten verletzt habe. Der Beschluss ist den Vertretern der
Widersprechenden am 2. Juni 2003 zugestellt worden.
Mit Schriftsatz vom 3. Juli 2003, beim Patentamt per Fax am selben Tag eingegangen, hat die Widersprechende sinngemäß beantragt, festzustellen, dass der
Beschluss vom 14. Mai 2003 nichtig ist. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass
sie die Widerspruchserklärung am 30. März 2000, gegen 15:55 Uhr, per Telefax
eingereicht und noch am gleichen Tag, um 19:00 Uhr, mit einem weiteren Telefax
den Widerspruch zurückgenommen habe. Dazu hat sie in Kopie einen Schriftsatz
vom 30. März 2000 nebst einer Vorrechtsvereinbarung vom 29. März 2000 vorgelegt, in dem gebeten wird, den um 15:55 Uhr eingereichten Widerspruch im Hinblick auf eine außeramtliche Einigung der Beteiligten als gegenstandslos zu betrachten und den Abbuchungsauftrag nicht auszuführen. Zum Beleg dafür, dass
dieser Schriftsatz gegen 19:00 Uhr beim Patentamt eingegangen ist, hat die Widersprechende eine Kopie hiervon vorgelegt. Darin sind folgende (mit kopierte)
Einzelheiten zu erkennen: ein Perforationsstempel vom 30. März 2000, der handschriftliche Vermerk "zurück an" nebst einem auf die Sozietätsbezeichnung der
Widersprechendenvertreter weisenden Pfeil sowie maschinelle Faxabsendungs-
und -empfangsvermerke vom 30. März 2000, 19:00 Uhr und 19:01 Uhr.
Mit einem weiteren Beschluss vom 20. August 2003 hat die Markenstelle durch ein
anderes Mitglied des Patentamts
festgestellt, dass
ihr Beschluss vom
14. Mai 2003 hinsichtlich seiner Ziffer 1. (Zurückweisung des Widerspruchs) wirkungslos ist, hingegen hinsichtlich seiner Ziffer 2. (Kostenentscheidung) "Rechtskraft erlangt". In der Entscheidungsbegründung führt die Markenstelle zur teilweisen Feststellung der Wirkungslosigkeit des ersten Beschlusses aus, dass die Widerspruchsfrist am Donnerstag, den 30. März 2003 abgelaufen sei, der Widerspruchsschriftsatz und die -gebühr jedoch erst am 31. März 2003 eingegangen
seien. Die von der Widersprechenden genannten beiden Telefaxe vom
30. März 2000 seien nicht zur Akte gelangt. Dennoch sei der Beschluss der Markenstelle vom 14. Mai 2003 erlassen worden. Die Frist zur Einlegung der Beschwerde hiergegen sei am Mittwoch, den 2. Juli 2003 abgelaufen und am
3. Juli 2003 sei der Feststellungsantrag der Widersprechenden eingegangen. Die
vormals zuständige Prüferin habe damit nicht entscheiden dürfen, da der Widerspruch - jedenfalls nach Aktenlage - zu spät eingelegt worden und zudem am Tag
seiner Erhebung zurückgenommen worden sei. Da die Rücknahme des Widerspruchs bis zur Unanfechtbarkeit einer Widerspruchsentscheidung möglich sei
und dabei - ohne dass es der Aufhebung der Entscheidung bedürfe - nur die Wirkungslosigkeit der Entscheidung auszusprechen sei, könne im vorliegenden Fall
festgestellt werden, dass der erste Beschluss vom 14. Mai 2003 hinsichtlich seiner
Ziffer 1. wirkungslos sei. Entsprechend der insoweit auf § 268 Abs 3 Satz 1 ZPO
verweisenden Kommentarliteratur bedürfe es hierfür nicht der Einlegung eines
Rechtsmittels.
Hingegen sei die Kostenentscheidung des Beschlusses vom 14. Mai 2003 nicht
gegenstandslos. Zwar hätte der Beschluss im Falle der Einlegung einer Beschwerde förmlich aufgehoben werden müssen, da vorliegend jedoch schon wegen Versäumnis der Beschwerdefrist mangels Zahlung einer Beschwerdegebühr
keine Beschwerde eingelegt worden sei, erlange der Beschluss in diesem Punkt
Rechtskraft.
Gegen diesen (zweiten) Beschluss der Markenstelle vom 20. August 2003 richtet
sich im Umfang der Aufrechterhaltung der Kostenentscheidung des (ersten) Beschlusses vom 14. Mai 2003 die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer
Auffassung hat die Markenstelle die Kostenentscheidung ihres ersten Beschlusses
zu Unrecht aufrecht erhalten. Die von ihr dazu im angefochtenen Beschluss angeführte Kommentarstelle
in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 42,
Rdnr 70, beziehe sich auf Fälle, in denen der Widerspruch nach Erlass einer Entscheidung zurückgenommen werde, nicht jedoch auf Fälle, in denen die Rücknahme vor einer Entscheidung erfolge. In einem solchen Fall, wie er auch hier
vorliege, werde nach Ströbele/Hacker, aaO, Rdnr 71 f, generell die Wirkungslosigkeit der erlassenen Entscheidung ausgesprochen, ohne dass die Kostenentscheidung hiervon ausgenommen sei. Im übrigen seien dem Markeninhaber offensichtlich keine zu erstattenden Verfahrenskosten erwachsen. Es sei davon
auszugehen, dass ihm der Widerspruch und die am selben Tag eingegangene
Rücknahme gleichzeitig zugestellt worden seien, so dass sich für ihn - was auch
aus der außeramtlichen Einigung der Beteiligten folge - keine Notwendigkeit ergeben habe, eine Verfahrenshandlung vorzunehmen und einen Vertreter zu bestellen. Dies sei auch nicht geschehen. Vielmehr habe er keinerlei Aktivitäten entfaltet. Unter diesen Umständen müsse eine Kostenentscheidung unterbleiben, wie
sich aus verschiedenen Entscheidungen ordentlicher Gerichte ergebe. Auch wenn
der Widerspruch sachlich voraussichtlich keinen Erfolg gehabt hätte, so habe die
Widersprechende mit dem Hinweis auf eine außeramtliche Einigung der Beteiligten dennoch Umstände vorgetragen, die es billig erscheinen ließen, von einer
Kostenauferlegung abzusehen. Die Widersprechende beantragt wörtlich,
"den Beschluss vom 20. August 2003 bezüglich der Kostenentscheidung aufzuheben und die Wirkungslosigkeit des Beschlusses
der Markenstelle für Klasse 35 vom 14. Mai 2003 bezüglich der
Kostenentscheidung (Punkt 2) auszusprechen".
Außerdem beantragt sie,
die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.
Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Widerspruchsverfahren, einschließlich dem Beschwerdeverfahren, nicht geäußert.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet.
Dabei kann es dahinstehen, ob entsprechend der Aktenlage erst am
31. März 2000 erstmalig ein Widerspruchsschriftsatz eingegangen ist oder entsprechend dem Vortrag der Widersprechenden bereits am 30. März 2000 ein
Vorab-Telefax der Widerspruchserklärung samt einem Abbuchungsauftrag beim
Patentamt eingegangen und wenige Stunden später mit einem weiteren Telefax
die Bitte geäußert worden ist, den Widerspruch als gegenstandslos zu betrachten.
Die Beschwerde ist in beiden Fällen unbegründet, so dass dem genauen Geschehensablauf nicht weiter nachgegangen zu werden braucht.
1. Geht man zunächst von der Aktenlage aus und berücksichtigt nur die in der
patentamtlichen Akte befindlichen Urkunden, so wären der Widerspruch und der
Abbuchungsauftrag erst (durch Originalschriftsatz) am 31. März 2000 und somit
außerhalb der Fristen für die Erhebung des Widerspruchs und Zahlung der Widerspruchsgebühr eingegangen. Denn die dreimonatige Frist zur Erhebung des Widerspruchs begann mit der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke
am 30. Dezember 1999 und endete damit analog § 188 Abs 2, 1. Altern BGB am
Donnerstag, 30. März 2000. Der Widerspruch wäre damit nicht nur wegen Verfristung unzulässig (§ 42 Abs 1 MarkenG) sondern mangels Gebührenzahlung gar
nicht erst erhoben worden (§ 42 Abs 3 Satz 2 MarkenG a F).
In diesem Fall hätte der (erste) Beschluss der Markenstelle vom 14. Mai 2003
nicht ergehen dürfen. Denn sowohl die Zurückweisung des Widerspruchs als auch
die Kostenauferlegung nach § 63 Abs 1 MarkenG setzen einen Widerspruch bzw
ein "Verfahren" (§ 63 MarkenG) voraus. Die Durchführung eines Scheinwiderspruchsverfahrens durch das Patentamt hätte daran nichts geändert. Entsprechend den zivilprozessualen Grundsätzen wäre damit von der Nichtigkeit des
ersten Beschlusses auszugehen, wobei ein solcher Beschluss jedoch formelle
Rechtskraft entfalten kann und nur nach Einlegung eines Rechtsmittels von der
dafür zuständigen Instanz aufgehoben werden kann (vgl Senatsbeschluss vom
20. November 1998, 33 W (pat) 232/98 – "S+B Technologie", zustimmend zitiert in
Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 42, Rdnr 72).
Soweit die Markenstelle mit dem (zweiten) Beschluss vom 20. August 2003 den
formalen Bestand des ersten hinsichtlich dessen Ziffer 1. beseitigen wollte, kann
dahingestellt bleiben, ob diese Verfahrensweise zulässig ist, denn dieser Teil des
zweiten Beschlusses ist nicht mit der Beschwerde angefochten worden. Jedenfalls
kann nicht beanstandet werden, dass die Markenstelle im zweiten Beschluss die
Kostenentscheidung des ersten Beschlusses aufrechterhalten hat. Hinsichtlich der
Kostenentscheidung hat die Markenstelle wörtlich tenoriert:
"Es wird festgestellt:
Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 14. Mai 2003
… erlangt bezüglich Punkt 2, die Kostenauferlegung auf die Widersprechende betreffend, Rechtskraft".
Dieser Entscheidungsausspruch ist - auch unter ergänzender Heranziehung der
Entscheidungsgründe, Seite 3 unten - dahin auszulegen, dass die Markenstelle
nur auf die inzwischen eingetretene Rechtskraft der in Ziffer 2. des (ersten) Beschlusses vom 14. Mai 2003 enthaltenen Kostenentscheidung hinweisen wollte.
Sie wollte also letztlich überhaupt keine Entscheidung hierüber mehr treffen, sondern es beim von Gesetzes wegen eingetretenen Ablauf der Rechtsmittelfrist und
Eintritt der Bestandskraft belassen. Darin liegt allerdings zugleich die Ablehnung
des Gesuchs der Widersprechenden vom 3. Juli 2003 auf Feststellung der Nichtigkeit, zumal der erste Beschluss, wie oben unter Zugrundelegung der Aktenlage
festgestellt, auch hinsichtlich seiner Kostenentscheidung nichtig wäre (vgl Senatsbeschluss, aaO). Allein dies ist der im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu
entscheidende Streitgegenstand.
Die Markenstelle hat dieses Gesuch zu Recht abgelehnt. Auch wenn die Kostenentscheidung des ersten Beschlusses vom 14. Mai 2003 nichtig ist, so vermag sie
- nach Ablauf der Rechtsmittelfrist - doch in formelle Rechtskraft zu erwachsen
(s o). Sie hätte daher von der Widersprechenden mit der Beschwerde angefochten
werden müssen, was diese aber unterlassen hat. Nur ausnahmsweise kommt im
Zivilprozess eine Selbstkorrektur zur Beseitigung des Anscheins der formalen
Wirksamkeit nichtiger Entscheidungen in Betracht, nämlich wenn keine Möglichkeit der Anfechtung durch Rechtsmittel besteht (vgl Senatsbeschluss aaO, mwN).
Da hier aber für die Widersprechende einen Monat lang die Möglichkeit zur Beschwerdeeinlegung bestanden hatte, konnte eine Korrektur durch die Markenstelle
nicht mehr in Betracht kommen.
im Widerspruchsverfahren zudem zu Lasten des Verfahrensgegners, der nach
Ablauf der Rechtsmittelfrist ein rechtlich geschütztes Interesse an der Bestandskraft einer für ihn günstigen Entscheidung hat. Es kann dahingestellt bleiben, ob
dies stets auch im einseitigen Anmeldeverfahren gilt, das nach seinem Charakter
wesentlich stärker einem reinen Verwaltungsverfahren mitsamt innerbehördlichen
Überprüfungsmöglichkeiten angenähert ist. Im kontradiktorischen Widerspruchsverfahren ist es den Markenstellen grundsätzlich nicht gestattet, nach Eintritt der
Bindungswirkung die eigenen Beschlüsse aufzuheben, auch wenn deren Nichtigkeit für die erlassende Markenstelle ersichtlich sein mag. Es braucht hier auch
nicht entschieden zu werden, ob diese Grundsätze selbst in solchen Fällen stets
angewendet werden müssen, in denen die nichtige Entscheidung, etwa wegen
zwischenzeitlichen Verzichts bzw Löschung der streitgegenständlichen Marke,
schlicht nicht ausführbar und damit ersichtlich gegenstandslos ist. Sie müssen jedenfalls aber dann gelten, wenn die formelle Aufhebung der (möglicherweise)
nichtigen Entscheidung dem Verfahrensgegner einen rechtlichen Nachteil bringen
würde. Dies ist bei der Ziffer 2. des (ersten) Beschlusses vom 14. Mai 2003 der
Fall, da sie dem Inhaber der angegriffenen Marke einen grundsätzlichen Anspruch
auf Kostenerstattung verschafft hat. Der im angefochtenen Beschlusses vom
20. August 2003 enthaltene Hinweis auf den Eintritt der Rechtskraft der Kostenentscheidung des ersten Beschlusses und die darin liegende Zurückweisung des
Antrags der Widersprechenden auf Aufhebung dieser Entscheidung ist damit
schon aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht zu beanstanden.
Geht man also von der Aktenlage aus, so ist die Beschwerde nicht begründet.
2. Legt man hingegen den Vortrag der Widersprechenden zugrunde, so ist die
Beschwerde ebenfalls unbegründet. Danach ist die Widerspruchserklärung samt
Abbuchungsauftrag bereits mit Vorab–Telefax vom 30. März 2000, gegen
15:55 Uhr, eingereicht worden. Sodann ist mit Fax vom selben Tag, gegen
19:00 Uhr, die Bitte eingereicht worden, den Widerspruch als "gegenstandslos zu
betrachten" und den Abbuchungsauftrag nicht auszuführen.
In diesem Fall wäre der Widerspruch am 30. März 2000 gegen 15.55 Uhr, somit
innerhalb der Widerspruchsfrist, wirksam erhoben worden, einschließlich der
rechtzeitigen Zahlung der Widerspruchsgebühr durch Einreichung eines Abbuchungsauftrags. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden hätte das gegen
19.00 Uhr eingereichte Gesuch auf Betrachtung des Widerspruchs als gegenstandslos an der rechtlich bereits erfolgten Widerspruchserhebung auch nichts
mehr geändert. Die Widerspruchserklärung ist unter Zugrundelegung des Widersprechendenvortrags als fristgebundene, somit per Fax einreichbare Verfahrenserklärung gegen 15.55 Uhr auf einer dafür von der Behörde eingerichteten Telekommunikations-Empfangseinrichtung eingegangen. Damit ist der Zugang der
Erklärung bewirkt worden, so dass die Widerspruchserklärung wirksam geworden
ist (§ 130 Abs 1 Satz 1, Abs 3 BGB).
Ein Widerruf der Widerspruchserklärung hätte das Wirksamwerden der Widersprucherklärung nur dann verhindern können, wenn er vorher oder gleichzeitig mit
dieser eingegangen wäre (§ 130 Abs 1 Satz 2 BGB). Dies war auch nach dem
Widersprechendenvortrag nicht der Fall, da hiernach das spätere Telefax erst gegen 19:00 Uhr eingegangen ist. Es ist damit nicht mehr vorher oder gleichzeitig
iSd § 130 Abs 1 Satz 2, Abs 3 BGB eingegangen. Unmaßgeblich ist dabei, worauf
aber die Widersprechende abstellen will, ob die beiden Erklärungen am selben
Tag eingegangen sind. § 130 BGB enthält keine Sonderregelung, die - wie etwa
§ 6 Abs 4 MarkenG - Erklärungen, die am gleichen Tag eingehen, als zeitlich
gleichrangig fingiert. Die Verwendung des Begriffs "gleichzeitig" in § 130 Abs 1
Satz 2 BGB stellt vielmehr auf den konkreten Zeitpunkt, also den Augenblick ab,
nicht hingegen auf ganze Tage. Angesichts der sofortigen Wirksamkeit einer bürgerlich-rechtlichen Willenserklärung mit ihrem Zugang, der auch mündlich bewirkt
werden kann, und der vielfältigen Rechtswirkungen, die Willenserklärungen auslösen können, insbesondere wenn sie rechtsgestaltender Natur sind oder zB auf
innerhalb eines Tages abzuwickelnde Geschäfte gerichtet sind, kommt eine andere Auslegung des § 130 Abs 1 Satz 2 BGB nicht in Betracht. Der Senat hat der
Kommentarliteratur zum Bürgerlichen Gesetzbuch insoweit auch nichts Gegenteiliges entnehmen können. Unter Zugrundelegung des Widersprechendenvortrags
ist damit am 30. März 2003 ein Widerspruchsverfahren anhängig geworden. Allerdings ist in dem Fax von 19:00 Uhr eine Rücknahme des Widerspruchs zu sehen,
so dass das Verfahren ab dessen Eingang wieder beendet war.
Geht man von dieser Sach- und Rechtslage aus, so hätte der (erste) Beschluss
der Markenstelle vom 14. Mai 2003 hinsichtlich seiner Ziffer 1. nicht ergehen dürfen, da der Widerspruch bereits zurückgenommen worden ist. Dies kann hier
mangels Streitgegenständlichkeit jedoch dahingestellt bleiben (s o). Die in Ziffer 2.
des ersten Beschlusses getroffene Kostenentscheidung konnte jedenfalls auch
nach der Rücknahme des Widerspruchs noch ergehen (§ 63 Abs 1 Satz 2
MarkenG). Wenngleich die Markenstelle dabei - bei Zugrundelegung des Widersprechendenvortrags - von der falschen Voraussetzung der Anhängigkeit des Widerspruchs ausgegangen ist, so erscheinen hier selbst ihre Billigkeitserwägungen
tragfähig, zumal die sofortige Rücknahme des Widerspruchs zwar einen mittelbaren Einfluss auf die Höhe der erstattungsfähigen Kosten haben kann, die grundsätzliche Kostentragungspflicht jedoch nicht zu beeinflussen vermag.
Letztlich kann selbst dies dahinstehen, denn die Markenstelle hat auch bei
Zugrundelegung des Widersprechendenvortrags verfahrensrechtlich wiederum
inhaltlich richtig gehandelt, als sie in Ziffer 2. des angefochtenen Beschlusses vom
20. August 2003 den Antrag auf Aufhebung der Kostenauferlegung des ersten
Beschlusses zurückgewiesen und sich mit einem Verweis auf die eingetretene
Rechtskraft begnügt hat. Somit ist die Beschwerde auch bei Zugrundelegung des
tatsächlichen Vorbringens der Widersprechenden nicht begründet. Sie war daher
zurückzuweisen.
3. Die Widersprechende trägt nach § 71 Abs 1 MarkenG auch die Kosten des
Beschwerdeverfahrens. Dies entspricht schon deshalb der Billigkeit, weil es im
vorliegenden Beschwerdeverfahren letztlich um die Aufrechterhaltung der ursprünglich von der Markenstelle getroffenen Kostenentscheidung geht, so dass
ein Fall vorliegt, der dem einer reinen Kostenbeschwerde entspricht. In solchen
Nebenverfahren entspricht es in der Regel der Billigkeit, dem Obsiegenden die
ihm entstandenen Kosten zu erstatten. Nur auf diese Weise werden wirtschaftlich
akzeptable Ergebnisse erzielt, da ansonsten der in einem Nebenverfahren Obsiegende durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten letztlich gleichwohl einen
wirtschaftlichen Schaden erleiden würde, was ihn von der Durchsetzung oder
Verteidigung berechtigter Ansprüche abhalten könnte (vgl Ströbele/Hacker, aaO
§ 71, Rdn 38). Ob der Inhaber der angegriffenen Marke hierbei überhaupt eigene
Kosten zu tragen hatte und entsprechende Ansprüche geltend machen kann, wird
erst im Kostenfestsetzungsverfahren eine Rolle spielen.
Winkler
Dr. Hock
Kätker
Cl