Rechtsprechung / BPatG / 2005
BPatG Beschluss vom 29.11.2005 – 24 W (pat) 116/03
24. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
29. November 2005
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 397 17 030 08.05
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 29. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele, des Richters Guth und der Richterin Kirschneck
beschlossen:
Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
Die Wortmarke
G r ü n d e
I.
ARTISTE
ist am 8. Juli 1997 als Kennzeichnung für die Waren
"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarfarben, Haarfärbemittel, Haarfarben auf Cremebasis; Geräte und Behälter zum Auftragen von Haarfarben; Forschung auf dem Gebiet der Haarpflege"
unter der Nummer 397 17 030 im Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 9. August 1997 veröffentlicht.
Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren, unter der Nummer 576 335 international registrierten Wort-Bildmarke
Widerspruch erhoben, die in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren
"03 Lotions pour les cheveux; produits cosmétiques pour le coiffage et le modelage, produits capillaires cosmétiques, baumes
capillaires cosmétiques, tous les produits précités étant vendus exclusivement dans les salons de beauté et de coiffure, à
l'exclusion de la vente à domicile ou dans le commerce traditionnel"
Schutz genießt. Das Schutzbewilligungsverfahren für die Bundesrepublik Deutschland ist mit Wirkung vom 17. August 1993 abgeschlossen worden.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle die
Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Daraufhin hat die Widersprechende
im Verfahren vor der Markenstelle und ergänzend im Beschwerdeverfahren Rechnungskopien aus den Jahren 1998 bis 2003, Ausdrucke von Internetseiten sowie
die nachstehend wiedergegebenen Aufnahmen bzw. Prospekte von mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren eingereicht.
Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit
einem Beamten des höheren Dienstes, hat mit Beschluss vom 13. Januar 2003
den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und die Frage
der Benutzung der Widerspruchsmarke dahingestellt sein lassen. Zwar kämen
Verwechslungen zwischen dem Zeichenbestandteil "ARTIST(E)" der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke in Betracht. Voraussetzung hierfür sei
aber, dass dieser Bestandteil den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke präge.
Im vorliegenden Fall könne zwar davon ausgegangen werden, dass die grafischen
Elemente der prioritätsälteren Marke und die geographische Herkunftsangabe "PARIS" im Gesamteindruck zurückträten. Dies gelte jedoch nicht für "P" und
"PERMA". Der Zeichenbestandteil "ARTIST(E)" könne gegenüber diesen normal
kennzeichnungskräftigen Markenelementen nicht dominieren, da er kennzeichnungsschwach sei, denn er weise im Zusammenhang mit den Waren der Widerspruchsmarke nur darauf hin, dass diese sich speziell an Schönheits- und Frisiersalons richteten und für eine professionelle, kreative Haargestaltung geeignet
seien. Wegen der geringen Kennzeichnungskraft und der abweichenden Schreibweise der Markenwörter "ARTIST(E)" und "ARTISTE" gebe es auch keine Anhaltspunkte für eine assoziative Verwechslungsgefahr.
Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die vorträgt, die
prioritätsältere Marke sei rechtserhaltend benutzt worden. Die Hinzufügung des
Namens "EUGENE" zum Wort "PERMA" schade nicht, weil die Zusammensetzung "EUGENEPERMA", die auf eine Fusion der Markeninhaberin zurückgehe,
als Firmenbezeichnung im Zeichenganzen ohnehin gegenüber der eigentlichen
Produktkennzeichnung "ARTIST(E)" zurücktrete und die Markenstruktur der eingetragenen mit der benutzten Form der Marke übereinstimme.
Zwischen den Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Die sich gegenüberstehenden Waren seien zum Teil identisch, zum Teil bestehe enge Warenähnlichkeit.
Auch hinsichtlich der Dienstleistungen der angegriffenen Marke liege Ähnlichkeit
vor. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde vom grafisch stark hervorgehobenen Bestandteil "ARTIST(E)" geprägt, der mit der Widerspruchsmarke
praktisch identisch sei. Dieser stelle keine kennzeichnungsschwache Angabe dar,
weil er in der deutschen Sprache in erster Linie im Sinne von "Circuskünstler, Varieteekünstler, Akrobat" verstanden werde. Die Bestandteile "Paris" und "P" dagegen seien für den Gesamteindruck wenig bedeutsam. Dies gelte auch für "PER-
MA", weil es sich um ein Unternehmenskennzeichen handele, was durch die Anordnung und Schriftgröße der Bestandteile klar erkennbar sei. Verwechslungen
der beiden Zeichen aus der unsicheren Erinnerung heraus seien darum nicht zu
vermeiden.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der
angegriffenen Marke anzuordnen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie ist der Auffassung, die eingereichten Unterlagen reichten zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht aus. Aus den von der Widersprechenden vorgelegten Rechnungen ergäben sich die Umsätze für den entscheidungserheblichen Zeitraum nicht mit hinreichender Deutlichkeit. Es seien konkretere Angaben erforderlich, die in einer eidesstattlichen Versicherung bestätigt werden müßten. Auch aus dem französischsprachigen Internetauszügen und dem
beigefügten Bildmaterial zur Verwendung der Widerspruchsmarke ergebe sich keine Benutzung der Widerspruchsmarke in Deutschland in der eingetragenen Form.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten sowie die Ergebnisse einer Internetrecherche des Senats betreffend das Wort "ARTIST", die den
Verfahrensbeteiligten übersandt worden sind, Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Benutzung der
Widerspruchsmarke in der registrierten Form nicht hinreichend glaubhaft worden
ist.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke
im Verfahren vor der Markenstelle bestritten. Das Bestreiten der Benutzung der
Widerspruchsmarke ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2, § 115 Abs. 2, 116 Abs. 1 MarkenG zulässig, nachdem seit dem Abschluss des diese Marke betreffenden
Schutzbewilligungsverfahrens (17. August 1993) mehr als fünf Jahre vergangen
sind. Demnach obliegt es der Widersprechenden, glaubhaft zu machen, dass ihre
Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist (§ 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Dies ist ihr nicht gelungen.
Zwar hat die Widersprechende Umsatzlisten und Rechnungskopien aus den Jahren 1998 bis 2003 vorgelegt, die Lieferungen von "ARTIST(E)"-Produkten an deutsche Adressen und erhebliche Umsätze erkennen lassen. Weiterhin hat die Widersprechende Abbildungen eingereicht, die die Verwendung ihrer Marke in Zusammenhang mit Haarpflegemitteln zeigen. Es fehlt jedoch bereits an der Glaubhaftmachung in Form einer eidesstattlichen Versicherung (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, § 294 Abs. 1 ZPO), dass die von der Widersprechenden gelieferten und in
Deutschland vertriebenen Waren in der aus den Abbildungen ersichtlichen Form
gekennzeichnet waren. Dies erscheint auch deshalb zweifelhaft, weil auf den Bildern Ständer bzw. ein Karton zu sehen sind, in denen sich neben den Produkten
der Widersprechenden auch kleine Werbezettel oder Werbebroschüren befinden,
die unter dem Markenwort "ARTIST(E)" die Werbeaufforderung "Demandez à votre coiffeur une part de son talent" in französischer Sprache tragen, was bei einem
Vertrieb der betreffenden Haarpflegeprodukte im deutschen Sprachraum fern liegt.
Vor allem aber stellt die aus den Abbildungen ersichtliche Verwendung keine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in der registrierten Form dar.
Die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Registrierung abweicht, ist
nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG rechtserhaltend, wenn die Abweichungen den
kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Davon ist auszugehen,
wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung
der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der registrierten Marke
gleichsetzt, d. h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH
GRUR 2001, 54, 56 "SUBWAY/Subwear"; BGH GRUR 2003, 1047, 1048 "Kellogg's/Kelly's"; BGH GRUR 2005, 515 "FERROSIL"). Maßgeblich ist, ob der Verkehr den Veränderungen gegenüber der registrierten Form keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 "Holtkamp"; BGH GRUR 2002, 167, 168 "Bit/Bud"; BGH a. a. O. "FERROSIL") und
trotz der Unterschiede die benutzte Bezeichnung der registrierten Marke gleichsetzt (vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 26 Rdnr. 154). Dies ist
hier nicht der Fall.
Die benutzte Form der Widerspruchsmarke weicht in mehreren markanten Merkmalen von der registrierten Form ab.
Zwar verwendet die Widersprechende zur Kennzeichnung ihrer Waren das Markenwort "ARTIST(E)" in der nahezu unveränderten Form "ARTIST(e)". Auch die
Hinzufügung des zwischen zwei waagrechten Strichen angeordneten rein sachbezogenen Wortbestandteils "PROFESSIONNEL" und eines etikettenförmigen Bildelements ist unschädlich (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 144). Entscheidend
sind jedoch weitere gravierende Abwandlungen.
Dem Wort "PERMA" wird der als Vorname bekannte Bestandteil "EUGENE" vorangestellt, wodurch dieser selbständig kennzeichnungskräftige und nicht in der registrierten Marke enthaltene Bestandteil mit "PERMA" zu einem neuen, eigenständigen Gesamtbegriff verschmilzt. Solche Hinzufügungen, die nicht nur bedeutungslose Zutaten darstellen und denen der Verkehr eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt, sind nicht als rechtserhaltende Benutzungsform anzuerkennen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn. 146). Außerdem fehlt bei der benutzten Markenform der grafisch ausgestaltete, mittig im oberen Zeichendrittel angeordnete kennzeichnungskräftige Buchstabe "P". Auch hierdurch wird der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke verändert, denn die Weglassung
von Markenteilen kann grundsätzlich nur dann toleriert werden, wenn ihnen keinerlei kennzeichnende Funktion zukommt (Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn 169, 170).
Demgegenüber greift das Argument der Widersprechenden nicht durch, der Bestandteil "P" sowie das erkennbare Unternehmenskennzeichnung "PERMA" bzw.
"EUGENEPERMA" träten gegenüber dem stark hervorgehobenen, den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägenden Wort "ARTIST(E)" so zurück, dass
die Abweichungen in der Benutzungsform für den kennzeichnenden Charakter der
Gesamtmarke unerheblich seien.
So ist es nach ständiger Rechtsprechung nicht gerechtfertigt, den für die Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) und damit für die Verletzung von
Rechten durch Dritte entscheidenden Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke
dem für die Anerkennung einer Markenbenutzung (und damit für die Frage der
Aufrechterhaltung von Rechten durch den Markeninhaber) maßgeblichen kennzeichnenden Charakter gleichzusetzen (vgl. BGH GRUR 1999, 995, 996 f. "HON-
KA"; BGH GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer"; BGH a. a. O. "FERROSIL";
Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn. 158). Vielmehr muß berücksichtigt werden, dass es
- wie bereits oben ausgeführt - für die Frage, ob der kennzeichnende Charakter
der Marke verändert worden ist, allein darauf ankommt, ob der Verkehr in der benutzten Form noch die registrierte Form sieht. Die angesprochenen Verkehrskreise müssen also in direktem Vergleich beider Formen dieselbe Marke erkennen; eine bloße (fiktive) Verwechselbarkeit der Formen kann insoweit nicht maßgeblich
sein. Ebenfalls unerheblich ist, ob die registrierte und die benutzte Form als (verschiedene) Marken desselben
Inhabers aufgefaßt werden
(vgl. BPatG
GRUR 2005, 592, 593 "Lisat/Ysat").
Bei der Beurteilung einer möglichen Veränderung des kennzeichnenden Charakters § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG kommt es darauf an, inwieweit sich die registrierte und die tatsächlich verwendete Markenform in ihrer (rechtlichen) Kennzeichnungskraft unterscheiden. Insoweit kann bei einer mehrteiligen Marke auch die nahezu identische Benutzung eines blickfangartig hervorgehobenen, aber kennzeichnungsschwachen Einzelbestandteils nicht rechtserhaltend sein, wenn weitere
zwar optisch zurücktretende, aber für die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke
nicht unbedeutende Markenteile erheblich verändert wiedergegeben werden (vgl.
BGH GRUR 1999, 498 ff. "Achterdiek"; BPatG GRUR 1998, 64, 65 "bonjour"; vgl.
auch bereits BGH GRUR 1979, 468, 469 "audio 1"; BPatGE 21, 179, 183 "Biomix"). Unter diesen Voraussetzungen kann im vorliegenden Fall der Argumentation der Widersprechenden nicht gefolgt werden, die im wesentlichen gleiche Verwendung des zentralen Markenbestandteils "ARTIST(E)" in der registrierten und
der benutzen Markenform bewirke einen übereinstimmenden kennzeichnenden
Charakter beider Formen.
Wie aus der Recherche des Senats hervorgeht, die den Verfahrensbeteiligten
übersandt worden ist, wird der Begriff "Artist" häufig als Bezeichnung für Friseure
und Kosmetiker verwendet. So finden sich Bezeichnungen wie "Make-up-Artist"
und "Hair Artist" (vgl. Google-Recherche vom 7. Februar 2004 Stichwort "hair artist"). In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass es hochwertige Waren des
hier angesprochenen Sektors gibt, die ausschließlich für Friseure bestimmt sind
oder ausschließlich über Friseurgeschäfte oder Schönheitssalons vertrieben werden. Auch wird insbesondere für Haarpflegeprodukte damit geworben, dass sie
den Anforderungen von "artists" genügen und von diesen auch dem Normalverbraucher empfohlen werden. Damit stellt dieser Begriff eine in Zusammenhang mit
den gekennzeichneten Waren sich aufdrängende werbliche Anpreisung der hohen
Qualität bzw. einen Hinweis auf die Vertriebsstätte der Waren dar. Übereinstimmungen von registrierter und benutzter Markenform, die im wesentlichen solche
kennzeichnungsschwachen Elemente betreffen, genügen aber nicht, um die Annahme zu rechtfertigen, dass der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke trotz weitgehender Abweichungen in den normal kennzeichnungskräftigen
Bestandteilen erhalten geblieben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn. 156).
Die Beschwerde ist deshalb zurückzuweisen.
Es besteht kein Anlaß, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).
Ströbele
Kirschneck
Guth
Bb/Pü