Rechtsprechung / BPatG / 2006
BPatG Beschluss vom 11.05.2006 – 10 W (pat) 15/05
10. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
10 W (pat) 15/05 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung P 43 91 002.5-53
wegen Ablehnungsgesuch
hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 11. Mai 2006 durch … 08.05
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Am 3. März 1993 reichte die Anmelderin unter der Beanspruchung der Priorität einer US-Anmeldung
vom 6. März 1992 die
internationale Anmeldung
PCT/US93/01814 ein, die - nach erfolgtem Eintritt in die nationale Phase - beim
Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen P 43 91 002.5-53 mit
der Bezeichnung „Vor-Heranholen in einen Cache-Speicher zum Minimieren der
Hauptspeicherzugriffszeit und der Cache-Speichergröße in einem Computersystem“ geführt wird.
Im Februar 2000 stellte sie Prüfungsantrag. Mit (erstem) Prüfungsbescheid vom
April 2001 wies die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F, besetzt mit Dipl.-Ing. A…,
u. a. darauf hin, Patentanspruch 1 sei nicht gewährbar, denn er gebe dem Fachmann keine klare Lehre zum technischen Handeln und sei zudem aus dem Stand
der Technik nahegelegt; auch die weiteren Patentansprüche seien, was jeweils
begründet wird, nicht gewährbar. Bei Aufrechterhaltung des Patentbegehrens oder
Vorlage eines Patentbegehrens, das den Einwänden der Prüfungsstelle nicht ausreichend Rechnung trage, sei die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten. Die
Anmelderin reichte hierauf im Januar 2002 neue Patentansprüche, zum Teil geänderte Beschreibungsseiten sowie eine korrigierte Figur ein und setzte sich mit dem
entgegengehaltenen Stand der Technik auseinander, am Ende des Schriftsatzes
bat sie u. a. um Anhörung.
Mit (zweitem) Prüfungsbescheid vom 21. Januar 2004 hielt die Prüfungsstelle
auch den neuen Patentanspruch 1 für nicht gewährbar, weil er unklar sowie nicht
neu gegenüber dem Stand der Technik sei; auch der nebengeordnete Patentanspruch 10 sei zumindest mangels Erfindungshöhe seines Verfahrens nicht gewährbar. Damit fielen auch die auf diese rückbezogenen Patentansprüche. Am
Ende des Bescheides heißt es in Abschnitt E: „Sollte die Anmelderin trotzdem die
beantragte Anhörung noch für sachdienlich halten, so wird sie gebeten, sich innerhalb der gesetzten Frist telefonisch mit der Prüfungsstelle zur Vereinbarung eines
Termins in Verbindung zu setzen (HR 3053). Nach der derzeitigen Sachlage ist
- auch in einer Anhörung - die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten.“
Mit Schriftsatz vom 6. Februar 2004 hat die Anmelderin gebeten, den Prüfer der
Prüfungsstelle für Klasse G 06 F, Dipl.-Ing. A…, von der weiteren Prüfung der
Patentanmeldung wegen Besorgnis der Befangenheit gemäß § 27 PatG i. V. m.
§ 42 ZPO zu entbinden. Denn eine Vielzahl von Indizien in diesem und in parallelen Verfahren verdichteten sich mit dem vorliegenden zweiten Prüfungsbescheid
zu einem die Ablehnung rechtfertigenden Grund.
Das Verhalten des Prüfers habe bereits in der Vergangenheit mehrfach den Eindruck erweckt, dass er die vom unterzeichnenden Vertreter (Patentanwalt
Dr.-Ing. B…)
vertretenen
Prüfungsverfahren
verzögert
bearbeite und zwar erheblich über das Maß hinaus, das sich mit der in den letzten Jahren
erhöhten Belastung der Prüfungsstelle durch eine große Zahl von Akten begründen ließe. Hierzu werde auf folgende Verfahren verwiesen:
In der Patentanmeldung P 42 91 778.6-53 sei im März 1995 Prüfungsantrag gestellt, drei Prüfungsbescheide vom Januar 1996, Juni 1997 und Februar 2001 seien beantwortet worden. Am 10. Dezember 2003 habe eine Anhörung stattgefunden, in der der Prüfer von der Patentfähigkeit eines Gegenstands habe überzeugt
werden können, der inhaltlich nicht wesentlich von dem bereits zuvor vorliegenden
Patentanspruch 1 abgewichen sei. In der zu diesem Verfahren eingereichten Eingabe vom 25. Juli 2003 sei aufgezeigt worden, dass der Prüfer bislang Patente
nur dann erteilt habe, wenn nach mehreren Prüfungsbescheiden zusätzlich eine
Anhörung stattgefunden habe. Die dadurch zusätzlich verursachten Kosten und
die zeitlichen Verzögerungen der Patenterteilung seien erheblich. Seit Juli 2003
habe der unterzeichnende Vertreter in keinem der mehr als 30 anhängigen Verfahren einen Erteilungsbeschluss erhalten.
In der Patentanmeldung P 42 13 073.5-53 sei im November 1997 Prüfungsantrag
gestellt, der erste Prüfungsbescheid vom April 1999 im Dezember 1999 beantwortet worden. Mehr als 3 ½ Jahre nach dieser Beantwortung habe der zweite Prüfungsbescheid vom August 2003 erstmals zur Frage der erfinderischen Tätigkeit
Stellung genommen; gleichzeitig werde darin erklärt, dass die Prüfungsstelle eine
Anhörung nicht mehr für sachdienlich halte.
In der Patentanmeldung P 41 14 053.2-53 sei der zweite Prüfungsbescheid vom
Oktober 2003 mehr als 5 Jahre nach Stellung des Prüfungsantrags und mehr als
3 ½ Jahre nach der Beantwortung des ersten Prüfungsbescheides ergangen. In
diesem werde die beabsichtigte Zurückweisung der Anmeldung lediglich damit begründet, dass dem Prüfer die Wirkungsweise bestimmter Bestandteile des bevorzugten Ausführungsbeispiels angesichts des Gegenstands des Patentanspruchs 1
im Unklaren bleibe. Dieser Prüfungsbescheid sei im Februar 2004 beantwortet
worden, ohne die Unterlagen, die sich seit Februar 2000 in erteilungsreifer Form
befänden, zu ändern, mit dem Hinweis, dass dies solange keinen Grund für die
Zurückweisung der Anmeldung darstelle, wie von der Prüfungsstelle nicht nachgewiesen werde, dass die Patentanmeldung mit einem Mangel behaftet sei, der es
einem Durchschnittsfachmann objektiv nicht gestatte, sich Klarheit über das Wesen der Erfindung zu verschaffen.
In der Patentanmeldung 197 82 041.7-53 sei, nachdem der erste Prüfungsbescheid im März 2001 beantwortet worden sei, ein zweiter Prüfungsbescheid vom
November 2003 ergangen, in dem wiederum eine Reihe vermeintlicher Unklarheiten gerügt worden sei und der in der Feststellung gipfle, dass eine ausschließliche
Anwendung der Verfahrensregeln des PCT unter Außerachtlassung der Verfahrensregeln des deutschen Patentgesetzes gegenüber inländischen Patentverfahren (Nicht-PCT-Verfahren) anderer Anmelder gegen den Gleichheitssatz des
Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen würde; dies bedürfe, angesichts der Tatsache, dass
Art. 3 GG die Gleichbehandlung von Personengruppen, nicht aber die Gleichbehandlung verschiedenartiger Patentanmeldungen betreffe, keines Kommentars.
Aus diesen Umständen ergebe sich zwar möglicherweise noch kein Grund zur Annahme der Befangenheit des Prüfers, sie spiegelten aber wider, wie die Prüfungsstelle die Grundsätze der Verfahrensökonomie missachte und offensichtlich von
Zurückweisungen der Patentanmeldung nur deshalb absehe, weil in den jeweiligen Verfahren hilfsweise Antrag auf Anhörung gestellt sei. Hauptgrund für die Annahme der Befangenheit im vorliegenden Verfahren sei jedoch der Inhalt des Prüfungsbescheides vom 21. Januar 2004. Nachdem die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom Januar 2002 (d. h. 2 Jahre zuvor) die Anmeldeunterlagen in eine erteilungsreife Form gebracht und detailliert Stellung genommen habe, behaupte dieser Prüfungsbescheid weiterhin eine Unklarheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 und insbesondere fehlende Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 1,
ohne auch nur ansatzweise auf die detaillierten Argumente der letzten Eingabe
einzugehen. Der Eindruck der Befangenheit entstehe aber insbesondere durch
Abschnitt E des Prüfungsbescheides. Nachdem dort im ersten Satz eine Anhörung
für nicht sachdienlich erachtet werde, drohe die Prüfungsstelle im zweiten Satz im
Falle einer Anhörung die Zurückweisung der Anmeldung an. Dies erwecke bei objektiver Würdigung den Eindruck, dass der Prüfer für den Fall, dass die Anmelderin bzw. der Vertreter die Anhörung weiterhin wünschen sollte, diese Anhörung
von vornherein lediglich der Zurückweisung der Anmeldung dienen solle.
Die Vielzahl der Prüfungsbescheide und die Anberaumung von Anhörungen vor
dem Hintergrund einer angedrohten Zurückweisung erweckten angesichts der damit verbundenen Folgen für Kosten und Zeitaufwand bei der in Übersee ansässigen Anmelderin bzw. deren anwaltlichen Vertretern in den USA auch den Eindruck, dass von dem deutschen Inlandsvertreter nicht alles unternommen werde,
um einen schnellen und erfolgreichen Abschluss des Prüfungsverfahrens zu erreichen. Bereits in der Eingabe vom 25. Juli 2003 sei darauf hingewiesen worden,
dass in fast allen parallelen Patentanmeldungen in den USA und in Großbritannien
(und z. T. auch in anderen Ländern) seit mehreren Jahren Patente erteilt seien,
die inhaltlich vergleichbare Gegenstände schützten; weiter sei darauf hingewiesen
worden, dass sich die Mandanten in den USA zunehmend vom deutschen Anmeldeverfahren abwendeten und europäische Anmeldungen einreichten. Dies führe
nicht nur zu einer Verringerung der Zahl der Patentanmeldungen beim Deutschen
Patent- und Markenamt, sondern auch zu einer Verringerung der ihm übertragenen Mandate, da die europäischen Patentanmeldungen in der Verfahrenssprache
Englisch vorzugsweise über Vertreter in Großbritannien eingereicht würden. All
dies sei dem Prüfer bekannt und erhärte den Eindruck der Befangenheit.
In der dienstlichen Äußerung des Prüfers vom 10. Mai 2004 hat der Prüfer erklärt,
dass er sich nicht für befangen halte. Es habe weder eine Benachteiligung noch
eine Bevorzugung der von dem Vertreter vertretenen Anmelderin gegenüber anderen Anmeldern stattgefunden. Hinsichtlich der Ausführungen zu anderen Patentanmeldungen werde nur kurz Stellung bezogen, da auch nach Ansicht des
Vertreters der Anmelderin hierin noch kein Grund zur Annahme der Befangenheit
liege. Der Patentanspruch, der in der Anhörung vom 10./11. Dezember 2003 zur
Erteilung geführt habe, sei nach seiner Ansicht erheblich gegenüber dem vor der
Anhörung geltenden Patentanspruch 1 im Schutzumfang eingeschränkt worden.
Die Anmeldungen würden, sofern kein begründeter Beschleunigungsantrag vorliege, nach dem Zeitrang des Eingangs abgearbeitet. Zu den langen Wartezeiten,
die leider auch jetzt noch vorhanden seien, werde auf den Beschluss in einer früheren Anmeldung hingewiesen, dessen Inhalt dem Vertreter zum Zeitpunkt der
Stellung des Befangenheitsantrages bekannt gewesen sei.
Im Prüfungsbescheid vom 21. Januar 2004 sei unter Heranziehung der Ausführungen des Vertreters vom Januar 2002 der Anmeldungsgegenstand umfassend beurteilt worden. Dass hierbei ausschließlich zum Anmeldungsgegenstand Stellung
bezogen worden sei, bedeute nicht, dass die Ausführungen des Vertreters unberücksichtigt geblieben seien. Ausführungen zum Anmeldungsgegenstand könnten
allerdings keine Patenterteilung herbeiführen, wenn der beanspruchte Gegenstand
nicht patentfähig sei. Im Prüfungsbescheid sei dem Vertreter die Möglichkeit eingeräumt worden, telefonisch einen Anhörungstermin zu vereinbaren. Die Behauptung des Vertreters, dass die Prüfungsstelle eine Anhörung nicht für sachdienlich
erachte, sei daher unzutreffend. Das Gegenteil sei der Fall. Im Abschnitt E des
Prüfungsbescheides werde zum Ausdruck gebracht, dass nach der derzeitigen
Sachlage, wie sie sich der Prüfungsstelle unter Einbeziehung aller Argumente darstelle, die Zurückweisung der Anmeldung - auch in einer Anhörung - zu erwarten
sei, soweit keine weiteren neuen Argumente vorgebracht würden, die über die bisherigen hinausgingen und die Patentfähigkeit begründen könnten. Von der Prüfungsstelle werde aber die Wahrscheinlichkeit, dass zusätzliche Argumente die
Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstands herbeiführen könnten, als sehr gering eingeschätzt. Da jedoch nicht mit absoluter Sicherheit feststehe, ob nicht doch
noch weitere Argumente vorhanden seien, die gegebenenfalls zu einer Erteilung
führen könnten, sei dem Vertreter die Möglichkeit der Wahrnehmung einer Anhörung eingeräumt worden. Die Behauptung des Vertreters, dass die Anhörung von
vornherein lediglich der Zurückweisung der Anmeldung dienen solle, sei „daher
völlig abwegig“.
Auf die ihr im Juli 2004 übermittelte dienstliche Äußerung des Prüfers hat die Anmelderin vorgetragen, die Umstände der Übermittlung dieser Stellungnahme - die
Zeitdauer bis zur ihrer Abgabe und Übermittlung - gäben ebenfalls Anlass, an der
Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit zu zweifeln. Darüber hinaus gebe sowohl der Inhalt als auch der Stil der dienstlichen Äußerung erneut Anlass zur Annahme der Befangenheit des Prüfers. Diese enthalte zunächst die überflüssige Erklärung, dass sich der Prüfer nicht für befangen halte, sowie unangebrachte Ausführungen zur Begründetheit des Ablehnungsgesuchs. Vor allem enthalte sie aber
eine in wesentlichen Punkten falsche Tatsachenbehauptung, denn die Formulierung in Abschnitt E des Prüfungsbescheids vom 21. Januar 2004 habe keineswegs in dem vom Prüfer vorgetragenen Sinn verstanden werden können. Die Interpretation dieser Textstelle in dem Sinne, dass die Prüfungsstelle eine Anhörung
nicht für sachdienlich erachte, sei bereits deshalb nicht abwegig, weil derselbe
Prüfer in anderen Verfahren in einem vergleichbaren Stadium des Prüfungsverfahrens explizit zum Ausdruck gebracht habe, dass er die Anhörung für nicht sachdienlich erachte. Der gesamte Stil der dienstlichen Äußerung erwecke den Eindruck der Befangenheit, da sie dem Vertreter unlautere Absichten, insbesondere
die ungerechtfertigte Bevorzugung seiner Mandanten zu unterstellen scheine. Verschiedene Äußerungen erweckten den Eindruck des gewollten Missverstehens.
So beklage er sich nicht über überlastungsbedingte lange Bearbeitungszeiten,
sondern lediglich über lange Bearbeitungszeiten, die zusätzlich aufgrund der Art
der Sachbehandlung der vorliegenden Patentanmeldung entstünden.
Die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 22. Februar 2005 den Antrag auf Ablehnung wegen Befangenheit als
unbegründet zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die von der Anmelderin vorgebrachten Gründe rechtfertigten bei vernünftiger Betrachtung nicht die
Befürchtung, der Prüfer Dipl.-Ing. A… stehe der Anmeldung nicht unvoreingenommen und unparteiisch gegenüber. Der patentanwaltlich vertretenen Anmelderin sei bekannt, dass das Patentamt seit Jahren einen Aktenberg vor sich her
schiebe, wobei der hier betroffene Bereich Informationstechnik/Datenverarbeitung
eines der Gebiete mit besonders hoher Belastung sei. Die Wartezeiten beim vorliegenden Verfahren, nämlich Erstbescheid (mit Prio) nach 14 Monaten und Zweitbescheid nach 24 Monaten, lägen unter dem Durchschnitt des derzeit Üblichen
der Patentabteilung 53. Soweit die Anmelderin rüge, dass im Prüfungsbescheid
vom 21. Januar 2004 der geltende Patentanspruch 1 wiederum als unklar bezeichnet sei, obwohl aus ihrer Sicht die Unterlagen erteilungsreif seien, lasse sie außer
Acht, dass der geltende Patentanspruch ein völlig neuer Anspruch sei. Bei einem
derartig geänderten Patentbegehren müsse der Prüfer in der Regel noch einmal
von Grund auf in die Prüfung einsteigen, so dass es nicht ungewöhnlich sei, dass
er erneut keinen hinreichend klaren Anspruch sehe. Auch lasse die Art der Argumentation im Prüfungsbescheid, insbesondere die Beschränkung auf die aus Sicht
des Prüfers wesentlichen Aspekte nicht darauf schließen, er würde die Eingabe
der Anmelderin völlig unbeachtet lassen. Weiterhin sei es beim Patentamt übliche
Praxis, an den Schluss des Bescheides eine klare Aussage über das nach derzeitiger Sachlage zu erwartende Schicksal der Anmeldung zu setzen. Der Hinweis
auf eine mögliche Zurückweisung der Anmeldung sei bereits in dem einschlägigen
Bescheidsvordruck des Patentamts vorgesehen; in dem Zusatz „auch in einer Anhörung“ könne in keiner Weise eine Drohung erkannt werden.
Das Verhalten eines Prüfers in Parallelverfahren sei für die Frage der Befangenheit nur soweit beachtlich, als dieses den Rückschluss auf eine Voreingenommenheit des Prüfers in dem durch das Ablehnungsgesuch betroffenen Verfahren zulasse, was hier jedoch nicht der Fall sei. Weder hinsichtlich der Verfahrensdauer
noch hinsichtlich des übrigen Verhaltens in den anderen Verfahren sei auf eine
Voreingenommenheit zu schließen, stattdessen sei das Verhalten des Prüfers lediglich eine Folge davon, dass der Prüfer die Patentanmeldungen fachlich anders
bewerte als die Anmelderin.
Angesichts der hohen Arbeitsbelastung des Prüfers und innerhalb der gesamten
Patentabteilung 53 sei in dem zeitlichen Ablauf bis zur Übermittlung der dienstlichen Äußerung des Prüfers keine den Schluss auf Voreingenommenheit zulassende Verfahrensverzögerung zu sehen. Es sei auch nicht erkennbar, dass der
Prüfer in seiner dienstlichen Äußerung Tatsachen falsch wiedergebe; das Vorbringen zeige lediglich eine von der Einschätzung der Anmelderin abweichende Interpretation des Prüfungsbescheides bzw. eine abweichende fachliche Bewertung
des Gegenstandes der Patentanmeldung. Dabei bewegten sich die Äußerungen
des Prüfers nicht in dem Bereich der vorwerfbaren Unsachlichkeit und erweckten
auch nicht den Eindruck, dass dem Vertreter der Anmelderin unlautere Absichten
unterstellt werden.
Schließlich erwecke das Verhalten des Prüfers in dem betroffenen sowie in anderen Verfahren auch nicht insgesamt den Eindruck, dass er der Patentanmeldung
voreingenommen oder parteiisch gegenüberstehe; das Verhalten erscheine vielmehr insgesamt bestimmt durch seine fachliche Beurteilung der Patentanmeldung.
Es müsse auch als gegeben angesehen werden, dass die Spruchpraxis des amerikanischen, britischen, europäischen und des deutschen Patentamts im Einzelfall
durchaus unterschiedlich sein könne, auch wenn alle beteiligten Prüfer aller Patentämter nach bestem Wissen und Gewissen handelten.
Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt,
unter Aufhebung des Beschlusses dem Antrag auf Ablehnung des
Prüfers wegen Befangenheit stattzugeben.
Zur Begründung nimmt sie auf das Ablehnungsgesuch und ihren weiteren Vortrag
vor dem Patentamt Bezug und verweist darüber hinaus auf die Ablehnungsgesuche gegen denselben Prüfer in weiteren Verfahren (in den Patentanmeldungen
P 42 13 073.5-53, 197 82 106.5-53, 199 34 515.5-53, 197 82 177.4-53, die Gegenstand
der Beschwerdeverfahren
10 W (pat) 41/05 und 10 W (pat) 54/05 sind). Das Ablehnungsgesuch stütze sich
im Kern auf eine Kette von Indizien in einer Vielzahl von Verfahren in Verbindung
mit den Äußerungen im Abschnitt E des Prüfungsbescheides vom 21. Januar 2004. Der angefochtene Beschluss befasse sich aber weder detailliert mit
diesem Abschnitt E noch mit der Indizienkette.
So bringe der Prüfer mit dem ersten Satz des Abschnitts E des Prüfungsbescheides vom 21. Januar 2004 nicht lediglich zum Ausdruck, dass sich die Anmelderin
im Falle der Aufrechterhaltung des Anhörungsantrags zwecks Anberaumung eines
Termins mit der Prüfungsstelle in Verbindung setzen solle, denn der Satz enthalte
das Wörtchen „trotzdem“, das die Formulierung deutlich schärfer erscheinen lasse. Auch der letzte Satz des Abschnitts E enthalte nicht lediglich die Feststellung,
dass im Rahmen einer Anhörung die Patentanmeldung auch zurückgewiesen
werden könne, was eine Selbstverständlichkeit und in jeder Ladung zu einer Anhörung zu lesen sei. Vielmehr sei der Satz schärfer formuliert, was bedeute, dass
die möglicherweise in einer Anhörung vorgebrachten Argumente den Prüfer voraussichtlich von seiner derzeitigen Position nicht abbringen könnten. Die Formulierungen im Abschnitt E erweckten den Eindruck einer vorgefassten Meinung unabhängig vom Inhalt einer möglichen Anhörung. Die Interpretation, dass die Prüfungsstelle die Anhörung nicht für sachdienlich erachte und deshalb die Anmelderin zu einer Rücknahme des Anhörungsantrags bewegen wolle, sei bereits deshalb nicht abwegig, weil derselbe Prüfer in anderen Verfahren eine Anhörung nicht
für sachdienlich erachtet habe. Obwohl es im Kontext der parallelen Prüfungsbescheide offensichtlich sei, dass der Prüfer auch vorliegend die Anhörung nicht für
sachdienlich erachte, erwecke er
in seiner dienstlichen Äußerung vom
10. Mai 2004 plötzlich den Eindruck, als ob eine solche Annahme völlig abwegig
sei. Die Patentabteilung habe im angefochtenen Beschluss zudem das vorangegangene Verhalten in parallelen Patentanmeldungen nicht hinreichend gewürdigt,
da sie weder auf die oben genannten Prüfungsbescheide in anderen Verfahren mit
einem vergleichbaren Inhalt eingegangen sei noch auf die Vorgeschichte im Zusammenhang mit der Patentanmeldung P 42 91 778.6-53, insbesondere auf das
als Anlage dem Ablehnungsgesuch beigefügte Schreiben vom 25. Juli 2003 mit
anliegender Statistik.
Zusammenfassend bestehe der Eindruck, dass der Prüfer in keinem Prüfungsverfahren, in dem der unterzeichnende Vertreter tätig sei, unvoreingenommen handle. Dies zeige sich u. a. daran, dass auch seit dem Schreiben vom 25. Juli 2003 in
der Patentanmeldung P 42 91 778.6-53 nur eine sehr geringe Zahl der vom unterzeichnenden Vertreter vertretenen Patentanmeldungen zur Erteilung geführt habe,
obwohl die parallelen Auslandsanmeldungen seit langem erteilt seien. Der unterzeichnende Vertreter habe feststellen müssen, dass immer dann, wenn eine Patentanmeldung von diesem Prüfer zu einem anderen Prüfer übergegangen sei
(durch Umklassifizierung oder Wechsel der Zuständigkeit) diese relativ zügig vom
Nachfolge-Prüfer erteilt worden sei. Andererseits sei in der Patentanmeldung
197 82 177.4-53, bei der ein anderer Prüfer bereits die Erteilung mit Prüfungsbescheid vom November 2003 in Aussicht gestellt habe und bei der die Unterlagen
im Februar 2004 in eine erteilungsreife Form gebracht worden seien, kein Erteilungsbeschluss ergangen, nachdem die Zuständigkeit zu dem Prüfer
Dipl.-Ing. A… gewechselt habe. Nach mehreren Anfragen sei vielmehr mit Bescheid vom November 2004 nur geantwortet worden, dass sich die Anmeldung
nicht im erteilungsreifen Zustand befinde (unter Hinweis auf BPatG „Mikroprozessor“), gegebenenfalls auch noch eine Nachrecherche erforderlich sei, was zu dem
Ablehnungsgesuch in der dortigen Akte geführt habe. Da in dieser Patentanmeldung bereits zwei Prüfer (einer im internationalen Verfahren und der deutsche
Vorgänger) recherchiert und geprüft hätten, stelle sich die Frage, was den Prüfer
überhaupt veranlasst habe, eine Nachrecherche in Aussicht zu stellen. Zudem
wisse der Prüfer, dass die Entscheidung des 17. Senats „Mikroprozessor“, die im
Übrigen kein anderer Prüfer so häufig zitiere, nicht rechtskräftig sei.
II
Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.
Gemäß § 27 Abs. 6 Satz 1 PatG i. V. m. § 42 Abs. 2 ZPO ist ein Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befangenheit begründet, wenn ein Grund vorliegt, der
geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Prüfers zu rechtfertigen.
Nach ständiger Rechtsprechung gehören hierzu nur objektive Gründe, die vom
Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Befürchtung
wecken können, der Prüfer stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit
nicht unparteiisch gegenüber; rein subjektive, unvernünftige Vorstellungen des Ablehnenden scheiden aus (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 25. Aufl., § 42 Rdn. 9;
Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl., § 42 Rdn. 9). Hiervon ausgehend geben die von
der Anmelderin geltend gemachten Gründe - weder hinsichtlich der genannten
weiteren Verfahren noch hinsichtlich des hier zu entscheidenden Verfahrens
selbst - bei objektiver Betrachtung auch aus ihrer Sicht keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit des Prüfers zu zweifeln.
1. Den im Ablehnungsgesuch genannten weiteren Verfahren sind keine Gründe zu
entnehmen, die im hier zu entscheidenden Verfahren eine Ablehnung wegen Befangenheit rechtfertigen können, zumal die Anmelderin selbst (in ihrem Ablehnungsgesuch) eingeräumt hat, dass diese Verfahren nur ein bestimmtes Verhalten
des Prüfers widerspiegeln sollen. Soweit diese Verfahren nicht schon im Ablehnungsgesuch, sondern erstmals im Beschwerdeverfahren konkret genannt worden
sind, wie etwa die Patentanmeldung 197 82 177.4-53, scheidet deren Berücksichtigung im Übrigen schon deshalb aus, weil im Rechtsmittelverfahren über das Ablehnungsgesuch keine neuen Ablehnungsgründe geltend gemacht werden dürfen
(vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 46 Rdn. 17). Dieses Verfahren ist aber Gegenstand des Beschwerdeverfahrens 10 W (pat) 54/05.
Wenn ein Richter bzw. Prüfer in mehreren gleichzeitig anhängigen Verfahren der
Partei tätig ist, kann zwar ein in einem Verfahren gegebener Ablehnungsgrund
auch auf andere fortwirken (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 19). Ein
solcher Fall liegt aber ersichtlich nicht vor. Denn bei keinem der vier im Ablehnungsgesuch genannten anderen Verfahren ist der Prüfer mit Erfolg abgelehnt
worden, überwiegend ist gar kein Ablehnungsgesuch gestellt worden. Ein Ablehnungsgesuch kann auch grundsätzlich nicht auf Rechts- und Verfahrensverstöße
gestützt werden, die möglicherweise in einem Parallelverfahren unterlaufen sind,
es sei denn, dass Gründe schlüssig dargetan sind, die dafür sprechen, dass die
mögliche Fehlerhaftigkeit auf einer unsachlichen Einstellung des Prüfers gegen
den ablehnenden Beteiligten oder auf Willkür beruht (vgl. z. B. BFH, Beschluss
vom 8. Dezember 1997, Az. I B 77/97, veröffentlicht in juris). Hierfür gibt es keinerlei Anhalt, weder aufgrund der Bearbeitungszeiten noch in sonstiger Hinsicht.
a. Eine ungebührliche Verfahrensverzögerung kann zwar unter Umständen die
Annahme einer Befangenheit begründen (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42
Rdn. 24; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, 64. Aufl., § 42 Rdn. 52 unter
„Untätigkeit“). Die hier festzustellenden Bearbeitungszeiten fallen aber keineswegs
aus dem Rahmen des Üblichen, wie die Patentabteilung im angefochtenen Beschluss dargetan hat und wie es den Verlautbarungen des Patentamts zu den Bearbeitungszeiten, etwa im Internet durch Veröffentlichung der Protokolle der sog.
Industriebesprechungen, entspricht
(vgl.
insoweit auch Senatsbeschluss
10 W (pat) 25/02 vom 23. August 2005, BlPMZ 2005, 455 - Prüfungsantragsgebühr, zur Nichtrückzahlung der Prüfungsgebühr bei verzögerter Bearbeitung des
Patentamts). Eine darüber hinausgehende, zusätzliche Verfahrensverzögerung,
weil der Prüfer keine Anhörungen anberaumt habe, ist nicht feststellbar. Dass
nicht nur ein Prüfungsbescheid, sondern mehrere Prüfungsbescheide im Laufe eines Prüfungsverfahrens erstellt werden, ist eine keineswegs unübliche Praxis. Zudem hat der Prüfer in der Frage, wann eine Anhörung sachdienlich ist, einen Beurteilungsspielraum (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 46 Rdn. 13 ff.). Selbst wenn der
Prüfer diesen Beurteilungsspielraum überschritten hätte und in dem einen oder
anderen Verfahren entgegen der Auffassung des Prüfers die Sachdienlichkeit einer Anhörung zu bejahen gewesen wäre, folgt daraus nicht notwendigerweise die
Annahme einer Voreingenommenheit des Prüfers. Denn es gilt, wie schon oben
ausgeführt ist, der Grundsatz, dass selbst fehlerhafte Entscheidungen in der Regel
kein Ablehnungsgrund sind, sondern nur, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftigkeit auf Voreingenommenheit oder Willkür beruht (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O.,
§ 42 Rdn. 28). Nachdem es in einem der genannten weiteren Verfahren zu einer
Anhörung gekommen ist, besteht auch kein Anhalt für die Annahme, der Prüfer
verweigere sich immer und stur jeder Anhörung. Ob die Beurteilung des Prüfers
zur Sachdienlichkeit einer Anhörung im Einzelnen Verfahren zutrifft oder nicht, ist
im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens über die Zurückweisung der Patentanmeldung zu prüfen, wo die nicht durchgeführte, aber wegen Sachdienlichkeit gebotene Anhörung als Verfahrensmangel gerügt werden kann, der zur Zurückverweisung der Sache oder jedenfalls zur Zurückzahlung der Beschwerdegebühr führen kann (vgl. Busse, a. a. O., § 46 Rdn. 25, 26; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 46
Rdn. 15), nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.
b. Auch die Erfolglosigkeit der Anmelderin in anderen Verfahren rechtfertigt grundsätzlich nicht die Annahme der Voreingenommenheit (vgl. Zöller/Vollkommer,
a. a. O., § 42 Rdn. 19), mag dies auch, wie die Aufstellung in der Eingabe vom
25. Juli 2003 zum Verfahren P 42 91 778.6-53 zeigt, mehr als 30 Anmeldungen
betreffen. Anhaltspunkte dafür, dass die Erfolglosigkeit auf einer unsachlichen Einstellung des Prüfers beruht, gibt es nämlich nicht. Der Prüfer hat in den Prüfungsbescheiden der genannten Verfahren jeweils patentrechtlich nachvollziehbare
Gründe für die Nichtgewährbarkeit des jeweiligen Patentbegehrens angegeben,
auch in einer sachlichen Ausdrucksweise. Ob die Beurteilung des Prüfers zutrifft
oder nicht, ist in dem hierfür vorgesehenen Beschwerdeverfahren gemäß § 73
Abs. 1 PatG zu prüfen, nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.
2. Ebenso wenig ist dem hier zu entscheidenden Verfahren selbst ein Ablehnungsgrund zu entnehmen, insbesondere weder dem zweiten Prüfungsbescheid noch
der dienstlichen Äußerung.
a. In den Abschnitten B bis D des Prüfungsbescheides vom 21. Januar 2004 setzt
sich der Prüfer mit den mit Eingabe vom Januar 2002 neu eingereichten Patentansprüchen auseinander und hält sie, wobei jeweils eine patentrechtlich nachvollziehbare Begründung hierfür angegeben wird, nicht für gewährbar. Es ist nicht erkennbar, wie hieraus auf eine Voreingenommenheit geschlossen werden könnte.
Dass auch ein geänderter Patentanspruch von der Prüfungsstelle für nicht gewährbar erachtet wird, kommt in der Praxis häufig vor. Ob die Beurteilung des Prüfers zutrifft oder nicht, ist in dem hierfür vorgesehenen Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs. 1 PatG zu prüfen, nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.
Der Abschnitt E enthält den Hinweis, dass die Anmelderin gebeten werde, sich mit
der Prüfungsstelle zur Vereinbarung eines Termins in Verbindung zu setzen, sollte
sie „trotzdem“ die beantragte Anhörung noch für sachdienlich halten. Nach der
derzeitigen Sachlage sei - auch in einer Anhörung - die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten. Hierzu ist anzumerken, dass Hinweise auf die Sach- und
Rechtslage schon aufgrund der auch im patentamtlichen Verfahren geschuldeten
Aufklärungs- und Hinweispflicht entsprechend § 139 ZPO (vgl. Schulte, a. a. O.,
Einl. Rdn. 99 ff.) sowie aufgrund des Anspruchs auf rechtliches Gehör erforderlich
sind, wozu auch der Hinweis auf eine mögliche Zurückweisung einer Anmeldung
gehört. Äußerungen zur Erfolgsaussicht eines Antrags oder zum möglichen Verfahrensausgang bilden dementsprechend keinen Ablehnungsgrund
(vgl.
Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 26 m. w. N.; Busse, a. a. O., § 27 Rdn. 77
a. E.; Schulte, a. a. O., § 27 Rdn. 44 unter Nr. 5). Um einen solchen Hinweis handelt es sich hier. Der Prüfer macht zwar hierbei besonders deutlich, dass er sich
auch von einer Anhörung keine Änderung erwarte, was durch „trotzdem“ und den
Einschub „auch in einer Anhörung“ zum Ausdruck kommt. Daraus lässt sich aber
keine Voreingenommenheit herleiten.
Zum einen hat der Prüfer, wie schon ausgeführt worden ist, bei der Beurteilung
der Sachdienlichkeit der Anhörung einen Beurteilungsspielraum. Selbst wenn der
Abschnitt E, wie die Anmelderin meint, dahingehend auszulegen wäre, dass der
Prüfer eine Anhörung nicht für sachdienlich hält, und wenn er damit den ihm zustehenden Beurteilungsspielraum überschritten hätte, folgt daraus noch nicht notwendigerweise die Annahme einer Voreingenommenheit. Denn der Prüfer bedient
sich einer sachlichen Ausdrucksweise; er hat mit den vorhergehenden Ausführungen im Prüfungsbescheid unter B bis D mit nachvollziehbarer Begründung die aus
seiner Sicht vorliegende Nichtgewährbarkeit des Patentbegehrens dargelegt, woraus aus Sicht des Prüfers unter E folgt, dass auch in einer Anhörung nicht mit einer Erteilung zu rechnen sein würde. Ob die Beurteilung des Prüfers zur Sachdienlichkeit der Anhörung zutrifft oder nicht, ist im Rahmen des Beschwerdeverfahrens über die Zurückweisung der Patentanmeldung zu prüfen, nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.
Zum anderen ist bei Äußerungen zur Sach- und Rechtslage nur dann die Grenze
zur Befangenheit überschritten, wenn eine vorzeitige, endgültige Festlegung in einer Form erfolgt, die erkennen lässt, sich nicht mit einer Gegenmeinung auseinander setzen zu wollen bzw. bei sturem Festhalten an einer Meinung, die jede Bereitschaft zu einer sachlichen Überprüfung vermissen lässt (vgl. Busse, a. a. O.,
§ 27 Rdn. 76; Schulte, a. a. O., § 27 Rdn. 45 unter Nr. 5 u. 8, mit Hinweis auf
BPatGE 24, 144, 148). Ein solcher Fall liegt nicht vor. Abgesehen davon, dass der
Hinweis auf die Zurückweisung der Anmeldung, wenn die Patenterteilung nicht in
Aussicht gestellt werden kann, der schon formularmäßig vorgegebene Hinweis bei
allen derartigen Prüfungsbescheiden ist, worauf im angefochtenen Beschluss zu
Recht hingewiesen wird, enthält der Prüfungsbescheid am Ende die Formulierung
„Nach der derzeitigen Sachlage“. Die Auslegung durch die Anmelderin, die Anhörung solle von vornherein nur der Zurückweisung der Patentanmeldung dienen,
findet in den Formulierungen selbst keine hinreichende Stütze.
b. Nach der Rechtsprechung kann zwar auch eine dienstliche Äußerung einen
(weiteren) Ablehnungsgrund darstellen, so etwa eine unzulängliche oder unsachliche Stellungnahme zu den zum Ablehnungsgesuch führenden Vorgängen oder eine in wesentlichen Punkten falsche Tatsachendarstellung in der dienstlichen Äußerung (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 24, S. 192; Thomas/Putzo,
a. a. O., § 42 Rdn. 12). Ein solcher Fall liegt aber nicht vor.
Der als Ablehnungsgrund angeführte Umstand, der Prüfungsbescheid vom 21. Januar 2004, steht als Tatsache unstreitig fest und diese wird als solche auch vom
Prüfer nicht in Abrede gestellt. Es geht lediglich darum, wie Formulierungen im
Prüfungsbescheid auszulegen und zu bewerten sind. Hier hat der Prüfer in seiner
dienstlichen Äußerung eine andere Ansicht vertreten als die Anmelderin, eine falsche Tatsachenbehauptung liegt hierin nicht. Einzelne Äußerungen des Prüfers
weisen zwar in Inhalt und Stil eine gewisse Schärfe auf. So wird auf den Vorwurf,
dass sich der Prüfungsbescheid nicht oder nur knapp mit der detaillierten Eingabe
vom Januar 2002 auseinandersetze, mit dem Satz erwidert: „Ausführungen zum
Anmeldungsgegenstand können allerdings keine Patenterteilung herbeiführen,
wenn der beanspruchte Gegenstand nicht patentfähig ist.“ Die Auslegung der Formulierungen in Abschnitt E, wonach die Anhörung von vornherein nur der Zurückweisung der Anmeldung dienen solle, wird als „völlig abwegig“ bezeichnet. Als Erwiderung auf die von der Anmelderin erhobenen, zum Teil äußerst schwerwiegenden Vorwürfe stellen diese Formulierungen aber noch keine unverhältnismäßige
Reaktion dar (vgl. auch Baumbach/Lauterbach/Hartmann, a. a. O., § 42 Rdn. 17
unter „Ausdrucksweise“: Ein Richter darf eine offensichtlich abwegige Ausführung
als solche bezeichnen). Ebenso wenig ist erkennbar, dass der Prüfer der Anmelderin oder ihrem Vertreter unlautere Absichten unterstellen wollte.
3. Auch die Umstände zusammengenommen bieten keinen hinreichenden Anhalt
für die Annahme einer Voreingenommenheit des Prüfers. Die in diesem Zusammenhang angeführte Vielzahl von Patentanmeldungen, die bisher ebenfalls nicht
zum Erfolg geführt hätten, ändern ebenfalls nichts, da nicht dargetan ist, dass die
Erfolglosigkeit auf einer unsachlichen, voreingenommenen Haltung des zuständigen Prüfers beruht.
gez.
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