BPatG Urteil vom 27.06.2006 – 3 Ni 36/04

BUNDESPATENTGERICHT

L e i t s a t z

Aktenzeichen:

3 Ni 36/04

Entscheidungsdatum:

27. Juni 2006

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen:

Art. 15 Abs. 1 Nr. c EG-V Nr. 1768/92 - Arzneimittel

Alendronsäure

1. Wird die beschränkte Verteidigung eines Schutzzertifikats (vgl. BGH GRUR 2002, 415, 417 - Sumatriptan) geltend gemacht, dem ein bereits erloschenes Grundpatent zugrunde liegt, und ist deshalb Art. 15 Abs. 1 Nr. c 2. Alt. EG-V Nr. 1768/92 (Arzneimittel) anzuwenden, so unterliegt die Beurteilung der Nichtigkeit des Zertifikats trotz des verkürzten Wortlauts der 2. Alternative denselben einschränkenden Voraussetzungen wie sie in der 1. Alt. für das noch nicht erloschene Grundpatent bestimmt sind. Eine Nichtigerklärung des Zertifikats ist deshalb nur dann gerechtfertigt, wenn sich das erloschene Grundpatent auch bei der beschränkten Verteidigung nicht als bestandskräftig erweist oder aber das gegebenenfalls beschränkte Zertifikat nicht mehr von den Ansprüchen des Grundpatents erfasst wird.

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 27. Juni 2006 …

In der Patentnichtigkeitssache

3 Ni 36/04 hinzuverbunden 3 Ni 38/04 und 3 Ni 40/05 DE 196 75 047 (Schutzzertifikat) DE 33 13 049 (Grundpatent)

(Aktenzeichen)

… 08.05

…

betreffend das ergänzende Schutzzertifikat DE 196 75 047

zum deutschen Patent 33 13 049

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 27. Juni 2006 …

für Recht erkannt:

I.

Das ergänzende Schutzzertifikat DE 196 75 047 wird in vollem Umfang für nichtig erklärt.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil

ist

hinsichtlich

der Kosten

gegen

Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Die durch Senatsbeschluss vom 21. November 2005 unter dem führenden Aktenzeichen 3 Ni 36/04 verbundenen Klageverfahren der Klägerinnen zu I, II und III

(3 Ni 36/04; 3 Ni 38/04; 3 Ni 40/05) richten sich gegen ein ergänzendes Schutzzertifikat, welches das Deutsche Patent- und Markenamt zugunsten der Beklagten mit

Beschluss vom 17. Januar 2003 unter dem Aktenzeichen 196 75 047.4-41 für

„Alendronat, gegebenenfalls in der Form eines Salzes, Alendronat-Mononatrium 3 H2O“

mit einer Laufzeit bis zum 12. April 2008 erteilt hat. Die Beklagte ist zugleich eingetragene Inhaberin des dem ergänzenden Schutzzertifikat zugrundeliegenden,

am 12. April 1983 angemeldeten deutschen Patentes 33 13 049, dessen Erteilung

am 25. Juli 1991 veröffentlicht worden ist und für das die Prioritäten der italienischen Patentanmeldungen 20 781A-82 vom 15. April 1982 und 01403F-83 vom

16. Februar 1983 in Anspruch genommen worden sind. Das Streitpatent betrifft

eine „Pharmazeutische Zusammensetzung mit einem Gehalt an 4-Amino-1-hydroxybutan-1,1-biphosphonsäure“ und umfasst einen Patentanspruch, der wie folgt

lautet:

„Pharmazeutische Zusammensetzung zur Inhibierung der Knochenreabsorption, gekennzeichnet durch einen Gehalt an 4-

Amino-1-hydroxybutan-1,1-biphosphonsäure oder eines

ihrer

Salze.“

Die Schutzdauer des Streitpatentes ist bereits am 12. April 2003, mithin vor Erhebung der am 27. August 2004 eingegangenen Klage der Klägerin zu I, der am

15. September 2004 eingegangene Klage der Klägerin zu II und der am

8. Juli 2005 eingegangenen Klage der Klägerin zu III abgelaufen.

Die Klägerinnen zu I, II und III machen geltend, dass im Hinblick auf fehlende

Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit Gründe vorliegen, die die Nichtigerklärung des erloschenen Grundpatentes gerechtfertigt hätten und deshalb das

angegriffene ergänzende Schutzzertifikat für nichtig zu erklären sei. Dies gelte

auch, soweit die Beklagte das Grundpatent nunmehr beschränkt verteidige. Zur

Begründung verweisen sie auf folgende Dokumente:

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Erteilungsbeschluss für das Schutzzertifikat DE 196 75 047.4

Registerauszug des Deutschen Patent- und Markenamtes zu E1

DE 33 13 049 C2

Registerauszug des Deutschen Patent- und Markenamtes zu E3

EP 0 039 033 A1

M.I. Kabachnik et al., Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Khimicheskaya Nr. 2, Seiten 433 bis 437, Februar 1978, UDC 542.91:547.1'118 -

vorgelegt als englische Übersetzung

E7

Yu.E. Vel’tishchev et al., „Questions on Medical Chemistry“ 1975,

Seiten 451 bis 461, UDK 615.31:547.241 I. 03(047)

E7T

englische Übersetzung von E7

E8

Englisches Urteil des High Court of Justice, Neutral Citation Number [2003] EWHC 5 (Pat)

E9

Englisches Urteil des Supreme Court of Judicature, Neutral Citation Number [2003] EWCA Civ 1545

E10

H. Fleisch, Metab. Bone Dis. & Rel. Res. 1981, 4 & 5, S. 279 bis 288

E11

R. Smith et al., The Lancet 1971, S. 945 bis 947

E12

Fachinformation „Didronel®“, Juli 2002

E13 W.B. Frijlink et al., The Lancet 1979, S. 799 bis 803

E14

D.L. Douglas et al., Arthritis and Rheumatism, 1980, 23(10), S. 1185

bis 1192

E15

H. Fleisch: „Biphosponates-Introductory Remarks“, Symposium CEMO IV,

Nyon (Schweiz), 1. bis 4. November 1981; Ed. Médicine et Hygiène 1982

E16

Chemical Abstracts 1978, 88, Abstract 88:170246u

E17

Auszug aus Chemical Abstracts, Tenth Collectvive Index (1977-1981)

E18

Chemical Abstracts 1978, 88, Formula Index mit Verweis auf E16

E19

Chemical Abstracts 1982, 96, Abstract 96:52503t

E20 M.A. Dambacher, „Praktische Osteologie“ 1982, Georg Thieme Verlag

Stuttgart, Seite 96

E21

Auszug aus den mit dem Antrag auf Erteilung eines ergänzenden

Schutzzertifikates eingereichten Zulassungsunterlagen für „FOSAMAX“

E22

DE 33 13 049 A1

E23

Zusammenstellung aller am Prioritätstag des Streitpatentes bekannten

Bisphosphonate

E24

gutachtliche Stellungnahme von Prof. Dr. G. Russel vom

20. September 2002

E24T deutsche Übersetzung von E24

E25

Urteil LG Hamburg, AZ: 315 O 278/05 vom 1. Juni 2005

E26

Urteil Gerichtshof Den Haag, NL, AZ: 239877/KG ZA 05-354 vom

25. April 2005

E27

H. Fleisch, The British Journal of Clinical Practice, Symposium Supplement 13, 1981, S. 34 bis 45

E28

H. Fleisch et al., Calcif. Tiss. Int. 27, 1979, S. 91 bis 94

E29 GB 2 118 042 A

E30 Gutachten von Dr. R. Newton vom 23. September 2002

E30T Deutsche Übersetzung von E30

E31 Urteil LG Düsseldorf, AZ: 4a O 411/05 vom 6. Dezember 2005

E32 Gutachten von Prof. M. A. Dambacher (MD)

E33 Gutachten von Dr. H. Fleisch vom 10. Mai 2005 mit 3 Seiten Übersetzungsauszug

E34

Urteil des District Court Den Haag, AZ: 245396/HA ZA 05-2019

E35 Gutachten Dr. G. Russel vom 3. März 2006

E36

Zweites Gutachten von Dr. R. Newton

Die Klägerinnen stellen den Antrag,

das Schutzzertifikat 196 75 047 in vollem Umfang für nichtig zu

erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise das ergänzende Schutzzertifikat DE 196 75 047 unter

Abweisung der weitergehenden Klage dadurch teilweise für nichtig

zu erklären, dass sein Gegenstand wie folgt bezeichnet wird: Auf

die am 18. Dezember 1996 eingegangene Anmeldung wird gemäß

§ 49 a Absatz 2 Satz 1 PatG ein ergänzende Schutzzertifikat für

Alendronsäure in der Form eines Alkalimetallsalzes, vorzugsweise

Alendronat-Mononatrium 3 H2O erteilt.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerinnen zu I, II und III entgegen und ist

der Auffassung, dass die von den Klägerinnen vorgetragenen Gründe nicht zu einer Nichtigerklärung des erloschenen Grundpatentes geführt hätten. Zur Stütze

ihres Vorbringens verweist sie auf folgende Dokumente:

B1

B2

R. Schenk et al, Calcif. Tissue Int, 1986, 38, S. 342 bis 349

Tabelle: Aktivitätsvergleich von Clodronat, Pamidronat, Alendronat und

Neridronat (basierend auf B1)

B3

Diagramm: Graphischer Aktivitätsvergleich von Alendronat, Neridronat,

Pamidronat und Clodronat (basierend auf B1)

B4

Römpp Chemie Lexikon, 9. Aufl., S. 2193 „Kalke“ und S. 2265, 2266

„Knochen“

Rundschreiben von MSD an Ärzte vom 15. März 1996

US-Urteil vom 4. November 2002

DE-OS 18 13 659

B5

B6

B7

B8

B9

H.H.P.J. Lemkes et al., Min. Electrol. Metab. 1979, 2, S. 459 bis 469

H. Shinoda et al., Min. Electrol. Metab. 1979, 2, S. 268 bis 269

B10

P. H. Reitsma et al., Calcif. Tissue Int., 1980, 32, S. 145 bis 157

B11

R. Felix et al., Symposiums CEMO IV, Nyon (Schweiz),

1.-4. November 1981, Ed. Médicine et Hygiène 1982, S. 369 bis 371

B12

H. Fleisch in: Bone and Mineral Research-Annual 1, Ed. W. A. Peck, 1983,

S. 319 bis 357

B12a Publikationshinweis zu B12

B13

R. G. G. Russell et al., J. Bone and Mineral Res. 1999, 14, Suppl. 2, S. 53

bis 65

B14

Entscheidung des US CAFC No. 03-1168 vom 30. Oktober 2003

B15

US 4 621 077

B16

Auszug aus der Gesetzesbegründung v. 4. September 1992 zum Gesetzentwurf zur Änderung des Patentgesetzes im Hinblick auf die EG-Verordnung Nummer 1768/92 vom 18. Juni 1992

B17

J.-P. Bonjour et al, Symposium CEMO IV, Nyon (Schweiz), 1. bis

4. November 1981, Ed. Médicine et Hygiène 1982, S. 46 bis 73

C. Gennari et al., ibido, S. 284 bis 299

Auszüge aus der Zeugenaussage von Prof. Russel im parallelen britischen

B18

B19

Verfahren, 4 Seiten

B20

Beispiele für Strukturvarianten von Bisphosphonsäuren

B21

Tabelle mit zur Osteoporosetherapie zugelassenen Wirkstoffen

B22

Entscheidung des District Court Stockholm AZ: T 15141-05 vom

6. Februar 2006

B22a Protokoll zur Verhandlung vor dem District Court Stockholm, AZ: T 252-05,

T 15175-05 vom 6. Februar 2006

B23 M.I. Kabachnik et al., Russian Chemical Reviews 1974, 43(9), S. 733

bis 744

B24 Gutachten von G. Paterson vom 5. Dezember 2005

B25

Erklärung zur Vorlage beim Bundespatentgericht von Prof. H. Fleisch vom

6. April 2006

B26 Gutachten Prof. S. Ljunghall vom 29. August 2005

B26a englische Übersetzung von B26

B26b Lebenslauf von Prof. S. Ljunghall

B26c S. Ljunghall et al., Auszüge aus „Medicines for Metabolic Skeletal Disease“, Social Council’s Committee

for Medicinal

Information, 1983,

2 Seiten

B27

Diagramm: Verkaufsanteil der auf dem Markt befindlichen zur Behandlung

von Osteoporose zugelassenen Wirkstoff-Klassen im Zeitraum vom

April 1996 bis April 2006

B28

Diagramm: Verkaufsanteil der auf dem Markt befindlichen Bisphosphonate

im Zeitraum vom Januar 2000 bis April 2006

B29

Tabelle: Vergleich der zugelassenen Indikationen von Bisphosphonate

enthaltenden Handelsprodukten

I.

Die zulässigen Klagen erweisen sich als begründet.

Die gegen das mit Beschluss vom 17. Januar 2003 nach der Verordnung (EWG)

Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines ergänzenden

Schutzzertifikates für Arzneimittel (EG-V Nr. 1768/92 - Arzneimittel) erteilte ergänzende Schutzzertifikat DE 196 75 047 gerichteten Klagen sind zulässig, insbesondere entsprechen sie den Voraussetzungen des § 81 PatG. Denn gemäß Art. 15

Abs. 2 EG-V Nr. 1768/92 (Arzneimittel) kann jedermann Klage auf Nichtigkeit des

Zertifikats bei der nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften für die Nichtigkeitserklärung des Grundpatents zuständigen Stelle erheben. Soweit die Beklagte

die Rechtsansicht vertritt, dass sich die Klage der Klägerin III nach der maßgeblichen Bewertung der Klageschrift vom 8. Juli 2005 und des Klageantrages zunächst auch gegen das Grundpatent gerichtet habe und ergänzend darauf hinweist, dass die Klageschrift auch im Hinblick auf eine Inanspruchnahme der Klägerin aus dem Grundpatent keine verneinende Aussage enthalte, rechtfertigt dies

nach Auffassung des Senats nicht die von der Beklagten vertretene Auslegung der

Klageschrift und Annahme, die Klägerin III habe insoweit einen weiteren eigenständigen Streitgegenstand i. S. einer Klagehäufung gemäß § 260 ZPO geltend

gemacht. Nach ständiger Rechtsprechung sind Prozesshandlungen und -Erklärungen nach den geltenden Grundsätzen einer am wirklichen und erkennbar erklärten Willen orientierten Auslegung gemäß §§ 133 ff BGB, insbesondere auch

am wohlverstandenen Interesse des Erklärenden auszulegen (vgl. Thomas/Putzo

ZPO, 27. Aufl., Einl. II Rdn. 16a, Einl. III Rdn. 16; BGH NJW 2001, 3789-3790

m. w. N.; Schulte PatG, 7. Aufl., Einl. Rdn. 106 sowie Rdn. 110). Wenn dieser

Auslegungsgrundsatz auch mangels entgegenstehender Umstände in der Regel

keine Auslegung gegen den Wortlaut zulässt und es auch nicht zulässig ist, einer

Erklärung nachträglich den Sinn zu geben, der dem Erklärenden am besten dient,

wenn der eindeutige Wortlaut einer derartigen Auslegung entgegensteht

(BGH NJW-RR 2002, 646; Zöller ZPO, 25. Aufl., Vor § 128 Rdn. 25), so ist vorliegend allerdings zu berücksichtigen, dass weder die Klagebegründung noch der

Klageantrag im Schriftsatz vom 8. Juli 2005 eine derartige, dem wohlverstandenen

Interesse der Klägerin III entgegenstehende Eindeutigkeit aufweist, welche zu der

Annahme zwingt, die Klägerin habe ihre Klage auch auf die Nichtigerklärung des

erloschenen Patents als weiterem eigenständigen Streitgegenstand gerichtet, zumal auch die Klagebegründung keine derartigen Anhaltspunkte enthält. Wie die

Beklagte selbst ausführt, enthält die Klagebegründung vielmehr keine Aussage

dazu, dass die Klägerin III aus bestimmten Gründen die Nichtigerklärung des erloschenen Grundpatents begehrt, insbesondere behauptet die Klägerin III keine Inanspruchnahme aus dem Grundpatent oder macht andere Umstände für ein entsprechendes Rechtsschutzbedürfnis auf Nichtigerklärung des bereits bei Klageerhebung erloschenen Grundpatents geltend. Es bedurfte deshalb weder einer Umdeutung des Klageantrages i. S. v. § 140 BGB noch einer teilweisen Klagerücknahme i. S. v. § 269 ZPO.

Die Klagen sind auch begründet, da nach Art. 15 Abs. 1 Ziff. 1 c 2. Alt. EG-V

Nr. 1768/92 (Arzneimittel) „das Zertifikat nichtig ist, wenn nach Erlöschen des

Grundpatents Nichtigkeitsgründe vorliegen, die die Nichtigkeitserklärung oder Beschränkung gerechtfertigt hätten“. Dies ist vorliegend sowohl hinsichtlich des verteidigten Patentanspruchs erteilter Fassung aus dem am 12. April 2003 abgelaufenen Grundpatent wie auch hinsichtlich der hilfsweise geltend gemachten beschränkten Verteidigung des Schutzzertifikats (zur Zulässigkeit der Beschränkung

vgl. BGH GRUR 2002, 415, 417 - Sumatriptan) sowie Grundpatents der Fall, da

sich die beanspruchten Schutzgegenstände des Grundpatents wegen des Nichtigkeitsgrundes der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG,

Art. 138 Abs. 1 lit a i. V. m. Art. 52, 54, 56 EPÜ) nicht als bestandskräftig erweisen

und eine Nichtigerklärung gerechtfertigt hätten. Insoweit geht der Senat davon

aus, dass auch die in der Vorschrift des Art. 15 Abs. 1 Nr. c EG-V Nr. 1768/92

(Arzneimittel) enthaltene 2. Alternative hinsichtlich eines erloschenen Patents

denselben einschränkenden Voraussetzungen unterliegt wie sie

in der

1. Alternative für das noch nicht erloschene Grundpatent bestimmt sind. Wird wie

vorliegend das erloschene Grundpatent auch hilfsweise beschränkt verteidigt, so

ist deshalb eine Nichtigerklärung des Zertifikats nur dann gerechtfertigt, wenn sich

das erloschene Grundpatent auch trotz der beschränkten Verteidigung nicht als

bestandskräftig erweist oder aber das gegebenenfalls - wie hier - beschränkte

Zertifikat nicht mehr vom Schutzbereich der Ansprüche des Grundpatents erfasst

wird. Der bloße Umstand, dass sich das Grundpatent nur im Falle einer Beschränkung als bestandskräftig erweist und deshalb beschränkt verteidigt werden muss,

führt dagegen entgegen des insoweit verkürzten Wortlauts des Art. 15 Abs. 1 Nr. c

EG-V Nr. 1768/92 (Arzneimittel) als solcher nicht bereits zur Nichtigkeit des Zertifikats, sofern dieses noch vom Schutzbereich des erfolgreich beschränkt verteidigten Grundpatents umfasst wird. Denn weder ist ein anderes Verständnis durch

den Wortlaut Art. 15 Abs. 1 Nr. c EG-V Nr. 1768/92 (Arzneimittel) geboten, da der

2. Halbsatz ersichtlich Bezug auf die Voraussetzungen des ersten Halbsatzes

nimmt, noch sind sachliche Gründe ersichtlich oder bekannt, welche eine unterschiedliche und restriktive Auslegung beim erloschenen Patent im Hinblick auf den

Bestand des Zertifikat rechtfertigen oder einen entsprechenden Willen des Gesetzgeber nahe legen.

II.

1. Das Streitpatent (= Grundpatent) betrifft pharmazeutische Zusammensetzungen

mit einem Gehalt an 4-Amino-1-hydroxybutan-1,1-bisphosphonsäure. Wie im einleitenden Teil des Streitpatentes ausgeführt wird, war es vor dessen Prioritätstag

bekannt, dass kondensierte Phosphate die Eigenschaft aufweisen, in niederen

Konzentrationen den Niederschlag von Calciumkarbonat aus Lösungen zu verhindern und unabhängig von der Anwesenheit von kristallinem Apatit die Ausfällung

von Calciumphosphat zu inhibieren. Zusätzlich verzögern kondensierte Phosphate

die Transformierung von Calciumphosphat von der amorphen Phase in die kristalline Phase. Da diese Effekte nahe den in biologischen Flüssigkeiten üblichen Konzentrationen des Pyrophosphats auftreten, besteht die Erwartung, dass Pyrophosphate weiche Gewebe vor der Mineralisierung schützen können und in

Knochen den Fortschritt der Calcifizierung regulieren können. Bekannt sind auch

Polyphosphonate enthaltende Arzneimittel zur Verhinderung der Ablagerung und

Mobilisierung von Calciumphosphat in menschlichen und tierischen Geweben.

Diese verhindern die pathologische Entmineralisierung von Knochengewebe und

die pathologische Calciumablagerung in weichem Gewebe. Bekannt ist es ferner,

3-Amino-1-hydroxypropan-1,1-bisphosphonsäure zur Auflösung von Steinen aller

Art, wie Nieren-, Gallen- oder Blasensteinen, einzusetzen bzw. Hydroxybisphosphonsäuren zur Beseitigung von Störungen des Calcium- bzw. Phosphatstoffwechsels vorzusehen. Die bislang bekannten Hydroxybisphosphonsäuren haben in der Therapie nur wenig Eingang gefunden, da sie zum Teil eine zu hohe

Toxizität in Tierversuchen aufwiesen, zum anderen Teil Nebeneffekte bei der Verabfolgung an Menschen zeigten. Außerdem war die beabsichtigte Wirkung nicht

groß genug (vgl. Streitpatent, Beschreibung S. 2, Z. 5 bis 52).

2. Davon ausgehend ist gemäß den Ausführungen der Beklagten in der mündlichen Verhandlung die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe darin zu sehen, eine im Vergleich zu dem zum angegebenen Zeitpunkt als am wirksamsten

erachteten Wirkstoff Pamidronat (= 3-Amino-1-hydroxypropan-1,1-bisphosphonat)

wirksamere Verbindung aufzufinden.

3. Gelöst wird diese Aufgabe gemäß einzigem Patentanspruch durch die Bereitstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zur Inhibierung der Knochenreabsorption, die einen Gehalt an 4-Amino-1-hydroxybutan-1,1-biphosphonsäure

oder eines ihrer Salze aufweist.

4. Der für die Lösung dieser Aufgabe zuständige Fachmann ist ein Team bestehend aus einem Chemiker, Pharmakologen und Mediziner mit mehrjähriger Erfahrung bei der Auffindung und Entwicklung neuer Wirkstoffe zur Behandlung von

Osteoporose.

III.

Das ergänzende Schutzzertifikat DE 196 75 047 erweist sich als nicht bestandsfähig, weil der einzige Patentanspruch gemäß abgelaufenem Grundpatent

DE 33 13 049 C2 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht bestandsfähig gewesen

wäre.

1. Es kann dahin gestellt bleiben, inwiefern die mit dem Patentanspruch gemäß

dem über das ergänzende Schutzzertifikat angegriffenen Grundpatent angegebene pharmazeutische Zusammensetzung zur Inhibierung der Knochenresorption

gegenüber den Entgegenhaltungen EP 0 039 033 (Blum) (E5), Kabachnik et al.

(E6) i. V. m. Vel’tishchev et al. (E7) überhaupt noch neu ist. In diesem Zusammenhang ist es auch nicht entscheidungswesentlich, ob die Neuheit für den Fall

gegeben wäre, dass der erteilte Patentanspruch gemäß Grundpatent in Anlehnung an die BGH-Entscheidung „Antivirusmittel (vgl. GRUR 19, 87, 794) und der

schriftsätzlich als Hilfsantrag vorgelegten „zweiten Hilfsbegründung“ einschränkende, als Verwendungsanspruch gelesen würde. Denn auch dann würde die beanspruchte Verwendung, den im Patentanspruch genannten Wirkstoff 4-Amino-1hydroxybutan-1,1-biphosphonsäure oder eines seiner Salze in einer pharmazeutischen Zusammensetzung zur Inhibierung der Knochenresorption einzusetzen,

keine erfinderische Tätigkeit begründen können.

Bisphosphonate ( = Diphosphonate oder auch Biphosphonate) zogen bereits vor

dem Prioritätstag des Grundpatentes die Aufmerksamkeit der Fachwelt als eine

Verbindungsklasse auf sich, die über die Fähigkeit, die Knochenresorption extrem

gut zu inhibieren, verfügt. Zu ersehen ist dieses z. B. aus den Ausführungen von

H. Fleisch in seinem Vortrag „Bisphosphonates - Introductory Remarks“, gehalten

anlässlich des Symposiums CEMO IV, das vom 1. bis 4. November 1981 in Nyon

(Schweiz) statt fand (vgl. E 15 S. 8 Abs. 3 und S. 9 Abs. 1 i. V. m. S. 12 Abs. 1

und S. 14 Abs. 3). Wie diesem Dokument ferner zu entnehmen ist, waren zum

angegebenen Zeitpunkt im Zusammenhang mit der vorstehend genannten Indikation insbesondere drei Verbindungen aus der Substanzklasse der Bisphosphonsäuren intensiver untersucht worden. Bei diesen handelte es sich um 1-Hydroxyethan-1,1-bisphosphonsäure (HEDP/EHDP/Etidronat als Salz), Dichlormethan-

1,1-bisphosphonsäure (Cl2MDP/Clodronat als Salz) sowie 3-Amino-1-hydroxypropan-bisphosphonsäure (AHPDP/APD/Pamidronat als Salz) (vgl. S. 10/11 übergreifender Absatz). Den Schlussfolgerung dieses Symposium-Beitrages (E15)

entsprechend, dass nämlich die bis dahin vorliegenden Ergebnisse lediglich erste

Entwicklungen auf dem in Rede stehenden Einsatzgebiet widerspiegelten und die

Untersuchung weiterer Bisphosphonate erforderlich sei, um möglicherweise noch

wirksamere Verbindungen aufzufinden (vgl. S. 15 Abs. 2), wurden im Rahmen des

Symposiums ein weiteres Bisphosphonat, nämlich 6-Amino-1-hydroxyhexan-1,1bisphosphonat (AHHexDP/Neridronat als Salz), betreffende Untersuchungsergebnisse vorgestellt. Diese zeigten, dass auch Neridronat bei einer relativ niedrigen Zelltoxizität über eine bemerkenswerte Hemmwirkung der Knochenresorption

verfügt. Im Vergleich zu den vorstehend genannten, bereits intensiver untersuchten Bisphosphonaten ist dessen hemmende Wirkung bei der Knochenresorption

zwar geringer als die des bis dahin als am wirksamsten erkannten Pamidronates.

Sie entspricht aber jener des ebenfalls als sehr wirksam erachteten Clodronats

und liegt über jener von Etidronat (vgl. B11 S. 370 Abs. 1 und 2 sowie z. B. B10

S. 145 re. Sp. Z. 10 bis 13 und 23 bis 29 oder E13 S. 800 li. Sp. Abs. 1). Damit

war es dem Fachmann vor dem Prioritätszeitpunkt des Grundpatentes bekannt,

dass zwei Bisphosphonate mit gleichem Substitutionsmuster, nämlich einer endständigen Aminogruppe und einer Hydroxy-Gruppe in C-1-Stellung, die sich lediglich in der Länge ihrer Kohlenstoffkette - und zwar um drei Kohlenstoffatome -

unterscheiden, eine allen bis dahin getesteten Verbindungen überlegene bzw.

eine mit bereits bekannten Wirkstoffen vergleichbare bemerkenswerte Fähigkeit

zur Inhibierung der Knochenresorption aufweisen und das Derivat mit der längeren Kohlenstoffkette zudem eine relativ niedrige Zelltoxizität besitzt. In Kenntnis

dessen konnte er daher davon ausgehen, dass auch die in dieser homologen

Reihe zwischen den bereits untersuchten Bisphosphonaten Pamidronat und Neridronat liegenden Verbindungen, bei denen es sich um 4-Amino-1-hydroxybutan-

1,1-bisphosphonsäure und 5-Amino-1-hydroxypentan-1,1-bisphosphonsäure handelt, grundsätzlich über die in Rede stehende Aktivität, eventuell sogar in Verbindung mit einer relativ geringen Zelltoxizität, verfügen sollten. Nicht bekannt war

dem Fachmann indessen das jeweilige Ausmaß einer solchen Wirksamkeit und

damit, ob Pamidronat tatsächlich die höchste Aktivität in dieser homologen Reihe

besitzt. Dieses zumindest in orientierenden Versuchen zu untersuchen, gebietet

aber die fachmännische Sorgfaltspflicht. Solche Versuche durchzuführen, gestaltete sich für den Fachmann sodann alleine schon deshalb ohne Überschreitung

des zumutbaren Aufwandes, weil ihm zum fraglichen Zeitpunkt nicht nur die

pharmakologischen Testsysteme zur Verfügung standen, sondern auch beide

Verbindungen. Wird die Bereitstellung von α(=ω)-Amino-1-hydroxy-(C4–C6)–alkyliden-1,1-bisphosphonsäuren über ein verbessertes Verfahren und deren Eignung

zur Herstellung pharmazeutischer Präparate doch in der zeitgleich mit dem vom

1. bis 4. November 1981 in Nyon (Schweiz) stattfindenden Symposium CEMO IV

(vgl. E15 und B11) veröffentlichten europäischen Patentanmeldung 0 039

033 (E5) beschrieben (vgl. Patentanspruch 1 i. V. m. Beschreibung S. 1 Z. 3 bis 8,

S. 2 Z. 16 bis 29 und S. 4 Z. 16 bis 18 sowie Beispiele 1 bis 4). Dieses Dokument

offenbart aber nicht nur die hinsichtlich ihrer Eignung zur Inhibierung der Knochenresorption noch nicht untersuchten Butan- und Pentan-Derivate. Es nennt in

dem dort beschriebenen Zusammenhang darüber hinaus auch das Hexan-Derivat, d.h. Neridronat, von dem der Fachmann aus B11 bereits wusste, dass es die

in Rede stehende Aktivität gleichfalls aufweist. Darüber hinaus war der Fachmann

angesichts dieses Standes der Technik auch deshalb dazu veranlasst, die beiden

in Rede stehenden Verbindungen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen, weil im Zusammenhang mit der Darlegung der mit Pamidronat erhaltenen Untersuchungsergebnisse in dem wissenschaftlichen Artikel von W. B. Frijlink et al. in The

Lancet, 1979, S. 799 bis 803 (E13) ausgeführt wird, dass es sich bei dieser Verbindung um den Vertreter einer neuen Generation von Bisphosphonaten handelt,

die - und hierbei handelt es sich um eine weitere angestrebte vorteilhafte Eigenschaft, wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung ausführte - die Aktivität

der Osteoklasten hemmt ohne die Mineralisierung zu stören (vgl. E13 S. 803

li. Sp. Abs. 5). Bei dieser vor dem Prioritätszeitpunkt gegebenen Sachlage bedurfte es daher keines erfinderischen Zutuns, auch das dem Pamidronat nächst

höher folgende Homologe, nämlich 4-Amino-1-hydroxybutan-1,1-bisphosphonsäure, im Hinblick auf dessen Fähigkeit zur Inhibierung der Knochenresorption zu

untersuchen.

Die im Grundpatent zur Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe vorgeschlagene

Verwendung von 4-Amino-1-hydroxybutan-1,1-bisphosphonsäure (= Alendronsäure) zur Inhibierung der Knochenresorption ergibt sich daher in Kenntnis des Standes der Technik in nahe liegender Weise.

Der Einwand der Beklagten, in der Fachwelt habe wegen der aus B11 bekannten

im Vergleich zum Pamidronat geringeren Wirksamkeit des Neridronates ein Vorurteil dahingehend bestanden, dass bei den homologen, auf Pamidronat folgenden Verbindungen mit einer niedrigeren Aktivität zu rechnen sei, weshalb der

Fachmann davon abgehalten gewesen sei, diese zu untersuchen, kann zu keiner

anderen Beurteilung der Sachlage führen. Für den Senat ist nicht erkennbar, worauf sich ein solches Vorurteil begründen könnte. Zum einen hat sich Neridronat -

wie aus B11 zu ersehen ist - weder als unwirksam noch als dermaßen toxisch erwiesen, dass sich seine Verwendung verböte. Vielmehr weist es bei einer relativ

niedrigen Zelltoxizität eine im Vergleich zu Pamidronat zwar geringere Wirksamkeit auf, diese entspricht aber immer noch jener der von der Fachwelt hinsichtlich

seiner Fähigkeit, die Knochenresorption zu hemmen, als ausreichend wirksam erachteten Clodronats (vgl. B11 S. 370 Z. 17 bis 21 i. V. m. E13 S. 800 li. Sp.

Abs. 1). Zum anderen wird im damaligen Schrifttum wiederholt darauf hingewiesen, dass es nicht überraschend wäre, wenn die bis dahin getesteten Verbindungen hinsichtlich der angestrebten Wirkung nicht die optimalsten seien und Pamidronat den Vertreter einer neuen Generation der in Rede stehenden Wirkstoffgruppe darstellen würde (vgl. E10 S. 284 li./re. Sp. übergreifender Absatz, E13

S. 803 li. Sp. Abs. 5 und E15 S. 15 Abs. 2). Davon ausgehend wird der Fachmann

auf der Suche nach weiteren Wirkstoffen auch in Kenntnis von B11 auf jeden Fall

zunächst jene Verbindungen untersuchen, die vergleichbare Strukturmerkmale

wie Pamidronat aufweisen, nachdem sich dieses Bisphosphonat als nicht nur im

Hinblick auf eine Hemmung der Knochenresorption als das wirksamste, sondern

auch als die Mineralisierung nicht störend herausgestellt hatte. Im einfachsten Fall

sind dieses aber Verbindungen, die sich in der Länge der Kohlenstoffkette unterscheiden. Den Fachmann entheben nämlich spekulative Schlussfolgerungen,

nach denen Pamidronat die wirksamste Verbindung einer die gleichen Strukturmerkmale aufweisenden homologen Reihe darstellen könnte, wie sie z. B. aus der

- im Übrigen nachveröffentlichten - B12 S. 6 Abs. 3 herausgelesen werden könnten und sodann aus Untersuchungsergebnissen gezogen worden wäre, die lediglich zwei Verbindungen dieser homologen Reihe betreffen, nicht von seiner wissenschaftlichen Verantwortung. Entspricht es doch - wie vorstehend bereits ausgeführt - seiner Sorgfaltspflicht, systematisch vorzugehen und die Daten zu ermitteln, die ihm, zumal aus einer homologen Reihe, zur Vervollständigung des Ergebnisbildes noch fehlen. Diese Absicherung ist alleine schon deshalb erforderlich, weil es dem Fachmann nur dann möglich ist, zuverlässige Aussagen zu treffen und seriöse Rückschlüsse zu ziehen. Andernfalls würde es sich tatsächlich

um den Fall einer - wie die Klägerinnen vortrugen - „bad science“ handeln.

Auch das Argument der Beklagten, die mit der Alendronsäure verbundenen überraschenden Eigenschaften, wie eine höhere Aktivität, eine niedrigere Toxizität,

eine geringere Tendenz, die Mineralisierung zu stören und der hohe kommerzielle

Erfolg, sprächen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit, kann im Ergebnis

nichts ändern. Diese Effekte stellen sich nämlich zwangsläufig als Folge der aus

den angeführten Gründen nahegelegten Vorgehensweise ein

(vgl. BGH

GRUR 2003, 317 –

„Kosmetisches Sonnenschutzmittel“ sowie T 296/87

„Enantiomere“ - 3.3.1. Abl. EPA 1990, 95, Nr. 8.4 der Entscheidungsgründe).

Dem Gegenstand des in der erteilten Fassung des Grundpatentes gemäß Hauptantrag verteidigten Patentanspruches liegt nach alledem keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

2. Der Hilfsantrag ist auf die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikates für

Alendronsäure in Form eines Alkalisalzes, vorzugsweise Alendronat-Mononatrium

3 H2O gerichtet. Das Ergreifen dieser Maßnahme beruht jedoch ebenfalls nicht auf

einem erfinderischen Zutun. Handelt es sich bei der Verabreichung der Alkalisalze

von Bisphosphonsäuren doch um eine übliche, dem Fachmann bekannte Vorgehensweise (vgl. z. B. E11 S. 945 re. Sp. „Summary“, E13 S. 799 re. Sp. „Introduction“ oder B18 S. 288 Abs. 1). Die Beklagte hat in diesem Zusammenhang im Übrigen auch nichts vorgetragen, womit die erfinderische Tätigkeit dieser Ausführungsform begründet werden könnte.

Die von den Beklagten hilfsweise verteidigte Fassung gemäß Hilfsantrag erweist

sich daher ebenfalls als nicht bestandsfähig.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht auf Grund von § 99

Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

gez.

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