Rechtsprechung / BPatG / 2007
BPatG Beschluss vom 22.10.2007 – 26 W (pat) 114/05
26. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
22. Oktober 2007
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 08.05
…
betreffend die Marke 302 57 212
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 1. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin
Prietzel-Funk
beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Widersprechende.
G r ü n d e
I
Gegen die Eintragung der Marke 302 57 212
für die Waren und Dienstleistungen
„Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Beförderung von Gütern, Paketen, Postgut-Päckchen, Sendungen mit
schriftlichen Mitteilungen und sonstigen schriftlichen Nachrichten,
insbesondere Briefe, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen,
Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften,
Druckschriften; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen; Brief-, Fracht-, Kurier-, Express- und andere Transportdienstleistungen; Papier; Pappe; Druckerzeugnisse;
Schreibwaren; Verpackungsmaterial aus Papier und Pappe; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“
ist Widerspruch erhoben worden
1.
aus der für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 39
„Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern,
Briefen, Paketen, Päckchen, Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen
Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen, adressierten und unadressierten Werbe-Sendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften“
eingetragenen Marke 300 12 966
POST
2.
aus der für die Waren und Dienstleistungen
„Druckereierzeugnisse, insbesondere solche für Produkte und
Serviceleistungen der Deutschen Post, einschließlich Briefmarken,
die via on-line/Internet erworben werden können und mittels Computereinrichtungen zum Versand ausgedruckt werden können; Online- und Internetdienstleistungen, nämlich elektronische Übermittlung von Nachrichten und Bildern sowie Sammeln, Bereitstellen und Liefern von Informationen; Bereitstellen von Informationen
und Daten und Zugang zu Produkten und Serviceleistungen der
Deutschen Post im Internet, wie z. B. die Versandvorbereitung und
Nachbereitung von Brief- und Paketsendungen“
eingetragenen Marke 300 14 613
3.
aus der für die Waren und Dienstleistungen
„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel;
Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel;
Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Büromaschinen und deren Teile, soweit in Klasse 16 enthalten; Lehr-
und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Durchführung von Brief-, Fracht-, Kurier-, Express- und Transportdienstleistungen, Beförderung von Gütern,
Paketen, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und
sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, adressierte und nicht adressierte Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen,
Zeitschriften, Druckschriften; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen“
eingetragenen Marke 302 47 969
.
Die Markenstelle hat die Widersprüche zurückgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt. Die dagegen gerichtete Erinnerung der
Widersprechenden ist erfolglos geblieben. Zur Begründung hat die Markenstelle
ausgeführt, trotz der Eintragung für teilweise identische und im übrigen hochgradig
ähnliche Waren und Dienstleistungen bestehe zwischen den beiderseitigen Marken keine Verwechslungsgefahr, weil sie in ihrer Gesamtheit wegen der in ihnen
enthaltenen, abweichenden Wortbestandteile „KEPnet“ bzw. „Deutsche Post
STAMPIT“ und „Post“ nicht ähnlich seien und das in den Gesamtbegriff
„POSTSTEMPEL“ eingebundene Wort „Post“ innerhalb der angegriffenen Marke
keine den Gesamteindruck dieser Marke prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung innehabe. Von der Widerspruchsmarke zu 3 unterscheide sich die
angegriffene Marke deutlich, weil diese Widerspruchsmarke in der angegriffenen
Marke nicht in identischer Form enthalten sei und zudem das Bildelement innerhalb der angegriffenen Marke nicht selbständig kennzeichnend sei. Auch die Gefahr von Verwechslungen der Marken durch gedankliche Verbindung bestehe
nicht. Hierfür reiche allein das Vorhandensein eines übereinstimmenden oder wesensgleichen Elements in den Marken nicht aus. Die Auferlegung der Verfahrenskosten entspreche der Billigkeit, weil die Widersprüche von vornherein aussichtslos gewesen seien, was auch die Widersprechende habe erkennen können.
Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie vertritt unter Hinweis auf eine Anzahl von Beschlüssen verschiedener nationaler Gerichte,
mit denen eine Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke zu 1 und
Kennungen Dritter, wie z. B. „DBP – Deutsche Brief-Post“ und „Die neue Post“,
bejaht worden ist, die Ansicht, auch die Marken des vorliegenden Widerspruchsverfahrens seien verwechselbar, weil das Wort „Post“, dem die Funktion eines
Hinweises auf ihr Unternehmen zukomme, innerhalb der angegriffenen Marke eine
selbständig kennzeichnende Stellung innehabe. Auf Grund des in dem Wort
„POSTSTEMPEL“ enthaltenen, für die Widersprechende im Verkehr durchgesetzten Bestandteils „POST“ werde die angegriffene Marke dem Unternehmen der
Widersprechenden zugeordnet. Die ihm hinzugefügten weiteren Markenbestandteile seien für die fraglichen Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend oder
würden leicht überlesen. Nach den vom Europäischen Gerichtshof u. a. im
„THOMSON LIFE“-Urteil (MarkenR 2005, 438 ff.) aufgestellten Grundsätzen sei
die Hinzufügung beschreibender Bestandteile zu einer identisch übernommenen
älteren Marke nicht geeignet, die selbständig kennzeichnende Stellung der übernommenen Marke innerhalb einer jüngeren Kennzeichnung in Frage zu stellen.
Auf Grund der im Eintragungsverfahren nachgewiesenen Tatsache, dass ca. 80%
der beteiligten Verkehrskreise das Wort „POST“ dem Unternehmen der Widersprechenden zurechneten, weise die Marke „POST“ zudem eine erhöhte Kennzeichnungskraft auf, die zur Folge habe, dass der Verkehr dieser Bezeichnung
auch dann einen Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden entnehme,
wenn es ihm als Bestandteil jüngerer Marken Dritter begegne. Eine selbständig
kennzeichnende Stellung sei, wie der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom
19. Juli 2007 (I ZR 137/04 – Euro Telekom) festgestellt habe, selbst dann anzunehmen, wenn die von Haus aus schutzunfähige Bezeichnung durch Verkehrsdurchsetzung nur eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft erworben habe. Die
Widersprechende verweist weiterhin auf eine Anzahl von für sie eingetragenen
Marken, die das Wort „Post“ enthalten. Unter diesen fänden sich auch solche, die
mit der angegriffenen Marke in Bezug auf die Art der Markenbildung vergleichbar
seien, weshalb auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken bestehe. Mit der Widerspruchsmarke zu 3 werde die angegriffene Marke auf Grund
der von der Widersprechenden übernommenen runden Stempelform in Verbindung gebracht, die der Verkehr der Widersprechenden zuordne, weil sie von ihr
seit Jahren millionenfach verwendet worden sei.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2004 und 2. Juni 2005
aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.
Weiterhin hat sie die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Bundesgerichtshofs in dem die Widerspruchsmarke
300 12 966 betreffenden Löschungsverfahren beantragt, weil der Bundesgerichtshof in diesem Verfahren zur Frage der Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke „POST“ und ggf. auch zu deren Kennzeichnungskraft Stellung nehmen
werde.
Der Markeninhaber beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Er hält die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle in der Sache für zutreffend
und bezieht sich insoweit auf die Ausführungen in den angegriffenen Beschlüssen.
Ergänzend verweist er zum einen auf ein Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth,
mit dem eine auf die Widerspruchsmarke 300 12 966 und die Unternehmenskennzeichen „POST“ und „Deutsche Post“ gestützte Klage der Widersprechenden auf
Unterlassung der Benutzung der angegriffenen Marke zurückgewiesen wurde,
sowie zum anderen auf einen im Berufungsverfahren gemäß § 522 Abs. 2 ZPO
erteilten Hinweis des Vorsitzenden des 3. Zivilsenats des OLG Nürnberg, dass die
gegen das landgerichtliche Urteil eingelegte Berufung keine Aussicht auf Erfolg
habe, weil zwischen den beiderseitigen Marken und Kennzeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Insoweit hat er die vollständigen Ausführungen des
OLG Nürnberg nach Schluss der mündlichen Verhandlung vom 1. August 2007
eingereicht.
II
1.
Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als
unbegründet. Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken
besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in
Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Identität bzw. Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Art des
beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Warenkennzeichnungen
(EuGH GRUR
Int. 1999, 734 – Lloyd/Loints; BGH
GRUR 2005, 513 – Ella May/MEY). Hiervon ausgehend ist in Bezug auf die beiden verfahrensgegenständlichen Widersprüche folgendes festzustellen:
a.) Widerspruch 1 aus der Marke 300 12 966 „POST“:
Die mit der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 39
sind mit den Dienstleistungen, für die diese Widerspruchsmarke eingetragen ist,
weitgehend identisch und im übrigen hochgradig ähnlich, so dass zum Ausschluss
der Verwechslungsgefahr insoweit ein deutlicher Abstand der Marken erforderlich
ist, während die übrigen Dienstleistungen und Waren der angegriffenen Marke zu
den Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, nur eine
eher entfernte Ähnlichkeit aufweisen.
Bei Prüfung der Verwechslungsgefahr kann eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt werden. Diese besteht zwar nur aus
dem in der deutschen Umgangssprache geläufigen Begriff „POST“, der geeignet
ist, die Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, sowie den Gegenstand dieser Dienstleistungen ihrer Art und Gattung nach zu beschreiben (§ 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).
Das Wort „POST“ diente bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchsmarke seit langem im allgemeinen inländischen Sprachgebrauch einerseits zur
Bezeichnung einer Dienstleistungseinrichtung, die Briefe, Pakete, Geldsendungen
und andere Gegenstände entgegennimmt, befördert und zustellt, andererseits
zugleich als Sammel- und Oberbegriff für die von einer solchen Dienstleistungseinrichtung beförderten Güter, insbesondere für Schriftgut aller Art wie z. B. Briefe
und Karten (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Auflage
1999, Band 7, S. 2975 f.). Diese Sprach- und Bezeichnungsgewohnheit, die durch
den Umstand begründet worden ist, dass die Beförderung von Schriftgut, Päckchen und Paketen über mehr als ein Jahrhundert allein durch staatliche Einrichtungen wie die Kaiserliche Post, die Reichspost und die Bundespost erfolgt ist, hat
sich umgangssprachlich auch nach der Privatisierung der Deutschen Bundespost
und ihrer Umwandlung in das Unternehmen „Deutsche Post AG“ erhalten. Auch
heute noch wird zu beförderndes oder bereits befördertes und zugestelltes
Schriftgut mit dem Sammelbegriff „POST“ bezeichnet, selbst wenn die Beförderung durch andere Unternehmen als das der Antragsgegnerin erfolgt. Angesichts
dieses beschreibenden Charakters fehlt der Bezeichnung „POST“ für die fraglichen Dienstleistungen von Haus aus auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).
Wegen ihrer Eintragung auf Grund von Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3
MarkenG ist im vorliegenden Widerspruchsverfahren – ungeachtet des beim Bundesgerichtshof anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens, das die Frage der
Rechtmäßigkeit dieser Eintragung im Rahmen eines Löschungsverfahrens zum
Gegenstand hat – von ihrem rechtlichen Bestand sowie davon auszugehen, dass
sie in Folge ihrer Durchsetzung die ihr entgegenstehenden Schutzhindernisse des
§ 8 MarkenG überwunden hat.
Marken, die auf Grund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sind, weisen im Regelfall eine normale Kennzeichnungskraft und damit einen durchschnittlichen Schutzumfang auf (BGH GRUR 2003, 1040, 1043 – Kinder; GRUR 2004,
514, 516 – Telekom; Beschluss vom 19. Juli 2007 – I ZR 137/04 – S. 9 – Euro
Telekom). Um bei solchen Marken von mehr als normaler Kennzeichnungskraft
ausgehen zu können, bedarf es der Feststellung zusätzlicher besonderer Umstände, die eine solche Feststellung ausnahmsweise zu tragen geeignet sind. Solche zusätzlichen Umstände sind von der Widersprechenden weder vorgetragen
noch nachgewiesen worden und auch sonst nicht ersichtlich.
Dass die zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des von Haus aus beschreibenden Begriffs „POST“ durchgeführten Verkehrsbefragungen hohe Grade der
Zuordnung dieses Begriffs zum Unternehmen der Widersprechenden ergeben haben, die diese mit ca. 80% angibt, vermag eine erhöhte Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke allein nicht zu begründen. Insoweit ist nämlich zu berücksichtigen, dass der für eine Verkehrsdurchsetzung erforderliche Grad der Zuordnung
einer von Haus aus schutzunfähigen Bezeichnung zu einem einzelnen Unternehmen um so größer sein muss, je glatter diese Bezeichnung die fraglichen Waren
und Dienstleistungen beschreibt. Handelt es sich um einen Begriff, der die fraglichen Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein Bedeutungswandel von einer beschreibenden Angabe zu einer Marke eines einzelnen
Unternehmens und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad (BGH GRUR 2006, 760, 762 – LOTTO), der eine nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit erkennen lässt (BGH a. a. O. – Kinder), in
Betracht. Angesichts dieser Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung sind die
von der Widersprechenden zum Nachweis einer erhöhten Kennzeichnungskraft
der von Haus aus glatt beschreibenden Widerspruchsmarke geltend gemachten,
aus den Verkehrsbefragungen ersichtlichen hohen Zuordnungsgrade – sofern sie
überhaupt als zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ausreichend anzusehen
sind, was nicht Gegenstand der Prüfung des vorliegenden Widerspruchsverfahrens ist – bereits notwendig gewesen, um die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2
Nr. 1 und 2 MarkenG zu überwinden. Sie können dann aber nicht noch ein zweites
Mal zur Begründung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
herangezogen werden, da dies einer „doppelten Belohnung“ auf Grund ein und
desselben Umstandes gleichkäme, was mit dem Wesen der Verkehrsdurchsetzung nicht vereinbar ist.
Zu Gunsten der Widersprechenden von einer durch Verkehrsdurchsetzung erworbenen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgehend besteht zwischen dieser und der angegriffenen Marke auch dann keine Verwechslungsgefahr, wenn die Marken für identische Dienstleistungen benutzt werden, weil die beiderseitigen Marken keine ausreichende Ähnlichkeit aufweisen.
Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist auf
den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Merkmale zu berücksichtigen
sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke
regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten.
Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr bedeutet die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre.
Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was allerdings nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere
Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der
angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein
können (EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1996, 404; 2006,
513 - Malteserkreuz).
Bei Zugrundelegung dieses Maßstabs weisen die beiderseitigen Marken weder in
schriftbildlicher noch in klanglicher oder begrifflicher Hinsicht eine Ähnlichkeit auf,
die die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken begründen könnte. In
ihrer Gesamtheit sind sie wegen der Vielzahl der in der angegriffenen Marke enthaltenen zusätzlichen Wort- und Bildbestandteile, die in der Widerspruchsmarke
keine Entsprechung haben, für den inländischen Durchschnittsverbraucher der
fraglichen Dienstleistungen ohne weiteres zu unterscheiden. Entgegen der Ansicht
der Widersprechenden hat innerhalb der angegriffenen Marke weder das Wort
„POSTSTEMPEL“ noch dessen Wortbestandteil „POST“ eine den Gesamteindruck
prägende bzw. selbständig kennzeichnende Stellung inne. Vielmehr verbindet sich
der Begriff „POST“ mit dem ihm angehängten Begriff „STEMPEL“ zu einem dem
Durchschnittsverbraucher bekannten einheitlichen, rein funktionalen und für die
fraglichen Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftigen Gesamtbegriff, der zum
Ausdruck bringt, dass es sich bei der angegriffenen Marke um einen Stempel für
Postgut handelt. Den Begriff „STEMPEL“ wird der Durchschnittsverbraucher schon
deshalb nicht von dem ihm vorangehenden Begriff „Post“ abspalten und vernachlässigen, weil er mit diesem ein einziges, zusammengehörigen Wort bildet. Unter
anderem auch deshalb unterscheidet sich der vorliegende Fall auch von dem
durch den Bundesgerichtshof in der Sache „Euro Telekom“ zu beurteilenden
Sachverhalt, in dem die angegriffenen Bezeichnungen als getrennte Wörter oder
allein durch einen Bindestrich verbunden nebeneinander standen, so dass bei der
Beurteilung der Markenähnlichkeit die für mehrteilige Marken geltenden Rechtsgrundsätze Anwendung gefunden haben, während im vorliegenden Fall dem Verkehr in der angegriffenen Marke auf Grund der Zusammenschreibung der Bezeichnung „POSTSTEMPEL“ ein Verständnis dieser Bezeichnung als ein einziges,
zusammengehöriges Wort schriftbildlich und klanglich nahegebracht wird, dessen
Aufspaltung nicht zu erwarten ist.
Auch dass das Wort „Post“ auf Grund seiner Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung eine normale Kennzeichnungskraft und damit eine größere Kennzeichnungskraft aufweist als das ihm in dem Gesamtbegriff folgenden Wort
„STEMPEL“, ist nicht geeignet, eine prägende oder selbständig kennzeichnende
Stellung des Bestandteils „Post“ innerhalb der angegriffenen Marke zu begründen;
denn auch schutzunfähige Begriffe können sich mit weiteren, kennzeichnungsstärkeren Markenteilen derart verbinden, dass sie den Gesamteindruck einer
Marke maßgeblich mitbestimmen, wovon insbesondere in Fällen der Verbindung
der einzelnen Markenteile zu einem einheitlichen Gesamtbegriff auszugehen ist
(BGH GRUR 1998,
932,
933 - MEISTERBRAND; GRUR 2004,
783,
785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX), wie er bei der angegriffenen
Marke hinsichtlich des Bestandteils „POSTSTEMPEL“ feststellbar ist.
Letztlich trägt auch der Bestandteil „KEPnet“ nicht nur maßgeblich zur Prägung
des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke bei, sondern stellt den eigentlichen
selbständig kennzeichnenden Bestandteil der angegriffenen Marke dar, weil er
- anders als das Wort „POSTSTEMPEL“ - für die maßgeblichen Waren und
Dienstleistungen keinen beschreibenden Begriffsgehalt aufweist, weshalb ihn der
Durchschnittsverbraucher als den maßgeblichen betrieblichen Hinweis auf den
Verwender des Poststempels verstehen wird.
Es besteht auch nicht die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt
der gedanklichen Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG.
Diese Art der Verwechslungsgefahr hat zur Voraussetzung, dass der Verkehr, der
die Unterschiede der Marken wahrnimmt und sie deshalb nicht unmittelbar verwechselt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder in prägenden Einzelteilen Anlass hat, die jüngere Marke (irrtümlich) der Inhaberin der älteren Marke zuzuordnen oder auf Grund dieser Umstände auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem
im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung zu schließen. Ausschließlich
assoziative Gedankenverbindungen, die zwar zu behindernden, rufausbeutenden
oder verwässernden Wirkungen, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen führen, werden von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG nicht erfasst (EuGH
GRUR 1998, 387, 389, Nr. 18
- Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 886,
887 - Bayer/BeyChem; GRUR 2002, 544, 547 – BANK 24).
In erster Linie hat der Verkehr dann Anlass, eine jüngere Kennzeichnung dem Inhaber einer älteren Marke zuzuordnen, wenn dieser den Verkehr durch die Benutzung einer Markenserie mit einem wiederkehrenden Stammbestandteil bereits
daran gewöhnt hat, diesen Stammbestandteil als Hinweis auf sein Unternehmen
zu verstehen. Für die Annahme, der inländische Durchschnittsverbraucher der hier
maßgeblichen Dienstleistungen verstehe das Wort „POST“ in einem rechtlich erheblichen Umfang auch dann irrtümlich als auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisenden Stammbestandteil, wenn es ihm in jüngeren Kennzeichnungen Dritter begegnet, fehlt es jedoch an hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten, die den Verkehr zu diesem Schluss veranlassen könnten. Insbesondere
ist aus dem Sachvortrag der Widersprechenden und auch sonst nicht ersichtlich,
ob und wie lange und in welchem Umfang die Widersprechende welche der für sie
eingetragenen Marken mit dem Wortbestandteil „POST“ im Verkehr für die hier
maßgeblichen Dienstleistungen benutzt hat. Allein die Tatsache der Eintragung
einer Vielzahl von Marken, die als wiederkehrenden Stammbestandteil das Wort
„POST“ enthalten, ist nicht geeignet, das Verständnis des Verkehrs zu beeinflussen, da Marken dem Verkehr in der Regel nicht allein wegen ihrer Eintragung bekannt sind.
Zwar kann im Einzelfall auch ohne vorherige Benutzung einer Markenserie die
Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken bestehen. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn eine im Verkehr bekannte Marke bzw. Unternehmenskennzeichnung innerhalb einer mehrteiligen jüngeren Marke, ohne diese zu dominieren, eine derart selbständig kennzeichnende Stellung innehat, dass der durch
das zusammengesetzte Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck das Publikum
glauben machen kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH
a. a. O. Rdn. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1996, 267, 269 - AQUA). Eine
solche selbständig kennzeichnende Stellung weist die Widerspruchsmarke, bei
der auch an dieser Stelle eine durch Verkehrsdurchsetzung erworbene durchschnittliche Kennzeichnungskraft unterstellt wird, innerhalb der angegriffenen
Marke jedoch nicht auf. Einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Wortes
„Post“ innerhalb der angegriffenen Marke und einem daraus resultierenden Verständnis der angegriffenen Marke als weitere Marke der Widersprechenden wirken
vor allem die Einbindung des Begriffs „POST“ in den funktional beschreibenden
Gesamtbegriff „POSTSTEMPEL“ sowie die im Zentrum dieser Marke platzierte
normal kennzeichnungskräftige Bezeichnung „KEPnet“ entgegen. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der inländische, angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher auf Grund der seit Jahren andauernden und umfangreichen Berichterstattung in den deutschen Medien über den teilweise bereits erfolgten und demnächst vollständig abgeschlossenen Wegfall des Postmonopols gut darüber informiert ist, dass es zwischenzeitlich außer der Widersprechenden eine nicht unerhebliche Anzahl weiterer Anbieter von Postdiensten - und damit auch Verwender
von sog. Poststempeln - gibt, so dass er jedenfalls dann, wenn er einem Zeichen
begegnet, das wie die angegriffene Marke neben dem Wort „POST“ weitere, nicht
nur die Dienstleistungen beschreibende, sondern kennzeichnend wirkende Bestandteile aufweist, die - wie die Bezeichnung „KEPnet“ - nicht auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisen, keinen begründeten Anlass hat, eine entsprechend gebildete Marke auch als eine solche der Widersprechenden zu verstehen. Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Fall auch von dem BGH-Urteil
zu „Euro Telekom“, da die Bezeichnung „Telekom“ - anders als „POST“ - erst nach
der Privatisierung des Telekommunikationsbereichs durch ihre häufige Verwendung und nicht auf Grund eines vorangegangenen „Monopols“ Verkehrsbekanntheit erlangt hat. Der Widerspruch aus der Marke 300 12 966 kann daher keinen
Erfolg haben.
b.) Widerspruch 2 aus der Marke 300 14 613
Für die Verneinung der Verwechslungsgefahr zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke kann vollumfänglich auf die zum Widerspruch 1 vorstehend getroffenen Feststellungen verwiesen werden, die hier in
gleicher Weise zutreffen.
Auch wenn diese Marke als von Haus aus schutzfähig erachtet und ohne Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist, kann hieraus noch keine
erhöhte Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke und - vor dem Hintergrund seines
die fraglichen Dienstleistungen beschreibenden Charakters - erst recht keine erhöhte Kennzeichnungskraft des in ihr enthaltenen Begriffs „Post“ abgeleitet werden (HABM PAVIS PROMA, R0774/02-2, 17.12.03 - POST @ / DEUTSCHE
POST; R0134/04-2, 20.07.04 - OUTPOST.COM/DEUTSCHE POST), so dass
auch bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke zu Gunsten der Widersprechenden allenfalls
von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden kann.
Einer unmittelbaren sowie einer Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung wirkt auch insoweit entscheidend entgegen, dass das Wort „POST“ in der
angegriffenen Marke in dem nicht unterscheidungskräftigen, weil vom Verkehr in
einem rein funktionalen Sinne verstandenen Gesamtbegriff „POSTSTEMPEL“
aufgeht und zudem die normal kennzeichnungskräftige Bezeichnung „KEPnet“
innerhalb der angegriffenen Marke verhindert, dass die Marken als solche verwechselt bzw. die angegriffene Marke irrtümlich der Widersprechenden zugeordnet wird. Deshalb kann auch der Widerspruch aus der Marke 300 14 613 keinen
Erfolg haben.
c.) Widerspruch 3 aus der Marke 302 47 969
Auch zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke besteht
ersichtlich in keiner Richtung Verwechslungsgefahr.
Die Gefahr klanglicher oder begrifflicher Verwechslungen der Marken scheidet
ganz offensichtlich aus. Bei einer kombinierten Wort-Bild-Marke wie der angegriffenen Marke misst der Verkehr in klanglicher Hinsicht in der Regel dem Wort als
einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu (BGH
GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2006, 60, 62 - coccodrillo).
Dieser Grundsatz gilt selbst für Fälle, in denen das Wort größenmäßig hinter dem
Bild zurücktritt, und erfährt nur dann eine Durchbrechung, wenn das Bild durch
seinen Umfang und seine kennzeichnende Wirkung die Marke derart beherrscht,
das die Wortbestandteile kaum mehr beachtet werden, oder wenn es auf Grund
anderer, besonderer Umstände als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis
aufgefasst wird (BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze). Solche
besonderen Umstände sind im Fall der angegriffenen Marke nicht gegeben. Vielmehr wirkt der Bildbestandteil dieser Marke auf den Durchschnittsverbraucher als
eine bloße kreisrunde Einfassung der im Zentrum der Marke platzierten Bildbestandteile, von denen das Wort „KEPnet“, weil es für die maßgeblichen Waren und
Dienstleistungen keinen beschreibenden Begriffsgehalt aufweist, die einfachste
und kürzeste Bezeichnungsform der Marke darstellt, wenn die Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens nachgefragt werden sollen.
Auch in begrifflicher Hinsicht scheidet eine Verwechslungsgefahr aus, weil selbst
dann, wenn zu Gunsten der Widersprechenden unterstellt wird, dass der Verkehr
die Widerspruchsmarke als „Poststempel“ bezeichnet, dies keine naheliegende,
umfassende Bezeichnung der angegriffenen Marke darstellt, weil diese den zusätzlichen kennzeichnungsstärkeren, weil den Verwender des Poststempels näher
konkretisierenden Bestandteil „KEPnet“ enthält.
In bildlicher Hinsicht besteht ebenfalls keine Verwechslungsgefahr zwischen den
Marken, weil sich die Widerspruchsmarke, die aus einem Kreis besteht, in die in
der unteren Hälfte eine waagerechte Linie eingebracht ist, und die erst aus dieser
Verbindung der Einzelelemente ihre Unterscheidungskraft bezieht, in der angegriffenen Marke nur teilweise ohne die den Kreis unterteilende Linie wiederfindet,
und zudem innerhalb der angegriffenen Marke nur als Umrandung der übrigen
Markenbestandteile bzw. als äußere Begrenzung der Gesamtmarke wirkt, ohne
dort selbständig kennzeichnend in Erscheinung zu treten.
Letztlich besteht auch nicht die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken, der - abgesehen von der untergeordneten Bedeutung des kreisrunden Bildbestandteils innerhalb der angegriffenen Marke - auch insoweit der Wortbestandteil „KEPnet“ entgegenwirkt. Deshalb muss auch der Widerspruch aus der Marke
302 47 969 erfolglos bleiben.
Die Markenstelle hat der Widersprechenden auch zu Recht in ihrem Erstbeschluss
die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt.
Gemäß § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG kann das Patentamt von dem Grundsatz abweichen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, und in der Entscheidung bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz
oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Für ein Abweichen von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf es stets besonderer
Umstände, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Verhalten vorliegt, das
mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Ein solches Verhalten liegt
vor, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes
durchzusetzen versucht (vgl. u. a. BPatGE 12, 238, 240; BPatG Mitt. 1977, 73,
74). Das Verhalten eines Widersprechenden gibt Anlass für eine Kostenauferlegung, wenn trotz ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken oder Waren und
Dienstleistungen Widerspruch gegen eine
jüngere Marke eingelegt wird
(BPatGE 23, 224, 227).
Ein solcher Fall liegt hier vor, weil sämtliche erhobenen Widersprüche auch unter
Berücksichtigung der von der Widersprechenden zur Stützung ihrer Auffassung
herangezogenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes und anderer Gerichte
wegen der ersichtlich untergeordneten, nicht selbständig kennzeichnenden Stellung der angeblich als verwechslungsfähig in Betracht kommenden Bestandteile
innerhalb der angegriffenen Marke ersichtlich von Anfang an aussichtslos waren,
was auch der Widersprechenden hätte klar sein müssen.
2.
Der Widersprechenden sind aus den vorstehend dargelegten Gründen auch
die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG).
3.
Für die von der Widersprechenden gemäß §§ 82 Abs. 1 MarkenG, 148 ZPO
beantragte Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des beim Bundesgerichtshof anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens,
das die Frage der Rechtsbeständigkeit der Widerspruchsmarke 300 12 966, deren
Löschung beantragt ist, zum Gegenstand hat, war kein Raum. Der Ausgang dieses Verfahrens ist für die Widerspruchsentscheidung nicht vorgreiflich, weil der
Senat bei seiner Entscheidung den rechtlichen Bestand der Widerspruchsmarke
unterstellt hat und Feststellungen zu der Frage, ob diese Marke über eine normale
oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, nicht Gegenstand des Löschungsverfahrens sind, so dass diesbezüglich auch keine rechtliche Aussage zu
dieser Frage in dem beim Bundesgerichtshof anhängigen Verfahren zu erwarten
ist.
Dr. Fuchs-Wissemann
Richterin Prietzel-Funk ist
Reker
wegen Abordnung an den
BGH an der Unterschrift
gehindert.
Dr. Fuchs-Wissemann
Bb