Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 02.04.2008 – 28 W (pat) 187/07
28. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
2. April 2008
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 08.05
…
betreffend die Marke 396 35 371
hier: Löschungsverfahren
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 2. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke 396 35 371
BIO-BÄR
die am 15. November 1996 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen
29, 30 und 32
„Gallerten, Konfitüren, Fruchtsaucen; Gummibärchen; Konditorwaren, Honig, Melassesirup; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte,
Sirupe und andere Präparate zur Zubereitung von Getränken“
in das Markenregister eingetragen wurde.
Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 6. Februar 2006 die teilweise
Löschung der Marke für die Ware „Gummibärchen“ beantragt, da es sich bei der
Bezeichnung „Bio-Bär“ insoweit um einen ohne weiteres verständlichen Hinweis
auf biologisch hergestellte Gummibärchen handle. Für die fraglichen Waren sei
die Marke unmittelbar beschreibend und ohne jegliche Unterscheidungskraft.
Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen und
vorgetragen, die Marke stelle keineswegs ein Synonym für Gummibärchen dar.
Bärchenfiguren würden nicht nur für Süßigkeiten aus Gelatine oder Fruchtsäften
benutzt, sondern auch für eine Vielzahl anderer Produkte, wie beispielsweise
Gebäck und Kleinkindernahrung. Von einem unzweideutig beschreibenden Bedeutungsgehalt des Markenworts „Bär“ könne daher nicht ausgegangen werden.
Zudem seien dem Wortbestandteil „Bio“ unterschiedliche Begriffsgehalte zuzuordnen, wie „biologisch, biometrisch, Biologie, Leben“ oder „ Lebewesen“, was die
Eignung zur eindeutigen Produktbeschreibung ebenfalls ausschließe.
Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 10. April 2007 im beantragten Umfang die teilweise Löschung der
angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Marke
stelle hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren eine freizuhaltende und
nicht unterscheidungskräftige Sachangabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG
dar. Bereits zum Eintragungszeitpunkt seien Bio-Produkte üblich und weitverbreitet gewesen und auch der Begriff „Bär“ habe für den Verkehr damals wie
heute einen unmissverständlichen Hinweis auf das allgemein beliebte Produkt
„Gummibärchen“ verkörpert. Die angegriffene Marke sei somit schon zum Eintragungszeitpunkt als reiner Gattungsbegriff zu werten gewesen.
Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt. Seit dem Eintragungszeitpunkt seien inzwischen mehr als zehn Jahre vergangen, was eine
Entscheidung über mögliche Schutzhindernisse schwierig gestalte. Die Markenabteilung habe dennoch keine konkreten Belege für ihre Wertung herangezogen.
Auch die von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen seien nicht auf den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke bezogen. Eine beschreibende
Verwendung des Sachkürzels „Bio“ könne zwar zum heutigen Zeitpunkt anzuerkennen sein, dies gelte aber nicht für den hier maßgeblichen Eintragungszeitpunkt im Jahr 1996. Somit sei ein beschreibender Zusammenhang zwischen
der Marke „Bio-Bär“ und den verfahrensgegenständlichen Waren nicht gegeben.
Stattdessen lebe die Wortkombination aus dem fantasievollen Gegensatz zwischen dem Namen eines Raubtiers und dem Bestandteil „Bio“.
Die Beschwerdeführerin beantragt,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 10. April 2007 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin und Löschungsantragstellerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die
Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Die beiden Wortbestandteile der angegriffenen Marke seien sehr wohl bereits zum
Eintragungszeitpunkt gebräuchlich gewesen. Das Kürzel „Bio“ habe schon damals
für Produkte aus biologischer Erzeugung Verwendung gefunden. Zudem habe der
angesprochene Verkehr zu dem fraglichen Zeitpunkt gewusst, dass der Begriff
„Bär“ im Bereich der Süßwarenherstellung als Synonym für Gummibärchen völlig
gebräuchlich war. Aus der Kombination der beiden Wörter ergebe sich ein ohne
weiteres verständlicher Sachhinweis, der nicht nur jetzt, sondern auch schon im
Jahr 1996 von der Eintragung ausgeschlossen gewesen sei.
An der mündlichen Verhandlung haben beide Verfahrensbeteiligte - wie zuvor
mitgeteilt - nicht teilgenommen.
Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, in der Sache jedoch nicht
begründet. Die Markenabteilung hat zu Recht die teilweise Löschung der Marke
„BIO-BÄR“ angeordnet, da ihr sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch jetzt die
Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstanden bzw.
stehen.
Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen,
die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung
der Art oder Beschaffenheit der fraglichen Waren oder Dienstleistungen dienen
können. Solche beschreibenden Zeichen oder Angaben müssen zur freien Verwendung der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber verbleiben und dürfen
nicht zugunsten einzelner Markeninhaber monopolisiert werden (vgl. EuGH
GRUR 1999, 723, 725, Rdn. 25-26 - Chiemsee). Für die Frage, ob sich eine
Angabe im Verkehr zur Produktbeschreibung eignet, ist auf das Verständnis der
beteiligten Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH Chiemsee, a. a. O, Rdn. 31)
und damit im vorliegenden Fall auf die allgemeinen Endverbraucherkreise.
Die angegriffene Marke besteht aus dem Sachkürzel „Bio“ und der für die
verfahrensgegenständlichen Produkte gebräuchlichen Warenformbezeichnung
„Bär“. Das Kürzel „Bio“ bringt insbesondere im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln zum Ausdruck, dass diese naturgemäß hergestellt wurden (vgl. Duden
- Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM] - Stichwort
„Bio“), es sich bei den fraglichen Waren also um Produkte des ökologischen
Landbaus handelt. In diesem Sinne war das Kürzel auch zum Zeitpunkt der
Eintragung der Marke allgemein gebräuchlich. Dies ergibt sich zum einen bereits
aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. etwa 28 W (pat) 206/95,
aus dem Jahr 1996 - BIO-OPTIMAL; sowie 24 W (pat) 174/93, aus dem Jahr 1995
- NATUROLOGIE, beide veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Darüber
hinaus hat der Senat die Verfahrensbeteiligten im Vorfeld des Verhandlungstermins auf die 2. Auflage des Kommentars von Schmidt/Haccius zur EG-
Verordnung „Ökologischer Landbau“ aus dem Jahr 1994 sowie auf das Skript
eines Kongressvortrags aus dem Jahr 1989 (abgedruckt in: Zeitschrift für das
gesamte Lebensmittelrecht, ZLR 1989, S. 14 ff.) hingewiesen und diese zum
Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht. In beiden Fundstellen finden
sich zahlreiche Nachweise zur beschreibenden Verwendung des Sachkürzels
„Bio“. Dass die Angabe „Bär“ als Formbezeichnung für Süßigkeiten schon zum
Eintragungszeitpunkt gebräuchlich war, veranschaulicht bereits das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke, in der die Produktbezeichnung „Gummibärchen“ aufgeführt ist. Zur unmittelbaren Verständlichkeit des fraglichen Warenformbegriffs hat der Senat die Verfahrensbeteiligten vor dem Verhandlungstermin
zudem auf die Entscheidungen 32 W (pat) 081/96 - „EIS BÄREN“, 32 W (pat)
049/97 - „Schattenriss eines (Teddy)-Bären“ sowie 32 W (pat) 197/98 - „SCHOKO-
BÄRCHEN“ des Bundespatentgerichts hingewiesen (sämtlich veröffentlicht auf
PAVIS PROMA CD-ROM). Aus diesen Entscheidungen ergibt sich, dass es sich
bei Bärenformen für Fruchtgummis und darüber hinaus im gesamten Bereich der
Süßigkeiten und Knabberartikel bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der hier
angegriffenen Marke um eine beliebte Warenform handelte. Die genannten
Entscheidungen wurden zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht.
Vor diesem Hintergrund ist die völlig sprachüblich gebildete Wortkombination
„BIO-BÄR“ im Hinblick auf die fraglichen Waren zu beiden für das Löschungsverfahren maßgeblichen Zeitpunkten als eine für die angesprochenen
Verbraucher unmissverständliche, produktbezogene Sachangabe zu werten. In
ihrem Bedeutungsgehalt geht sie nicht über die Summe ihrer beschreibenden
Bestandteile hinaus und beinhaltet in der konkreten Kombination ebenfalls eine
unzweideutig beschreibende Sachaussage (vgl. nochmals 32 W (pat) 081/96 - EIS
BÄREN, a. a. O). Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit ist entgegen des Vortrags der Beschwerdeführerin nicht gegeben, zumal ein Wortzeichen nach ständiger Rechtsprechung bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn
ihm zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein sachbezogener,
beschreibender Aussagegehalt zuzuordnen ist (vgl. EuGH, GRUR 2004, 146,
Rdn. 32 - Doublemint; BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude).
Die angegriffene Marke
ist wegen
ihrer Eignung zur produktbezogenen
beantragten und von der Markenabteilung angeordneten Umfang zu löschen. Ihrer
Eintragung stand bzw. steht darüber hinaus aber auch das Schutzhindernis nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.
Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist nach ständiger Rechtsprechung die Eignung einer Marke, die von der Anmeldung umfassten Waren
oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu
kennzeichnen und sie dadurch von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen (vgl. BGH WRP 2008, 107, Rdn. 23 - Fronthaube). In der
Rechtsprechung ist anerkannt, dass beschreibenden Angaben i. S. v. § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG gleichzeitig auch die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 ff., Rdn. 19
- BIOMILD; EuG MarkenR 2006, 557, Rdn. 34 - map&guide; BGH GRUR 2001,
1151, 1152 - marktfrisch; sowie Hacker, a. a. O, Rdn. 127 m. w. N.). Zwar unterscheidet sich die Rechtsprechung des EuGH und des EuG von der des BGH
dadurch, dass EuGH und EuG hervorheben, beschreibenden Angaben und
Zeichen fehle „zwangsläufig“ die Unterscheidungskraft, während der BGH davon
spricht, dass solchen Angaben „regelmäßig“ auch die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen sei (vgl. etwa BGH GRUR 2005, 417, 418
- BerlinCard). Für den vorliegenden Fall ergeben sich hieraus jedoch keine
unterschiedlichen Wertungen. Als beschreibenden Hinweis auf relevante Produkteigenschaften der fraglichen Waren steht bei der Wortkombination „Bio-Bär“
nicht wie von der höchstrichterlichen Rechtsprechung gefordert die Herkunftsfunktion im Vordergrund (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rdn. 35 - DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Der Verkehr wird der angegriffenen Marke
deshalb lediglich eine produktbeschreibende aber keine betriebskennzeichnende
Hinweisfunktion zuordnen.
Wenn die Markeninhaberin darauf hinweist, eine nach der Eintragung der angegriffenen Marke aufgrund der EuGH-Rechtsprechung erfolgte Verschärfung der
Eintragungspraxis könne sich wegen des insoweit zu berücksichtigenden Vertrauensschutzes nicht zu ihren Lasten auswirken, geht diese Sichtweise fehl. Dies
bereits deshalb, weil die Feststellungen des Senats im vorliegenden Fall gerade
ergeben haben, dass die sprachübliche Kombination der beiden beschreibenden
Bestandteile „Bio“ und „Bär“ im Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen
Waren zur Produktbeschreibung geeignet war (vgl. nochmals 28 W (pat) 206/95
- BIO-OPTIMAL; 24 W (pat) 174/93 - NATUROLOGIE, 32 W (pat) 081/96 - EIS
BÄREN; 32 W (pat) 049/97 - Schattenriss eines (Teddy)-Bären sowie 32 W (pat)
197/98 - SCHOKO-BÄRCHEN, a. a. O.). Somit war die angegriffene Marke auch
nach den damaligen Prüfungsmaßstäben von der Eintragung ausgeschlossen, so
dass der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes zu Gunsten der Markeninhaberin
nicht eingreifen kann.
Soweit die Markeninhaberin im patentamtlichen Verfahren vorgetragen hat, bei der
angegriffenen Marke handle es sich um eine seit Jahren „überaus bekannte
Benutzungsmarke“, die in fast allen Naturkostläden präsent sei, ist darin kein
hinreichend konkretes Vorbringen für eine Durchsetzung im Verkehr nach § 8
Abs. 3 MarkenG zu sehen. Dies gilt ebenso für die Angaben in der Eidesstattlichen Versicherung des damaligen Markeninhabers, Herr S…,
vom 13. September 2006, neben einer weiteren Firma („C…“) sei seine
eigene Firma der größte Hersteller auf dem Bereich „Gummibonbons“. Allein von
dem Produkt „Bio-Bär“ würden etwa … Tüten verkauft. Diese vagen und
zum Teil auf nicht am Verfahren beteiligte Unternehmen Dritter bezogene
Angaben sind nicht geeignet, die allgemein bekannten Kriterien zu erfüllen, wie sie
etwa der Europäische Gerichtshof in der Chiemsee-Entscheidung (GRUR 1999,
S. 723 ff.) zur Frage der Verkehrsdurchsetzung aufgestellt hat. Hierzu zählen
neben dem Nachweis einer langjährigen, markenmäßigen Benutzung des maßgeblichen Zeichens und Zahlen zu den konkreten, ausschließlich mit der
fraglichen Marke für die maßgeblichen Waren (hier: Gummibärchen) erzielten
Umsätzen, weitere Angaben zu den getätigten Werbeaufwendungen usw., bis hin
zum potenziellen Feedback bei den angesprochenen Verbraucherkreisen. Aus
dem eher allgemein gehaltenen Vorbringen der Markeninhaberin ergeben sich für
den Senat aber nicht einmal ansatzweise hinreichend substantiierte Anhaltspunkte
dafür, dass sich das angegriffene Zeichen als markenmäßiger Hinweis auf die
betriebliche Herkunft der beschwerdegegenständlichen Waren im Verkehr durchgesetzt hat. Bei dieser Sachlage waren auch keine weiteren Ermittlungen des
Senats oder eine Zurückverweisung der Sache an die Markenabteilung veranlasst.
Ein richterlicher Hinweis oder gar eine Aufforderung zur Vorlage weiterer
Unterlagen war nicht angezeigt. Zwar kann das Gericht im Einzelfall durchaus
nach § 82 Abs 1 MarkenG i. V. m. § 139 Abs. 2 ZPO verpflichtet sein, auf die
mangelnde Substantiierung eines Sachvortags hinzuweisen, etwa wenn ein
Verfahrensbeteiligter erkennbar darauf vertraut, dass sein schriftsätzliches
Vorbringen ausreichend sei. Dies war hier aber gerade nicht der Fall. Nachdem
bereits die Markenabteilung in dem angegriffenen Beschluss darauf hingewiesen
hatte, dass die vorgelegten Unterlagen für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung völlig unzulänglich seien, war für die Beschwerdeführerin klar
erkennbar, dass insoweit weiterer Vortrag erforderlich gewesen wäre. Ein solcher
Vortrag ist im Beschwerdeverfahren jedoch nicht erfolgt. Die Aufklärungs- bzw.
Hinweispflicht des Gerichts nach § 139 ZPO findet aber dort ihre Grenze, wo dies
zur Stärkung der prozessualen Position der einen und damit gleichzeitig zur
Schwächung der anderen Partei führen würde (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker,
MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 39 m. w. N.). Ein Hinweis des Senats auf den
unzureichenden Vortrag zu einer möglichen Verkehrsdurchsetzung kam somit
nicht in Betracht, da er zu einer rechtlich nicht zu vertretenden Bevorzugung des
Beschwerdeführers geführt hätte.
Dem Vorbringen der Markeninhaberin, es sei als rechtsmissbräuchlich zu werten,
dass die Beschwerdegegnerin auf eine Abmahnung hin, wenige Monate vor dem
Ablauf der maßgeblichen 10-Jahresfrist einen Löschungsantrag gestellt habe,
kann ebenfalls nicht gefolgt werden. Ganz im Gegenteil ist in dieser Vorgehensweise eine durchaus typische und vom Gesetzgeber sanktionierte Reaktion
auf die Abmahnung aus einer schutzunfähigen Marke zu sehen.
Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen. Der Hinweis der Markeninhaberin auf
die erfolgte Registrierung anderer Marken mit dem Wortbestandteil „Bio“ zum
Eintragungszeitpunkt der hier angegriffenen Marke, vermag dabei kein anderes
Ergebnis zu begründen. Insoweit bleibt darauf hinzuweisen, dass inländische
Voreintragungen möglicherweise vergleichbarer oder sogar identischer - möglicherweise aber auch löschungsreifer Marken - zwar ein zu berücksichtigendes
Indiz darstellen können, für die Schutzfähigkeitsentscheidung aber keinesfalls
bindend sind. Dieser Grundsatz ist durch verschiedene Entscheidungen des
EuGH zum Gemeinschaftsmarkenrecht sowie durch die Rechtsprechung des BGH
immer wieder bestätigt worden (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46-
49 - BioID; BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Eine Bindungswirkung
solcher Voreintragungen unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes, der
Gleichbehandlung oder der Selbstbindung der Verwaltung scheidet somit aus,
vielmehr hat die vorliegende Entscheidung ausschließlich auf Grundlage der
gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung zu erfolgen (vgl. hierzu BPatG GRUR 2007, 333 ff. - Papaya, m. w. N.).
Gesichtspunkte, die für eine Kostenauferlegung sprechen könnten, sind im
vorliegenden Fall weder ersichtlich noch von der Löschungsantragstellerin und Beschwerdegegnerin vorgetragen worden. Es bleibt daher beim Grundsatz, dass
jede Partei ihre Kosten selbst trägt.
Stoppel
Werner
Schell
Me