BPatG Beschluss vom 13.05.2008 – 24 W (pat) 152/05

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 152/05

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

13. Mai 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

…

betreffend die Marke 301 61 935

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der mündlichen Verhandlung vom 29. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters

Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

Hotel Zeppelin

ist unter der Nummer 301 61 935 für die Dienstleistung

„Beherbergung von Gästen“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und am 8. März 2002 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Widersprechende als Inhaberin der prioritätsälteren, am 4. August 1999 u. a. für die Dienstleistungen

„Beherbergung und Verpflegung von Gästen“

eingetragenen Wortmarke 398 67 810

Zeppelin

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA hat zwischen den Vergleichsmarken

eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und mit Beschluss eines Beamten

im gehobenen Dienst vom 2. Mai 2005 die Löschung der angegriffenen Marke

301 61 935 angeordnet. Die hiergegen vom Inhaber der angegriffenen Marke eingelegte Erinnerung hat dieselbe Markenstelle, diesmal durch eine Beamtin im höheren Dienst, mit Beschluss vom 7. November 2005 zurückgewiesen. Die Markenstelle hat ihre Entscheidungen damit begründet, dass sich bei dem anzustellenden Markenvergleich nahezu identische Wortmarken gegenüberstünden. Der

Gesamteindruck der jüngeren Marke werde durch den Bestandteil „Zeppelin“ geprägt, da der weitere Markenbestandteil „Hotel“ als glatt beschreibender Hinweis

auf die beanspruchte Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ in den Hintergrund trete. Wegen der in beiden Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen identisch enthaltenen Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ müsse daher von

einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr ausgegangen werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke.

Der Markeninhaber trägt zur Begründung seiner Beschwerde vor, eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sei nicht gegeben. Für den

Verkehr bestehe nämlich keine Veranlassung, die Marke „Hotel Zeppelin“ auf das

Wort „Zeppelin“ zu verkürzen. Der Markenstelle sei zwar insoweit zuzustimmen,

als die beteiligten Verkehrkreise sagen würden: „Ich wohne im Adlon, Kempinski

oder Vier Jahreszeiten“. Dies geschehe jedoch nur aus dem Grund, weil es sich

hierbei um äußerst bekannte Hotels handele, bei denen sich der Zusatz „Hotel“

erübrige. Bei einem x-beliebigen Hotel widerspreche es dagegen der Lebenserfahrung, dass jemand dieses nur z. B. mit „dem Zeppelin“ bezeichne. Diese Erkenntnis decke sich auch mit jenen Grundsätzen, die der Bundesgerichtshof in seiner

Entscheidung „City-Hotel“ (GRUR 1995, 507 f.) dargelegt habe.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat der Markeninhaber gegenüber der Widerspruchsmarke am 21. August 2006 nach § 43 Abs. 1 MarkenG die Einrede der

Nichtbenutzung erhoben.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom

2. Mai 2005 und 7. November 2005 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Es stehe außer Zweifel, dass innerhalb der angegriffenen Marke der Bestandteil

„Hotel“ eine unmittelbar beschreibende Angabe für die Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ darstelle. Ein nicht zu unterschätzender Teil der Verkehrskreise

neige deshalb dazu, eine Hotelbezeichnung auf den kennzeichnungsstarken Markenbestandteil, vorliegend somit auf „Zeppelin“ zu verkürzen. Die von der Gegenseite zitierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs „City-Hotel“ sei dagegen nicht

einschlägig, da sowohl der Begriff „City“ als auch der Begriff „Hotel“ kennzeichnungsschwach seien. Mit dem Satz: „Ich wohne im Zeppelin“, sei alles gesagt;

eines klarstellenden Zusatzes „Hotel“ bedürfe es hier somit nicht.

Auf die vom Markeninhaber erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung eine eidesstattliche Versicherung von B…, der Inhaberin des in F…

betriebenen Cafés/Bistros „Zeppelin Lounge“ vom 19. Dezember 2006 sowie

2 Getränkekarten und 6 von diesem Gastronomiebetrieb ausgestellte Rechnungen

aus dem Zeitraum von Juli 2006 bis Dezember 2006 vorgelegt. Darüber hinaus

wurden von der Widersprechenden auch eine eidesstattliche Versicherung von

S…, dem Inhaber des in F… betriebenen „Zeppelin-

Casinos“, vom 20. Dezember 2006 und insgesamt 14 von diesem Gastronomiebetrieb im Zeitraum von August 2001 bis Januar 2006 ausgestellte Rechnungen

eingereicht. In der eidesstattlichen Versicherung vom 19. Dezember 2006 wird für

das seit April 2006 betriebene Café/Bistro „Zeppelin-Lounge“ bezogen auf das

Jahr 2006 ein Umsatz von etwa € … genannt, während in der eidesstattlichen

Versicherung vom 20. Dezember 2006 im Zusammenhang mit dem „Zeppelin-Casino“ folgende bis zum Jahr 2005 fortlaufende jährliche Umsätze dargelegt werden: 2001: € …; 2002: € …; 2003: € …;

2004: € …; 2005: € …. In den beiden eidesstattlichen Versicherungen befindet sich jeweils die Erklärung, dass die Widerspruchsmarke „Zeppelin“ in dem Gastronomiebetrieb mit Zustimmung der Widersprechenden benutzt

werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Beteiligtenvorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist zulässig, jedoch nicht

begründet.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu

Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die für die Auslegung der in

Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Marken und der der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH

GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 18)

„Lloyd“; BGH GRUR 2004, 783, 784 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX“;

GRUR 2004,

235,

„Davidoff II“; WRP 2008,

232,

(Nr. 20)

„INTERCONNECT/T-InterConnect“). Unter Heranziehung dieser Grundsätze ist

der Senat vorliegend zur Überzeugung gelangt, dass die Markenstelle zu Recht

eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der angegriffenen Marke 301 61 935 „Hotel Zeppelin“ und der Widerspruchsmarke 398 67 810 „Zeppelin“ bejaht hat.

Die vom Inhaber der angegriffenen Marke am 21. August 2006 innerhalb des Beschwerdeverfahrens erklärte Einrede der Nichtbenutzung ist gemäß § 43 Abs. 1

Satz 2 MarkenG zulässig. Insbesondere hat der Markeninhaber die Einrede entsprechend § 26 Abs. 5 MarkenG erst mehr als fünf Jahre nach dem am

17. August 2001 erfolgten Abschluss des zur Widerspruchsmarke durchgeführten

Widerspruchsverfahrens erklärt. Die Widersprechende hat jedoch die ihr aus § 43

Abs. 1 Satz 2 MarkenG folgende Obliegenheit erfüllt und die Benutzung der Widerspruchsmarke für den rechtlich relevanten Zeitraum von Januar 2003 bis Januar 2008, nämlich für die letzten fünf Jahre vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung über die vorliegende Beschwerde, glaubhaft gemacht.

Die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise sind ausreichend, um eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke bezogen auf die im

Register eingetragene Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ glaubhaft zu machen, weshalb auf diese Dienstleistung der vorliegende Widerspruch gestützt werden kann (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Zur Glaubhaftmachung einer wirtschaftlich ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke 398 67 810 reichen bereits

jene Unterlagen aus, die die Widersprechende zum Nachweis der Verwendung

der Marke „Zeppelin“ in den Jahren 2003 bis 2005 im Betrieb der in F…

gelegenen Gaststätte „Zeppelin-Casino“ überreicht hat. Hierbei ist es für die

rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 398 67 810 unschädlich,

dass nicht die Widersprechende selbst, sondern ein Dritter, der die Zustimmung

der Widersprechenden hierzu erhalten hatte, die Widerspruchsmarke für den Betrieb der Gaststätte „Zeppelin-Casino“ genutzt hat (§ 26 Abs. 2 MarkenG).

Durch die vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 20. Dezember 2006, die

vom Inhaber des „Zeppelin-Casinos“, S…, abgegeben wurde,

sind für die Jahre von 2003 bis 2005 jährliche Umsätze in der Höhe zwischen

€ … und € … glaubhaft gemacht worden, was bei einem Gastronomiebetrieb einer normalen wirtschaftlichen Betätigung entspricht. Entgegen der vom

Inhaber der angegriffenen Marke vertretenen Auffassung steht der Bejahung einer

rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 398 67 810 auch nicht im

Wege, dass diese, wie sich aus den vorgelegten Rechnungen ergibt, stets unter

Hinzufügung des Bestandteils „Casino“ verwendet wurde. Hierin ist keine Benutzung zu sehen, durch die der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke

entscheidend verändert und der von § 26 Abs. 3 MarkenG vorgegebene Rahmen

überschritten worden wäre. Bei Marken mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft - die Widerspruchsmarke 398 67 810 „Zeppelin“ ist als solche einzuschätzen - ist die Hinzufügung von Zusätzen, denen der Verkehr keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst, unschädlich (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 26 Rdn. 85 f.). Auf Zusätze wie „Lounge“, „Café“, „Bar“, „Restaurant“ oder wie vorliegend „Casino“ trifft dies ohne weiteres zu (vgl. z. B.: BPatG in

PAVIS PROMA, 30 W (pat) 26/04, „Buddha Lounge/BUDDHA BAR“).

Der Inhaber der angegriffenen Marke kann ferner nicht mit dem Einwand durchdringen, die aufgezeigte Benutzung der Widerspruchsmarke Marke in der erweiterten Form als „Zeppelin-Casino“ stelle lediglich eine firmenmäßige Verwendung

dar. Die bei Hersteller- und Warenmarken praktizierte strikte Trennung zwischen

lediglich firmenmäßiger Verwendung und rechtserhaltender Benutzung ist bei

Dienstleistungsmarken nicht in gleicher Weise möglich, weshalb auch die zur Abgrenzung bei Warenmarken entwickelten Grundsätze nicht auf Dienstleistungsmarken übertragen werden können

(vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 26

Rdn. 32, 33; ebenso nunmehr auch BGH vom 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04

(Nr. 13) „AKZENTA“). Bei einem Gastronomiebetrieb wie dem in Friedrichshafen

unter der Etablissementbezeichnung betriebenen „Zeppelin-Casino“ ist die Anbringung einer entsprechenden Marke auf Rechnungen, Briefbögen, Geschäftspapieren usw. für die dort angebotenen Dienstleistungen in jedem Falle funktionsgemäß und daher auch grundsätzlich ausreichend, um einen markenmäßigen Bezug eines entsprechenden Kennzeichens zur Dienstleistung „Verpflegung von

Gästen“ herzustellen (vgl. hierzu: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 26

Rdn. 32). Die nachweislich vom „Zeppelin-Casino“ im Zeitraum von Juni 2004 bis

Januar 2006 ausgestellten Rechnungen, die die Widersprechende im Zusammenhang mit der eidesstattlichen Versicherung vom 20. Dezember 2006 vorgelegt hat,

lassen jedenfalls einen solchen Bezug zwischen der Widerspruchsmarke „Zeppelin“ und der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ ohne weiteres erkennen.

Bei der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ muss sodann davon ausgegangen werden, dass zwischen dieser und der angegriffenen Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ eine hochgradige Ähnlichkeit besteht. Dies folgt aus dem

Umstand, dass nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen bei

der Ähnlichkeitsprüfung alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind, die das

Verhältnis zwischen den jeweiligen Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere

ihre Art, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihr Verwendungszweck und ihre

Nutzung sowie ihre Eignung als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Leistungen (vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f. (Nr. 22-29) „Canon“;

BGH GRUR 2001, 507, 508 „EVIAN/REVIAN“; GRUR 2004, 594, 596 „Ferrari-

Pferd“). Einander gegenüberstehende Dienstleistungen sind hiernach dann ähnlich, wenn bei Berücksichtigung der vorstehend genannten objektiven Kriterien die

beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein können, die beiderseitigen Dienstleistungen würden üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht werden

(vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 81). Dies trifft vorliegend zu, da

die Dienstleistungen „Beherbergung von Gästen“ und „Verpflegung von Gästen“

eine enge branchenmäßige Nähe erkennen lassen. Betriebe, die Gäste beherbergen, verpflegen üblicherweise auch Gäste (z. B. Hotels garni, Hotels mit Restaurants, Gasthöfe usw.), wobei in diesen Fällen ein Verpflegen und ein Beherbergen

von Gästen ausnahmslos unter Verwendung derselben Kennzeichen angeboten

und erbracht werden dürften (vgl. Beschluss des 32. Senats des BPatG vom

30. Juni 2004 - 32 W (pat) 236/02).

Unter Zugrundelegung der sich hiernach gegenüberstehenden, hochgradig ähnlichen Dienstleistungen „Beherbergung von Gästen“ einerseits und „Verpflegung

von Gästen“ anderseits sowie unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Zeppelin“ hält die angegriffene

Marke „Hotel Zeppelin“ den zur Vermeidung von Verwechslungen notwendigen

Abstand zur Widerspruchsmarke weder in klanglicher noch begrifflicher Hinsicht

ein.

Hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken ist auf den Gesamteindruck abzustellen,

den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die

Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren

und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 18) „Lloyd“; BGH GRUR 2004, 783, 784

„NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX“; GRUR 2004, 235, 234 „Davidoff II“). Bei

der umfassenderen Frage nach der Verwechslungsgefahr ist sodann von einer

Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl.

u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 1999, 734,

736 (Nr. 18-21) „Lloyd“; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“;

GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2005, 513, 514

„MEY/Ella May“; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“; WRP 2008, 232,

234 (Nr. 20) „INTERCONNECT/T-InterConnect“).

Auszugehen ist hiernach davon, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil „Zeppelin“ geprägt wird. Wie sowohl die Markenstelle als auch die Widersprechende zu Recht ausgeführt haben, tritt der weitere Wortbestandteil „Hotel“ im Zusammenhang mit der von der angegriffenen

Marke umfassten Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ vollständig in den

Hintergrund, da er hierfür eine glatt beschreibende Angabe darstellt und ihm deshalb von den beteiligten Verkehrskreisen keine kennzeichnende Bedeutung beigemessen wird. Mit Rücksicht auf den Markenbestandteil „Zeppelin“ stehen sich

somit streitgegenständlich zwei Marken gegenüber, die in klanglicher und begrifflicher Hinsicht nahezu identisch sind. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der

vom Inhaber der angegriffenen Marke genannten Entscheidung des BGH „City-

Hotel“ (GRUR 1995, 507 f.). In dem dort wiedergegebenen Fall hatte der BGH

- worauf die Widersprechende zu Recht hingewiesen hat - die Neigung des Verkehrs, die Bezeichnung „City-Hotel“ auf den Wortbestandteil „City“ zu verkürzen,

nur deshalb verneint, weil die Kennzeichungskraft des Begriffs „City“ - was den

entscheidenden Unterschied zum Namen „Zeppelin“ ausmacht - kaum größer zu

veranschlagen war als die des Begriffs „Hotel“ (vgl. speziell zur markenrechtlichen

Kennzeichungskraft des Begriffs „City“: BGH GRUR 2003, 880 f. „City Plus“;

GRUR 2003, 1050 f. „Cityservice“).

Da sich vorliegend somit nahezu identische Marken mit hochgradig ähnlichen

Dienstleistungen bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gegenüberstehen, musste letztlich eine Verwechslungsgefahr nach § 42

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und die vom Markeninhaber gegen die Beschlüsse der Markenstelle erhobene Beschwerde zurückgewiesen werden.

Es bestand kein Anlass, dem Inhaber der angegriffenen Marke oder der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1

MarkenG).

Dr. Ströbele

Kirschneck

Eisenrauch

Bb