BPatG Beschluss vom 11.06.2008 – 28 W (pat) 52/08

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 52/08 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 305 08 497

(Kostenbeschwerde)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 11. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel

sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Kostenbeschwerde der Widersprechenden wird die

Kostenentscheidung des Erinnerungsbeschlusses der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

24. Januar 2008 aufgehoben.

Für das patentamtliche Erinnerungsverfahren und für das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren werden keine Kosten auferlegt.

G r ü n d e

I .

Die Eintragung des Zeichens 305 08 497

in das Register für zahlreiche Waren der Klassen 29 und 30 wurde am

27. Mai 2005 veröffentlicht.

Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus der (im Original mehrfarbigen) Marke 396 02 967

die u. a. für Waren der Klassen 29 und 30 in das Register eingetragen ist, Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutsche Patent- und Markenamt hat diesen

Widerspruch zunächst mit Erstbeschluss vom 27. September 2006 mit der Begründung zurückgewiesen, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Im Tenor der

Entscheidung heißt es u. a. wörtlich: „Kosten werden nicht auferlegt“.

Mit Beschluss vom 24. Januar 2008 hat die Markenstelle wiederum wegen fehlender Verwechslungsgefahr auch die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Im Tenor dieses Beschlusses heißt es am Ende: „2. Der Widersprechenden werden die Kosten des Verfahrens auferlegt.“

Die Markenstelle hat die Kostenauferlegung zu Lasten der Widersprechenden

damit begründet, dass für diese von vornherein die Aussichtslosigkeit ihres Widerspruchs erkennbar gewesen sei. Es sei der Markenstelle bekannt, dass die Widersprechende aus der verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarke in sehr

vielen Fällen gegen Marken vorgegangen sei, die mit der Widerspruchsmarke nur

das Wortelement „plus“ gemeinsam hatten. Bis auf den Fall „Reisen mit Plus“ und

WBM „Plus“, der ein Sonderfall gewesen sei, sei die Widersprechende in allen

diesen Verfahren unterlegen. Bei dieser Ausgangslage hätte die Widersprechende

die Aussichtslosigkeit des vorliegenden Widerspruchsverfahrens von Anfang an

erkennen können. Es wäre daher unbillig gewesen, wenn die Markeninhaberin

ihre Kosten selbst zu tragen hätte. Für diese Entscheidung hat sich die Markenstelle auch auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 25. Oktober 2005,

BPatG 33 W (pat) 141/04 - veröffentlicht in der Entscheidungssammlung des

Bundespatentgerichts unter www.bpatg.de - berufen.

Mit ihrer Kostenbeschwerde betreibt die Widersprechende die ersatzlose Aufhebung der Kostenauferlegung im angegriffenen Erinnerungsbeschluss Sie beantragt (sinngemäß),

den Erinnerungsbeschluß der Markenstelle für Klasse 29 des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2008 insoweit aufzuheben, als darin der Widersprechenden die Kosten des

Verfahrens auferlegt wurden.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 4. Juni 2008 mitgeteilt, dass sie von

einer Stellungnahme zu der Kostenbeschwerde der Widersprechenden absieht.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

Auf die zulässige Kostenbeschwerde der Widersprechenden war die angegriffene

Kostenentscheidung des Erinnerungsbeschlusses vom 24. Januar 2008 aufzuheben.

Da auch die Markeninhaberin als Beschwerdegegnerin keine mündliche Verhandlung beantragt hat und nach der Beurteilung des Senats eine solche Verhandlung

auch nicht sachdienlich gewesen wäre, konnte die vorliegende Entscheidung im

schriftlichen Verfahren ergehen (§ 69 MarkenG).

Im Markenverfahren ist die isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts mit der Beschwerde (bzw. mit der Erinnerung)

zulässig (ständige Rspr., s. bereits BPatGE 10, 311, 312 und 12, 193, 195; vgl.

auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 71 Rnr. 9).

Die Kostenbeschwerde der Widersprechenden ist begründet. Die Tenorierung der

angegriffenen Kostenentscheidung des Erinnerungsbeschlusses vom 24. Januar 2008 lautet „Der Widersprechenden werden die Kosten des Verfahrens

auferlegt“ und erfasst damit nicht nur das Erinnerungsverfahren, sondern auch das

patentamtliche Verfahren, das zum Erstbeschluss geführt hat. Im Hinblick auf

diesen ersten Abschnitt des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens verstößt die

angegriffene Kostenentscheidung gegen das verfahrensrechtliche Verschlechterungsverbot. Der patentamtliche Erstbeschluß vom 27. September 2006 hatte

ausdrücklich von einer Kostenauferlegung abgesehen mit der Folge, dass für

diesen Verfahrensabschnitt gem. § 71 Abs. 1 MarkenG jeder Verfahrensbeteiligte

seine Kosten selbst zu tragen hatte. Die in der Sache obsiegende Markeninhaberin hat diese Kostenentscheidung nicht mit der zulässigen Kostenerinnerung angegriffen. Vielmehr hat nur die Widersprechende Erinnerung eingelegt und dabei

keine Kostenauferlegung zu ihren eigenen Lasten beantragt. Bei dieser Verfahrenslage war die Markenstelle nur zu solchen Änderungen des angegriffenen Erstbeschlusses berechtigt, die die Widersprechende auch beantragt hatte. Das folgt

aus dem allgemeinen Verbot der Schlechterstellung in Rechtsmittelverfahren, wie

es z. B. in §§ 528 Satz 1, 557 Abs. 1 ZPO ausdrücklich niedergelegt ist (vgl.

Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 64 Rdn. 10). Insoweit die angegriffene

Kostenentscheidung den ausdrücklichen Verzicht auf eine Kostenauferlegung im

Erstbeschluss vom 27. September 2006 stillschweigend aufhebt und durch eine

Kostenauferlegung zu Lasten der Widersprechenden auch für diesen ersten

Verfahrensabschnitt ersetzt, verstößt sie gegen das Verschlechterungsverbot und

war bereits deswegen aufzuheben. Statt dessen bleibt der Kostenausspruch des

Erstbeschlusses bestehen.

Soweit sich die angegriffene Kostenentscheidung auf das patentamtliche Erinnerungsverfahren bezieht, ist sie aus sachlichen Gründen aufzuheben, denn es sind

keine Gründe ersichtlich, die eine Auferlegung der Kosten dieses Verfahrensabschnittes zu Lasten der Widersprechenden i. S. v. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

billig erscheinen ließen. § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG legt den Grundsatz fest, dass

jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat. Für eine

Abweichung von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Ein

solcher Umstand kann gegeben sein, wenn ein Verfahrensbeteiligter das

Verfahren in einer Weise betreibt, die mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu

vereinen ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach

anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtlosen oder zumindest kaum

Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder

dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht

(vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 71 Rnr. 11 mit weit. Nachw.) Solche Umstände lassen sich im vorliegenden Fall nicht feststellen. Es mag sein, dass die

Widersprechende ihre Marke in vielen Fällen erfolglos gegenüber Neuanmeldungen mit dem Wortbestandteil „plus“ verteidigt hat und in diesen Verfahren

auch deswegen unterlegen war, weil die markenrechtliche Kennzeichnungskraft

des Wortes „plus“ im Zusammenhang mit vielen Waren nachgelassen hat. Das

allein macht die Betreibung weiterer Widerspruchsverfahren aus der verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarke jedoch noch nicht zu einem regelmäßigen Verstoß gegen die prozessualen Sorgfaltspflichten der Widersprechenden. Die Frage nach der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs

immer unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Schon

deswegen erlaubt die Erfolglosigkeit eines Widerspruchs in einem Fall in der

Regel keine Prognose für den Erfolg eines weiteren Widerspruchs aus derselben

Marke gegen eine andere Marke. Hier kommt hinzu, dass die Widerspruchsmarke

unstreitig benutzt wird. Die Bedeutung der Benutzung für den Schutzumfang der

benutzten Marke kann ebenfalls von Fall zu Fall, je nachdem um welche Waren es

geht, unterschiedlich sein. Bei dieser Sachlage sind aus der Sicht des Senats

keine Umstände erkennbar, die bereits die Einleitung des patentamtlichen

Widerspruchsverfahrens - und nur darum geht es im vorliegenden Fall - als einen

Verstoß der Widersprechenden gegen ihre prozessualen Sorgfaltspflichten erscheinen ließe. Der Beschluss des Bundespatentgerichts vom 25. Oktober 2005,

BPatG 33 W (pat) 141/04 führt schon deswegen nicht weiter, weil es im dortigen

Verfahren um die Kosten des Beschwerdeverfahrens und nicht um die Kosten des

patentamtlichen Widerspruchsverfahrens ging.

Stoppel

Schell

Werner

Me