BPatG Beschluss vom 19.06.2008 – 15 W (pat) 328/04

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 328/04

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

19. Juni 2008

…

B E S C H L U S S

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 24 804

… 08.05

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 19. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter Dr. Egerer

und Dr. Maksymiw

beschlossen:

Das Patent wird beschränkt aufrecht erhalten auf Grundlage der

Patentansprüche 1 bis 13, gemäß Schriftsatz vom 21. Juni 2004,

Beschreibung DE 199 24 804 C2 wie Patentschrift.

G r ü n d e

I.

Auf die am 29. Mai 1999 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent-

und Markenamt das Patent 199 24 804 mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Herstellung von schallabsorbierenden Polyurethanschäumen mit adhäsiver Oberfläche“

erteilt. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 25. September 2003.

Die insgesamt 13 Patentansprüche der erteilten Fassung haben folgenden Wortlaut:

Gegen die Patenterteilung hat die Einsprechende STANKIEWICZ GMBH,

29352 Adelheidsdorf, mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2003, eingegangen am

23. Dezember 2003, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Sie stützt ihren Einspruch auf die Druckschriften EP 331 941 A1 (1), DE 39 42 330

A1 (2) und DE 41 29 666 A1 (3) und führt hierzu insbesondere aus, die Gegenstände der Patentansprüche 1, 9 und 13 seien gegenüber der Druckschrift (1) nicht

mehr neu, jedenfalls beruhten sie gegenüber den Lehren der Druckschriften (2)

und/oder (3) in Kombination mit der Lehre der Druckschrift (1) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom

21. Juni 2004, eingegangen vorab per Telefax am 21. Juni 2004, widersprochen

und beantragt, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, hilfsweise

mit den Patentansprüchen 1 bis 13.

Die Patentanspruchsfassung gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass in den Patentansprüchen 1 und 9 jeweils in der Komponente b3) eine Beschränkung auf den Einsatz eines nurmehr zweifunktionellen

Starters durch Streichung des Passus „bis acht“ erfolgt ist.

Die Patentinhaberin hat im Wesentlichen ausgeführt, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem vorgebrachten Stand der Technik nicht nur neu, sondern beruhe demgegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Entsprechendes gelte insbesondere für den Gegenstand in der eingeschränkten Fassung gemäß Hilfsantrag, der nunmehr Polyurethanschäume und Verfahren zu deren Herstellung mit der Polyetherpolyol-Komponente b3) auf Basis eines lediglich difunktionellen Startermoleküls umfasse. Die mit Schriftsatz vom 21. Juni 2004 überreichten Versuchsberichte zeigten zum

einen, dass Schaumstoffe mit einer Komponente b2’) mit einem Ethylenoxidgehalt

von weniger als 30 Gew.-% gegenüber dem Gegenstand des Streitpatents ungünstigere physikalische und akustische Eigenschaften aufweisen, und zum anderen, dass Schaumstoffe gemäß Anspruch 9 oder hergestellt gemäß Anspruch 1,

jeweils nach Hilfsantrag, noch vorteilhaftere Eigenschaften aufweisen, insbesondere was Zugfestigkeit und Resonanzfrequenz anbelangt, als vergleichbare

Schaumstoffe mit einer Komponente b3) mit Polyetherpolyol auf Basis eines trifunktionellen Startermoleküls.

Ausgehend von der Druckschrift (1) ergebe sich für den Fachmann auch nicht der

geringste Hinweis, warum die Verwendung eines difunktionellen Startermoleküls in

der Komponente b3) vorteilhaftere Schaumstoffe habe erwarten lassen. Vielmehr

führe (1) von dem Gegenstand des Streitpatents weg, da in (1) gerade tri- und höherfunktionelle Startermoleküle als besonders vorteilhaft beschrieben werden.

Mit Schriftsatz vom 2. Juni 2008 hat die Patentinhaberin mitgeteilt, dass sie an der

für den 19. Juni 2008 anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen

werde.

Die Patentinhaberin hat in dem Schriftsatz vom 21. Juni 2004 sinngemäß den Antrag gestellt,

das Patent aufrecht zu erhalten,

hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf Grundlage des Hilfsantrages gemäß Schriftsatz vom 21. Juni 2004.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent vollumfänglich zu widerrufen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.

II.

Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die

Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002

bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der

Verfassungsmäßigkeit des § 147 Abs. 3 PatG (BGH GRUR 2007, 859. - Informationsübermittlungsverfahren I), noch berührt die Aufhebung dieser Bestimmung ihre

Geltung für alle bereits tatbestandlich erfassten Fälle (BPatG 19 W (pat) 344/04

und 23 W (pat) 313/03). Nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz

der perpetuatio fori (§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO) besteht eine einmal begründete gerichtliche Zuständigkeit vielmehr fort, solange der Gesetzgeber nichts anderes bestimmt hat (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II).

Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mündlicher Verhandlung

in entsprechender Anwendung von § 78 PatG, nachdem sowohl die Einsprechende mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2003 als auch die Patentinhaberin mit

Schriftsatz vom 21. Juni 2004 Terminsantrag gestellt haben (vgl. auch BPatG,

34. Senat, Mitt. 2002, 417).

III.

Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig, denn es sind

innerhalb der Einspruchsfrist die den Einspruch nach § 21 Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen dargelegt worden, so dass die Patentinhaberin

und der Senat daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgründe ohne eigene Ermittlungen ziehen können (§ 59 Abs. 1 PatG).

Der zulässige Einspruch hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Das Patent war mit

den mit Schriftsatz vom 21. Juni 2004 eingereichten Patentansprüchen 1 bis 13

gemäß Hilfsantrag beschränkt aufrechtzuerhalten.

Dem Hauptantrag der Patentinhaberin auf Aufrechterhaltung des Patents in vollem

Umfang konnte dagegen nicht entsprochen werden.

1. Hinsichtllich der Offenbarung der Patentansprüche in der erteilten Fassung

und damit nach Hauptantrag bestehen keine Bedenken. Sie lassen sich aus den

ursprünglichen Unterlagen herleiten (vgl. urspr. Unterl. Anspr. 1 i. V. m. S. 4 Z. 43

bis 45, S. 5 Z. 1 bis 3, S. 5 Z. 10 bis 12, S. 5 Z. 30 bis 31 bzw. Anspr. 7, S. 5 Z. 39

bis 40, S. 13 Z. 32 bis 40; Anspr. 2 bis 3; Anspr. 4 i. V. m. S. 5 Z. 10 bis 12;

Anspr. 5, 6, 8, 9; Anspr. 10 i. V. m. S. 4 Z. 43 bis 45, S. 5 Z. 1 bis 3, S. 5 Z. 10 bis

12, S. 5 Z. 30 bis 31 bzw. Anspr. 7, S. 5 Z. 39 bis 40, S. 13 Z. 32 bis 40; Anspr. 11

bis 14).

Die Ausführbarkeit ist anzuerkennen. Sofern die Einsprechende angemerkt hat,

das Patent gebe hinsichtlich der Verwendung von Butylenoxid in den Polyetherolen b2) und b3) keine Auskunft darüber, wie diese herzustellen seien und wie sich

Butylenoxid enthaltende Polyurethanschäume im Hinblick auf die Schalldämpfung

verhielten, da in keinem der Ausführungsbeispiele ein Butylenoxid enthaltendes

Polyetherol gezeigt sei (vgl. Schrifts. v 23. Dezember 2003 S. 5 Abs. 5), vermag

dieser Einwand die Ausführbarkeit der beanspruchten Lehre schon deshalb nicht

in Frage zu stellen, weil es sich bei der Variante Butylenoxid nur um eine alternative Ausführungsform handelt und außerdem im Hinblick auf die Ausführungsbeispiele (vgl. DE 199 24 804 C2 S. 7 Z. 24 ff.) entsprechend der Entscheidung „Taxol“ des Bundesgerichtshofs zur Ausführbarkeit (vgl. BGH GRUR 2001, 813 - Taxol) jedenfalls wenigstens ein zum Ziel bzw. zur Lösung führender Weg auch tatsächlich offenbart und damit die beanspruchte Lehre demgemäß nacharbeitbar

bzw. ausführbar ist.

Die Einsprechende hat die Neuheit des Gegenstands des Streitpatents unter Bezugnahme auf die Lehre der EP 331 941 A1 (1) in Abrede gestellt.

Die Druckschrift (1) betrifft Verfahren zur Herstellung kalthärtender Polyurethan-

Weichformschaumstoffe mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften durch an

sich bekannte Umsetzung von Polyisocyanaten mit einem Gemisch aus drei verschiedenen Polyether-Komponenten a, b und c in Gegenwart von Wasser und gegebenenfalls weiteren üblichen Zusatzstoffen (vgl. (1) S. 2 Z. 34 bis 46). Dabei

werden ausweislich der Ausführungsbeispiele Polyetherpolyol-Gemische eingesetzt, die aus drei jeweils trifunktional (Beisp. 1 bis 3 und 5: Trimethylolpropan,

Glycerin) oder aus zwei trifunktional und einer hexafunktional gestarteten Polyetherpolyol-Komponenten (Beisp. 4: Sorbit, Trimethylolpropan, Glycerin) bestehen.

Betreffend den Hauptantrag kann dahinstehen, ob und inwiefern der Gegenstand

des Streitpatents in der erteilten Fassung mit der Lehre der Druckschrift (1) bezüglich des eingesetzten PolyetherpolyolGemisches in sämtlichen stofflichen

Merkmalen zumindest in Teilbereichen überlappt und damit demgegenüber nicht

abgegrenzt ist, oder ob die Neuheit aufgrund eines oder mehrerer unterschiedlicher stofflicher Merkmale anzuerkennen ist.

Denn der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 9 gemäß Hauptantrag beruht

gegenüber der Lehre der Druckschrift (1) jedenfalls nicht auf einer erfinderischen

Tätigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,

die darin bestehen soll, schallabsorbierende, leicht zu verarbeitende, weiche Polyurethan-Schaumstoffe mit einem Verlustfaktor von größer als 0,3 und einer adhäsiven Oberfläche zu erzeugen, welche verbesserte Eigenschaften aufweisen (vgl

DE 199 24 804 C2 S. 2 Z. 57 bis 58 i. V. m. Z 52 bis 56).

Die Lösung dieser Aufgabe durch schallabsorbierende Polyurethanschäume mit

den Merkmalen gemäß Patentanspruch 9 nach Hauptantrag war indessen für den

Fachmann, ein mit der Herstellung von Polyurethanschäumen befasster und vertrauter Chemiker, bereits unter Anwendung der Lehre der Druckschrift (1) möglich.

Denn mit dem in (1) beschriebenen Gemisch von Polyol-Komponenten a bis c gelingt es unter Einsatz tri- und höherfunktionell gestarteter Polyetherpolyole ohne

Weiteres, schallabsorbierende Polyurethanschaumstoffe mit adhäsiver Oberfläche

mit sehr guten mechanischen Eigenschaften herzustellen, die mit Verlustfaktoren

von 0,6 und darüber deutlich höhere Verlustfaktoren aufweisen als gemäß der

dem Streitpatent zugrundeliegenden Aufgabe mit einem Verlustfaktor von wenigstens 0,3 gefordert (vgl. (1) S. 2 Z. 29 bis 32 i. V. m. S. 5 Z. 14 bis 17 sowie

S. 5 bis 9 Beisp. 1 bis 5). Insoweit ist eine erfinderische Leistung, die auf den

gegebenenfalls gegenüber dem Polyetherpolyol-Gemisch gemäß (1) festzustellenden strukturellen und damit stofflichen Unterschieden beruht bzw. damit verbunden ist, nicht erkennbar.

Der Patentinhaberin ist es auch nicht mittels eines eingereichten Vergleichsversuchs gelungen, glaubhaft darzulegen, dass mit dem Einsatz eines Polyetherpolyol-Gemisches aus den Komponenten b1) bis b3) mit den stofflichen Merkmalen

gemäß Patentanspruch 9 nach Hauptantrag gegenüber dem Einsatz eines Polyetherpolyol-Gemisches gemäß (1) ein überraschender Effekt im beanspruchten

Umfang verbunden ist, das heißt, dass demgemäß Polyurethan-Schaumstoffe mit

verbesserten Eigenschaften gegenüber jenen Polyurethan-Schaumstoffen der

Druckschrift (1) erhalten werden.

Der zu diesem Zweck zum Hauptantrag eingereichte Versuchsbericht (vgl.

Anl. Schrifts. v. 21. Juni 2004) ist nicht geeignet, einen mit der streitpatengemäßen

Lehre im Umfang des Hauptantrags verbundenen überraschenden und damit die

erfinderische Tätigkeit begründenden Effekt glaubhaft darzulegen. Denn in dem

betreffenden Vergleichsversuch hat die Patentinhaberin die Komponente b2) aufgrund deren Ethylenoxid-Anteil von über 30 Gew.-% als unterschiedlich und damit

als maßgeblich herausgestellt gegenüber der Lehre der Druckschrift (1), dergemäß mit dem Polyol A bzw. a lediglich eine entsprechende Polyetherpolyol-Komponente mit einem Ethylenoxidgehalt von weniger als 30 Gew.-% zum Einsatz

gelange. Aufgrund dieser (fehlerhaften) Annahme hat die Patentinhaberin als Beispiel für die Lehre des Standes der Technik eine Vergleichsrezeptur 2 eingesetzt,

in der keine der drei Polyetherpolyol-Komponenten einen Ethylenoxid-Gehalt von

größer 30 Gew.-% aufweist.

Diese Annahme und die darauf aufbauende Vorgehensweise werden der Lehre

der Druckschrift (1) jedoch nicht gerecht. Denn das Weglassen des in (1) zwingend vorgesehenen und auch als essentiell hervorgehobenen Polyetherpolyols mit

einem über 50 Gew.-% liegendem und damit einem - vergleichbar der Komponente b2) des Streitpatents - besonders hohen Ethylenoxidanteil (vgl. (1) S. 3

Z. 52 bis 55) und, wie in dem Vergleichsversuch zum Hauptantrag geschehen,

dessen Ersatz durch ein Polyol mit insgesamt nur noch 11 Gew.-% Ethylenoxid,

entspricht gerade nicht dem Stand der Technik gemäß der Lehre der Druckschrift -

(1). Der vorgelegte Vergleichsversuch ist deshalb nicht geeignet, einen überraschenden Effekt für den Gegenstand gemäß Hauptantrag darzulegen.

Die Patentinhaberin hat durch ihr Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung

die Möglichkeit zur Erörterung der Frage der Bestandsfähigkeit des Patents in der

erteilten Fassung nicht wahrgenommen und sich damit einer diesbezüglichen

Sachaufklärung entzogen, sodass dem Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents

im erteilten Umfang gemäß Hauptantrag mangels erfinderischer Tätigkeit nicht

stattgegeben werden konnte.

2. Dagegen ist die Patentfähigkeit schallabsorbierender Polyurethanschäume gemäß Patentanspruch 9 sowie Verfahren zu deren Herstellung gemäß Patentanspruch 1, jeweils nach Hilfsantrag, anzuerkennen.

Die Patentanspruchsfassung gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass in den Patentansprüchen 1 und 9 jeweils in der Komponente b3) eine Beschränkung auf den Einsatz eines nurmehr zweifunktionellen

Starters durch Streichung des Passus „bis acht“ erfolgt ist.

Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 9 ergibt sich aus der erteilten Fassung durch Einschränkung auf zweifunktionelle Starter in der Komponente b3, sodass die Offenbarung gegeben ist. Diese Einschränkung ist deswegen zulässig,

weil in der bevorzugten Lehre des Streitpatents, den Ausführungsbeispielen, das

Diol-gestartete Polyetherpolyol Lu 1200 ausnahmslos als zweifunktionell gestartete Komponente b3) gemäß dem nunmehr eingeschränkten Gegenstand eingesetzt wird.

Die Ausführbarkeit der beanspruchten Lehre ist anzuerkennen, wobei auf die

diesbezüglichen, beim Hauptantrag abgehandelten Gründe verwiesen wird.

Die Neuheit ist gegeben.

Die Druckschrift (1) betrifft Verfahren zur Herstellung kalthärtender Polyurethan-

Weichformschaumstoffe mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften durch an

sich bekannte Umsetzung üblicher Polyisocyanate mit einem Gemisch aus drei

verschiedenen Polyether-Komponenten a, b und c in Gegenwart von Wasser und

gegebenenfalls weiteren üblichen Zusatzstoffen (vgl. (1) S. 2 Z. 34 bis 46).

Für die Beurteilung der Neuheit ist deshalb die stoffliche Zusammensetzung des

Polyetherpolyol-Gemisches maßgebend. Hinsichtlich dieses maßgeblich einzusetzenden und mit üblichen Polyisocyanaten umzusetzenden Polyetherpolyol-Gemisches vermittelt die Druckschrift (1) folgende Lehre:

Die Polyether-Komponente a) gemäß (1) ist mindestens ein mindestens zwei OH-

Gruppen aufweisender Polyether mit einer OH-Zahl von 20 bis 60 auf Basis von

75 bis 95 Gew.-% Propylenoxid und 5 bis 25 Gew.-% Ethylenoxid, wobei es sich

um ein weichformschaustofftypisches Polyetherpolyol handelt, welches üblicherweise di- bis hexafunktionell ist und endständig mit Ethylenoxid getippt ist (vgl. (1)

S. 2 Z. 36 bis 37 i. V. m. S. 3 Z. 42 bis 44). Der Anteil dieser Polyetherpolyolkomponente im Gemisch der drei Polyetherkomponenten ist nicht explizit angegeben

(vgl. (1) S. 3 Z. 8 bis 10). Im Hinblick auf den Ethylenoxid-Anteil von nur 5 bis

25 Gew.-% scheidet eine Übereinstimmung der Komponente a) von (1) mit der

Komponente b2) gemäß Streitpatent aus, für eine Übereinstimmung mit der Komponente b1) und/oder der Komponente b3) fehlen bei der Komponente a) von (1),

neben der Angabe des konkreten Anteils am Polyethergemisch, jedenfalls die Angabe des Anteils an primären oder sekundären OH-Gruppen.

Die Polyether-Komponente b) gemäß (1) ist ein mindestens zwei OH-Gruppen

aufweisender Polyether oder Polyester mit einer OH-Zahl von 150 bis 400, meist

ein Polyetherpolyol auf der Basis von Propylenoxid, daneben aber auch ein Polyester oder ein Polyetherpolyol mit geringen Anteilen an Ethylenoxid. Dabei sollen

neben den bevorzugt eingesetzten trifunktionellen Polyolen auch lineare und höherfunktionelle Typen zum Einsatz gelangen können. Die Komponente b) wird in

einer Menge von 10 bis 20 Gew.-% bezogen auf die Polyolkomponenten a und b

verwendet (vgl. (1) S. 2 Z. 38 bis 39 i. V. m. S. 3 Z. 45 bis 48 sowie Z. 8 bis 10).

Während eine Übereinstimmung der Komponente b) von (1) mit den Komponenten b1) und/oder b2) des Streitpatents schon wegen der OH-Zahl von 150 bis 400

ausscheidet, fehlt für eine Übereinstimmung mit der Komponente b3) des Streitpatents, neben der Angabe des Anteils bezogen auf die beiden anderen Komponenten, auch die Angabe des Ethylenoxid-Anteils sowie des Anteils an sekundären OH-Gruppen.

Die Polyether-Komponente c) gemäß (1) ist ein mindestens zwei OH-Gruppen

aufweisendes zwei- bis sechsfunktionales Polyetherpolyol mit einer OH-Zahl von

20 bis 200 auf Basis von Propylenoxid und Ethylenoxid mit einem Ethylenoxidgehalt von über 50 Gew.-% bezogen auf Propylenoxid und Ethylenoxid in einer

Menge von 30 bis 70 Gew.-% bezogen auf Komponenten a, b und c (vgl. (1) S. 2

Z. 43 bis 46 i. V. m. S. 3 Z. 49, 50, 52 bis 55, sowie 8 bis 10). Aufgrund des hohen

Ethylenoxidgehalts der Komponente c) scheidet eine Übereinstimmung mit der

Komponente b3) des Streitpatents aus, für eine Übereinstimmung mit der Komponente b1) fehlt in (1) die Angabe des Anteils der primären OH-Gruppen sowie des

Anteils des Ethylenoxidendcaps, für eine Übereinstimmung mit der Komponente b2) fehlt die Angabe des Anteils der primären OH-Gruppen.

Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich, dass das Polyetherpolyol-Gemisch gemäß Patentansprüchen 9 sowie 1 sich von dem betreffenden Gemisch der Druckschrift (1) in mehr als einem stofflichen Parameter, insbesondere aufgrund des

Anteils an primären und/oder sekundären OH-Gruppen, unterscheidet und zwar

unabhängig davon, wie die Zuordnung der Komponenten a bis c der Druckschrift

(1) zu den Komponenten b1 bis b3 des Streitpatents vorgenommen wird.

Die Druckschrift (1) nennt die Anteile an primären und/oder sekundären OH-Gruppen als stoffliche Parameter nicht. Der Anteil an primären und/oder sekundären

OH-Gruppen wird bestimmt zum einen durch die Art und den Anteil des Alkylenoxids als Edukt und zum anderen durch die Reaktionsbedingungen, vor allem durch

den Anteil und die Konzentration der speziellen Alkylenoxide sowie deren Reaktionsfolge, und lässt sich deshalb ohne Weiteres einstellen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die betreffende Polyetherpolyol-Komponente stets ein Reaktionsgemisch aus Oligomeren verschiedener Primärstrukturen, jedoch keine Einzelsubstanz darstellt.

Selbst wenn es zuträfe, dass die gemäß Streitpatent je nach Art und Anteil des Alkylenoxids sowie spezieller Reaktionsbedingungen erhaltenen und dann mit Polyisocyanaten umzusetzenden Polyetherpolyol-Komponenten unter das durch weniger stoffliche Merkmale gekennzeichnete und damit wesentlich breitere Kollektiv

der Polyetherpolyol-Komponenten gemäß Druckschrift (1) fallen sollten, so stünde

dies der Neuheit des Gegenstands des Streitpatents nicht entgegen. Denn es handelt sich um den Einsatz eines Gemisches von Polyetherpolykomponenten, wobei

jede Komponente sich in wenigstens einem stofflichen Merkmal unterscheidet,

und damit um eine Kombination von insgesamten drei jeweils aus einem Kollektiv

ausgewählter Komponenten.

Zusätzlich trägt auch das Teilmerkmal, dass die Polyetherpolyole der Komponente

b3) zwingend zweifunktional gestartet sind, zur weiteren Abgrenzung des Gegenstands in der Fassung des Hilfsantrags von der Lehre der Druckschrift (1) und

damit zu dessen Neuheit bei. Dieses spezielle Merkmal stellt damit eine Auswahl

dar gegenüber der Lehre der Druckschrift (1) in ihrer allgemeinsten Form, wonach

die eingesetzten Polyetherpolyole üblicherweise in dem Bereich di- bis hexa- oder

höherfunktionell sind bzw. sein können (vgl. (1) S. 3 Z. 41 bis 55, bes. Z. 43, 47,

50), wobei hinzukommt, dass gemäß der Kernlehre der Druckschrift (1) ausweislich der Ausführungsbeispiele ausnahmslos Polyetherpolyol-Gemische zum Einsatz gelangen, die aus drei jeweils trifunktional (Beisp. 1 bis 3 und 5: Trimethylolpropan, Glycerin) oder aus zwei trifunktional und einer hexafunktional gestarteten Polyetherpolyol-Komponenten (Beisp. 4: Sorbit, Trimethylolpropan, Glycerin)

bestehen. Ein Hinweis zur gezielten Auswahl zweifunktionell gestarteter Polyetherpolyole als Bestandteil eines mit Polyisocyanaten umzusetzenden Polyetherpolyol-Gemisches geht deshalb aus der Druckschrift (1) nicht hervor.

Dem Neuheitseinwand der Einsprechenden ausgehend von der A-Komponente

des Ausführungsbeispiels verknüpft mit der allgemeinen Beschreibung jeweils der

Druckschrift (1) (vgl. Schrifts. v 23. Dezember 2003 u. v. 30. November 2004 sowie die in der mündlichen Verhandlung als Anlage 1 überreichte Gegenüberstellung) kann der Senat schon deshalb nicht beitreten, weil dieser Einwand den Anteil an primären und/oder sekundären OH-Gruppen als strukturelles Merkmal entweder gänzlich außer acht lässt (vgl. Schrifts. v. 30. November 2004) oder lediglich auf der Vermutung basiert, dass aufgrund der angegebenen Verhältnisse von

Ethylenoxid zu Propylenoxid der Gehalt an primären und sekundären OH-Gruppen

eindeutig festgelegt sei (vgl. Schrifts. v. 23. Dezember 2003 S. 4 Abschn. A-Komponente). Dem ist, wie vorstehend ausgeführt, aber nicht so. Hinzu kommt, dass

der von der Einsprechenden auf Basis der A-Komponente vorgenommene Vergleich deshalb ungeeignet ist, da das Polyol A der A-Komponente schon deshalb

nicht auf die Polyetherol-Komponente b1) des Streitpatents gelesen werden kann,

weil Polyol A der Druckschrift (1) in 25 Gew.-Teilen und damit in einem deutlich

geringeren Anteil an den sämtlichen Komponenten ausgenommen dem Polyisocyanat einzusetzen ist als die Polyetherol-Komponente b1) des Streitpatents mit

30 bis 70 Gew.-Teilen. Entsprechendes gilt für die 60 Gew.-Teile des Polyols C

von (1) im Vergleich zu den 10 bis 50 Gew.-Teilen der Komponente b2) des

Streitpatents, sodass auch das Aufeinanderlesen dieser Komponenten gemessen

an dem Ausführungsbeispiel der Druckschrift (1) ausscheidet (vgl. Anlage 1 Offenbarung zu D1 i. V. m. Schrifts. v. 23. Dezember 2003 S. 4 Abschn. A-Komponente).

Da auch aus den übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften keine schallabsorbierenden Polyurethanschäume mit sämtlichen Merkmalen gemäß Patentanspruch 9 und keine Verfahren zu deren Herstellung gemäß Patentanspruch 1

hervorgehen, ist die Neuheit anzuerkennen.

Die Bereitstellung von Polyurethan-Schaumstoffen ausgehend von einem Polyetherpolyol-Gemisch aus den Komponenten b1) bis b3), wobei die Komponente b3)

zweifunktional gestartet ist, beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Nach den Angaben der Patentinhaberin stellen die zweifunktional gestarteten Polyetherpolyole als Komponente b2) ein essentielles Merkmal des Gegenstands

gemäß Hilfsantrag dar. Ausweislich des vorgelegten Versuchsberichts führt der

Einsatz eines Gemisches mit einer bifunktionell gestarteten Polyol-Komponente b3) im Gegensatz zu einem Polyetherpolyol-Gemisch mit ausschließlich trifunktionell gestarteten Polyol-Komponenten zu überraschend vorteilhaften Polyurethan-Schaumstoffen (vgl. Schrifts. v. 21. Juni 2004). Aus dem Vergleichsversuch

ergibt sich, dass der Ersatz von trifunktional gestarteten durch bifunktional gestarteten Polyetherpolyolen als Komponente b3) zu Polyurethan-Schaumstoffen

führt, die - bei leicht verbessertem Dämpfungsverhalten - vor allem eine deutlich

erniedrigte Resonanzfrequenz aufweisen. Eine Lehre zu einer derartigen Erniedrigung der Resonanzfrequenz ist weder aus der Druckschrift (1) noch aus einer Zusammenschau mit den übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften zu entnehmen, sodass eine Verbesserung der Resonanzfrequenz aufgrund des Einsatzes bifunktionell gestarteter Polyol-Komponenten mit den übrigen besonderen

Maßgaben gemäß Streitpatent nicht zu erwarten war und deshalb der Gegenstand

des Streitpatents in der nunmehr eingeschränkten Form auch nicht nahegelegen

hat.

Ausweislich der Ausführungsbeispiele in (1) werden gerade tri- und hexafunktional, nicht jedoch difunktional gestartete Polyole in das Blickfeld des Fachmanns

gerückt. Deshalb ergibt sich aus der Druckschrift (1) auch keinerlei Hinweis dahingehend, dass die Verwendung einer difunktional gestarteten Polyetherpolyol-

Komponente b3) zu Polyurethanschaumstoffen mit erniedrigter Resonanzfrequenz

und verbesserter Zugfestigkeit gegenüber trifunktional gestarteten Polyol-Komponenten führen könnte, bei zumindest gleichbleibendem oder sogar leicht verbessertem Verlustfaktor und damit verbesserten Dämpfungseigenschaften.

Der Ansicht der Einsprechenden, eine Aussage über die unterschiedlichen Resonanzfrequenzen sei nicht absolut zu betrachten und könne nur bei Kenntnis der

jeweiligen Geräuschsituation bzw. der Spektren gemacht werden und sei zudem

nur für die Luftschalldämmung interessant, vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Denn gerade die Schalldämmung im niederfrequenten Bereich ist bekanntlich problematisch, und die Erniedrigung der Resonanzfrequenz mittels zweifunktionell gestarteter Polyolkomponente b3) auf etwa den halben Wert bis herab

auf etwa 50 Hz gegenüber einer dreifunktionell gestarteten Polyolkomponente, bei

ansonsten identisch eingesetztem und mit identischer Polyisocyanatkomponente

umgesetztem Polyol-Gemisch war nicht vorhersehbar.

Hierzu hat die Einsprechende auf ausdrückliche Nachfrage in der mündlichen

Verhandlung auch nichts Ergänzendes vorgetragen, was den Senat hätte zu einem anderen Ergebnis gelangen lassen können.

Sofern die Einsprechende unter Verweis auf die Druckschrift (3) vorbringt, der

Einsatz difunktionell gestarteter Polyetherpolyole auf der Basis von Propylenoxid

sei dem Fachmann zur Herstellung grundsätzlich bekannt und könne deshalb die

erfinderische Tätigkeit nicht begründen, greift dieser Einwand nicht.

Der Einsprechenden ist zwar zuzustimmen, dass difunktionell gestartete Polyetherpolyole auf Basis von Propylenoxid dem Fachmann grundsätzlich bekannt

sind. Darum geht es hier jedoch nicht.

Entscheidend ist vielmehr, dass in vorliegendem Fall aus dem Stand der Technik

keine Anregung dahin zu entnehmen ist, gerade eine difunktionell gestartete

Komponente b3) mit den übrigen stofflichen Merkmalen einzusetzen, um zu

schalladsorbierenden adhäsiven Polyurethan-Schaumstoffen mit erheblich verbesserter Resonanzfrequenz zu gelangen. Auch aus der Druckschrift (3) geht dies

nicht hervor. Die von der Einsprechenden diesbezüglich angezogene Textpassage

(vgl. (3) S. 2 Z. 41, 42) bezieht sich lediglich auf den Einsatz eines Polyether-Polyols auf hoher Ethylenbasis mit einer Funktionalität des an sich bekannten Bereichs von 2 bis 4 hinsichtlich des Einflusses auf die Adhäsivität, und nicht, wie im

Fall der Komponente b3) des Streitpatents, auf den Einsatz eines zweifunktionell

gestarteten Polyether-Polyols mit hohem Propylenoxid-Anteil. Dass die Adhäsivität

polymerer Verbindungen auf dem Einfluss funktioneller Gruppen beruht, ist dem

Fachmann ohnehin geläufig.

Ein Hinweis oder eine Anregung zur Kombination eines Polyetherpolyols mit den

stofflichen Merkmalen der Komponente b3) des Streitpatents mit den speziellen

Komponenten b1) und b2) ist deshalb auch in der Zusammenschau der Druckschrift (1) mit der Druckschrift (3) nicht zu entnehmen.

Patentanspruch 9 und dementsprechend auch die Patentansprüche 1 und 13 gemäß Hilfsantrag sind damit gewährbar, mit diesen auch die Unteransprüche 2 bis

8 sowie 10 bis 12, die bevorzugte Ausgestaltungen betreffen.

3. Eine an den Hilfsantrag angepasste Beschreibung hat die Patentinhaberin

nicht vorgelegt. Da sie an der mündlichen Verhandlung, wie zuvor angekündigt,

nicht teilgenommen hat, war es auch nicht möglich, eine Beschreibungsanpassung vor Beschlussverkündung vorzunehmen.

Im Hinblick darauf, dass aufgrund der textlich einfachen Einschränkung der Patentansprüche 1 und 9 lediglich die betreffenden Textstellen der Beschreibung

(vgl. DE 199 24 804 C2 S. 3 Z. 2, 23 und 56) entsprechend einfach und eindeutig

anzupassen sind und auch mit der Beschreibung in der erteilten Fassung keine

Zweifel an dem nunmehr eingeschränkten Schutzbereich des Patents bestehen,

sah der Senat keinen Grund dafür, den Hilfsantrag aufgrund der fehlenden angepassten Beschreibung abzulehnen.

Feuerlein

Schwarz-Angele

Egerer

Maksymiw

Na