BPatG Beschluss vom 19.06.2008 – 21 W (pat) 32/05

BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 32/05

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(Aktenzeichen)

Verkündet am

19. Juni 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 34 032.3-34

…

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt s

owie der Richter Baumgärtner,

Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart 08.05

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Patentanmeldung wurde am 26. Juli 2002 mit der Bezeichnung „Energiespeicher und Verfahren zur Ermittlung des Verschleißes eines elektrochemischen

Energiespeichers“ beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Die

Offenlegung erfolgte am 5. Februar 2004.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 01 R hat die Anmeldung mit Beschluss vom

15. März 2005 zurückgewiesen, da die im Bescheid vom 24. Februar 2003

gerügte Unklarheit im ursprünglichen Anspruch 10 auch in dem neu eingereichten,

gleichlautenden Anspruch 4 nicht beseitigt worden sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin verfolgt ihr Patentbegehren mit dem im Beschwerdeschriftsatz

vom 19. April 2005 eingereichten Patentanspruch 4 und ansonsten unveränderten

Patentansprüchen 1 bis 3 und 5 bis 11 der Eingabe vom 7. März 2005 weiter und

beantragt die Patenterteilung.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet mit einer Merkmalsgliederung versehen:

M1

Verfahren zur Ermittlung des Verschleißes eines elektrochemischen Energiespeichers durch

M2

- Bestimmen der Batterietemperatur (T) und

M3

- Bestimmen einer Verschleißgröße (Qv) als Summe

über die Zeit (t) von temperaturabhängigen Verschleißbeiträgen (qv)

gekennzeichnet durch

M4a Berechnen der Verschleißbeiträge (qv) für Batterietemperaturen (T) oberhalb einer Grenztemperatur (To)

M4b

in Zeitintervallen (dt) nach der Formel

M4c

qv = K0 * A * (1 + a * T + b * T2) dt,

wobei K0 ein Proportionalitätsfaktor, A ein Zeitparameter,

a ein erster Temperaturkoeffizient und b ein zweiter Temperaturkoeffizient ist.

Zu den Unteransprüchen 2 bis 11 wird auf die Akte verwiesen.

Des Weiteren bittet die Anmelderin um Rückzahlung der Beschwerdegebühr, da

sie zu dem von der Prüfungsstelle im Beschluss erstmals genannten Zurückweisungsgrund nicht gehört worden sei, wonach eine mathematische Methode als

solche im Patentanspruch 1 beansprucht werde.

Die Anmelderin ist, wie am 18. Juni 2008 bereits telefonisch angekündigt, zur

mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

In der mündlichen Verhandlung hat der Senat die Entgegenhaltung

E1 JP 0 929 35 39 A - (mit Abstract und englischer Computerübersetzung)

in das Verfahren eingeführt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, denn der Gegenstand

des Patentanspruchs 1 ist nicht patentfähig, da er gegenüber dem Stand der

Technik gemäß der E1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Es kann

daher dahinstehen, ob der Patentanspruch 1 durch die ursprüngliche Offenbarung

gedeckt ist.

1. Die Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung des Verschleißes

eines elektrochemischen Energiespeichers.

Aus den Ausführungen in der Beschreibungseinleitung (vgl. S. 2, Abs. 3) geht hervor, dass bei der Bestimmung des Verschleißes von Energiespeichern aufgrund

des Verlustes an Speicherkapazität die Komplexität der Vorgänge im Energiespeicher ein Problem darstellt, das mit naturwissenschaftlichen Methoden nur schwer

beschreibbar ist. Auch kann erhöhte Temperatur den Verschleiß während der

Perioden ohne elektrische Beaufschlagung verstärken (S. 2, Abs. 2).

Die Differenzierung des Betriebszustandes in Bezug auf den temperaturabhängigen Verschleiß erfordert jedoch einen relativ komplexen Rechenalgorithmus, der

in der Regel sehr speicheraufwändig ist und eine Implementierung auf einem

Mikrokontroller erschwert (S. 3, Abs. 1).

Daran orientiert sich die der Patentanmeldung zugrundeliegende Aufgabe, ein verbessertes Verfahren zur Ermittlung des Verschleißes eines elektrochemischen

Energiespeichers zu schaffen, mit dem eine Verschleißgröße in Abhängigkeit von

der Batterietemperatur relativ einfach bestimmt werden kann (S. 3, Abs. 2).

2. Das in Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren ist nicht nach § 1 Abs. 3

Nr. 1 PatG von der Patentierung ausgeschlossen, da sich sein Gegenstand nicht

auf eine mathematische Methode „als solche“ bezieht (§ 1 Abs. 4 PatG).

Aus § 1 Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4 PatG geht hervor, dass der Gesetzgeber Lehren zum

technischen Handeln nicht deswegen vom Patentschutz ausschließen wollte, weil

innerhalb einer Erfindung mathematische Methoden zum Einsatz kommen. Vielmehr hat er durch die genannten Vorschriften nur zum Ausdruck gebracht, dass

ein Patentschutz erst in Betracht kommt, wenn der Gegenstand, für den Patentschutz begehrt wird, über eine mathematische Methode „als solche“ hinausgeht

(vgl. BGH GRUR 2004, 667 - elektronischer Zahlungsverkehr, insbesondere

S. 669, Nr. 3. (2), letzter Absatz).

Wann dies der Fall ist, ist ausgehend vom Wortlaut sachbezogen nach Sinn und

Zweck der gesetzlichen Regelung zu ermitteln. Sowohl die in Nr. 1 genannten wissenschaftlichen Theorien und mathematischen Methoden als auch die in Nr. 3

genannten Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten sind nur insoweit vom Patentschutz ausgeschlossen, als sie losgelöst von einer konkreten

Umsetzung beansprucht werden. Soweit sie hingegen zur Lösung eines konkreten

technischen Problems Verwendung finden, sind sie - in diesem Kontext - grundsätzlich patentfähig (BGH GRUR 2002, 143 ff. - Suche fehlerhafter Zeichenketten,

insbesondere S. 145, Nr. 1.a) cc)). Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen. Dies

ist vorliegend der Fall. Das in der Anmeldung genannte Problem, mithilfe des

beanspruchten Verfahrens auf relativ einfache Weise den Verschleißzustand

eines elektrochemischen Energiespeichers zu ermitteln, liegt unzweifelhaft auf

technischem Gebiet. Die zur Lösung dieses Problems in Anspruch 1 genannten

Mittel sind ebenfalls technischer Natur (vgl. BGH GRUR 2005, 141 - Anbieten

interaktiver Hilfe, insbesondere S. 142, Nr. 4.a), letzter Absatz). Entgegen der im

angefochtenen Beschluss - allerdings nur als obiter dictum - auf Seite 4 geäußerten Auffassung kommt es für die Frage des Patentierungssausschlusses nach § 1

Abs. 3 Nr. 1 PatG nicht darauf an, ob sich das in Patentanspruch 1 definierte Verfahren lediglich durch eine Berechnungsformel vom bekannten Stand der Technik

unterscheidet. Der Vergleich mit dem Stand der Technik ist erst bei der Prüfung

der beanspruchten Lehre auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geboten.

Vorliegend erschöpft sich der Gegenstand des Patentsanspruchs 1 nicht in einer

Berechnungsformel, wie dies nach § 1 Abs. 4 PatG für einen Patentierungsausschluss erforderlich wäre. Sowohl das Merkmal [M2] (Bestimmen der Batterietemperatur (T)) als auch die Berücksichtigung des Zeitverlaufs erfordern Messvorgänge. In dem Verfahren nach Patentanspruch 1 werden Anweisungen beansprucht, mit denen ein konkretes technisches Problem gelöst wird, so dass es

nicht darauf ankommt, ob der Patentanspruch auch auf die Verwendung eines

Algorithmus abstellt (BGH a. a. O. - Anbieten interaktiver Hilfe S. 142, Nr. 4.a),

Absatz 2).

3. Das in Patentanspruch 1 angegebene Verfahren ist neu, denn das Berechnen

der Verschleißbeiträge für Batterietemperaturen oberhalb einer Grenztemperatur

nach der Formel, wie im Merkmal [M4c] angegeben, ist aus dem in Betracht gezogenen Stand der Technik nicht bekannt.

Das Verfahren gemäß dem Patentanspruch 1 beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Vielmehr ergibt es sich für den Fachmann aufgrund seiner

Kenntnisse und Fähigkeiten in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Als Fachmann ist ein mit der Entwicklung von wiederaufladbaren elektrochemischen Speicherbatterien befasster, berufserfahrener Diplom-Physiker oder

Diplom-Ingenieur zu definieren.

Aus der E1 ist ein Diagnoseverfahren zur Ermittlung des Zustandes, somit des

Verschleißes eines elektrochemischen Energiespeichers bekannt (vgl. die

Bezeichnung („Storage Battery Deterioration Diagnostic Method …“) [M1]. Das

Verfahren beruht einzig auf der Überwachung der Temperatur der Speicherbatterie [M2], um daraus auf die Verschlechterung ihres Zustandes zu schließen (vgl.

Abs. [0008] der Übersetzung …„only by supervising the temperature“…). Im

Absatz [0021] ist dargelegt, dass bei Lagerung des Energiespeichers unterhalb

einer gewissen Grenztemperatur - bspw. 25° C - keine nennenswerte Verschlechterung auftritt (Z. 6 von unten …„in T < To …since a period until it reaches a life

does not change substantially“, … ). Oberhalb dieser Grenztemperatur werden temperaturabhängig nach der Formel K=2[(T-T0)/10] • 100

Verschleißbeiträge

(Abs. [0057]) errechnet und in einer Tabelle (Drawing 5) abgespeichert [M4a]. Der

Verschleiß - Alterungszustand - des Energiespeichers wird ermittelt, indem aus

auf eine Stunde bezogenen K-Werten bei einer bestimmten Temperatur durch

Multiplizieren mit der Anzahl der Stunden, während der Speicher der jeweiligen

Temperatur ausgesetzt ist, ein Verschleißbeitrag in einem Zeitintervall (Anzahl der

Stunden) errechnet wird [M4b]. Ist der Energiespeicher in mehreren Zeitintervallen

(bspw. 5000, 10000, 8000 Stunden) unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt,

so wird die gesamte Verschleißgröße als Summe über die Zeit aus den einzelnen

temperaturabhängigen Verschleißbeiträgen ermittelt [M3] (vgl. dazu Abs. [0061]

ab Zeile 8 zu dem aufgezeigten Beispiel).

Bei dem Verfahren aus E1 basiert die Berechnung der einzelnen Verschleißbeiträge auf dem Abnahmekoeffizienten K, der sich aus einer Exponentialfunktion mit

der Basis 2 errechnet, um damit den oberhalb der Grenztemperatur nicht linear,

sondern exponentiell anwachsenden Verschleißbeiträgen gerecht zu werden.

Beim Gegenstand des Anspruchs 1 gründet die Berechnung der nichtlinear

anwachsenden Verschleißbeiträge demgegenüber auf einer Taylorreihe, auf der

die im Merkmal [M4c] angegebene Formel aufbaut.

Die Berechnung einer überproportional - nicht linear - ansteigenden Größe, im vorliegenden Falle der Verschleißbeiträge oberhalb der Grenztemperatur, näherungsweise anhand einer Potenzreihe (Taylorreihe 2. Ordnung) anstatt einer Exponentialfunktion vorzunehmen, ist eine für den Fachmann naheliegende Maßnahme, da

Potenzreihen zum Grundwissen des Fachmanns gehören.

4. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen nach

§ 80 Abs. 3 PatG besteht kein Anlass. Nach § 3 PatKostG wird die Beschwerdegebühr mit Einreichung der Beschwerde fällig und ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 1

PatKostG innerhalb der Beschwerdefrist des § 73 Abs. 2 S. 1 PatG zu zahlen.

Dies ist vorliegend geschehen, die mit Rechtsgrund bezahlte Gebühr ist damit verfallen. Eine verfallene Gebühr kann nur bei Vorliegen gravierender Umstände

zurückbezahlt werden, auf Grund derer es unbillig erschiene, den Beschwerdeführer mit der Gebühr zu belasten, beispielsweise bei erhebliche Verfahrensfehlern

im patentamtlichen Verfahren. Ein derartiger Sachverhalt liegt hier nicht vor. Zwar

macht die Beschwerdeführerin geltend, ihr sei bezüglich der auf § 1 Abs. 3 Nr. 1

PatG gestützten Zurückweisung das rechtliche Gehör versagt worden. Dabei übersieht sie aber, dass die Anmeldung im Beschluss vom 15. März 2005 nur mit der

Begründung zurückgewiesen worden ist, dass die mit Bescheid vom 24. Februar 2003 gerügte Unklarheit im ursprünglichen Anspruch 10 auch in dem neu

eingereichten, gleich lautenden Anspruch 4 nicht beseitigt worden sei und auch

die Beschreibung insoweit keine deutliche und hinreichend vollständige Offenbarung beinhalte, dass der Fachmann sie ausführen könne. Dieser wegen des in

Anspruch 4 trotz entsprechender Rüge nicht beseitigten Mangels führte dann in

Übereinstimmung mit der Rechtsprechung zur Zurückweisung der gesamten

Anmeldung (BGH GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät). Insoweit

hatte die Beschwerdeführerin die Möglichkeit gehabt, sich zu äußern.

Auf die im Ergebnis nicht tragfähigen Ausführungen zum Patentierungsausschluss

nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG (s. o.) hat die Prüfungsstelle die Zurückweisung

ersichtlich nicht gestützt. Daher war es entbehrlich, dass die Anmelderin hierzu

Stellung nehmen konnte. Punkt II. 2 des Beschlusses enthält nur eine Erklärung,

warum ein weitere Aufforderung an die Anmelderin zur Mängelbeseitigung unterblieben war. Die Prüfungsstelle hat den Sachverhalt insoweit nicht abschließend

beurteilt, wie sich aus der Formulierung ergibt, dass die Weiterverfolgung der

Anmeldung unter Verzicht auf den gerügten Anspruch „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ eine Zurückweisung nach sich gezogen „hätte“.

5. Mit dem nicht gewährbaren Patentanspruch 1 fallen aufgrund der Antragsbindung auch die Unteransprüche 2 bis 11. Im Übrigen hat die Überprüfung seitens

des Senats ergeben, dass auch diese Patentansprüche keine Patent begründende

Substanz enthalten.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Bernhart

Pr/Fa