Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 13.02.2009 – 27 W (pat) 5/08
27. Senat
Zitiert von 3 Entscheidungen Zitiert 1 Entscheidungen 5 zitierte Normen
BUNDESPATENTGERICHT
L e i t s a t z
Aktenzeichen:
Entscheidungsdatum:
13. Februar 2010
Rechtsbeschwerde zugelassen: nein
Normen:
§§ 54, 50, 8 Abs. 2 Nr. 1
Myphotobook
Ein Antrag auf Löschung einer Marke ist nicht mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig, wenn der Antragsteller seinerseits dasselbe Zeichen national und/oder international als Marke angemeldet hat und aus entsprechenden Eintragungen in anderen Verfahren Rechte geltend macht. § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG betrifft ausschließlich die Antragsbefugnis. Allein der Umstand, dass jedermann einen Löschungsantrag stellen kann, sagt nichts dazu, ob auch ein Rechtsschutzbedürfnis gegeben ist. Außerhalb der konkreten Interessenlage zwischen Antragsteller und Inhaber der angegriffenen Marke besteht kein Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung absolut schutzunfähiger Marken aus dem Register (anders noch BPatGE 21, 140).
Der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs führt im Allgemeinen nicht zum Wegfall der Klagezulässigkeit, sondern der Klagebegründetheit, wenn der materiell-rechtliche Anspruch entfällt. In Löschungsverfahren, in denen der Antragsteller sich nicht auf ein eigenes Recht berufen muss, kann dies nicht zum Tragen kommen.
Dem Inhaber des angegriffenen Zeichens bleibt es unbenommen, gegen die Anmeldung oder Eintragung des Zeichens des Antragstellers einen Löschungsantrag zu stellen.
MYPHOTOBOOK fehlt seit 2004 für Buchbinderarbeiten die erforderliche Unterscheidungskraft, weil es beschreibt, dass ein auf die Bedürfnisse des Bestellers abgestimmtes ("persönliches") Fotobuch hergestellt wird.
Zeigt ein lexikalischer Eintrag, dass die "massive Markteinführung" entsprechender Produkte im Jahr 2007 erfolgte, bedeutet dies im Hinblick auf die bekannte Dauer bei der Entwicklung technischer Neuerungen, dass es solche Produkte bereits 2004 gegeben haben muss. Hierfür spricht auch die Anmeldung einer solchen Bezeichnung für die hierzu erforderliche Dienstleistung, soweit keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, dieses Indiz zu widerlegen.
BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 5/08 _______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt zugestellt am
13. Februar 2009
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 303 61 509
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Antragstellerin hat am 17. Februar 2006 die Löschung der am 27. August 2004 für
Klasse 40: Buchbinderarbeiten
eingetragenen Marke Nr. 303 61 509
MYPHOTOBOOK
wegen bestehender Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG beantragt.
Die Antragstellerin hat ihrerseits beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in
Alicante die Wortmarke „myphotobook“ für „Papier, Schreibwaren, soweit in Klasse 16 enthalten“ angemeldet, die am 15. März 2007 veröffentlicht wurde und gegen welche die Antragsgegnerin am 17. April 2007 Widerspruch eingelegt hat,
über den bislang noch nicht entschieden wurde. Auf Antrag der Antragsgegnerin
hat das Landgericht Berlin der Antragstellerin im einstweiligen Verfügungsverfahren und im Hauptsacheverfahren jeweils mit Urteilen vom 20. Juni 2006 (Az. 15 O
672/05 und 15 O 145/06) die Verwendung der Bezeichnung MYPHOTOBOOK im
geschäftlichen Verkehr in Zusammenhang mit der Herstellung von Fotobüchern
aus digitalen Bildern untersagt; dabei hat es die Unterscheidungskraft der auch im
vorliegenden Löschungsverfahren in Rede stehenden Wortmarke „MYPHOTO-
BOOK“ bejaht, weil es sich bei ihr nicht um die Zusammenfassung zweier beschreibender Begriffe handele und der Begriff „Fotobuch“ keinen eindeutigen beschreibenden Sinngehalt habe, weil er nicht nur im Sinne von „Fotoalbum“, sondern auch als ein Buch über Fotos, die Geschichte der Fotografie oder die Technik
des Fotografierens verstanden werden könne. Das Kammergericht hat die gegen
die Hauptsacheentscheidung eingelegte Berufung der hiesigen Antragstellerin mit
Beschluss vom 27. Mai 2008 (5 U 138/06) bis zum rechtskräftigen Abschluss des
hiesigen Löschungsverfahrens ausgesetzt.
Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 6. Dezember 2006 auf den Antrag die Löschung der angegriffenen
Marke angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt: Der Antrag sei entgegen der
Auffassung der Antragsgegnerin nicht wegen Rechtsmissbräuchlichkeit unzulässig, weil die Antragstellerin ihrerseits beim HABM und beim US-Patentamt dasselbe Zeichen als Marke angemeldet habe; denn da es sich beim Löschungsantrag
eigene Verhalten des Antragstellers eine Rolle. Die Marke sei zu löschen, weil sie
entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG trotz fehlender Unterscheidungskraft eingetragen worden sei und dieses Schutzhindernis fortbestehe. Die angegriffene Marke
habe nämlich für die beanspruchten Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt, weil die für die angesprochenen Verkehrskreise ohne Weiteres als „Mein Fotobuch“ verständliche Marke nur darauf hinweise, dass die hiermit gekennzeichneten Dienstleistungen dazu dienten, ein nach
den Vorgaben des Auftraggebers zu gestaltendes persönliches Buch mit Fotos
zum Gegenstand hätten; dabei stelle das vorangestellte Possessivpronomen „MY“
als „mein“ nur eine werbeübliche Individualisierung dar, die allein den persönlichen
Charakter des Fotobuches wiedergebe; dies läge auch nahe, weil im hier einschlägigen Dienstleistungssektor Angebote üblich seien, welche das Binden von Büchern mit Bildern des Kunden und in der von diesem gewünschten Ausstattung
zum Gegenstand hätten. Die Annahme des Landgerichts Berlin, der Begriff „Fotobuch“ erfasse auch Bücher über Fotos, läge im Verständnis der angesprochenen
Verkehrskreise aber nicht nahe.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie ist
der Meinung, dass der Löschungsantrag schon mangels Rechtsschutzbedürfnisses hätte zurückgewiesen werden müssen, weil die Antragstellerin ein identisches
Zeichen beim HABM für „Druckereierzeugnisse“ zur Veröffentlichung gebracht und
diese Marke auch in der Schweiz und in den USA habe eintragen lassen, wo es
jeweils für schutzfähig erachtet worden sei; im Widerspruchsverfahren vor dem
HABM habe die Antragstellerin dabei ihre eigene Marke als schutzfähig verteidigt.
Mit diesem Verhalten stehe aber ihr hiesiger Antrag in Widerspruch. Diesem fehle
daher das Rechtsschutzbedürfnis. Dass es sich bei dem Löschungsantrag um ein
Popularverfahren handele, spiele entgegen der Ansicht der Markenabteilung keine
Rolle, weil Antragbefugnis und Rechtsschutzbedürfnis unterschiedliche Zulässigkeitsvoraussetzungen seien.
Darüber hinaus sei der Antrag auch unbegründet, weil die angegriffene Marke keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt habe. Zum einen
liege ihr eine auf dem betroffenen Dienstleistungssektor untypische Sprache zugrunde; des Weiteren fehle ihr der mit der beanspruchten Dienstleistung - anders
als evtl. bei Waren - erforderliche unmittelbar in Zusammenhang stehende Bezug,
so dass sich eine möglicherweise beschreibende Aussage erst aufgrund einer
analysierenden Betrachtung ergebe; schließlich handele es sich auch um ein Einwortzeichen, das anders zu beurteilen sei als ein aus den getrennten Wörtern
„MY“ und „PHOTOBOOK“ zusammengesetztes Zeichen. „PHOTOBOOK“ und
„PHOTOALBUM“ seien zudem auseinander zu halten; anders als für letzteres, das
von zahlreichen Anbietern beschreibend verwendet werde, fänden sich bei einer
Recherche nach „MYPHOTOBOOK“ ausschließlich Hinweise auf das hier in Rede
stehende Zeichen. Es sei auch nicht einsichtig, dass die angesprochenen Verkehrskreise „Fotobuch“ in demselben Sinne verstünden wie „Fotoalbum“, viel näher läge es, diesen Begriff auf Fotofachliteratur und damit auf einen Verlag für
photografische Literatur zu beziehen. Auch das Landgericht Berlin habe schließlich die Eintragbarkeit des Zeichens bestätigt (Urteil vom 20. Juni 2006, Az. 15 O
672/05).
Die Beschwerdeführerin beantragt,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamtes vom 6. Dezember 2006 aufzuheben und [die
Eintragung der Marke 303 61 509 MYPHOTOBOOK zu bestätigen] richtig: den Löschungsantrag zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Ihrer Ansicht nach fehlt dem Löschungsantrag nicht das Rechtsschutzbedürfnis,
weil er von jedermann gestellt werden könne und im öffentlichen Interesse liege.
Die eigene Markenanmeldung sei zudem mit der hier in Rede stehenden angegriffenen Marke nicht vergleichbar, weil sie für eine andere Warenklasse erfolgt sei.
Gleiches gelte auch für die Anmeldung der schweizer und amerikanischen Marken
der Antragstellerin. Die Markenabteilung habe auch zu Recht und mit zutreffender
Begründung die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Die mit der angegriffenen Marke verbundene Sachaussage sei für die angesprochenen Verkehrskreise ohne Mühe verständlich; dass sie in englischer Sprache gehalten sei, ändere hieran nichts. Auch die Schreibweise führe nicht von der beschreibenden Bedeutung fort. Sie sei zudem werbeüblich und werde auch für beschreibende Angaben verwendet, wie die Domain „printmyphotobook.ch“ einer Lizenznehmerin der
Antragsgegnerin verdeutliche, die als glatt beschreibende Angabe wirke und nicht
als Herkunftshinweis verstanden werde. Auch die alternativen Bedeutungen, auf
welche sich die Antragsgegnerin berufe, stellten für die geschützten Dienstleistungen beschreibende Angaben dar und könnten daher nicht die Schutzfähigkeit der
angegriffenen Marke begründen. Auch ausländische Voreintragungen könnten
eine andere Beurteilung nicht rechtfertigen.
In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte
aufrechterhalten und vertieft. Eine hierbei erörterte gütliche Einigung ist nicht zustande gekommen.
II.
A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung
hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, die
Löschung der angegriffe¬nen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse nach
§§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angeordnet.
1. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist der Löschungsantrag nicht
mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig.
Allerdings ist die Ansicht der Markenabteilung, das Rechtsschutzbedürfnis und damit die Zulässigkeit des Antrages sei bereits aufgrund des Popularcharakters des
Löschungsantrags (vgl. § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) zu bejahen, rechtsirrig. Die
Markenabteilung verkennt dabei, dass § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ausschließlich
die Antragsbefugnis und damit nur eine von mehreren Zulässigkeitsvoraussetzungen betrifft; allein der Umstand, dass der Löschungsantrag nach dieser Regelung
von jedermann gestellt werden kann, sagt aber nichts dazu, ob auch das von der
Antragsbefugnis verfahrensrechtlich strikt zu trennende Rechtsschutzbedürfnis
(vgl. hierzu gerade auch die von der Markenabteilung zitierte Kommentierung bei
Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 54 Rn. 2) gegeben ist.
Nicht gefolgt werden kann auch der Markenabteilung darin, das Rechtsschutzbedürfnis sei schon wegen des angeblich öffentlichen Interesses an der Löschung
ungerechtfertigter Markenanmeldungen stets zu bejahen. Allerdings beruht diese
Ansicht auf der früheren Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, derzufolge
mit dem Löschungsverfahren ein Interesse der Allgemeinheit an der Löschung
schutzunfähiger Zeichen bestehen soll (vgl. BPatGE 21, 140, 141). Diese Rechtsprechung kann indessen nicht aufrecht erhalten werden (krit. hierzu auch
Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71 Rn. 28). Das Interesse der Allgemeinheit ist schon deshalb kein maßgebendes Kriterium, weil das Löschungsverfahren
wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nrn. 1
bis 3 MarkenG gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG nur auf Antrag statthaft ist, während
eine Löschung von Amts wegen nur in den praktisch bedeutungslosen (vgl.
Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 50 Rn. 10) Fällen des § 50 Abs. 3
i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG bei offensichtlichem Verstoß gegen diese
Schutzhindernisse möglich ist. Indem das Gesetz damit den Fortbestand schutzunfähiger Zeichen im Register bei fehlendem Antrag hinnimmt, bringt es deutlich
zum Ausdruck, dass außerhalb der konkreten Interessenlage zwischen Antragsteller und Inhaber der angegriffenen Marke ein Interesse der Allgemeinheit an der
Beseitigung absolut schutzunfähiger Marken aus dem Register gerade nicht besteht.
Auch wenn damit eine Unzulässigkeit des Löschungsantrages mangels Rechtsschutzbedürfnisses nicht von vorneherein ausgeschlossen ist, bedeutet dies aber
nicht, dass das Rechtsschutzbedürfnis allein deshalb zu verneinen ist, weil der Löschungsantragsteller seinerseits ein identisches oder ähnliches Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen national, international oder (wie
hier) als Gemeinschaftsmarke angemeldet hat. Das Rechtsschutzbedürfnis entfällt
nämlich nur dann, wenn ein schutzwürdiges Interesse des Antragstellers an einer
begehrten Entscheidung nicht besteht. Wie aber die Beispiele in den anderen Gerichtsbarkeiten, insbesondere im Zivilverfahren, zeigen, ist das Fehlen des Rechtsschutzbedürfnisses auf wenige Sachverhalte begrenzt, die zudem in aller Regel
verfahrensrechtlicher Natur sind; insbesondere der hier von der Antragsgegnerin
erhobene Vorwurf des Rechtsmissbrauchs führt im Allgemeinen nicht zum Wegfall
der Klagezulässigkeit, sondern der Klagebegründetheit (vgl. für das Zivilverfahren
etwa Stein/Jonas/Roth, ZPO 22. Aufl., Vor § 253 Rn. 140; Zöller/Greger, ZPO,
27. Aufl., Vor § 253 Rn. 18), weil hierdurch der materiell-rechtliche Anspruch, auf
welchen die Klage gestützt wird, entfällt; dieser Umstand kann damit bei Löschungsverfahren, die - insofern anders als etwa das Widerspruchsverfahren -
nicht davon abhängig sind, dass sich der Antragsteller auf ein eigenes Recht beruft, nicht zum Tragen kommen. Ob das Rechtsschutzbedürfnis entfallen würde,
wenn - was der erneuten Einklagung eines bereits rechtkräftig entschiedenen Anspruchs gleich käme - aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens der Rechtsbestand
eines vom Löschungsantragsteller angemeldeten identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen rechtskräftig festgestellt worden ist, bevor er
seinerseits mit dem Löschungsantrag die Schutzfähigkeit eines einem Dritten gehörenden identischen Zeichens meint, infrage stellen zu können (womit er letztlich
nur zu erkennen gibt, dass er zulasten eines Mitbewerbers abstreitet, was bereits
zu seinen Gunsten rechtskräftig entschieden wurde), bedarf vorliegend keiner Entscheidung, weil eine solche Sachverhaltskonstellation hier nicht besteht.
Die Antragsgegnerin ist im Übrigen durch die Zulässigkeit des Antrags nicht rechtlos gestellt. Es bleibt ihr unbenommen, ihrerseits gegen die Anmeldung oder Eintragung des (aus ihrer Sicht vergleichbaren) Zeichens der Antragstellerin die gegebenen Rechtsmittel - insbesondere einen Löschungsantrag - zu stellen. Auch
dies spricht dagegen, das Rechtsschutzbedürfnis der Antragstellerin allein deshalb
zu versagen, weil sie eine (vermeintlich) vergleichbare Marke selbst zur Anmeldung oder Eintragung gebracht hat.
2. Der Löschungsantrag war auch begründet.
a) Nach § 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist eine eingetragene
Marke auf Antrag wieder zu löschen, wenn ihr zum Eintragungszeitpunkt die erforderliche Unterscheidungskraft fehlte und dieses Schutzhindernis zum Zeitpunkt
der Entscheidung über den Löschungsantrag noch fortbesteht. Die Regelung des
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geht dabei auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1
Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40 vom
11.2.1989) zurück, der wiederum mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) GMV wortidentisch
ist. Da die Auslegung der vorgenannten europarechtlichen Normen nach Art. 234
EGV, Art. 101 GG (vgl. BVerfGE 73, 339, 366 ff.; 82, 159, 192 ff.) allein dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten ist, ist auch für die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Unterscheidungskraft“ in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließlich dessen Rechtsprechung maßgeblich und für alle nationalen Gerichte
bindend. Danach ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die
erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen, derzufolge diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die
Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren soll, indem sie
es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927
[Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR
2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses
an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26]
- SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung
zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für
die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607
[Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und
Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl.
EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187,
190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).
b) Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung der
Fall, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151,
1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001,
162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Hierfür reicht es
aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um
eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen
ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH
GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32]
- DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR
2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD); dies gilt auch für ein zusammengesetztes
Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich
genommen schutzunfähig sind, sofern das Gesamtzeichen nicht infolge einer ungewöhnlichen Veränderung - etwa syntaktischer oder semantischer Art - hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung ihrer schutzunfähigen Bestandteile
abweicht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 98] - POSTKANTOOR;
MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 39 f.] – BIOMILD; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 28]
- SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 29] - BioID; MarkenR 2007, 204, 209
[Rz. 77 f.] - CELLTECH).
c) Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke war für die Verbraucher schon zum Eintragungszeitpunkt ohne jede Mühe erkennbar, dass die
angegriffene Marke, trotz der besonderen Schreibweise, aus den Wörtern „MY“
und „PHOTOBOOK“ zusammengesetzt ist. Dabei war nicht nur der erste Wortteil
„MY“ - was auch die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht in Abrede stellt - im
Sinne von „mein“, sondern auch „photobook“ als „Fotobuch“ verständlich; denn
letzteres ist ungeachtet der Frage eines lexikalischen Eintrages, auf den es ohnehin nicht ankommt (vgl. BGH WRP 2002, 982, 984 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I),
schon deshalb ohne jedes Nachdenken in dieser Bedeutung erkennbar, weil es
sich bei den Begriffen „photo“ und „book“ um einfachste Wörter des englischen
Grundwortschatzes handelt, die weitesten Kreisen der Bevölkerung geläufig sind,
wobei zusätzlich auch die klangliche Ähnlichkeit und semantische Identität der
Entsprechungen der deutschen Sprache ein solches spontanes Verständnis des
Markenteils „PHOTOBOOK“ nahelegt. Im Übrigen zeigen die Einträge im Buchkatalog (vgl. http://www.buchkatalog.de/kod-bin/isuche.cgi?navigaktiv=ja&dbname=
Buchkatalog&lang=deutsch&uid=KNO-02122008-095011324-D02928&location=
Profisuche&aktion=start), dass jedenfalls der englischsprachige Begriff bereits im
Jahre 2004, in welchem Bücher mit diesem Titel auch in Deutschland erhältlich
waren, gebräuchlich war.
d) Der Verkehr wird der angegriffenen Marke nicht nur in Bezug auf Waren der
Klasse 16, sondern auch hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistung „Buchbinderarbeiten“ nur einen beschreibenden Sachhinweis darauf entnehmen, dass diese die Herstellung eines auf die Bedürfnisse
des Bestellers abgestimmtes („persönliches“) Fotobuches zum Gegenstand haben
und die entsprechenden Produkte und Tätigkeiten hierfür geeignet und bestimmt
sind; damit ist dieser Begriff aber für alle Waren und Dienstleistungen, welche mit
Büchern (im weiteren Sinne) in Zusammenhang stehen, mangels der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht schutzfähig.
aa) Hierfür spielt es keine Rolle, ob einzelne Teile des Verkehrs den Begriff
„PHOTOBOOK“ bzw. seine deutsche Entsprechung „Fotobuch“ aufgrund der entsprechenden Titel der schon 2004 erhältlichen Bücher eher im Sinne eines Buches über Fotos bzw. Fotografie oder zur Bezeichnung eines digital gedruckten
Buches mit Fotos und Texten des Anwenders, wie es nunmehr gebräuchlich ist
(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Fotobuch), verstehen. In beiden Fällen werden
nämlich die jeweiligen Teile des Verkehrs dem Begriff lediglich einen Hinweis auf
die jeweilige Bestimmung der hiermit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen entnehmen. Damit handelt es sich bei beiden Bedeutungen nur um zwei unterschiedliche Sachangaben, welche die jeweils hiermit gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen zwar in verschiedenen Richtungen, jeweils aber immer noch
hinsichtlicher ihrer möglichen Merkmale beschreiben; eine Mehrdeutigkeit, die nur
dann zur Schutzfähigkeit führt, wenn einzelnen Bedeutungen ein solcher Sachhinweis gerade nicht mehr entnommen werden kann, liegt damit entgegen der Ansicht des Landgerichts Berlin nicht vor.
Soweit es die letztgenannte Bedeutung betrifft, steht dem auch nicht der Einwand
der Inhaberin der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung entgegen,
eine beschreibende Verwendung des Begriffs „photobook“ bzw. „Fotobuch“ für digital gedruckte Bücher mit Fotos und Texten des Anwenders sei für das Eintragungsjahr 2004 nicht belegt. Aus dem lexikalischen Eintrag bei WIKIPEDIA ergibt
sich zwar, dass die „massive Markteinführung“ solcher Bücher in Deutschland erst
im Jahr 2007 erfolgte; dies bedeutet aber im Umkehrschluss, dass es solche Bücher unter dieser Sachbezeichnung bereits vor 2007 gegeben haben muss; damit
belegt der Eintrag im Hinblick auf die bekannte Dauer bei der Entwicklung technischer Neuerungen, die auch auf dem hier interessierenden Waren- und Dienstleistungssektor in der Regel Jahre in Anspruch nehmen, zumindest indiziell, dass
bereits im hier maßgeblichen Eintragungsjahr solche Bücher bekannt und mit der
angegriffenen Marke - wie es aus der Natur der Sache auch nahelag - der Sache
nach bezeichnet wurden; hierfür spricht schließlich auch die Anmeldung einer solchen Bezeichnung für die hierzu erforderliche Dienstleistung; Anhaltspunkte, die
geeignet wären, dieses Indiz zu widerlegen - etwa in der Weise, dass solche Fotobücher erst nach 2004 entwickelt worden seien oder vor 2007 in anderer Form bezeichnet worden wären -, sind weder von der Inhaberin der angegriffenen Marke
vorgetragen noch vom Senat ermittelt worden.
bb) Der Zusatz „MY“ im allgemein verständlichen Sinne „mein“ vermag nach ständiger Rechtsprechung den erforderlichen Herkunftshinweis nicht zu vermitteln (vgl.
die Nachweise aufgrund der Volltextsuche zum Stichwort
„my“ bei
https://www.pavis-proma.de/index.htm). Im vorliegenden Zusammenhang liegt es
damit nahe, dass der Verkehr die angegriffene Marke bei Buchbinderarbeiten, die
- anders als ein fertiges Buch - in der Regel einen konkreten Auftrag des Abnehmers voraussetzen und hierbei auf dessen spezielle Wünsche eingehen, nur als
Hinweis darauf versteht, dass das hierbei erstellte Fotobuch nach den speziellen
Wünschen des Auftraggebers gefertigt wird; über das, was ohnehin Gegenstand
der Dienstleistung ist, geht das Possessivpronomen „MY“ damit nicht hinaus.
e) Damit enthält die in Rede stehende Wortmarke ausschließlich Angaben, welche
die beanspruchte Dienstleistung beschreiben, sodass der angegriffenen Marke sowohl zum Eintragungs- als auch zum jetzigen Zeitpunkt die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlte und fehlt. Da die Markenabteilung vor diesem Hintergrund zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde ihrer Inhaberin zurückzuweisen.
B. Da Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei
zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten
selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).
Dr. Albrecht
Kruppa
Schwarz
Ko