BPatG Beschluss vom 30.03.2009 – 27 W (pat) 63/09

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 63/09 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 305 48 049.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

30. März 2009 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und

Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die am 11. August 2005 angemeldete und am 10. Mai 2006 u. a. für

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse;

Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für

Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen

Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten); Drucklettern; Druckstöcke; Kugelschreiber,

Druckschriften, Tragetaschen aus Papier, Kalender, Sammelalben, Aufkleber; Bieruntersetzer aus Papier, Autoplaketten aus

Papier, Autoaufkleber (Papeteriewaren); Wimpel, Fähnchen, Fahnen und Flaggen aus Papier, Postkarten, Sonnenblenden aus

Pappe in bedruckter und unbedruckter Form, insbesondere als

Werbeträger, soweit in Klasse 16 enthalten; Pins (Büroartikel);

Klasse 38: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, einschließlich Online-, On-demand- und andere elektronischen Mediendiensten (soweit in Klasse 38 enthalten); Informationsübertragung für nationale und internationale Telefon- und/oder

Internetnetze; Telekommunikationsdienstleistungen; Informationsübermittlungsdienste; elektronische Informationsübertragung für

Zugangscodes von Quellen; Bereitstellen von Informationen im

Internet, Erbringen von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-

Diensten, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich

Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern im Rahmen der Dienstleistungen

von Presseagenturen; Dienstleistungen für elektronische Medien,

nämlich computergestützte Übertragung von Nachrichten, Informationen, Daten und Bildern sowie e-mail-Datendienste durch

Übermittlung elektronischer Post; Bereitstellung von Informationen

über Veranstaltungen und Termine, insbesondere Sportveranstaltungen und Preisverleihungen durch Bereitstellung einer e-commerce-Plattform im Internet

eingetragene Wortmarke 30548049

DIE FÜCHSE

hat die Widersprechende am 11. September 2006 aus ihrer am 6. Dezember 1979

angemeldeten farbigen Bildmarke 1006124

die seit 7. August 1980 für

Zeitschriften

eingetragen ist, Widerspruch hinsichtlich

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften

Klasse 38: Bereitstellen von Informationen im Internet, Erbringen

von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Dienstleistungen eines Online-

Anbieters, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und

Bildern im Rahmen der Dienstleistungen von Presseagenturen; Bereitstellung von Informationen über Veranstaltungen und Termine, insbesondere Sportveranstaltungen und Preisverleihungen durch Bereitstellung

einer e-commerce-Plattform im Internet

eingelegt.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten (Bl. 104 VA).

Zur Glaubhaftmachung hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung

des Verlagsleiters und Herausgebers vorgelegt. Darin heißt es, die Widersprechende gebe zweimal wöchentlich die Fuchsbriefe heraus - auch im Internet.

Diese erschienen in einer Auflage von mehreren tausend Stück. Damit seien die

Fuchsbriefe der auflagenstärkste Informationsbrief seiner Art. Der Brief sei mit der

Widerspruchsmarke in abgewandelter Form, die eine rechtserhaltende Benutzung

darstelle, wie folgt gekennzeichnet:

Die Markenstelle hat den Widerspruch mit Beschluss vom 22. Juli 2008 mangels

Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Dazu ist ausgeführt, „Fuchsbriefe“ sei ein

einheitlicher Begriff. Die Pluralform „Füchse“ wirke nicht wie ein Stammbestandteil

einer Serie mit „Fuchs“.

Dieser Beschluss wurde der Widersprechenden am 28. Juli 2008 zugestellt.

Die Widersprechende hat am 21. August 2008 Beschwerde eingelegt. Sie ist der

Auffassung, die Benutzung der Widerspruchsmarke sei ausreichend glaubhaft

gemacht. Verwechslungsgefahr bestehe, weil die Marken von „Fuchs“ geprägt

würden. Singular und Plural davon seien hochgradig ähnlich.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 22. Juli 2008

aufzuheben und die angegriffene Marke für alle beantragten

Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen.

Demgegenüber beantragt die Inhaberin des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend, weil „Fuchs“ und „Briefe“ getrennt worden seien. In den zu vergleichenden Marken trete „Fuchs“ jeweils nicht allein-kennzeichnend hervor. Warenähnlichkeit sei ohnehin nur hinsichtlich Zeitschriften und Druckereierzeugnissen gegeben.

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten

nebst Anlagen Bezug genommen, wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

II

1)

Dass sich die Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren nicht geäußert

hat, steht der vorliegenden Entscheidung nicht entgegen. Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung. Da die Beteiligten

keine mündliche Verhandlung beantragt haben und diese nach Wertung des

Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden

werden.

Der Senat musste den Beteiligten den beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung nicht mitteilen. Das Gebot des rechtlichen Gehörs verlangt lediglich, den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit zu geben, Stellungnahmen zum Sachverhalt

abzugeben und ihre eigene Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfragen darzulegen sowie Anträge zu stellen. Nachdem die Beschwerde vom August 2008

datiert, bestand hierzu hinreichend Gelegenheit.

2)

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden

bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren bzw.

Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie Art und Aufmerksamkeit des beteiligten Publikums, besteht eine Wechselwirkung. So kann etwa

ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Dienstleistungen oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt.

a)

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat die Benutzung der 1980 eingetragenen Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2, § 26 Abs. 5,

§ 114 Abs. 1, § 116 Abs. 1 MarkenG zulässigerweise bestritten.

Die im patentamtlichen Verfahren abgegebene Erklärung, eine rechtserhaltende

Benutzung der Widerspruchsmarke werde bestritten, ist als zulässige Erhebung

der beiden Nichtbenutzungseinreden gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG

zu verstehen. In allen Fällen, in denen - wie hier - die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gegeben sind, sind zugleich die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 erfüllt (vgl. BGH GRUR 1999, 54

- HOLTKAMP).

Demnach obliegt es der Widersprechenden, glaubhaft zu machen, dass ihre

Marke innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung des

angegriffenen Zeichens sowie innerhalb der letzten fünf Jahre gemäß § 26

MarkenG benutzt worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Dies ist ihr nicht

gelungen, da die von ihr als verwendet angegebene Benutzungsform nicht der

angemeldeten Marke entspricht.

Vom Umfang her ist der Absatz zwar gering; allerdings ist zu berücksichtigen,

dass der Vertrieb im Rahmen von sog. Insiderinformationen erfolgt. Eine von vornherein wirtschaftlich nicht sinnvolle Betätigung (sog. Scheinbenutzung) liegt daher

nicht vor, denn selbst eine geringfügige Benutzung kann, wenn sie wirtschaftlich

tatsächlich gerechtfertigt ist, als ausreichend angesehen werden (EuGH GRUR

2006, 582 - VITAFRUIT).

Die Benutzung der Marke in der oben gezeigten Form, die von der Registrierung

abweicht, ist allerdings nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht rechtserhaltend,

denn die Abweichungen verändern den kennzeichnenden Charakter der Marke.

Davon ist auszugehen, wenn die Verbraucher das abweichend benutzte Zeichen

bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach nicht mehr mit der

registrierten Marke gleichsetzen, d. h. in der benutzten Form eine andere Marke

sehen (vgl. BGH GRUR 2001, 54, 56 - SUBWAY / SUBWEAR; GRUR 2003, 1047,

1048 - KELLOGG'S / KELLY'S; GRUR 2005, 515 - FERROSIL). Maßgeblich ist, ob die

Verbraucher den Veränderungen gegenüber der registrierten Form eine eigene

maßgebende kennzeichnende Wirkung beimessen (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55

- HOLTKAMP; GRUR 2002, 167, 168 - BIT / BUD; GRUR 2005, 515 - FERROSIL). Dies

ist hier der Fall, denn die benutzte Form der Widerspruchsmarke weicht in zwei

markanten Merkmalen von der registrierten Form ab, nämlich in der Graphik des

Fuchskopfes, die in der verwendeten Marke nur noch stilisiert angedeutet ist, und

in ihrer Platzierung, die die Wörter „Fuchs“ und „Briefe“ trennt.

Das verändert den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke.

Der Fuchskopf in einem Kreis, also der veränderte Bestandteil ist unterscheidungskräftig; damit ist die Abweichung (keine Umrandung, Stilisierung) nicht

unschädlich (BPatGE 48, 223 - TERRANOVA).

b) Nach den eingangs genannten Grundsätzen zur Verwechslungsgefahr im

markenrechtlichen Sinn ist vorliegend aber ohnehin keine Gefahr von Verwechslungen gegeben.

aa) Es kann sogar unterstellt werden, das Dienstleistungen, wie „Bereitstellen

von Informationen“ zu „Zeitschriften“, nicht nur eine entfernte, sondern eine durchschnittliche Ähnlichkeit aufweisen.

bb) Die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Dass ein „Fuchs“ als Symbol für „Schläue“ stehen kann,

klingt in „Fuchsbriefe“ und dem Bild eines Fuchskopfes zwar an, mindert die Kennzeichnungskraft aber nicht entscheidend.

cc) Die Widerspruchsmarke ist zwar keine reine Bildmarke, bei der eine Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit nicht in Betracht käme

(BGH GRUR 2006, 60, III.4.e – COCCODRILLO; BPatG Mitt. 2004, 315, II.3.b

- FRISH). Aber die Pluralform von Fuchs mit vorangestelltem Artikel (Die Füchse)

unterscheidet sie im Klang deutlich von „Fuchsbriefe“.

Bildlich unterscheiden sich die Marken aufgrund der graphischen Gestaltung der

Widerspruchsmarke und der unterschiedlichen Wortzahl sowie -länge ausreichend.

Die von den Streitmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich

zudem an Verbraucherkreise, die sich nicht nur flüchtig mit den entsprechenden

Angeboten befassen, sondern sorgfältiger als ein durchschnittlich aufmerksamer

Verbraucher prüfen und auswählen. Deshalb wird das angesprochene Publikum

bei der Konfrontation mit den Marken die gegebenen Unterschiede wahrnehmen.

dd) Es kommt auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. Diese

Art der Verwechslungsgefahr kann gegeben sein, wenn die Verbraucher zwei an

sich unterschiedliche Marken wegen eines gemeinsamen charakteristischen

Bestandteils derselben betrieblichen Ursprungsstätte zuordnen. Das kann bei

Serienmarken dann der Fall sein, wenn der Inhaber der älteren Marke bereits mit

dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend

gebildeter Marken aufgetreten ist (BGH, GRUR 2002, 542, 544 – BIG; GRUR 2002,

544, 547 – BANK 24; BPatG, GRUR 2002, 345, 346 – ASTRO BOY / BOY). Hier ist

jedoch nicht erkennbar, dass die Widersprechende das Publikum bereits an eine

Markenserie mit unterschiedlichen Bezügen zu Füchsen als Stammbestandteil

gewöhnt hat.

Auch für eine sonstige gedankliche Verbindung im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG fehlen durchgreifende Anhaltspunkte. Die bloße Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung zwischen den Marken führt noch nicht zu einer solchen

Verwechslungsgefahr. Der Begriff der gedanklichen Verbindung stellt keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern bestimmt dessen

Umfang nur näher, so dass es nicht zur Begründung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr ausreicht, wenn das Publikum lediglich eine rein

assoziative gedankliche Verbindung zwischen den Marken herstellt, weil die Wahrnehmung der einen Marke die Erinnerung an die andere Marke weckt, beide aber

nicht miteinander verwechselt (vgl. EuGH, GRUR 1998, 387, 389 – SABEL / PUMA).

Beide Marken enthalten zwar Hinweise auf Füchse. Die Übereinstimmung darin

reicht aber nicht aus, eine Verwechslungsgefahr anzunehmen, da die Verbraucher

bei den gegebenen Unterschieden die jüngere Marke nicht irrtümlich der Inhaberin

der älteren Marke zuordnen oder auf Grund dieser Umstände auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern,

vor allem im Sinn einer gemeinsamen Produktverantwortung schließen.

Eine Gefahr der Verwechslung der beiden Marken ist auch nicht wegen einer

Übereinstimmung im Sinngehalt gegeben. Zwischen einer Wort-/Bildmarke und

einer Wortmarke kann zwar eine Verwechslungsgefahr wegen einer Übereinstimmung im Bedeutungsgehalt der Zeichen bestehen. Voraussetzung ist aber, dass

das Wort aus der Sicht der angesprochenen Verbraucher die nahe liegende,

ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes ist (vgl. BGH GRUR

1999, 990, 992 - SCHLÜSSEL; GRUR 2004, 779, 783 - ZWILLING / ZWEIBRÜDER). Der

Wortbestandteil „Die Füchse“ erschließt sich den angesprochenen Verkehrskreisen jedoch nicht in naheliegender und ungezwungener Weise, denn ein Fuchskopf

wird nicht mit der Pluralform „die Füchse“ benannt.

Es besteht kein Anlass, die Widerspruchsmarke unter Vernachlässigung des Wortbestandteils allein wegen der Fuchskopfabbildung mit dem Begriff „Fuchs“ zu

benennen oder zu erinnern. Denn die Graphik beherrscht die Widerspruchsmarke

nicht derart, dass der Wortbestandteil dahinter völlig zurücktritt, was Voraussetzung für eine solche Benennung wäre. Neben „Fuchsbriefe“ hat der dargestellte

Fuchskopf keine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Widerspruchszeichens; er illustriert nur den Wortanfang „Fuchs...“, während die Marke

als mit „Fuchs“ benannte „Briefe“ wirkt. Von Bedeutung ist dabei auch, dass in

zahlreichen Marken Fuchsdarstellungen Verwendung finden, um die damit verbundenen Assoziationen zu „schlau“ zu nutzen. Der Verbraucher wird sich daher vorrangig an dem Markenwort „Fuchsbriefe“ orientieren.

Dies gilt insbesondere, weil das Wort „Fuchsbriefe“ einen Gesamtbegriff darstellt;

hier kommt eine Aufgliederung nicht in Betracht.

3)

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine

Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate

des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden

ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten

- insbesondere auf Seiten der angegriffenen Marke - getroffen worden ist.

4)

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1

MarkenG).

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Fa