BPatG Beschluss vom 01.04.2009 – 29 W (pat) 78/06

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 78/06 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 53 687.7 08.05

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 1. April 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin

Grabrucker, der Richterin Fink sowie des Richters Dr. Kortbein

1.

Das Verfahren wird fortgesetzt.

2.

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom

12. Mai 2006 wird aufgehoben.

3.

Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt

zurückverwiesen.

4.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I.

Die Wort-/Bildmarke

wurde am 6. September 2005 zur Eintragung in den Farben Rot, Schwarz, Weiß

und Grau angemeldet für die Dienstleistungen der

Klasse 35:

Merchandising; Online-Dienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers, nämlich Waren- und Dienstleistungspräsentation, Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch

im Rahmen von E-Commerce; Vermittlung von Handelsgeschäften

für andere über Online-Shops; telefonische und/oder computerisierte Bestellannahme für Teleshopping-Angebote für Dritte; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das

Internet; Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von

Waren und/oder Dienstleistungen für Dritte; Vertretung wirtschaftlicher Interessen Dritter gegenüber politischen Entscheidungsträgern und anderen Personen; Verkaufsförderung (Sales Promotion)

(für Dritte); Durchführung von Auktionen und Versteigerungen,

auch im Internet; Werbung; Werbung in allen Medien, einschließlich Rundfunk-, Fernseh-, Kino, Print-, Videotext-, Online- und Teletextwerbung; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vorführung von Waren für

Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Aktualisierung von Werbematerial; Werbemittlung; Marketing (Absatzforschung); Marketing für Dritte in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen;

Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien;

Sponsoring in Form von Werbung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem

Know-how; Verbraucherberatung; Facility management, nämlich

Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Facility management, nämlich Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und

Marketing für Immobilien;

Klasse 36:

Sparkassengeschäfte; Vermögensverwaltung; Versicherungswesen, Versicherungsberatung; Finanzwesen, Finanzberatung, Finanzierungsberatung, Home Banking; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzanalysen; Erteilung von Finanzauskünften; finanzielle Förderung und Sponsoring; finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); Finanzierungen; Vermittlung von finanziellem Know-How (Franchising); Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung

durch Treuhänder; Investmentgeschäfte; Kapitaltransfer (elektronisch); Kreditvermittlung; Leasing; Lebensversicherung; Telebanking; Vergabe von Darlehen; Verwahrung von Wertstücken in Safes;

Klasse 38:

Bereitstellung einer E-Commerce Plattform im Internet; Bereitstellung von Internet-Portalen für Dritte; Telefondienste für eine

Hotline oder Callcenter;

Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Vermietung

und Vermittlung von Zugriffszeiten zu Datennetzen, insbesondere

im Internet und/oder Intranet; Erbringen von Dienstleistungen in

Verbindung mit Onlinediensten, nämlich Liefern von Nachrichten

und Übermittlung von Informationen in Computernetzwerken, einschließlich On-Demand und anderen elektronischen Mediendiensten; Anbieten und Bereitstellen des Zugriffs von auf einer Datenbank gespeicherten Informationen, insbesondere auch vermittels

interaktiv kommunizierender (Computer-) Systeme; Sammeln und

Liefern von Nachrichten, auch elektronischer Art, sowie Bereitstellen des Zugriffs auf (TV/Radio)-Programme im World Wide Web;

Telekommunikation,

insbesondere datenverarbeitungsgestützte

elektronische Informations- und Kommunikationsdienste, soweit in

Klasse 38 enthalten für offene und geschlossene Benutzerkreise;

Ton-, Bild- und Datenübertragung durch Kabel, Satellit, Computer,

Computer-Netzwerke, Telefon- und ISDN-Leitungen sowie jegliche

weitere Übertragungsmedien, Ausstrahlen von Rundfunksendungen (Funk und Fernsehfunk).

Auf die Beanstandung der Anmeldung wegen entgegenstehender absoluter

Schutzhindernisse trug die Anmelderin vor, dass bereits eine Serie entsprechend

gebildeter Marken für vergleichbare Waren und Dienstleistungen zu ihren Gunsten

eingetragen sei. Mit Beschluss vom 12. Mai 2006 wies das Deutsche Patent- und

Markenamt die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse zurück (§ 37

Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Zu den geltend gemachten Voreintragungen wurde ohne nähere Begründung ausgeführt, dass die Eintragung

identischer Bezeichnungen für identische Produkte keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung gewähre.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie trägt

vor, dass das Deutsche Patent- und Markenamt über die im Anmeldeverfahren

geltend gemachten Voreintragungen hinaus weitere Marken vor Erlass des angefochtenen Beschlusses eingetragen habe und weitere Marken nach diesem Zeitpunkt. Insgesamt sei damit eine Serie von … Marken zu ihren Gunsten einge

tragen, die in der Art der Markenbildung vollständig mit den verfahrensgegenständlichen Marken übereinstimmten. Ein sachlicher Grund für die Abweichung

von dieser Eintragungspraxis sei nicht erkennbar, so dass sich die Zurückweisungen als willkürlich darstellten. Diese willkürliche Eintragungspraxis beeinträchtige sie in ihrer unternehmerischen Freiheit, denn ihr ganzes Geschäftmodell sei auf

die beanspruchte Markenserie gestützt, die sie im Verkehr intensiv benutze und

auch gegenüber Wettbewerbern verteidige.

Der Senat hat mit Beschluss vom 13. Dezember 2006 dem Präsidenten des

Deutschen Patent- und Markenamts anheim gestellt, dem Verfahren beizutreten.

Es bedürfe der Klärung, auf welchen Vorgaben die Eintragungspraxis des Amtes

beruhe und aus welchen sachlichen Gründen die Markenstelle bei den verfahrensgegenständlichen Anmeldungen von der durch die zahlreichen Voreintragungen

begründeten Eintragungspraxis abgewichen sei.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Beschwerdeverfahren beigetreten (§ 68 Abs. 2 MarkenG). In seiner Stellungnahme führt er im

Wesentlichen aus, dass Voreintragungen identischer oder ähnlicher Marken nach

ständiger nationaler und europäischer Rechtsprechung auch unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Verletzung des Grundrechts auf Gleichbehandlung nach Artikel 3 Abs. 1 GG und des Grundsatzes des Vertrauensschutzes keine Bindungswirkung entfalten könnten. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der

Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene, gerichtlich vollständig überprüfbare Entscheidung. Eine möglicherweise zu Unrecht erfolgte Eintragung könne daher keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung begründen. Außerdem habe das Amt bei

der Entscheidung über die Eintragung stets eine Abwägung vorzunehmen zwischen dem Individualinteresse des Anmelders und dem Allgemeininteresse an der

freien Verfügbarkeit des beanspruchten Zeichens. Diese Abwägung müsse in jedem Einzelfall unabhängig von möglichen Vorentscheidungen vorgenommen werden.

Die Beschwerdeführerin hat den Antrag gestellt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom

12. Mai 2006 aufzuheben.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts hat keinen Antrag gestellt.

Der Senat hat das hier anhängige Verfahren mit Beschluss vom 2. April 2008 ausgesetzt gem. § 82 Abs. 1 MarkenG, § 148 ZPO wegen Vorgreiflichkeit des Vorlagegesuchs zum EuGH im Hinblick auf die Parallelität der Rechtsfrage in weiteren Verfahren derselben Beschwerdeführerin. Er hatte nämlich in diesen Verfahren 29 W (pat) 79/06, 119/06 und 128/05 dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften vier Fragen zur Berücksichtigung von Voreintragungen im Rahmen

der Erhaltung der gleichen Wettbewerbschancen vorgelegt (vgl. GRUR 2008,

164 ff.). U. a. lautet die im Weiteren entscheidungserhebliche Frage 2: "Wenn ja,

ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende

Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in

gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen?".

In der daraufhin ergangenen Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 (verbundene Rechtssachen C 39/08 und

C 43/08) wird in den Randnummern 15 bis 19 folgende auch hier entscheidungserhebliche Antwort gegeben:

"15. Zudem kann die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats

zwar die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem

anderen Mitgliedstaat berücksichtigen, doch ergibt sich daraus

nicht, dass sie durch eine solche Entscheidung gebunden wäre,

denn die Eintragung einer Marke hängt in jedem Einzelfall von

besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, dass die

Marke nicht unter eines der in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 89/104

aufgeführten

Eintragungshindernisse

fällt

(Urteil

vom

12. Februar 2004, Henkel, C 218/01, Slg. 2004,

I 1725,

Randnrn. 61 und 62). Der Gerichtshof hat betont, dass die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat für die Entscheidung der zuständigen Behörde, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur

Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, jedenfalls nicht

maßgebend sein kann (Urteil Henkel, Randnr. 63).

16. Diese Grundsätze müssen auch dann Anwendung finden,

wenn die Anmeldung einer Marke in einem Mitgliedstaat darauf

gestützt wird, dass eine ähnliche oder identische Marke bereits

eingetragen worden sei.

17. Die für die Eintragung zuständige nationale Behörde muss

zwar im Rahmen der Prüfung einer solchen Anmeldung, soweit sie

in dieser Hinsicht über Informationen verfügt, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und

besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch ist sie keinesfalls an diese

Entscheidungen gebunden.

18. Außerdem muss der von den Beschwerdeführerinnen der

Ausgangsverfahren angeführte Gleichbehandlungsgrundsatz in

Einklang gebracht werden mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns. Daraus folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte

Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um

eine identische Entscheidung zu erlangen (vgl. Urteile vom

9. Oktober 1984, Witte/Parlament, 188/83, Slg. 1984, 3465,

Randnr. 15, und vom 4 Juli 1985, Williams/Rechnungshof, 134/84,

Slg. 1985, 2225, Randnr. 14). Somit kann sich ein Unternehmen

vor der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats jedenfalls nicht

zu seinen Gunsten auf eine Entscheidungspraxis dieser Behörde

berufen, die den Anforderungen aus der Richtlinie 89/104 zuwiderliefe oder dazu führte, dass die Behörde eine rechtswidrige Entscheidung trifft.

19. Daher ist auf die Fragen 1 bis 3 zu antworten, dass die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die über eine Markenanmeldung zu entscheiden hat, nicht verpflichtet ist, die in Art. 3

Abs. 1 Buchst b und c der Richtlinie 89/104 aufgeführten Eintragungshindernisse unberücksichtigt zu lassen und dem Antrag auf

Eintragung deshalb stattzugeben, weil das Zeichen, dessen Eintragung als Marke begehrt wird, auf identische oder vergleichbare

Art und Weise wie ein Zeichen gebildet wird, dessen Eintragung

als Marke sie bereits gebilligt hat und das sich auf identische oder

ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezieht."

II.

1.

Die Aussetzung des Verfahrens aufgrund des Vorlagegesuchs kann nach der

Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom

12. Februar 2009 aufgehoben und das Verfahren nunmehr fortgesetzt

werden (verb. Rs. C 39/08 und C 43/08).

2.

Der Gerichtshof hat in Rn. 17 seines Beschlusses festgestellt, dass eine nationale Behörde bei Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen

ergangenen früheren Entscheidungen berücksichtigen muss und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten muss, ob im gleichen Sinne zu

entscheiden ist oder nicht - auch wenn insoweit keine Bindung an Vorentscheidungen besteht. Daraus folgt, dass unter dem Aspekt des allgemeinen

rechtsstaatlichen Gebots, das in jeder Verfahrensordnung gilt - gleich ob Gerichts- oder Verwaltungsverfahren -, dem jeweiligen Adressaten einer ihn belastenden Entscheidung auch die wesentlichen Gründe, die die Entscheidung

tragen und für sie kausal sind, mitzuteilen sind. Dieser Grundsatz gilt gem.

§ 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch für das Markeneintragungsverfahren vor dem

Deutschen Patent- und Markenamt. Es besteht also nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung

als solche, sondern diese Überlegungen müssen für den Adressaten auch

erkennbar sein, was nur durch entsprechende Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung erfolgen kann.

Diese Rechtslage, wie sie der Gerichtshof nunmehr verlangt, stimmt mit der

früheren Prüfungsrichtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts vom

27. Oktober 1995 (vgl. BlPMZ 1995, 378, 383) Ziffer 4 a) überein, die lautet:

"Die Recherche …bezieht die Rechtsprechung sowie die Amtspraxis ein. …Im Interesse der Rechtssicherheit bedarf es einer

einheitlichen Prüfungspraxis, für die alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung zu

nutzen sind. …Stellt sich im Rahmen der Prüfung auf absolute

Schutzhindernisse heraus, dass derselben Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen bereits früher Markenschutz

gewährt wurde, so darf nur dann beanstandet werden, wenn die

frühere Eintragung zu Unrecht erfolgt ist, wenn sich seit der Eintragung der älteren Marke die rechtliche oder tatsächliche Betrachtung geändert hat oder wenn die angemeldeten Waren

oder Dienstleistungen in sonstiger Weise eine andere Beurteilung erfordern. In Zweifelsfällen ist eine schriftliche Stellungnahme des Prüfers einzuholen.

Wird nach Würdigung der Gesamtumstände trotz einer erst

kürzere Zeit zurückliegenden früheren Eintragung derselben

Marke die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse beanstandet, so soll in dem Bescheid auf die frühere Eintragung

hingewiesen und begründet werden, weshalb von der früheren

Beurteilung abgewichen wird. Ist eine Anmeldung derselben

Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen bereits

unanfechtbar zurückgewiesen worden, so ist zunächst zu prüfen, ob sich die Sach- und Rechtslage seitdem geändert hat

und die Eintragbarkeit nunmehr bejaht werden kann. Liegen

dieselben Schutzhindernisse weiterhin vor, wird der Anmelder

in der Beanstandung auf die frühere Zurückweisung unter Angabe der Fundstelle oder des Aktenzeichens der Entscheidung

hingewiesen. Wenn sich herausstellt, dass dieselben Zeichen

für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen innerhalb der

Markenstellen unterschiedlich beurteilt werden, ist eine einheitliche Beurteilung herbeizuführen, insbesondere durch Mitwirkung der Abteilungsleiter und Gruppenleiter."

Hingegen genügt die nunmehr seit 2005 geltende Prüfungsrichtlinie des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2005 (vgl. BlPMZ 2005,

245, 252) diesen Anforderungen des Gerichtshofs nicht. Sie lautet:

"Jede Anmeldung ist ein für sich gesondert zu beurteilender

Einzelfall. …Bestehende Eintragungen nationaler Marken

führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz zu einem Anspruch auf Eintragung."

Mit dieser Formulierung deckt die Richtlinie des Deutschen Patent- und

Markenamts nur einen Teil der in der oben genannten Entscheidung des

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften aufgestellten Anforderungen

ab, nämlich insoweit als Vorentscheidungen selbstverständlich nicht bindend

sein können, wenn sie rechtswidrig sind oder Grund für eine andere Beurteilung des Zeichens, d. h. eine differenzierende Betrachtung besteht. Davon

war der vorlegende Senat in seinem Vorlagegesuch ebenfalls ausgegangen

und hatte - wie der Gerichtshof in Rn. 18 - auf das Spannungsverhältnis

zwischen der Gleichbehandlung der Wettbewerber und dem Gebot rechtmäßigen Handelns hingewiesen.

Der Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts von 2005 mangelt es

aber insoweit an einer Regelung, als der Gerichtshof nunmehr ausdrücklich

verlangt, dass zu ähnlichen Anmeldungen ergangene Entscheidungen berücksichtigt werden müssen und besonderes Augenmerk auf die Frage

gerichtet werden muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht.

Das bedeutet eine Pflicht zum Vergleich, der angemeldeten mit den eingetragenen vergleichbaren Zeichen. Diesen vom Gerichtshof geforderten

Vergleich muss das Deutsche Patent- und Markenamt als zuständige nationale Behörde anstellen und gegebenenfalls die Gründe für eine differenzierte

Beurteilung angeben, oder aber, wenn es die Voreintragungen für rechtswidrig hält, dies zum Ausdruck bringen. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist der Feststellung des Gerichtshofs in Rn. 18, dass "der Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden muss mit dem Gebot

rechtstaatlichen Handelns" Genüge getan. Dies entspricht im Übrigen auch

der von der Europäischen Kommission

in

ihrer Stellungnahme von

13. Juni 2008 in Rn. 21 vertretenen Ansicht, dass das Gericht "unter dem

Gesichtspunkt der Begründungspflicht und nicht unter demjenigen des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes dazu verpflichtet ist, konkreten Hinweisen

auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen oder gegebenenfalls das Verbot einer festgestellten wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung zu berücksichtigen" hat.

Der hier angefochtene Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts

enthält keine derartige Begründung. Eine solche wurde vom Beigeladenen

auch nicht während des Beschwerdeverfahrens gegeben. Insoweit liegt ein

wesentlicher Verfahrensfehler vor, weshalb der Senat sein ihm nach § 70

Abs. 3 S. 2 MarkenG gegebenes Ermessen dahingehend ausübt, dass er

das Verfahren zur vergleichenden Würdigung der Vorentscheidungen in materiell-rechtlicher Hinsicht entspr. Rdn. 17 der Entscheidung des Gerichtshofs

und zur Begründung nach § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG zurückverweist. Dies

gilt insbesondere unter dem Aspekt, dass dem Amt als zuständiger Behörde

hier das erste Prüfungsrecht als gesetzesvollziehende Gewalt zukommen

soll, da sie diesen Punkt bislang noch nicht geprüft hat. Dabei spielt der Gedanke des Instanzverlustes oder -gewinnes keine Rolle, da es sich im Verhältnis zwischen Deutschem Patent- und Markenamt und Bundespatentgericht nicht um Instanzen handelt, sondern um Exekutive und Judikative als

grundsätzlich verschiedene Gewalt im Sinne der Gewaltenteilung.

Dem Deutschen Patent- und Markenamt ist die Vergleichsüberprüfung auch

möglich, da es in dieser Hinsicht über Informationen verfügt, die zu ähnlichen

Anmeldungen vom DPMA vorgenommene Eintragungen berücksichtigen

(vgl. EuGH C-39/08 und C-43/08, Beschluss vom 12. Februar 2009, Rn. 17).

Denn das neue, im Mai 2006 in Betrieb genommene Datenverarbeitungssystem des Amtes dient der "Harmonisierung der Prüfungs- und Entscheidungspraxis" (vgl. Jahresbericht DPMA 2006, S. 20). Darüber hinaus hat die

Anmelderin bereits in einem sehr frühen Verfahrensstadium, nämlich nach

Erhalt der Beanstandung der Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse

auf die zu ihren Gunsten erfolgten Voreintragungen hingewiesen, so dass sie

insoweit auch ihrer Mitwirkungspflicht genügt hat (vgl. 29 W (pat) 13/06,

Beschluss v. 1. April 2009 - SCHWABENPOST).

3.

Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Fortbildung des Rechts zugelassen.

Grabrucker

Fink

Dr. Kortbein

Hu