BPatG Beschluss vom 14.04.2009 – 20 W (pat) 9/09

BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 9/09 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 040 621.9-52

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter

Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Werner sowie den Richter

Dipl.-Ing. Kleinschmidt am 14. April 2009 08.05

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 J des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Oktober 2008 aufgehoben und die Sache an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Am 21. August 2004 hat die Anmelderin unter der Bezeichnung „Messverfahren

an Druckerzeugnissen sowie Messsystem“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung eingereicht. Auf den Prüfbescheid

vom

12. August 2005 hin reichte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2005

neue Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Hauptantrag, neue Patentansprüche 1 bis 4

gemäß Hilfsantrag sowie neue Beschreibungsseiten 1 bis 3 als Austauschseiten

für die Beschreibung ein.

In der Anhörung am 16. Juli 2007 hat die Anmelderin im Hauptantrag Patentansprüche 1 bis 5 und in einem Hilfsantrag Patentansprüche 1 bis 4 geltend gemacht, die sie mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2005 eingereicht hatte. In dem

Protokoll über die Anhörung heißt es u. a.:

„Die Ansprüche 1 der beiden Anträge sind wegen des fakultativen

Merkmals „insbesondere“ nicht gewährbar. Ausgehend von klargestellten Ansprüchen 1 ergibt sich:

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist nicht gewährbar, da wesentliche Merkmale fehlen und unklar ist, was mit dem Merkmal

„orientiert“ gemeint ist bzw. wie man dieses Merkmal praktisch

umsetzen kann.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist nicht gewährbar, weil sein

Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Hierzu

wurde die Druckschrift 1) vgl. insb. den dortigen Anspruch 6, die

Fig. 9 und 10, die Absätze [0029], [0032], [0035], etc., genannt,

die ein Verfahren mit den wesentlichen Schritten gemäß Anspruch 1 beschreibt. Zum einen werden gemäß Druckschrift 1)

polarisierte und nicht-polarisierte Dichtewerte (Remissionsdichtewerte, Farbdichtewerte) gemessen. Im Grenzfall hat man es gemäß Druckschrift 1) mit einem quasi-kontinuierlichen Spektrum zu

tun, bestehend aus diskreten Punkten.

Das Vorsehen eines Spektrometers zur Messung eines „kontinuierlichen“ Spektrums, welches i. a. anschließend digitalisiert wird,

wird als fachmännisch betrachtet.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass in der Offenbarung das Wort

„kontinuierlich“ nicht wortwörtlich offenbart ist ((cid:316) Spektrometer).

Der Anmelderin wird Gelegenheit gegeben, sich innerhalb der

Frist schriftlich zu äußern.“

Mit Schriftsätzen vom 29. Oktober und vom 12. November 2007 hat die Anmelderin neue Patentansprüche 1 bis 4 eingereicht und beantragt sinngemäß, nunmehr

über die Anmeldung nur noch auf der Grundlage dieser Ansprüche zu entscheiden. Die neuen Ansprüche lauten:

1. Messverfahren an Druckerzeugnissen, wobei an mindestens

einem vorzugsweise als Messfeld ausgebildeten Bereich eines

Druckereierzeugnisses als Messwerte polarisierte Remissionsdichtewerte und ein unpolarisiertes Remissionsspektrum

erfasst werden, wobei aus den gemessenen, polarisierten

Remissionsdichtewerten und dem gemessenen, unpolarisierten Remissionsspektrum ein polarisiertes Remissionsspektrum errechnet wird, indem zur Bestimmung des polarisierten

Remissionsspektrums durch die als Stützstellen dienenden,

polarisierten Remissionsdichtewerte eine Kurve gelegt wird,

deren Verlauf aus dem Verlauf des unpolarisierten Remissionsspektrums ermittelt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

das polarisierte Remissionsspektrum nach folgenden Schritten

errechnet wird

a)

für die Wellenlängen, für welche die polarisierten Remissionsdichtewerte gemessen werden, werden die mit den

entsprechenden Werten des unpolarisierten Remissionsspektrums zur Bestimmung von Verhältniswerten ins Verhältnis gesetzt,

b)

für die Wellenlängen, die unterhalb der Wellenlänge des

polarisierten Remissionsdichtewerts mit der kleinsten Wellenlänge liegen, werden zur Errechung des polarisierten Remissionsspektrums die Werte des unpolarisierten Remissionsspektrums mit dem für den Remissionsdichtewert mit der

kleinsten Wellenlänge bestimmten Verhältniswert multipliziert,

c)

für die Wellenlängen, die zwischen den Wellenlängen von

zwei aufeinanderfolgen, polarisierten Remissionsdichtewerten

liegen, werden zur Errechnung des polarisierten Remissionsspektrums die Werte des unpolarisierten Remissionsspektrums mit Verhältniswerten multipliziert, die durch Interpolation

zwischen den Verhältniswerten der beiden aufeinanderfolgenden, polarischen Remissionsdichtewerte ermittelt werden,

d)

für die Wellenlängen, die oberhalb der Wellenlänge des polarisierten Remissionsdichtewerts mit der größten Wellenlänge

liegen, werden zur Errechnung des polarisierten Remissionsspektrums die Werte des unpolarisierten Remissionsspektrums mit dem für den Remissionsdichtewert mit der größten

Wellenlänge bestimmten Verhältniswert multipliziert

und dass aus dem polarisierten Remissionsspektrums für

beliebige Wellenlängen nach unterschiedlichsten Normen polarisierte Remissionsdichtewerte und/oder X, Y, Z-Normfarbwerte errechnet werden.

2. Messverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die gemessenen, polarisierten Remissionsdichtewerte

und das gemessene, unpolarisierte Remissionsspektrum in

EINEr Datenbank abgelegt zu einem späteren Zeitpunk die

gemessenen Daten eines einzelnen Druckauftrags nach unterschiedlichsten Normen bewertet werden.

3. Messsystem für Druckereierzeugnisse, mit einem Densitometer zur Messung polarisierter Remissionsdichtewerte und mit

einem Spektralphotometer zur Messung eines unpolarisierten

Remissionsspektrums, gekennzeichnet durch eine Einrichtung, die aus obigen Messwerten ein polarisiertes Remissionsspektrum errechnet.

4. Messsystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

dass die Einrichtung, die aus den obigen Messwerten ein polarisiertes Remissionsspektrum errechnet, nach dem Messverfahren im Sinne eines oder mehrerer Ansprüche 1 bis 3 arbeitet.

Mit Beschluss vom 24. Oktober 2008 hat die Prüfungsstelle die Anmeldung als

nicht schutzfähig zurückgewiesen. Teil I. 2. Absatz des Beschlusses lautet:

„Mit Eingaben vom 29. Oktober 2007 hat die Anmelderin einen

neuen, im Wesentlichen inhaltsgleichen Anspruch 1 eingereicht,

welcher neben den Merkmalen in dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag vom 31. Oktober 2005, von der Anmelderin auch als Hilfsantrag 2 bezeichnet, zusätzlich die Merkmale des ursprünglichen

Unteranspruchs 4 enthält. Die neu aufgenommenen Merkmale

gehen jedoch implizit bereits aus dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag vom 31. Oktober 2005 hervor, da dessen Gegenstand auf die

Messung der Remission, d. h. die Farbmessung und somit auf die

Errechnung von entsprechenden Werten gerichtet ist.“

Teil III. des Beschlusses lautet:

„Auch der neu eingereichte Anspruch 1 weist den bereits in der

Anhörung beanstandeten

formalen Mangel hinsichtlich der

Verwendung eines fakultativen Merkmals („vorzugsweise als

Messfeld ausgebildet“) auf.

Der Anspruch 1 ist daher allein wegen dieses formalen Mangels

nicht gewährbar.

Auch ein diesbezüglich korrigierter Anspruch 1 wird für nicht erfinderisch erachtet, wie in der Anhörung unter Hinweis auf die

Druckschrift EP 1 154 247 A2 bereits ausgeführt worden ist.

Für die Abfassung eines Vorabbescheids bestand keine Veranlassung, da die entscheidungserheblichen Umstände klar sind und

die Anmelderin Gelegenheit zur mündlichen und schriftlichen Äußerung hatte.

…

Da über die Anmeldung nur als Ganzes entschieden werden kann,

sind auch die Ansprüche 2 und 4 nicht gewährbar.“

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz

vom

5. Dezember 2008, bei Gericht eingegangen am 10. Dezember 2008, Beschwerde

eingelegt und den Antrag gestellt,

mündliche Verhandlung anzuberaumen und den angegriffenen

Beschluss aufzuheben.

II.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und

auch begründet; denn das patentamtliche Verfahren leidet an schweren Verfahrensfehlern i. S. v. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG und war deswegen an das Deutsche Patent- und Markenamts zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.

Gem. § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG sind die Beschlüsse der Prüfungsstelle zu begründen. Tenor und Begründung der Beschlüsse sind den Verfahrensbeteiligten in

schriftlichen Ausfertigungen zuzustellen. An einer solchen schriftlichen Niederlegung der Gründe für die Entscheidung der Prüfungsstelle, die Patentanmeldung

zurückzuweisen, fehlt es im vorliegenden Fall.

Das ergibt sich schon daraus, daß der angegriffene Beschluss einerseits - nach

dem Gang des Verfahrens zutreffend - als Gegenstand seiner Entscheidung Anspruch 1 aus den Eingaben der Patentanmelderin vom 29. Oktober und vom

12. November 2007 wiedergibt, und andererseits zur Begründung der Zurückweisung auf Hinweise und Feststellungen des Prüfers aus der Anhörung vom

16. Juli 2007 Bezug nimmt, in der die zuletzt eingereichten, für die endgültige Entscheidung der Prüfungsstelle maßgebenden Ansprüche noch nicht vorlagen. Auf

die entscheidungserhebliche Frage, aus welchen Gründen die früheren Stellungnahmen des Prüfers auch auf die später eingereichten Ansprüche zutreffen sollen,

geht der angegriffene Beschluss nicht ein. Soweit es im Teil I. des Sachverhalts

u.a. heißt: „Die neu aufgenommenen Merkmale gehen jedoch implizit bereits aus

dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag vom 31. Oktober 2005 hervor, da dessen Gegenstand auf die Messung der Remission, d. h. die Farbmessung und somit auf

die Errechnung von entsprechenden Werten gerichtet ist“, sind diese pauschalen

Ausführungen aus sich heraus nicht nachvollziehbar.

Im Übrigen gilt Folgendes: Eine Patentanmeldung kann nur aus den in § 48 PatG

genannten Gründen zurückgewiesen werden. Für die ausreichende Begründung

einer die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung ist es erforderlich, daß der

konkrete gesetzliche Zurückweisungsgrund benannt und dann dargelegt wird, aus

welchen konkreten sachlichen Gründen, dieser Zurückweisungsgrund gegeben ist.

Die Begründung des angegriffenen Beschlusses erfüllt diese Anforderungen nicht,

weil sie entweder Zurückweisungsgründe geltend macht, für die es keine Grundlage im Patentgesetz gibt, oder weil sie sich zwar auf einen im Gesetz vorgesehenen Zurückweisungsgrund beruft, aber nicht die konkreten sachlichen Umstände

darlegt, die ihn begründen.

Die Beanstandung der Prüfungsstelle, die Verwendung der Formulierung „vorzugsweise als Messbild ausgebildet“ stelle einen formalen Mangel dar, ist für den

Senat nicht nachvollziehbar, weil die Prüfungsstelle weder im Protokoll über die

Anhörung vom 16. Juli 2007 noch in dem angegriffenen Beschluss ausführt, welcher gesetzliche Zurückweisungsgrund mit dem, was sie einen „formalen Mangel“

nennt, gemeint sein soll. Ein Zusammenhang mit den gesetzlichen Zurückweisungsgründen ist auch nicht offensichtlich.

Soweit es im angegriffenen Beschluss weiter heißt: „Auch ein diesbezüglich korrigierter Anspruch 1 wird für nicht erfinderisch erachtet, wie in der Anhörung unter

Hinweis auf die Druckschrift EP 1 154 247 A2 bereits ausgeführt worden ist“, beruft sich die Prüfungsstelle auf den in § 48 i. V. m. § 1 Abs. 1 und § 4 PatG festgeschriebenen gesetzlichen Zurückweisungsgrund der fehlenden erfinderischen

Tätigkeit. Die bloße Bezugnahme auf diesen grundsätzlich zulässigen Zurückweisungsgrund reicht jedoch zur Begründung nicht aus. Notwendig ist eine vollständige Darlegung darüber, aus welchen konkreten, sachlichen Gründen die

angemeldete Lehre auf keiner erfinderischen Tätigkeit durch den Fachmann

i.S.v. § 1 Abs. 1, § 4 PatG beruht. Solche Darlegungen lassen sich weder dem

Protokoll über die Anhörung vom 16. Juli 2007 noch dem angegriffenen

Beschluss entnehmen. Sie sind auch nicht offensichtlich.

Soweit das Anhörungsprotokoll u.a. den folgenden Satz enthält: „Das Vorsehen

eines Spektrometers zur Messung eines „kontinuierlichen“ Spektrums, welches

i. a. anschließend digitalisiert wird, wird als fachmännisch betrachtet,“ lässt der

angegriffene Beschluss nicht erkennen, ob er zu seiner Begründung auch auf diesen Satz Bezug nehmen wollte.

Es mag sein, daß die zur Patenterteilung angemeldete Lehre von der Entgegenhaltung EP 1 154 247 A2 für den Fachmann nahegelegt wird, wie das die Prüfungsstelle im Protokoll über die Anhörung am 16. Juli 2007 möglicherweise andeuten wollte. Mit bloßen Andeutungen läßt sich jedoch die gesetzliche Verpflichtung der Prüfungsstelle zur schriftlichen Begründung ihrer Entscheidungen

nicht erfüllen. Dafür bedarf es vielmehr vollständiger, eindeutiger und aus sich

heraus verständlicher Darlegungen. Solche Darlegungen waren hier auch nicht

deswegen überflüssig, weil im vorliegenden Fall - wie in dem angegriffenen Beschluss behauptet - die „entscheidungserheblichen Umstände klar“ gewesen wären. Eben diese Umstände sind bis zum Schluss nicht verbindlich geklärt worden,

weil sie in keiner Phase des Verfahrens vollständig, eindeutig und aus sich heraus verständlich schriftlich niedergelegt worden sind.

Auf weitere Zurückweisungsgründe geht der angegriffene Beschluss in seiner

Begründung nicht ein.

Der Amtsakte lassen sich auch sonst keine Hinweise auf eine umfassende patentrechtliche Prüfung der Anmeldung entnehmen, wie sie zuletzt zur Entscheidung

der Prüfungsstelle gestellt wurde. Bei dieser Sachlage läßt sich nicht feststellen,

ob die Prüfungsstelle die Anmeldung umfassend und abschließend auf ihre Patentfähigkeit hin geprüft hat. Daher hätte der Senat im Beschwerdeverfahren eine

von dem vorangegangenen patentamtlichen Verfahren losgelöste erste und eigene Prüfung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Patents vornehmen müssen.

Das ist jedoch nicht der Zweck des Beschwerdeverfahrens, das in erster Linie auf

eine sachliche und rechtliche Überprüfung der erstinstanzlichen Sachentscheidung der Prüfungsstelle angelegt ist.

Bei der Fortführung des patentamtlichen Prüfungsverfahrens ist die Prüfung der

Patentanmeldung auf der Grundlage des Patentgesetzes durchzuführen. Die

Prüfungsstelle hat sich zunächst mit dem Inhalt des Gegenstandes von Anspruch 1

in der Fassung der Eingaben vom 29. November und vom

12. November 2007 unter Einbeziehung der Beschreibung auseinanderzusetzen

und ihr Verständnis von diesem Anspruch darzulegen. Denn erst wenn Klarheit

über den Inhalt des Anspruchgegenstandes besteht, können die weiteren Fragen

der Patentfähigkeit geprüft werden. Sodann hat sich die Prüfungsstelle mit allen

Merkmalen der geltenden Patentansprüche im einzelnen auseinanderzusetzen

und festzustellen, ob sie die Grundlage für die Erteilung des beantragten Patents

sein können oder aus welchen Gründen des § 48 PatG die Anmeldung zurückgewiesen werden muss. Sodann muss das Ergebnis dieser Prüfung vollständig,

eindeutig und aus sich heraus verständlich in der Begründung des neu zu erlassenden Beschlusses schriftlich niedergelegt werden.

Da der Senat mit der Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle dem Antrag

der Anmelderin in der Hauptsache gefolgt ist und über eine Patenterteilung wegen des fehlerhaften Prüfungsverfahrens noch nicht zu entscheiden war, konnte

die von der Anmelderin beantragte mündliche Verhandlung unterbleiben.

Der Senat hat gem. § 80 Abs. 3 PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr

angeordnet, weil es der Billigkeit entspricht, dem Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr zu erstatten, wenn die Zurückverweisung des Verfahrens - wie

hier - ausschließlich auf Verfahrensfehler des Patentamtes zurückgeht.

Dr. Mayer

Dr. Hartung

Werner

Kleinschmidt

Pr