Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 20.04.2009 – 15 W (pat) 338/05
15. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
20. April 2009
…
B E S C H L U S S
In der Einspruchssache
betreffend das Patent 102 34 539
… 08.05
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 20. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein sowie der Richterin Schwarz-Angele, des Richters
Dr. Maksymiw und der Richterin Zettler
beschlossen:
Das Patent 102 34 539 wird widerrufen.
G r ü n d e
I.
Auf die am 30. Juli 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 102 34 539.2 eingereichte Patentanmeldung ist ein Patent mit der Bezeichnung "Kolben mit einem offen vergossenen Kühlkanal-Ringträger und Verfahren zu seiner Herstellung " erteilt worden. Veröffentlichungstag der Patenterteilung
in Form der DE 102 34 539 B4 ist der 24. Februar 2005.
Das Patent umfasst in seiner erteilten Fassung 3 Ansprüche, die folgenden Wortlaut haben:
"1. Verfahren zur Herstellung eines Kolbens (1) mit einem
Kühlkanal (8), wobei ein Bauteil (7) den Kühlkanal (8) nach dem
Gießen des Kolbens (1) bildet, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine Öffnung (13; 14) des Bauteiles (7) vor dem Gießen
des Kolbens (1) mit zumindest einer Pinole (10) einer Gießform
verbunden ist, wobei über die Pinole (10) und die Gießform eine
Entlüftung des Bauteiles (7) erfolgt.
2.
Kolben (1)
hergestellt
nach
Anspruch 1,
dadurch
gekennzeichnet, daß das Bauteil (7) ein Kühlkanalrohr (12) oder
ein Kühlkanalblech (16) ist.
3.
Kolben (1)
hergestellt
nach
Anspruch 2,
dadurch
gekennzeichnet, daß das Kühlkanalblech (16) mit einem Ringträger (15) eine Baueinheit bildet."
Gegen die Erteilung des Patents hat die M… GmbH am
20. Mai 2005 Einspruch eingelegt.
Bei ihrer Begründung stützt sich die Einsprechende auf folgenden druckschriftlichen Stand der Technik:
D1 DE 100 15 709 A1
D2 DE 101 00 955 A1
D3 DE 100 36 481 A1
D4
JP 10 18 44 50 A
D5 DE-AS 10 97 210
D6 US 4 907 545
Ferner sieht die Einsprechende alle im Anmeldeverfahren angegebenen Entgegenhaltungen auch als im Einspruchsverfahren befindlich an.
In der mündlichen Verhandlung überreicht der Vertreter der Patentinhaberin neue
Patentansprüche 1 bis 3 als Hilfsantrag. Diese Patentansprüche haben folgenden
Wortlaut:
"1. Verfahren zur Herstellung eines Kolbens (1) mit einem
Kühlkanal (8), wobei ein Bauteil (7) den Kühlkanal (8) nach dem
Gießen des Kolbens (1) bildet, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine Öffnung (13; 14) des Bauteiles (7) vor dem Gießen
des Kolbens (1) mit zumindest einer Pinole (10) einer Gießform
verbunden ist, wobei über die Pinole (10) und die Gießform eine
Entlüftung des Bauteiles (7) zur Außenumgebung erfolgt.
2.
Kolben (1)
hergestellt
nach
Anspruch 1,
dadurch
gekennzeichnet, daß das Bauteil (7) ein Kühlkanalrohr (12) oder
ein Kühlkanalblech (16) ist.
3.
Kolben (1)
hergestellt
nach
Anspruch 2,
dadurch
gekennzeichnet, daß das Kühlkanalblech (16) mit einem Ringträger (15) eine Baueinheit bildet."
Der Vertreter der Patentinhaberin führt in der mündlichen Verhandlung aus, die
Entgegenhaltungen D1 und D2 seien beide für sich nächstliegender Stand der
Technik. Auch die D5 gehe in diese Richtung. Es wird auch eingeräumt, das Entlüften des Bauteils, das nach dem Gießen des Kolbens den Kühlkanal bilde,
werde nicht als Erfindung angesehen. Jedoch sei es nicht bekannt, diese Entlüftung über eine Pinole und die Gießform in den Außenraum vorzunehmen. Im
Stand der Technik erfolge demgegenüber die Entlüftung stets in die Gießschmelze
hinein. So bedeute beispielsweise die innenbelüftete Pinole gemäß D2 ebenfalls,
dass die Entlüftung in die Schmelze vor sich gehe. Eine solche Entlüftung sei zwar
nirgends ausdrücklich dargestellt, erweise sich jedoch auch nicht als kritisch und
werde deshalb im Stand der Technik stillschweigend vorgenommen. Vom Streitpatent wird dagegen ein anderer Weg als bei der Entgasung in die Schmelze und
der Ableitung über die übliche Entlüftungsöffnung des Formhohlraumes beschritten. Der in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Hilfsantrag ziele dementsprechend auf die Entlüftung zur Außenumgebung, wobei dieses neue Merkmal in der
Streitpatentschrift auf Seite 3, linke Spalte, ab Zeile 4 offenbart sei. Im Unterschied
dazu beschreibe die D5 keine Ableitung über Pinole und Gießform zur Außenumgebung. Bei der D1 erfolge die Gasableitung in die Schmelze hinein. Bei der D2
schließlich bleibe es ohnehin offen, warum die Pinolen innenbelüftet seien und
wohin die Ableitung erfolge.
Der Vertreter der Patentinhaberin stellt den Antrag,
das Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten,
hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag, überreicht in
der mündlichen Verhandlung, Beschreibung Seiten 2 bis 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung.
Der Vertreter der Einsprechenden stellt den Antrag,
das Patent vollumfänglich zu widerrufen.
Der Vertreter der Einsprechenden wendet ein, auch die D5 sei neuheitsschädlich.
Selbstverständlich müsse Luft aus der Gießform entweichen. Eine Ableitung über
die Schmelze sei jedoch schlecht, da eine Aluminium-Schmelze sauerstoffempfindlich sei. Beim Kontakt mit Sauerstoff bildeten sich nämlich Dendriten, wodurch das Metallgefüge gestört werde. Somit führe die Einleitung von Luft bzw.
Sauerstoff in die Aluminiumschmelze zur Zerstörung des Kolbens. In diesem
sachlichen Zusammenhang weist der Vertreter der Einsprechenden auf die Beschreibung der Streitpatentschrift selbst hin, wo auf Seite 3, linke Spalte, Mitte,
ausdrücklich auf eine Oxidation der Gießschmelze Bezug genommen werde. Der
Hilfsantrag bewirke keine Änderung hinsichtlich der Neuheit gegenüber der D5,
denn dort erfolge die Ableitung der Luft ebenfalls nach außen. Insgesamt fehle die
Patentfähigkeit gegenüber D1, D2 und D5.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
1.
Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG
für die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom
1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind (BGH, GRUR 2007,
859 - Informationsübermittlungsverfahren I und BGH, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, GRUR 2009, 184 - Ventilsteuerung).
2.
Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig, denn es
sind im Hinblick auf den druckschriftlich belegten Stand der Technik innerhalb der
Einspruchsfrist die den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach § 21
Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen dargelegt worden, so dass
die Patentinhaberin und der Senat daraus abschließende Folgerungen für das
Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgründe ohne eigene Ermittlungen ziehen können (§ 59 Abs. 1 PatG).
3. Der Einspruch hat Erfolg, denn der Gegenstand des Streitpatents ist nicht
patentfähig, weil er gegenüber dem in der Entgegenhaltung DE 100 15 709 A1
(D1) beschriebenen Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Das Patent war deshalb zu widerrufen § 61 Abs. 1
Nr. 1 PatG).
a.
Der Gegenstand des Patents geht über den Inhalt der Anmeldung in der am
Anmeldetag eingereichten Fassung nicht hinaus (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Insbesondere sind die geltenden Patentansprüche 1 bis 3 sowohl nach Hauptantrag als
auch nach Hilfsantrag formal zulässig, denn diese Ansprüche finden ihre Grundlage in den Ursprungsunterlagen. Insbesondere geht der Patentanspruch 1 nach
Hauptantrag auf die ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 zurück. Das zusätzliche
Merkmal gemäß Hilfsantrag, wonach eine Entlüftung des Bauteiles zur Außenumgebung erfolgt, findet sich sowohl in der Streitpatentschrift, dort auf S. 3 li. Sp.
Zn. 4 bis 8, als auch in der ursprünglichen Beschreibung, dort auf S. 2 Z. 32 bis
S. 3 Z. 1. Die übrigen, erteilten Ansprüchen 2 und 3 bzw. die identischen, hilfsweise beantragten Ansprüche 2 und 3 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 3 und 4.
b.
Als zuständiger Fachmann ist ein in der Entwicklung von Gießformen für die
Herstellung von Kolben für Brennkraftmaschinen tätiger Fachhochschul-Ingenieur
der Fachrichtung Gießereitechnik anzusehen, der über eine mehrjährige Berufspraxis verfügt. Von daher sind ihm nicht nur die konstruktiven Belange bei der
Entwicklung der Gießformen geläufig, sondern er kennt auch die grundlegenden
physikalischen und chemischen Vorgänge beim Gießen von Metallschmelzen sowie die Eigenschaften der zu vergießenden Schmelzen und Legierungen.
c.
Bei der streitpatentlichen Erfindung geht es um die Herstellung eines Kolbens
- für eine Brennkraftmaschine -, der im Kolbenboden einen Kühlkanal aufweist
(Streitpatentschrift [0001]). Durch diesen Kühlkanal zirkuliert im Betrieb des Motors ein Kühlmedium, insbesondere Motoröl, um den Kolbenboden, insbesondere
im Bereich des Ringträgers bzw. um eine Brennraummulde herum, zu kühlen ([0002]). Bekannt ist hierzu einen Kern aus einem löslichen Material („Salzkern“) über Haltemittel („Pinolen“) an der Gießform, insbesondere auf dem Gießkern, zu fixieren. Nach dem Gießen und Erkalten wird das lösliche Material über
Bohrungen ausgespült, so dass der gewünschte Hohlraum, der Kühlkanal, entsteht ([0003]). Bei einer anderen Methode wird zur Herstellung eines Kühlkanals
ein in sich geschlossenes, hohles und gas- und druckdichtes Bauteil, welches den
späteren Kühlkanal bildet, in der Gießform fixiert und mit Gießschmelze umgeben.
Dabei kommt der Dichtheit eine besondere Rolle zu, damit während des Gießens
keine Gase austreten können, die zum Bersten des Bauteils führen können. Des
Weiteren stellt das nachträglich erforderliche Anbohren des Kühlkanals, um einen
Zugang für das Kühlmedium zu schaffen, einen zusätzlichen, kostenintensiven
und problematischen Arbeitsschritt dar ([0004]).
Der Erfindung liegt, wie in der Streitpatentschrift im Absatz [0008] angegeben, daher die Aufgabe zugrunde, einen Kolben mit einem Kühlkanal bereitzustellen, bei
dem der Kühlkanal ohne großen Aufwand hergestellt werden kann und die geschilderten Nachteile vermieden werden.
d. Gelöst wird diese Aufgabe nach Hauptantrag mit einem Verfahren gemäß
dem erteilten Patentanspruch 1, der, mit Gliederungspunkten versehen, folgendermaßen lautet:
M1 Verfahren zur Herstellung eines Kolbens (1) mit einem Kühlkanal (8), wobei
M2
ein Bauteil (7) den Kühlkanal (8) nach dem Gießen des Kolbens (1) bildet,
dadurch gekennzeichnet, dass
M3
zumindest eine Öffnung (13; 14) des Bauteiles (7) vor dem Gießen des Kolbens (1) mit zumindest einer Pinole (10) einer Gießform verbunden ist,
M4 wobei über die Pinole (10) und die Gießform eine Entlüftung des Bauteiles (7) erfolgt.
Nach dem einzigen Hilfsantrag umfasst der Patentanspruch 1 im Gliederungspunkt M4 die zusätzliche Maßnahme, dass über die Pinole (10) und die Gießform
eine Entlüftung des Bauteiles (7) zur Außenumgebung erfolgt.
e.
Das im Patentanspruch 1 angegebene Verfahren mag zwar neu sein, weil
- wie die Patentinhaberin zurecht einwendet - in dem gesamten, in Betracht gezogenen Stand der Technik nirgends ausdrücklich davon die Rede ist, die Entlüftung
in die Außenumgebung vorzunehmen. Dieses Verfahren ist aber dennoch nicht
patentfähig, weil es sich für den Fachmann aufgrund der in der D1 beschriebenen
technischen Lehre in naheliegender Weise ergibt und somit nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.
Die Merkmale M1 bis M3 erschließen sich aus der - bereits im Prüfungsverfahren
genannten - Offenlegungsschrift DE 100 15 709 A1 (D1). Diese Entgegenhaltung
betrifft einen Kolben mit einem ringförmigen Kühlkanal ([0001]), wobei im
Abs. [0003] darauf hingewiesen wird, dass für die Herstellung des ringförmigen
Kühlkanals mehrere Möglichkeiten bekannt sind, beispielsweise unter Einsatz von
Salzkernen, die ausgespült werden können ([0004]). Alternativ ist es bekannt, im
Kopfbereich des Kolbens einen Ringträger anzuordnen, an welchem ein Kühlkanalblech befestigt wird, welches den Kühlkanal bildet ([0005]). Aus dem
Abs. [0009] i. V. m. Abs. [0007] geht schließlich hervor, dass gemäß der in der D1
beschriebenen Erfindung an eine Öffnung eines solchen, bekannten Kühlkanals
ein Kanal angefügt ist und der Kühlkanal mit dem Kanal eine vor dem Gießen des
Kolbens separate Einheit bildet. Insoweit beschreibt die D1 nichts anderes als ein
Verfahren zur Herstellung eines Kolbens mit einem Kühlkanal, wobei das aus dem
Kühlkanal gebildete Bauteil den Kühlkanal nach dem Gießen des Kolbens bildet,
wie in M1 und M2 angegeben. Wie des Weiteren aus der Figur 2 i. V. m. [0021]
hervorgeht, ist in dem Kühlkanal 2 neben der ersten Öffnung 3 („Zufluss des
Kühlmediums“) eine zweite Öffnung 6 („Abfluss“) vorhanden, und sowohl an der
ersten Öffnung 3 als auch an der zweiten Öffnung 6 sind ein erster Kanal 7 bzw.
ein zweiter Kanal 8 an den Kühlkanal angefügt. Im Abs. [0015] ist schließlich angegeben, dass über die Enden des Kanals/der Kanäle diese separate Einheit auf
den Gießkern aufgesteckt werden kann und somit als Stütze dient. Das kann insgesamt nichts anderes bedeuten, als dass zumindest eine Öffnung (3; 6) des
Bauteiles („Kühlkanal 2“) vor dem Gießen des Kolbens mit zumindest einem Kanal (7 bzw. 8) verbunden ist, wobei die Kanäle aufgrund ihrer auf dem Gießkern
ausgeübten Stützfunktion wiederum nichts anderes als dem Fachmann geläufige
„Pinolen“ darstellen. Somit ist auch M3 erfüllt.
Im Abs. [0015] der D1 schließlich auch noch ausgeführt, dass der Kühlkanal über
das wenigstens eine Ende des Kanals offen bleibt und das darin befindliche Gas
beim Gießen entweichen kann, also eine Entlüftung des Bauteiles (2) über die Pinole (7 bzw. 8) erfolgt, was zumindest teilweise der im Gliederungspunkt M4 angegebenen Maßnahme entspricht.
Nun ist, worauf die Patentinhaberin zu Recht hinweist, in der D1 nicht ausdrücklich
die Rede davon, dass die Entlüftung nicht nur über die Pinole, sondern - wie beim
Streitpatent - des Weiteren über die Gießform vor sich geht. Allerdings kann dieser
Umstand die Patentfähigkeit nicht begründen. Denn der Fachmann entnimmt der
D1, wie oben bereits zum Merkmal M3 ausgeführt, dass die auf dem Gießkern
aufgesetzten Pinolen eine Stützfunktion übernehmen. Dabei erkennt der Fachmann ohne Weiteres, dass die Pinolen ihre Stützfunktion nur dann zuverlässig
erfüllen können, wenn sie in ihrem Stecksitz im Gießkern einen ausreichend
festen Halt haben. Denn nur so ist gewährleistet, dass die Einheit aus Pinolen und
ringförmigem Kühlkanal präzise in ihrer vorgesehenen Gießposition verbleiben,
damit es nach dem Gießen zu keiner Abweichung von der angestrebten Stellung
der dem Zu- bzw. Abfluss des Kühlmediums dienenden Kühlkanäle und des ringförmige Kühlkanals im Kopfbereich des Kolbens - und somit einem Produktionsausschuss - kommt. Eine zuverlässige Aufrechterhaltung der vorgesehenen Gießposition ist jedoch dann nicht mehr gegeben, wenn das im ringförmigen Kühlkanal
befindliche Gas beim Gießen über das auf dem Gießkern aufgesteckte Ende der
Pinolen in die Schmelze austritt, weil es dann zwangsläufig über einen sich zwischen dem Ende der Pinolen und dem Gießkern bildenden Spalt entweichen
müsste und es damit zu einer Lockerung des Sitzes der Pinolen auf dem Gießkern
käme. Allein schon deshalb wird der Fachmann auf den Gedanken kommen, im
Gießkern in der Verlängerung der Pinolen eine Ableitung des Gases aus dem
Formhohlraum, zweckmäßigerweise in die Außenumgebung, vorzusehen.
Darüber hinaus ist eine Ableitung des beim Gießen aufgrund seiner Wärmeausdehnung aus dem ringförmigen Kühlkanal austretenden Gases durch die Pinolen
über den Gießkern in die Außenumgebung auch aus der von der Einsprechenden
zutreffend angesprochenen Empfindlichkeit einer Aluminium-Schmelze gegenüber
Luftsauerstoff - wenn nicht schon zwingend erforderlich - zumindest nahegelegt.
Denn der Fachmann wird aufgrund seines Wissens und Könnens den Gedanken
haben, dass es beim Übertritt von Luft in die Gießschmelze lokal zu einer unkontrollierten Oxidation der Schmelzlegierung kommt, die insbesondere bei den bekanntlich regelmäßig für die Herstellung von Kolben für Brennkraftmaschinen eingesetzten Aluminium-Legierungen bedeutende Änderungen des Legierungsgefüges - und damit nachteilige Materialeigenschaften - erwarten lässt. Ganz abgesehen davon wird der Fachmann auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass - wie
sich im Übrigen aus Streitpatent auf S. 3 li. Sp. Zn. 13 bis 22 selbst erschließt - die
für eine Entlüftung in die Schmelze notwendigen Spalte zwischen Pinolen und
Gießkern durch Oxidation vor und während des Gießvorganges abgedichtet werden und somit die Entlüftung verhindert wird. Um diese unberechenbaren Risiken
von vornherein auszuschließen, wird der Fachmann selbstverständlich auch in
diesem Fall durch einfache konstruktive Maßnahmen eine Ableitung des Gases
über dementsprechende Kanäle im Gießkern aus der Gießform heraus, also zur
Außenumgebung, vorsehen.
Somit ergibt sich die im Gliederungspunkt 4 angegebene Maßnahme, sowohl nach
Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag, in naheliegender Weise. Infolgedessen hat
der Patentanspruch 1 keinen Bestand.
f.
Nach ausführlicher Erörterung der Sachlage hat der Vertreter der
Patentinhaberin abschließend einen Hauptantrag und einen Hilfsantrag gestellt.
Darüber hinaus haben sich im Verlauf der Verhandlung keine weiteren Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fassung
ergeben. Infolgedessen hat die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents
erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes beantragt, der zumindest einen
nicht rechtsbeständigen Anspruch enthält. Das Patent war deshalb insgesamt zu
widerrufen. Auf die übrigen Patentansprüche brauchte bei dieser Sachlage nicht
gesondert
eingegangen
zu
werden
(BGH
GRUR 2007,
- Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH GRUR 1997, 120
- Elektrisches Speicherheizgerät).
Im Übrigen wäre der nach dem - nicht patentfähigen - Verfahren gemäß Anspruch 1 hergestellte Kolben, wie er im Anspruch 2 bzw. Anspruch 3 beschrieben
ist, für sich allein ebenfalls nicht patentfähig, da die in diesen Ansprüchen angegebenen, gegenständlichen Merkmale nichts Neues oder Erfinderisches beitragen. So ist im Hinblick auf Anspruch 2 bereits aus der D1 bekannt, dass das Bauteil bzw. der Kühlkanal 2, wie die Pinolen 7 und 8, beispielsweise aus einem Rohrstück besteht (Sp. 4 Zn. 8 bis 12), also ein Kühlkanalrohr darstellt. Außerdem ist in
der Entgegenhaltung DE 101 00 955 A1 (D2) ein Kühlkanal in Gestalt eines
Blechkühlkanals (5) - somit ein „Kühlkanalblech“ - beschrieben. Darüber hinaus
beschreibt die D2 sogar einen Ringträger (1) mit angeschweißtem Blechkühlkanal
(Anspruch 1 und Figur 1 i. V .m. [0009], so dass der Anspruch 3 das Patent auch
nicht stützen kann.
Feuerlein
Schwarz-Angele
Maksymiw
Zettler
Bb