BPatG Beschluss vom 04.05.2009 – 15 W (pat) 308/06

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 308/06

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

4. Mai 2009

…

B E S C H L U S S

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 197 53 630

… 08.05

…

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 4. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Feuerlein sowie der Richterin Schwarz-Angele, des Richters

Dr. Egerer und der Richterin Dipl.-Chem. Zettler

beschlossen:

Das Patent 197 53 630 wird widerrufen.

G r ü n d e

I.

Auf die am 3. Dezember 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 197 53 630 mit der Bezeichnung

„Verwendung einer Zusammensetzung zum nachträglichen Abdichten von Reifen“

erteilt worden. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung

in Form der

DE 197 53 630 B4 ist der 1. September 2005.

Das Streitpatent umfasst siebzehn Patentansprüche, die unter Bereinigung von

Druckfehlern sowie Einfügung von Kommata folgenden Wortlaut haben:

„1. Verwendung einer Zusammensetzung, die

-

-

-

-

30 bis 90 Gew.-% Kautschuklatex

1 bis 40 Gew.-% von mindestens einem Naturharzester

0,001 bis 30 Gew.-% einer Kaliumhydroxidlösung

und 0,001 bis 30 Gew.-% Zinkoxid enthält

zum nachträglichen Abdichten von aufblasbaren oder aufpumpbaren

Reifen.

2.

Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es

sich bei dem Naturharzester um einen Kolophoniumharzester, insbesondere einen sogenannten Tallölharzester, handelt.

3.

Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

der Naturharzester in Form einer Dispersion, vorzugsweise in Form

einer wässrigen Dispersion, zugegeben wird.

4.

Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass der Naturharzester eine Säurezahl von weniger als 10, vorzugsweise von weniger als 5, besitzt.

5.

Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass der Naturharzester, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, von 5 bis 30 Gew.-% enthalten ist.

6.

Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung aufkonzentrierten

Kautschuklatex enthält.

7.

Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass es sich bei dem Kautschuk um einen Naturkautschuk handelt.

8.

Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Kautschuk um eine Mischung aus

Naturkautschuk und Synthesekautschuk handelt.

9.

Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung den Kautschuklatex,

bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, in einer

Menge von 40 bis 70 Gew.-% enthält.

10. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung mindestens ein Gefrierschutzmittel, vorzugsweise mindestens ein Glykol, enthält.

11. Verwendung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die

Zusammensetzung das Gefrierschutzmittel, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, in einer Menge von 1 bis

50 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 30 Gew.-%, enthält.

12. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung Zinkoxid in einer

Menge von 0,1 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der

Zusammensetzung, enthält.

13. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung mindestens ein Konservierungsmittel enthält, wobei das mindestens eine Konservierungsmittel vorzugsweise in Mengen von jeweils 0,01 bis 5 Gew.-%,

bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, enthalten

ist.

14. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung mindestens einen Füllstoff, vorzugsweise mindestens einen faserförmigen Füllstoff, enthält.

15. Verwendung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die

Zusammensetzung den Füllstoff, bezogen auf das Gesamtgewicht

der Zusammensetzung, in einer Menge von mindestens 0,1 Gew.-%,

vorzugsweise in einer Menge von 0,1 bis 5 Gew.-%, enthält.

16. Verwendung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung die Kaliumhydroxid-Lösung, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, in einer Menge von 0,01 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0,01

bis 1 Gew.-%, enthält.

17. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die folgende Zusammensetzung:

-

-

-

-

-

-

40 bis 70 Gew.-%, vorzugsweise 50 bis 60 Gew.-% Naturkautschuklatex,

vorzugsweise

aufkonzentrierter Naturkautschuklatex,

1 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 30 Gew.-% Naturharzester,

1 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 30 Gew.-% Gefrierschutzmittel,

0,01 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0,01 bis 1 Gew.-% Kaliumhydroxid-Lösung,

0,001 bis 30 Gew.-% Zinkoxid,

jeweils 0,001 bis 30 Gew.-% der weiteren Bestandteile“.

Gegen

das

Patent

haben

die

S…

Ltd.

in

K…,

J… (Einsprechende 1), mit Schriftsatz vom 30. November 2005, eingegangen

am 30. November 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt, und die

C…

Aktiengesellschaft,

J… 30

in

H…

(Einspre

chende 2), mit Schriftsatz vom 30. November 2005, eingegangen per Telefax am

30. November 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt, Einspruch erhoben

und übereinstimmend beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen sowie

hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Sie stützen ihr Vorbringen u. a. auf folgende Entgegenhaltungen:

E1 US 4 501 825 A

E2 DE 30 34 908 A1

E3 DE 195 45 935 A1

E4 A.D. Roberts, „Natural Rubber Science and Technology“, Oxford University Press, Oxford New York Kuala Lumpur, 1988, Seiten 63 bis

E5

Internetauszug der Homepage US Food and Drug Administration,

title 21, chapter I, subchapter B, part 172

E6 N.M. Claramma, L. Varghese, N.M. Mathew, „Influence of Storage on

Properties of Natural Rubber Latex Concentrate and Vulcanizates“,

Indian Journal of Natrual Rubber Research, 8 (1), 1995, 1-7.

D3 Philip G. Cook, „LATEX, Natural and Synthetic“, Reinhold Publishing

Corporation, New York, 1956, Seiten 20, 50-51, 82-83

D4 D.C. Blackley, „High Polymer Latices“, Maclaren & Sons Ltd.,

London, 1966, Vol. 1, Seiten 191, 194

D5 J. Schnetger, „Lexikon der Kautschuk-Technik“, Hüthig Buch Verlag

Heidelberg, 2. Auflage, 1991, Seite 334

D6 Analyse des Reifendichtmittels TIREFIT, vertrieben von der Firma

Mercedes Benz in Fachbetrieben, durch das Labor der Firma Akzo

Nobel Research and Technology Chemicals, 7400 AA Deventer, NL,

vom 19. Juli 2005.

Begründet werden die Einsprüche damit, dass der Streitgegenstand gemäß Patentanspruch 1 zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (vgl.

Schriftsatz der Einsprechenden 1 vom 30. November 2005; Schriftsatz der Einsprechenden 2 vom 30. November 2005, Seite 3, Absatz 3 bis Seite 5, Absatz 2).

Die Einsprechende 2 macht darüber hinaus noch mangelnde Neuheit gegenüber

den Druckschriften E1 und E3 geltend. Weiter sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch durch das offenkundig vorbenutzte Dichtmittel TIREFIT für den

Fachmann

nahegelegt

(vgl. Schriftsatz

der Einsprechenden 2

vom

30. November 2005, Seite 5, Absatz 3 bis Seite 6, letzter Absatz). Ferner ist sie

der Meinung, dass die Erfindung des Streitpatents nicht so klar und vollständig

offenbart sei, damit ein Fachmann sie ausführen könne. Denn mit den im Patentanspruch 1 angegebenen vier Komponenten sei keine Zusammensetzung realisierbar, die bei starkem Frost und niedrigen Temperaturen eingesetzt werden

könne, da es sich bei der erfindungsgemäßen Zusammensetzung um eine Dispersion auf der Basis von Wasser handele, die ohne Zusatz von Gefrierschutzmittel

bei Temperaturen von 0° C und darunter gefriere und damit fest werde. Die Zusammensetzung könne bei tiefen Temperaturen daher ohne zusätzliche Maßnahmen nicht in den abzudichtenden Reifen eingebracht werden, und auch im Reifen

könne ohne Zusatz eines Gefrierschutzmittels bei tiefen Temperaturen keine Abdichtwirkung erzielt werden. Des Weiteren seien im Streitpatent die Angaben zur

Kaliumhydroxidlösung für jeden Fachmann völlig unzureichend für die Erstellung

einer Zusammensetzung, die zum Abdichten von Reifen verwendet werden solle.

Zwar solle gemäß Patentanspruch 1 der Zusammensetzung 0,001 bis 30 Gew.-%

einer KOH-Lösung zugegeben werden, jedoch sei an keiner einzigen Stelle der

Streitpatentschrift erwähnt, welche Konzentration die Lösung haben solle oder

könne. Wie aber hinlänglich bekannt sei, seien die Eigenschaften unterschiedlich

konzentrierter KOH-Lösungen und damit deren Wirkungen sehr unterschiedlich.

Aus von der Einsprechenden durchgeführten Versuchen zur Erstellung einer

streitpatentgemäßen Zusammensetzung habe sich ergeben, dass sowohl im Hinblick auf die KOH Konzentrationsbemessung, als auch auf die ZnO-Bemessung

die im Patentanspruch 1 genannte Zusammensetzung keinesfalls im gesamten

beanspruchten Bereich

verwirklicht werden

könne. Zudem

sei der

Patentanspruch 1 nicht klar hinsichtlich der Zusammensetzung der zu

verwendenden Kautschuklatices, da für die Latices nicht wie sonst üblich ein

Feststoffgehalt angegeben werde. Gleiches gelte für den Naturharzester, der in

Form einer Dispersion eingesetzt werde. Auch hier fehle der Feststoffgehalt der

einzusetzenden Dispersion

(vgl. Schriftsatz der Einsprechenden 2 vom

30. November 2005, Seite 8, vorletzter Absatz bis Seite 11, letzter Absatz).

Der Patentinhaber hat dem Einspruchsvorbringen mit Schriftsatz vom

30. März 2009 in allen Punkten widersprochen und im Wesentlichen die Ansicht

vertreten, dass der beanspruchte Patentgegenstand durch den entgegengehaltenen Stand der Technik weder vorbeschrieben sei, noch nahegelegt werde. Im Übrigen hat er die offenkundige Vorbenutzung bestritten und weiter ausgeführt, dass

die Erfindung im Streitpatent ausreichend vollständig und klar offenbart sei, so

dass ein Fachmann sie ausführen und nacharbeiten könne.

In der mündlichen Verhandlung vom 4. Mai 2009 verteidigt der Patentinhaber das

Streitpatent im Umfang der erteilten Patentansprüche 1 bis 17 (Hauptantrag),

hilfsweise im Umfang der Hilfsanträge 1 bis 4 gemäß 4. Antragssatz, überreicht in

der mündlichen Verhandlung.

Hilfsantrag 1 umfasst 16 Patentansprüche, dessen Patentanspruch 1 wie folgt

lautet (Änderungen sind kursiv dargestellt):

„1. Verwendung einer Zusammensetzung, die

-

-

-

-

-

30 - 90 Gew.-% Kautschuklatex mit geringem Ammoniakgehalt von ca. 0,2 %,

1 - 40 Gew.-% von mindestens einem Naturharzester,

1 - 50 Gew.-% von mindestens einem Gefrierschutzmittel, vorzugsweise mindestens einem Glykol,

eine Konzentration einer Kaliumhydroxid-Lösung, bei der 2 gr.

ausreichen, um ein Monoethylenglykol in einer Menge von

160 gr. bzw. 300 gr. auf einen pH-Wert von 10,5 einzustellen

und

0,001 bis 5 Gew.-% Zinkoxid enthält

zum nachträglichen Abdichten von aufblasbaren oder aufpumpbaren

Reifen.“

Es folgen die erteilten Ansprüche 2 bis 9 und 11 bis 17.

Hilfsantrag 2 umfasst 16 Patentansprüche, dessen Patentanspruch 1 wie folgt

lautet:

„1. Verwendung einer Zusammensetzung, die

-

-

-

30 - 90 Gew.-% auf über 60 %, bevorzugt 73 %, Feststoffgehalt aufkonzentrierter Naturkautschuk oder eine Mischung aus

Natur- und Synthesekautschuk mit geringem Ammoniakgehalt

von ca. 0,2 %,

1 - 40 Gew.-% von mindestens einem Naturharzester,

1 - 50 Gew.-% von mindestens einem Gefrierschutzmittel, vorzugsweise einem Glykol,

-

-

eine Konzentration einer Kaliumhydroxid-Lösung, bei der 2 gr.

ausreichen, um ein Monoethylenglykol in einer Menge von

160 gr. bzw. 300 gr. auf einen pH-Wert von 10,5 einzustellen

und

0,001 bis 5 Gew.-% Zinkoxid enthält

zum nachträglichen Abdichten von aufblasbaren oder aufpumpbaren

Reifen.“

Es folgen die erteilten Ansprüche 2 bis 9 und 11 bis 17.

Hilfsantrag 3 umfasst 14 Patentansprüche, dessen Patentanspruch 1 wie folgt

lautet:

„1. Verwendung einer Zusammensetzung, die

-

-

-

-

-

-

40 bis 70 Gew.-%, vorzugsweise 50 bis 60 Gew.-% Naturkautschuklatex,

vorzugsweise

aufkonzentrierter Naturkautschuklatex mit wenig Ammoniakgehalt von ca. 0,2 %,

1 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 30 Gew.-% Naturharzester,

1 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 30 Gew.-% Gefrierschutzmittel,

eine Konzentration einer Kaliumhydroxid-Lösung, bei der 2 gr.

ausreichen, um ein Monoethylenglykol in einer Menge von

160 gr. bzw. 300 gr. auf einen pH-Wert von 10,5 einzustellen,

0,001 bis 30 Gew.-% Zinkoxid,

jeweils 0,001 bis 30 Gew.-% der weiteren Bestandteile enthält,

zum nachträglichen Abdichten von aufblasbaren oder aufpumpbaren

Reifen.“

Es folgen die erteilten Ansprüche 2 bis 9 und 12 bis 16.

Hilfsantrag 4 umfasst 16 Patentansprüche, dessen Patentanspruch 1 wie folgt

lautet:

„1. Verwendung einer Zusammensetzung, die

-

-

-

-

-

30 - 90 Gew.-% Kautschuklatex mit geringem Ammoniakgehalt von ca. 0,2 %,

1 - 40 Gew.-% von mindestens einem Naturharzester,

1 - 50 Gew.-% von mindestens einem Gefrierschutzmittel, vorzugsweise mindestens einem Glykol,

eine Konzentration einer Kaliumhydroxid-Lösung, bei der 2 gr.

ausreichen, um ein Monoethylenglykol in einer Menge von

160 gr. bzw. 300 gr. auf einen pH-Wert von 10,5 einzustellen

und

0,001 bis 5 Gew.-% Zinkoxid enthält

zum nachträglichen Abdichten von aufblasbaren oder aufpumpbaren

Reifen.“

Es folgen die erteilten Ansprüche 2 bis 9, 10 bis 17.

Der Vertreter des Patentinhabers stellt den Antrag,

das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten,

hilfsweise das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten auf Grundlage der Hilfsanträge 1 bis 4 gemäß 4. Antragssatz, überreicht in

der mündlichen Verhandlung.

Der Vertreter der Einsprechenden 1 stellt den Antrag,

das Patent vollumfänglich zu widerrufen.

Der Vertreter der Einsprechenden 2 stellt den Antrag,

das Patent vollumfänglich zu widerrufen.

Wegen der vollständigen Anspruchssätze gemäß der Hilfsanträge 1 bis 4 sowie

weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten

verwiesen.

II.

Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die

Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002

bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind (BGH GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I und BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II sowie BGH GRUR 2009, 184 – Ventilsteuerung).

Die frist- und formgerecht eingelegten Einsprüche sind zulässig, weil in den Einspruchsschriftsätzen die Tatsachen, die die Einsprüche rechtfertigen, im Einzelnen

so angegeben sind, dass die Merkmale des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung

im konkreten Bezug zum genannten Stand der Technik gebracht wurden. Der

Patentinhaber und der Senat haben daraus abschließende Folgerungen für das

Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgründe ohne eigene Ermittlungen ziehen können (§ 59 Abs. 1 PatG).

Die Einsprüche haben auch Erfolg. Das Patent war zu widerrufen, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig ist und die jeweiligen Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 unzulässig erweitert sind.

III.

1.

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift Absatz [0001] betrifft das

Streitpatent die Verwendung einer Zusammensetzung zum nachträglichen Abdichten von aufblasbaren oder aufpumpbaren Reifen.

Im Absatz [0002] ist ausgeführt, dass Abdichtmittel für Reifenpannen bereits auf

dem Markt seien. Nach den Ausführungen im Absatz [0003] wiesen die bisher bekannten Abdichtmittel oder Abdichtmassen den Nachteil auf, dass das bei einer

Panne im Reifen entstandene Loch entweder nicht schnell genug oder nicht vollständig verschlossen werde. Außerdem seien bisher bekannte Abdichtmittel nicht

für einen Einsatz bei tiefen Temperaturen, beispielsweise unter – 15° C oder unter – 20° C geeignet. Um diesen Nachteil auszugleichen, schlage die

DE 195 45 935 A1 (E3), die ein Abdichtmittel auf Basis von Kautschuklatex offenbare, das zusätzlich eine Terpen-Phenol-Harz-Dispersion enthalte (Absatz [0002]),

beispielsweise vor, eine zusätzliche Wärmequelle bei einem derartigen Pannenset

vorzusehen (Absatz [0003]).

Zum weiteren druckschriftlichen Stand der Technik verweist das Streitpatent

hierzu in Absatz [0004] auf die DE 27 49 192 A1, die eine wässrige Zusammensetzung auf Basis eines Polymerlatex offenbare, wobei die Zusammensetzung ein

Harz enthalte.

Die US 5 500 456 beschreibe eine Zusammensetzung, die aus einer Latexemulsion und einem Harz gebildet sei (Absatz [0005]).

2.

Vor diesem technischen Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift in

Absatz [0006] als zu lösendes technisches Problem, die beim Stand der Technik

vorhandenen Nachteile zu vermeiden. Es soll eine Zusammensetzung verwendet

werden, die im Pannenfall vorhandene Löcher zuverlässig und schnell verschließt,

die auch bei starkem Frost und entsprechend niedrigen Temperaturen bestimmungsgemäß zum nachträglichen Abdichten einsetzbar ist.

3.

Zur Lösung dieser Aufgabe beschreibt der erteilte Patentanspruch 1 gemäß

Hauptantrag, nach Merkmalen gegliedert, die

M1 Verwendung einer Zusammensetzung, die

M2 30 bis 90 Gew.-% Kautschuklatex

M3 1 bis 40 Gew.-% von mindestens einem Naturharzester

M4 0,001 bis 30 Gew.-% einer Kaliumhydroxidlösung

M5 und 0,001 bis 30 Gew.-% Zinkoxid enthält

M6 zum nachträglichen Abdichten von aufblasbaren oder aufpumpbaren

Reifen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich

von dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag dadurch, dass der Kautschuklatex

(Merkmal M2) durch den Ammoniakgehalt (Merkmal M2a) ergänzt wurde, die

Mengenbemessung der Kaliumhydroxidlösung (Merkmal M4) durch ein neues

Merkmal M7 ersetzt wurde, der Zinkoxid-Gehalt (Merkmal M5) auf einen engeren

Bereich (Merkmal M5a) eingeschränkt wurde und als weitere Komponente der Zusammensetzung noch das Gefrierschutzmittel (Merkmale M8 und M8a) aufgenommen wurde. Neben den Merkmalen M1, M2, M3 und M6 enthält der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 also noch die Merkmale

M2a mit geringem Ammoniakgehalt von ca. 0,2 %,

M5a 0,001 bis 5 Gew.-% Zinkoxid,

M7 eine Konzentration einer Kaliumhydroxid-Lösung, bei der 2 gr. ausreichen, um ein Monoethylenglykol in einer Menge von 160 gr. bzw.

300 gr. auf einen pH-Wert von 10,5 einzustellen,

M8 1 - 50 Gew.-% von mindestens einem Gefrierschutzmittel,

M8a vorzugsweise mindestens einem Glykol.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich

von dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vor allem dadurch, dass der

Kautschuklatex (Merkmal M2) durch Merkmal M2b näher gekennzeichnet wurde.

Neben den Merkmalen M1, M2a, M3, M5a, M6, M7, M8 und M8a des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 weist dieser Hauptanspruch also noch das Merkmal M2b auf:

M2b 30 - 90 Gew.-% auf über 60 %, bevorzugt 73 %, Feststoffgehalt aufkonzentrierter Naturkautschuk oder eine Mischung aus Natur- und

Synthesekautschuk.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich

von dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass der Kautschuklatex

(Merkmal M2) durch Merkmal M2c näher gekennzeichnet wurde und die Merkmale M3 und M8 durch bevorzugte Bereichsangaben (Merkmale M3a und M8b)

ergänzt wurden. Des Weiteren wurde in den Patentanspruch das Merkmal M9 aufgenommen. Insoweit umfasst der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 neben den

Merkmalen M1, M3, M5, M6, M7 und M8 noch die folgenden Merkmale:

M2c 40 bis 70 Gew.-%, vorzugsweise 50 bis 60 Gew.-% Naturkautschuklatex, vorzugsweise aufkonzentrierter Naturkautschuklatex,

M2a’ mit wenig Ammoniakgehalt von ca. 0,2 %,

M3a vorzugsweise 5 bis 30 Gew.-% Naturharzester,

M8a vorzugsweise 5 bis 30 Gew.-% Gefrierschutzmittel,

M9 jeweils 0,001 bis 30 Gew.-% der weiteren Bestandteile enthält.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich

nicht vom Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1, denn er enthält dieselben Merkmale M1, M2, M2a, M3, M5a, M6, M7, M8 und M8a.

4.

Als Fachmann auf dem vorliegenden technischen Gebiet ist ein berufserfahrener Diplom-Chemiker der Fachrichtung Kautschuk-Technologie anzusehen,

der aufgrund seiner Ausbildung und Berufserfahrung über Kenntnisse sowohl von

Kautschuk-Werkstoffen als auch von Dispersionsklebstoffen im Allgemeinen verfügt und zugleich mit den Problemen und Anforderungen von Abdichtmitteln auf

Kautschukbasis vertraut ist. Demzufolge besitzt der hier angesprochene Fachmann auch spezielle Kenntnisse über die Entwicklung, Herstellung und Anwendung von Kautschuklatices.

IV.

Zum Hauptantrag:

Der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 in der gemäß Hauptantrag

verteidigten Fassung des Streitpatents erweist sich als nicht patentfähig. Denn der

Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht ausgehend von der

Lehre der vorveröffentlichten Druckschrift US 4 501 825 (E1) i. V. m. dem Fachwissen, beispielsweise belegt durch die E6 und D3, jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1.

Gegen die Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung bestehen

keine Bedenken, denn er findet seine Offenbarung in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen, hier in den Ansprüchen 1, 5, 10, 28 und 29 i. V. m. Seite 6,

letzter Absatz sowie Seite 7, letzter Absatz bis Seite 8, Absatz 2.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 8 lassen sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 8 herleiten, der erteilte Anspruch 9 ist in der Anmeldebeschreibung im

übergreifenden Absatz der Seitenwende 4/5 offenbart, die Ansprüche 10 bis 15

gehen auf die ursprünglichen Ansprüche 11, 12 und 14 bis 17 zurück, der erteilte

Anspruch 16 findet seine Grundlage in den ursprünglichen Ansprüchen 18 und 19,

der erteilte Anspruch 17 lässt sich aus den Ansprüchen 23 und 27 i. V. m. Seite 6,

Absatz 3, der Anmeldeunterlagen herleiten.

2.

Das Streitpatent hat nach dem verteidigten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag die Verwendung einer Zusammensetzung (M1) zum nachträglichen Abdichten von aufblasbaren oder aufpumpbaren Reifen (M6) zum Gegenstand. Wie

die Streitpatentschrift insoweit geltend macht, stellt den maßgeblichen Ausgangspunkt der Erfindung die lange dauernde und nicht vollständige Abdichtwirkung bekannter Abdichtmittel oder Abdichtmassen dar, die außerdem auch nicht für den

Einsatz bei tiefen Temperaturen geeignet sind (Absatz [0003]). Demgegenüber

soll mit der Erfindung nun eine Zusammensetzung bereitgestellt werden, die im

Pannenfall vorhandene Löcher zuverlässig und schnell verschließt und auch bei

starkem Frost und entsprechend niedrigen Temperaturen einsetzbar ist (Absatz [0006]). Die Nachteile des Standes der Technik werden nach der Erfindung

des Streitpatents somit dadurch vermieden, dass eine Zusammensetzung verwendet wird, die mindestens vier Bestandteile enthält, nämlich

M2 30 bis 90 Gew.-% Kautschuklatex

M3 1 bis 40 Gew.-% von mindestens einem Naturharzester

M4 0,001 bis 30 Gew.-% einer Kaliumhydroxidlösung

M5 und 0,001 bis 30 Gew.-% Zinkoxid.

Zum Verständnis des Gegenstandes des Streitpatents und der Entgegenhaltungen durch den maßgeblichen Fachmann im Anmeldezeitpunkt des Streitpatents

bedarf es zunächst eines Eingehens auf die Bedeutung der Begriffe „Kautschuklatex, Naturharzester, Kaliumhydroxid und Zinkoxid“ in der Kautschuk verarbeitenden Industrie. Diese Begriffe sind auf diesem technischen Gebiet Teil des allgemeinen Fachwissens, wie nachfolgend dargelegt.

a)

Naturkautschuk (NR) wird aus dem Saft (Latex) gewonnen, der beim Anritzen der Stämme von Hevea brasiliensis ausfließt. Dieser Feldlatex hat einen

Kautschukgehalt zwischen 25 und 40 Gew.-% und wird wegen seines hohen

Wassergehalts und seiner Empfindlichkeit für bakteriellen Angriff nicht in seiner

Ursprungsform verwendet, sondern er wird aufkonzentriert und konserviert, so

dass das Endprodukt stabil ist und mindestens 60 Gew.-% Kautschuk enthält (vgl.

E4, übergreifender Absatz der Seitenwende 63/64). Die Aufkonzentrierung erfolgt

dabei durch Zentrifugieren oder durch Verdampfung, wobei ein aufkonzentrierter

Latex nach seinem Schutzsystem zur Stabilisierung unterschieden wird.

b)

KOH ist neben Ammoniak das wichtigste Stabilisierungsmittel für aufkonzentrierten Latex, weil KOH in Gegenwart von ZnO unproblematisch ist (vgl. D4,

Seite 191, Abschnitt 2.5.4 „Potassium hydroxide“; vgl. E4, Absatz 3 auf Seite 64).

Zur Stabilisierung kommt weiter auch ZnO zum Einsatz, wie beispielsweise aus

Tabelle 3.2 auf Seite 64 der E4 ersichtlich ist. Danach wird Ammoniak mit

0,7 Gew.-% bzw. 0,2 Gew.-% oder ZnO mit 0,2 Gew.-% dem durch Zentrifugieren

aufkonzentriereten Latex zugesetzt. Handelsüblicher, durch Verdampfung aufkonzentrierter Latex weist beispielsweise einen Feststoffgehalt von 72 – 75 % auf und

ist mit KOH stabilisiert (Handelsname Standard Revertex), oder hat einen

Feststoffgehalt von 62 % und ist mit Ammoniak stabilisiert (Handelsname

T-Revertex) (vgl. D4, Seite 194).

Dass die Stabilisierung von Kautschuklatices mit KOH und ZnO Teil des allgemeinen Fachwissens ist, zeigt im Übrigen auch das Dokument D3. So heißt es dort

auf Seite 20, kleingedruckter, mittlerer Absatz: „... zinc oxide is a standard

ingredient used in all latex compounds, and the whole process of the manufacture

of latex goods depends upon the production of a stable fluid suspension of latex

and compounding ingredients“. Weiter wird auf Seite 21 die Konservierung mit

Ammoniak beschrieben, wobei unter „Disadvantages“ folgende Nachteile aufgezählt sind: „(1) Odor. (2) Sensitivity to zinc oxide. (3) Changes occuring with time

due to slow reaction with some of the non-rubber constituents“. Der Fachmann

weiß also, dass Ammoniak mit Zinkoxid reagiert. Wie insbesondere aus Seite 50,

Zeile 5 von unten bis Seite 51, Zeile 2, hervorgeht, reagiert Ammoniak mit Zinkoxid nämlich unter Erhöhung der Zn2+-Ionen in der Lösung: „... ammonia reacts with zinc oxide increasing the quantity of Zn++ ions in solution. Where fixed alkalies

at high pH levels form innocuous zincates, with only ammonia present, a zinc

ammonia complex forms which breaks down very easily when heat is applied or

the pH drops“. Zur Stabilisierung eines Kautschuklatex in einer Mischung („in compounding“) werden zudem häufig zusätzliche Stabilisatoren zugegeben, um den

Latex zu schützen („... extra stabilizers are frequently added to protect the latex

from the „shock“ of subsequent addition“). Zu diesen Stabilisatoren gehören auch

KOH („caustic potash“) and NaOH („caustic soda“), die bei hohen pH-Werten mit

dem ZnO – im Gegensatz zu Ammoniak – unschädliche („innocuous“) Zinkate bilden (D3, Seite 50, Abschnitt „Materials Affecting Stability – Stabilizers“).

Wie gezeigt, ist dem Fachmann daher bekannt, dass ZnO ein Standardbestandteil

in allen Kautschukzusammensetzungen ist und KOH eine gebräuchliche, in Gegenwart von ZnO unproblematische Alternative zur Stabilisierung von Kautschuklatices darstellt.

c)

Naturharze werden in der Kautschukindustrie als sog. „Klebrigmacher oder

Tackifier“ eingesetzt. Sie dienen als Mischungszuschläge dazu, die Konfektionsklebrigkeit zu erhöhen. Hierzu zählen u. a. Naturprodukte wie z. B. Kolophoniumharze (vgl. D5, „Lexikon der Kautschuk-Technologie“ oder D3, Seiten 82/83, Abschnitt „Tackifiers“).

Damit sind aber beispielsweise in der D3 bereits alle vier Bestandteile des erfindungsgemäßen Abdichtmittels M2 bis M5 im Zusammenhang erwähnt, so dass

diese Druckschrift D3 klar verdeutlicht, dass es sich bei dem Abdichtmittel mit den

Komponenten M2 bis M5 für den maßgeblichen Fachmann nur um übliche Bestandteile einer Kautschuklatexmischung handelt.

3.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist ausreichend

offenbart. Das Streitpatent beschreibt die Erfindung so deutlich und vollständig,

dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 21 Satz 1 Nr. 2 PatG).

Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 ist die Verwendung einer Zusammensetzung (M1) zum nachträglichen Abdichten von aufblasbaren oder aufpumpbaren Reifen (M6). Die Zusammensetzung enthält mindestens die vier Bestandteile M2 bis M5.

Dass die Zusammensetzung aber nicht ausschließlich die vier Komponenten M2

bis M5 aufweisen muss, sondern auch noch weitere Komponenten, wie z. B. Gefrierschutzmittel, beigemischt sein können, ergibt sich aus dem Begriff „enthält“.

Der Fachmann wird also das beanspruchte Abdichtmittel dahingehend verstehen,

dass in dem Abdichtmittel – insbesondere im Zusammenhang mit der streitpatentgemäßen Teilaufgabe, nämlich das Abdichtmittel für Frost und tiefe Temperaturen

einsetzbar zu machen – zumindest noch ein Gefrierschutzmittel vorhanden sein

wird. Das Verständnis der Einsprechenden 2, dass die Zusammensetzung nur mit

den vier Komponenten M2 bis M5 bereits bei starkem Frost und entsprechend

niedrigen Temperaturen bestimmungsgemäß einsetzbar sein muss, lässt sich aus

der Streitpatentschrift jedenfalls nicht ableiten. Vielmehr zeigen die Beispiele und

insbesondere die Ausführungen in den Absätzen [0017] bis [0019] der Streitpatentschrift, dass in der Zusammensetzung ein Gefrierschutzmittel dann anwesend

sein muss, wenn das Abdichtmittel sich bei niedrigeren Temperaturen einsetzen

lassen soll, als dies bei bisher bekannten Abdichtmitteln der Fall ist (Streitpatent [0019]). Hierzu wird

im Streitpatent vorgeschlagen, aufkonzentrierten

Kautschuklatex einzusetzen, weil dann unter Beibehaltung der erwünschten Konsistenz der verwendeten Zusammensetzung eine größere Menge an (flüssigem)

Gefrierschutzmittel in die Zusammensetzung eingebracht werden kann. Insbesondere mit aufkonzentriertem Kautschuklatex und Gefrierschutzmittel sind Zusammensetzungen erhältlich, die unter – 20° C, insbesondere unter – 30° C und

sogar bis zu – 50° C, bestimmungsgemäß verwendbar sind (Streitpatent [0019]).

Im Zusammenhang mit KOH-Lösungen heißt es im Absatz [0024] nur, dass damit

der Anteil an flüssigen Bestandteilen weiter verringert werden kann, so dass dieser Anteil ggf. durch den Zusatz von Gefrierschutzmittel ersetzt werden kann und

auf diese Weise die Verarbeitbarkeit der Zusammensetzung hin zu niedrigeren

Temperaturen verschoben werden kann. Des Weiteren ist in den Ausführungsbeispielen beschrieben, dass der pH-Wert von 160 Gramm bzw. 300 Gramm Monoethylengylkol mit 2 Gramm einer Kaliumhydroxid-Lösung auf ca. 10,5 eingestellt

werden soll (Ausführungsbeispiele 1 und 2 i. V. m. Absatz [0038]).

Insofern bestehen nach Ansicht des Senats keine Zweifel, dass der angesprochene Fachmann – wie vorstehend definiert – aufgrund seines allgemeinen Wissens

über Kautschuklatices, damit kompatiblen Klebstoffharzen und geeigneten Stabilisationsmitteln sowie unter Berücksichtigung der Ausführungsbeispiele des Streitpatents – auch wenn dort für die KOH-Lösung nur der Gewichtsanteil, aber keine

Konzentration der Lösung angegeben ist – ohne Weiteres in der Lage ist, die

Lehre des Streitpatents nachzuarbeiten oder ggf. andere Ausführungsformen zu

realisieren, die die gestellte Aufgabe in befriedigender Weise lösen. Dies genügt

unter Ausführbarkeitsgesichtspunkten, denn die BGH-Entscheidung „Taxol“ fordert

lediglich, dass ein gangbarer Weg zur Ausführung der Erfindung zu offenbaren ist

(BGH GRUR 2001, 813 – Taxol). Voraussetzung für die Ausführbarkeit ist dabei

nicht, dass die Patentschrift dem Fachmann so genaue Angaben macht, dass er

sofort und ohne jeglichen Fehlschlag zu einer Abdichtzusammensetzung mit den

erstrebten Eigenschaften gelangen kann.

Letztlich kann aber eine Entscheidung darüber, ob der geltend gemachte Widerrufsgrund der unzureichenden Offenbarung gemäß § 21 (1) Nr. 2 PatG vorliegt,

dahingestellt bleiben.

Ebenso kann eine Entscheidung über die von der Einsprechenden II in Abrede

gestellte Neuheit gegenüber den Dokumenten US 4 501 825 (E1) und DE

195 45 935 A1 (E3) dahingestellt bleiben, weil die Verwendung eines Abdichtmittels (M1) mit den Merkmalen M2 bis M5 zum nachträglichen Abdichten von aufblasbaren oder aufpumpbaren Reifen (M6) jedenfalls nicht auf einer erfinderischen

Tätigkeit beruht.

4.

Der Senat ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung davon überzeugt, dass der hier zuständige Fachmann im Anmeldezeitpunkt des Streitpatents

in der Lage war, aufgrund seines Fachwissens und in Kenntnis des genannten

Standes der Technik, insbesondere E1 i. V .m. D3 oder E6, die gemäß Hauptantrag verteidigte streitpatentgemäße Verwendung (M1, M6) eines Abdichtmittels mit

den Merkmalen M2 bis M5 in naheliegender Weise aufzufinden.

a)

Als nächstkommende Druckschrift ist die US 4 501 825 (E1) anzusehen, die

ein Mittel zum nachträglichen Abdichten von aufblasbaren oder aufpumpbaren

Reifen (M6) beschreibt (E1, Spalte 1, Zeilen 5 bis 22), wobei das Mittel über das

Ventil in den Reifen einführbar ist (E1, Spalte 3, Zeilen 17 bis 19 und Spalte 4,

Zeile 64 bis Spalte 5, Zeile 13). Dieses Mittel enthält neben anderen Bestandteilen

einen Kautschuklatex (M2) und ein Klebstoffharz (M3) (E1, Anspruch 1 i. V. m.

Spalte 3, Zeilen 27 bis 51; Spalte 1, Zeilen 46 bis 55; Spalte 2, Zeilen 55 bis 67).

Als Material für den Kautschuklatex (M2) schlägt die E1 vor, Polymere und/oder

Copolymere von Isopren, Styrol und Butadien einzusetzen (E1, Spalte 3, Zeilen 41

bis 48). Nachdem Naturkautschuk ein Polyisopren ist, versteht der Fachmann unter der allgemeinen Stoffangabe Polyisopren selbstverständlich auch Naturkautschuk. Damit werden in E1 als Kautschukmaterial Stoffe verwendet, die

ebenfalls im Streitpatent im Absatz [0014] angesprochen sind.

Weiter empfiehlt die E1 als Material für das Klebstoffharz einen Naturharzester (M3) (E1, Spalte 3, Zeilen 31 bis 40: „Examples of suitable resins ... include

derivatives of hydrogenated vegetable resins. The preferred resin is ... a dispersion of glycerol esters of hydrogenated wood rosins. However, any similar natural

or synthetic resin or rosin may be used which is compatible with the formulation

and performs the required function of the resin“), wobei es sich bei dem genannten

„rosin“ um einen Kolophoniumharzester handelt. Kolophoniumharzester sind aber

auch streitpatentgemäß bevorzugt, wie sich aus Absatz [0009] ergibt.

Nach Anspruch 1 der E1 sind das Harz und der Kautschuklatex jeweils zu 20 bis

40 Gew.-% in dem Abdichtmittel enthalten, so dass sich auch im Hinblick auf die

Bemessung der Komponenten M2 und M3 Überschneidungen mit dem Streitpatent ergeben, nämlich für den Kautschuklatex im Bereich von 30 bis 40 Gew.-%

und für das Harz im Bereich von 20 bis 40 Gew.-%.

In der E1 sind auch noch Zusatzmittel wie u. a. Alkylenglykol als Gefrierschutzmittel und Fasern als Füllstoff genannt (E1, Anspruch 1 i. V. m. Spalte 3, Zeile 52

bis Spalte 4, Zeile 8), die ebenfalls beim Streitpatent zum Einsatz kommen, allerdings sind die Zusatzmittel KOH-Lösung (M4) und ZnO (M5) in der E1 nicht expressis verbis angesprochen.

b)

Darin besteht jedoch keine Grundlage für die Patentfähigkeit der beanspruchten Verwendung des Abdichtmittels. Denn wie vorstehend unter IV.2 dargelegt, weiß der Fachmann, dass im Rahmen der Herstellung eines stabilen, lagerfähigen Kautschukabdichtmittels es unumgänglich ist, dass der Kautschuklatex

in der Zusammensetzung stabilisiert werden muss. Ihm ist auch bekannt, dass

den Kautschukabmischungen zusätzliche Stabilisatoren zugegeben werden, um

den Latex zu schützen („... extra stabilizers are frequently added to protect the latex from the „shock“ of subsequent addition“). Da Zinkoxid ein Standardbestandteil

in allen Latexmischungen ist, wird der Fachmann als Stabilisator bzw. zur pH-Regulierung keinen Ammoniak, der mit ZnO unter Erhöhung der Zn2+-Ionen in der

Lösung reagiert, sondern das neben Ammoniak wichtigste Stabilisierungsmittel KOH einsetzen, das bei hohen pH-Werten mit dem ZnO – im Gegensatz zu

Ammoniak – unschädliche Zinkate bildet (vgl. D3, Seiten 20/21 und 50/51).

Eine entsprechende Bewertung des Problems der Stabilisierung bzw. Lagerstabilität von Naturkautschuklatices (NR-Latex) ergibt sich aus der Literaturstelle E6. Für

eine vergleichende Untersuchungsreihe wurde herkömmlich konservierter NR-

Latex eingesetzt und der Einfluss der Lagerung auf die Eigenschaften von NR-Latices untersucht. Wie aus dem Abschnitt „Materials and Methods“ auf Seite 2 hervorgeht, wurden für die Versuche bereits u. a. mit Ammoniak und ZnO konservierte Feldlatices durch Zentrifugieren auf 60 % Feststoffgehalt aufkonzentriert

und durch Zugabe von Ammoniak in unterschiedlicher Menge weiterbehandelt, so

dass die Ausgangslatices

HA (0,7 % Ammoniak) und

LATZ (0,25 % Ammoniak und 0,05 % Ammoniumlaurat)

erhalten wurden. Aus diesen wurden gemäß der in der Tabelle 1 angegebenen

Formulierung die zur Untersuchung bestimmten Latices hergestellt, d. h. die Latices mit unterschiedlichem Ammoniakgehalt wurden gleichzeitig mit einer 10 %igen

KOH-Lösung (M4) und einer 50 %igen ZnO-Dispersion (M5) weiter stabilisiert.

Claramma und Mitarbeiter kommen dabei zu der Feststellung, dass die in E6 als

„zinc oxide viscosity (ZOV)“ bezeichnete Viskosität von LATZ-Latex nur sehr langsam im Vergleich zu HA-Latex anstieg. Dagegen zeigte der HA-Latex einen sehr

schnellen Anstieg der „ZnO-Viskosität“ und nach einem Jahr koagulierte der Latex.

Die geringere Stabilität des HA-Latex gegenüber ZnO wurde auf den höheren

Ammoniak-Gehalt in dem Latex zurückgeführt: „The lower stability of HA latex to

zinc oxide is due to the higher ammonia content and the ammonium ions of the

latex, which cause more zinc oxide to dissolve in the serum ...“ (vgl. E6, Tabelle 4

auf Seite 3 i. V. m. dem überbrückenden Absatz der linken Spalte zur rechten Spalte).

Insofern zeigt der Stand der Technik, dass es sich bei KOH und ZnO um übliche

Zusätze zur Stabilisierung von aufkonzentrierten Naturkautschuklatices handelt,

die dem Fachmann bestens bekannt sind.

Vor diesem technischen Hintergrund wird der Fachmann beispielsweise dem Vorbild der D3 oder der E6 folgen und einer Kautschuklatex enthaltenden chemischen

Zusammensetzung die bewährten Zusätze KOH und ZnO zur Stabilisierung zumischen, wenn diese Zusätze nicht ohnehin schon in Handelsprodukten enthalten

sind.

Ausgehend von der E1 vermittelt die Zusammenschau mit Dokument D3 oder E6

dem Fachmann daher in naheliegender Weise die Merkmale M1 bis M6 des angegriffenen Patentanspruchs 1 und somit insgesamt die Lehre, dass Kautschuklatex

mit einem Naturharzester als Tackifier und unter Zugabe von Kaliumhydroxid-Lösung und Zinkoxid zur Stabilisierung der Latexmischung ein parates Abdichtmittel

zur Verwendung bei Reifenpannen ist.

c)

Im Übrigen hat die Einsprechende II darauf hingewiesen, dass im Beispiel 2

des Streitpatents ein aufkonzentrierter Naturkautschuklatex mit einem Feststoffgehalt von ca. 73 % der Firma R… verwendet worden ist. Dieser ist gemäß

D4, Seite 194, Absatz 4, schon herstellungsbedingt mit Kaliumhydroxid stabilisiert,

so dass es für einen Fachmann nahe liegend, wenn nicht sogar selbstverständlich

ist, zur weiteren Stabilisierung während der Abmischung mit weiteren Komponenten der Zusammensetzung wie einem Klebstoffharz kein stofflich unterschiedliches

Stabilisierungsmittel, sondern das bereits im Latex vorhandene KOH weiter zuzugeben, insbesondere weil KOH bekanntlich keine unerwünschten Reaktionen mit

ZnO zeigt.

Der angegriffene Patentanspruch 1 hat daher mangels erfinderischer Tätigkeit

keinen Bestand.

V.

Zu den Hilfsanträgen 1 bis 4:

Der Gegenstand des Streitpatents in den gemäß Hilfsanträgen 1 bis 4 verteidigten

Fassungen beruht nicht auf zulässigen Änderungen des jeweiligen Patentanspruchs 1. Denn die vorgenommenen Änderungen gehen sowohl über die ursprüngliche Offenbarung, als auch über den Schutzbereich des Streitpatents in

der erteilten Fassung hinaus. Davon unabhängig beruht auch der Gegenstand des

Streitpatents in diesen geänderten Fassungen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1.

Die Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4 enthalten jeweils

das Merkmal M2a bzw. M2a’:

mit geringem bzw. wenig Ammoniakgehalt von ca. 0,2 %.

Die Obergrenze des NH3-Gehalts von ca. 0,2 % in einem beliebigen Kautschuk

oder Kautschuklatex (Hilfsanträge 1 und 4) oder Naturkautschuklatex (Hilfsanträge 2 und 3) ist weder in der Streitpatentschrift, noch in den Ursprungsunterlagen offenbart, weshalb die zusätzliche Aufnahme des Merkmals M2a bzw. M2a’ in

den jeweiligen Patentansprüchen 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4 eine unzulässige Änderung des Patentgegenstandes darstellt.

a)

Zur Offenbarung dieses Merkmals verweist der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung auf die Streitpatentschrift Absatz [0015], wonach es sich bei

dem Kautschuk bzw. Kautschuklatex insbesondere um ein Produkt mit vergleichsweise niedrigem Ammoniakgehalt handeln kann, sowie auf das Ausführungsbeispiel 1 auf Seite 6 der Streitpatentschrift. Dort werde ein Naturkautschuklatex mit

einem Feststoffgehalt von ca. 60 % und geringem Ammoniakgehalt des Herstellers N… GmbH & Co.

in H…,

verwendet. Unter Vorlage ei

nes Sicherheitsdatenblattes

von W…,

überreicht

in

der mündli

chen Verhandlung, macht er geltend, dass es sich bei dem im Ausführungsbeispiel 1 eingesetzten Naturkautschuklatex um sog. „LATZ-Low ammonia“ handele,

der gemäß dem Datenblatt und in Übereinstimmung mit der Definition der Fachwelt, belegt z. B. durch die E6, Seite 2, nur 0,2 % Ammoniak enthalte, während

„HA-High ammonia“ Naturkautschuklatex einen Gehalt von 0,7 % Ammoniak aufweise (vgl. Safety Data Sheet von Wurfbain-Nordmann, Seite 1, Definition „LATZ“

und „HA“ unter den Abschnitten „Trade name“ und „Description“). Wenn im Ausführungsbeispiel 1 des Streitpatents nun ein Naturkautschuklatex mit geringem

Ammoniakgehalt verwendet werde, dann bedeute dies für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens nichts anderes, als dass es sich hierbei um

LATZ-Naturkautschuklatex handeln müsse, der bekanntlich nur ca. 0,2 % NH3

enthalte. Nachdem dieses Ausführungsbeispiel schon in den Ursprungsunterlagen

auf Seite 14 offenbart worden sei, könne in der Aufnahme des Merkmals M2a

bzw. M2a’ deshalb nur eine zulässige Einschränkung des verteidigten Streitgegenstandes gesehen werden.

b)

Dieser Argumentation des Patentinhabers kann seitens des Senats nicht

beigetreten werden.

Sowohl in der Patentschrift, als auch in den Ursprungsunterlagen finden sich keine

Hinweise zu einer Unterteilung von Naturkautschuklatices

in LATZ- und

HA-Latices. Vielmehr wird nur angegeben, dass es sich bei dem Kautschuk oder

Kautschuklatex allgemein insbesondere um ein Produkt mit vergleichsweise niedrigem Ammoniakgehalt handeln kann (vgl. Streitpatentschrift Absatz [0015]; Ursprungsbeschreibung, Seite 4, Absatz 3). An dieser Stelle wird dem Fachmann

also nur als bevorzugt empfohlen, einen beliebigen Kautschuk oder Kautschuklatex mit vergleichsweise geringem Ammoniak-Gehalt zu verwenden. Unklar ist

hierbei, worauf sich „vergleichsweise“ beziehen soll. Insofern besteht für den

Fachmann angesichts der nicht eindeutigen textlichen Offenbarung Interpretationsbedarf. In diesem Absatz wird aber lediglich als Begründung angegeben,

dass dadurch unter anderem erreicht werde, dass die Zusammensetzung keinen

störenden Geruch nach Ammoniak besitze. Nachdem ansonsten in der Streitpatentschrift keine näheren Angaben zum Ammoniak-Gehalt eines Kautschuks oder

Kautschuklatex zu finden sind, wird der Fachmann demzufolge die strittige Textstelle dahingehend verstehen, dass der beliebige Kautschuk oder Kautschuklatex

zumindest soviel Ammoniak enthalten darf, bis ein im Endprodukt – subjektiv –

störender Geruch auftritt. Eine Obergrenze von ca. 0,2 % NH3-Gehalt erschließt

sich dem Fachmann hieraus jedenfalls nicht. Daran ändert auch das Ausführungsbeispiel 1 sowie das überreichte, nachveröffentlichte Sicherheitsdatenblatt

und Analysenblatt nichts. Denn mit den Angaben „Naturkautschuklatex, Feststoffgehalt

ca. 60 %,

geringer

Ammoniakgehalt,

Hersteller:

N…

GmbH & Co., Hamburg“ ist kein konkreter Naturkautschuklatex im Sinne von ausschließlich LATZ offenbart, weil sowohl LATZ, als auch HA einen Feststoffgehalt

von ca. 60 % aufweisen (vgl. z. B. E6, Seite 2) und „geringer NH3-Gehalt“ im Hinblick auf die Begründung „störender Geruch“ in der Zusammensetzung unbestimmt ist. Darüber hinaus beschreiben das nachveröffentlichte Sicherheitsdatenblatt aus dem Jahre 2008 und das Blatt „Certificate of Analysis“ keine Produkte

der

N… GmbH

&

Co.

in

H…,

sondern

Produkte

der

W…

B.V.,

N…,

bzw.

W…

GmbH,

H… (siehe Certificate of Analysis), so dass hieraus nicht ersichtlich ist, um

welchen Naturkautschuklatex

es

sich

im

Anmeldezeitpunkt,

dem

3. Dezember 1997, gehandelt hat.

2.

Des Weiteren enthalten die Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1

bis 4 jeweils das Merkmal M7 anstelle des erteilten Merkmals M4.

Das Merkmal M7, nämlich „eine Konzentration einer Kaliumhydroxid-Lösung, bei

der 2 gr. ausreichen, um ein Monoethylenglykol in einer Menge von 160 gr. bzw.

300 gr. auf einen pH-Wert von 10,5 einzustellen“, lässt sich zwar sowohl aus der

Streitpatentschrift, Ausführungsbeispiele 1 und 2, als auch aus den Ursprungsunterlagen, Ausführungsbeispiele 1 und 2, herleiten, jedoch stellt der Ersatz des

erteilten Merkmals M4, nämlich „0,001 bis 30 Gew.-% einer Kaliumhydroxidlösung“, durch das Merkmal M7 eine unzulässige Änderung des Gegenstandes des

erteilten Patentes dar.

Gegenstand des Patentes im Sinne des § 21 (1) Nr. 4 PatG ist nämlich nicht der

Gesamtinhalt der Offenbarung aus der Patentschrift, sondern der Gegenstand, der

durch die erteilten Patentansprüche definiert wird, zu deren Auslegung Beschreibung und Zeichnungen herangezogen werden können. Das folgt aus § 14 PatG.

Danach wird der Schutzbereich eines Patents durch den Inhalt der Ansprüche

bestimmt, während Beschreibung und Zeichnungen nur der Auslegung dienen

(Schulte, PatG, 8. Auflage, § 21 Rdn. 57).

Eine beschränkte Verteidigung darf daher den Schutzbereich eines Patentes nicht

erweitern, weil dadurch der Nichtigkeitsgrund des § 22 (1) letzte Alternative geschaffen werden würde (Schulte, a. a. O. § 59 Rdn. 180). Deshalb ist eine

Erweiterung des Schutzbereiches eines Patentes auch schon im Einspruchsverfahren unzulässig (BGH GRUR 1990, 432 – Spleißkammer).

Im Einspruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren steht es dem Patentinhaber zwar grundsätzlich frei, ob er auf vollständige Aufrechterhaltung des erteilten Streitpatents anträgt oder sein Patent mit eingeschränkten Patentansprüchen

verteidigt. Sollen aber anstelle von Merkmalen, die nach einem erteilten Patentanspruch seinen Gegenstand bestimmen, nun andere oder zusätzliche Merkmale

aufgenommen werden, darf die Einfügung nicht dazu führen, dass damit der durch

die erteilten Ansprüche bestimmte Schutzbereich des Patents im Sinne des § 14

PatG vergrößert wird. Bei der Aufnahme von einem weiteren Merkmal z. B. allein

aus einem Beispiel wäre das nur dann nicht der Fall, wenn dieses Merkmal erkennbar in das Schutzbegehren einbezogen war (BGH – Spleißkammer a. a. O).

Das ist vorliegend nicht der Fall.

In den Ausführungsbeispielen 1 und 2, woraus sich das neue Merkmal M7 herleiten lässt, werden ganz konkret Mischungen auf Basis von aufkonzentrierten

Naturkautschuklatices beschrieben. Diese Latices werden mit einer Tallölharzester-Dispersion als Naturharzester, mit Monoethylenglykol als Gefrierschutzmittel, weiter mit Schwefel, Zinkoxid, Konservierungsmitteln und KOH-Lösung vermischt. Nur in dieser stofflichen Zusammensetzung und nur mit den in den Beispielen angegebenen Mengen der Bestandteile ist die in Merkmal M7 angegebene

Bemessungsregel erfüllt.

Wie aus Absatz [0038] weiter hervorgeht, dient die KOH-Lösung in den Ausführungsbeispielen nur der Einstellung des pH-Wertes eines ganz bestimmten Gefrierschutzmittels ‚Monoethylenglykol’.

Im erteilten Patentanspruch 1 ist jedoch die Komponente ‚Gefrierschutzmittel’ in

der beanspruchten Zusammensetzung aus den vier Bestandteilen nicht enthalten,

lediglich im erteilten Unteranspruch 10 ist angegeben, dass die Zusammensetzung „mindestens ein Gefrierschutzmittel, vorzugsweise mindestens ein Glykol,

enthält". Dass es sich hierbei speziell um Monoethylenglykol handeln soll, geht

aus den erteilten Patentansprüchen ebenfalls nicht hervor. Vielmehr ist im Absatz [0017] des Streitpatents beschrieben, dass „auch andere übliche Gefrierschutzmittel, wie beispielsweise Glycerin, Propylenglykol, 2-Propanol und andere

verwendet werden“ können, ggf. „auch Polyethylenglykol vorzugsweise geringer

Molmasse“.

Ferner wird in Absatz [0024] darauf hingewiesen, dass die Einstellung des pH-

Wertes grundsätzlich ebenfalls mit einer Ammoniaklösung möglich sei, allerdings

habe der Einsatz einer KOH-Lösung den Vorteil, dass geringere Lösungsmengen

erforderlich seien, um den pH-Wert in den gewünschten alkalischen Bereich zu

bringen oder in diesem zu halten. Damit werde der Anteil an flüssigen Bestandteilen weiter verringert, so dass dieser Anteil ggf. durch den Zusatz einer anderen

flüssigen Substanz wie des Gefrierschutzmittels ersetzt werden könne.

Insofern hat der Fachmann die Bedeutung der speziellen Bemessungsregel gemäß Merkmal M7 anstelle der weiten Bereichsangabe zum KOH-Gehalt ohne jeglichen Bezug zu einem Gefrierschutzmittel und zu einer pH-Wert-Einstellung

(Merkmal M4) für die im Patentanspruch 1 umschriebene Erfindung nicht erkennen können. Damit umfasst der jeweilige Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4 eine neue Kombination von Merkmalen, die zu einem Gegenstand

führt, der in dieser Merkmalskombination nicht offenbart ist. Der Schutzbereich

des Patentsanspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen ist daher unzulässig erweitert.

3.

Darüber hinaus beruht der jeweilige Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4 auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

a)

Die Anwesenheit eines Gefrierschutzmittels (Merkmal M8), vorzugsweise

eines Glykols (Merkmal M8a), in einem Abdichtmittel von Reifen ergibt sich für den

Fachmann bereits aus dem Anspruch 1 der E1, weshalb hier eine Überschneidung

des beanspruchten Gehalts mit der bekannten Bemessung im Bereich von 2 bis

20 Gew.-% Alkylenglykol resultiert. Im Übrigen wird auch im streitpatentgemäßen

Ausführungsbeispiel 1 Monoethylenglykol in einer Menge von 15,1 Gew.-% eingesetzt, also in einer Menge, die innerhalb des aus E1 bekannten Bereiches liegt.

b)

Die Bereichsangaben für Ammoniak im Kautschuklatex (Merkmal M2a) und

für Zinkoxid (Merkmal M5a) erschließen sich dem Fachmann aus den Kautschuklatices des Standes der Technik, die mit diesen üblichen Stabilisatoren versetzt

sind, wie vorstehend unter IV.2.b. und IV.4.b. schon dargelegt worden ist. Dies

trifft insbesondere für Low-ammonia-Latex LATZ zu, der bekanntlich nur einen

Gehalt von ca. 0,2 % NH3 aufweist.

c)

Zur engeren Bemessung des Kautschukgehalts gemäß Merkmal M2b

(Hilfsantrag 2) bzw. gemäß Merkmal M2c (Hilfsantrag 3) und/oder des Naturharzesters gemäß Merkmal M3a (Hilfsantrag 3) und/oder des ZnO-Gehalts gemäß

Merkmal M5a ist festzustellen, dass eine von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöste, letztlich nach Belieben getroffene Auswahl eines engeren Bereiches aus einem größeren für sich grundsätzlich nicht geeignet ist, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen (BGH GRUR 2004, 47 - Blasenfreie Gummibahn I).

Im Übrigen entspricht die Aufkonzentrierung eines Kautschuklatex auf ca. 60 %

oder 73 % den Feststoffgehalten handelsüblicher Naturkautschuklatices, die durch

Zentrifugieren (60 %) oder durch Verdampfung (ca. 73 %) hergestellt worden sind

(vgl. Ausführungen unter IV.2.a, IV.2.b und IV.4.c).

d)

Auf die Bemessungsregel des Merkmals M7, bei der 2 Gramm einer

KOH-Lösung ausreichen müssen, um 160 Gramm bzw. 300 Gramm

Monoethylenglykol auf einen pH-Wert von 10,5 einzustellen, kann es nicht ankommen, weil diese Bemessung innerhalb der erteilten Bereichsangaben liegen

muss, ansonsten wäre der Anspruch unzulässig erweitert. Zudem ist die Bemessung nicht geeignet, die beanspruchte Zusammensetzung näher zu definieren, da

Konzentrationsangaben der KOH-Lösung fehlen und damit der tatsächliche Anteil

von KOH in der Zusammensetzung offen bleibt.

Insofern ist erfinderisches Zutun nicht erforderlich, um zu den jeweiligen Ausgestaltungen der Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4 zu gelangen.

Vielmehr ergeben sich die Merkmale und Verfahrensmaßnahmen allein durch routinemäßiges Optimieren der beanspruchten Zusammensetzung.

VI.

Der Patentinhaber hat in der mündlichen Verhandlung nach ausführlicher Erörterung der Sachlage abschließend vier Hilfsanträge vorgelegt. Weitere Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fassung haben sich nicht ergeben. Infolgedessen hat der Patentinhaber die Aufrechterhaltung

des Patents erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes beantragt, der sowohl nach Hauptantrag als auch nach sämtlichen Hilfsanträgen zumindest einen

nicht rechtsbeständigen Anspruch enthält. Deshalb war das Patent insgesamt zu

widerrufen. Auf die übrigen Patentansprüche brauchte bei dieser Sachlage nicht

gesondert eingegangen zu werden (BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

Feuerlein

Schwarz-Angele

Egerer

Zettler

Bb