Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 29.05.2009 – 27 W (pat) 55/09
27. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 55/09 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 302 49 195
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
29. Mai 2009 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden und die Richter
Schwarz und Kruppa
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e :
I.
Die Widersprechende hat gegen die Eintragung der am 7. Oktober 2002
angemeldeten, für
Unterrichtsapparate und
-instrumente; Magnetaufzeichnungsträger; Speichermedien; Schallplatten; CDs, CD-ROMs, Videokassetten und DVDs; Software; Programme für die Datenverarbeitung; Waren aus Papier, Pappe und Karton, soweit in
Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate); Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und
kulturelle Aktivitäten; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle
oder Unterrichtszwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von
Büchern; Büchervermietung
(Leihbücherei); Fernkurse und
Fernunterricht; Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Filmverleih;
Herausgabe von Texten (ausgenommen von Werbetexten);
Organisation, Veranstaltung und Leitung von Kolloquien,
Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Workshops und Symposien; Durchführung von Life-Veranstaltungen; Durchführung von
pädagogischen Prüfungen; Demonstrationsunterricht
in praktischen Übungen; persönliche und soziale Dienstleistungen
betreffend
individuelle Bedürfnisse; Dienstleistungen eines
Astrologen
geschützten Marke Nr. 302 49 195
Widerspruch eingelegt aus ihrer am 30. Dezember 1993 angemeldeten und seit
17. Juni 1994 für
Personalberatung, Organisationsberatung in Fragen der Personalführung und -entwicklung; Beratung bei der Organisation und
Führung eines Unternehmens; Marketing; Organisation und
Durchführung von Seminaren, Tagungen und Kongressen; Aus-
und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung, Erstellung von
Bildungskonzepten und Bildungsbedarfsanalysen sowie Durchführung von Bildungscontrolling; Beratung bei der Anwendung
rhetorischer Methoden und Kenntnisse
eingetragenen Marke Nr. 2068360
flow.
Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Erstbeschluss vom 28. September 2006 und Erinnerungsbeschluss vom 19. Dezember 2007 den Widerspruch mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit zurückgewiesen. Infolge des Zusatzes „Now!“ in der angegriffenen Marke, der nicht
weggelassen werden könne, weil er mit dem weiteren Bestandteil einen
Gesamtbegriff darstelle, unterschieden sich beide Marken so weit, dass trotz der
hochgradigen Warenähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten sei. Auch eine
assoziative Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil der übereinstimmende Bestandteil „flow“, der sich auch in zahlreichen Drittmarken wiederfinde, keinen
Hinweis ausschließlich auf die Widersprechende darstelle.
Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie
hält ihre Marke unter Hinweis auf ein sprachwissenschaftliches Gutachten für
überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die gegenüberstehenden Marken
seien auch hinreichend ähnlich. Es bestehe nicht nur eine unmittelbare, sondern
auch eine assoziative Verwechslungsgefahr. Von einer häufigen Benutzung durch
Drittmarken könne dabei keine Rede sein.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 28. September 2006 und 19. Dezember 2007aufzuheben und die Löschung der Marke Nr. 302 49
195 wegen des Widerspruchs aus der eingetragenen Marke
Nr. 2068360 anzuordnen.
Die Markeninhaberin hat bislang keine Stellung zur Beschwerde genommen und
auch keinen Antrag gestellt.
II.
A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat
zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den
Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
zurückgewiesen.
1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer proritätsälteren
Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden
Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder
-ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens
die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken
miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer
Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen
werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon;
MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 -
Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken,
in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen
Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur
Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den
Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003,
55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] -
Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).
2 Nach diesen Grundsätzen - -
- - ist der Grad der Markenähnlichkeit zu gering,
um trotz hochgradiger Warenähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zu begründen.
a). Auszugehen ist dabei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Soweit die Widersprechende eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marke in der Beschwerdebegründung behauptet, kann dem
nicht gefolgt werden.
aa) Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die
Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren
oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl.
EuGH MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] - Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239
[Rz. 22] - Lloyd/Loints); für die Bestimmung des Grades ist dabei maßgeblich,
inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres ggf.
durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und
wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rn. 320).
Diese Eignung ist zu verneinen, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden oder an eine solche
Beschreibung erkennbar angelehnten Sinngehalt aufweist oder zahlreiche identische oder ähnliche Drittmarken zum maßgeblichen Zeitpunkt der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr in Benutzung sind (zum Erfordernis einer Benutzung der zur
Kennzeichenschwäche führenden Drittzeichen vgl. BGH GRUR 1967, 246, 248 -
Vitapur; GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet; GRUR 2002, 626, 628 -
IMS; GRUR 2002, 898, 899 - defacto), so dass der Verkehr wegen des
Nebeneinanders dieser Marken sorgfältiger auf etwaige Unterschiede achtet (vgl.
Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 199 m. w. N.).
Der Grad an Kennzeichnungskraft ist dabei im Widerspruchsverfahren erstmals zu
bestimmen
(so ausdrücklich EuGH MarkenR 1999, 236, 239
[Rz. 22]
-
Lloyd/Loints). Auf den bloßen Umstand ihrer Eintragung kann dabei nicht allein
abgestellt werden, weil aus der Eintragung einer Marke lediglich auf den
geringstmöglichen Grad an Kennzeichnungskraft geschlossen werden kann; denn
zum einen wird die Kennzeichnungskraft im Eintragungsverfahren nicht geprüft,
und zum anderen ist die Prüfung der Unterscheidungskraft, soweit man aus deren
Prüfung Rückschlüsse auf die Kennzeichnungskraft ziehen kann, nach dem
Gesetzeswortlaut (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) auf das Mindestmaß beschränkt
(vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 185). Ob die Marke
über eine diesen sich aus ihrer Eintragung ergebenden Mindestschutz hinausgehende Kennzeichnungskraft verfügt, bedarf damit im Widerspruchsverfahren
soweit Feststellungen hierzu aber von Amts wegen - vor allem im Hinblick auf den
summarischen Charakter des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens - nicht
getroffen werden können, obliegt es dem Inhaber der Widerspruchsmarke, die
entsprechenden Umstände für den von ihm geltend gemachten, das aus der
Eintragung vermittelte Mindestmaß übersteigenden Grad an Kennzeichnungskraft
- gleich ob er eine normale oder gar eine erhöhte Kennzeichnungskraft behauptet
(für letzteres ergibt sich dies ausdrücklich bereits aus EuGH MarkenR 1999, 236,
239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints) - darzulegen und im Falle des Bestreitens des
Inhabers der angegriffenen Marke auch nachzuweisen.
bb) Hiervon ausgehend kann der Widerspruchsmarke allenfalls eine normale
Kennzeichnungskraft zugebilligt werden. Das von der Widersprechenden vorgelegte „Gutachten zu den sprachlichen Eigenschaften der Marke „flow“, das nach
seinem Inhalt ohnehin die Frage nicht nach den hier allein maßgeblichen
juristischen Kriterien prüft, belegt allenfalls, dass der Begriff „flow“ grundsätzlich
konkret unterscheidungskräftig ist, nicht aber, welchen Grad an Kennzeichnungskraft ihm zuzubilligen ist. Nach den allgemein anerkannten juristischen
Anforderungen kommt eine erhöhte Kennzeichnungskraft aber nur in Betracht,
wenn eine Marke infolge intensiver Benutzung vom Publikum in besonderem
Maße als Hinweis auf seinen Inhaber angesehen wird, was nur durch entsprechende Benutzungsunterlagen belegt werden kann; hierzu gehört das
vorgelegte Gutachten indessen nicht.
b) Angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bedarf
es nach der oben genannten Wechselwirkungstheorie somit entweder eines
gleichermaßen erhöhten Grades an Waren- und Zeichenähnlichkeit oder im Fall
eines hiervon abweichenden geringeren Grades einer dieser beiden Komponenten
des Ausgleichs durch einen entsprechend höheren Grad der anderen Komponente. Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend eine Verwechslungsgefahr zu
verneinen, weil trotz hochgradig ähnlicher gegenüberstehenden Waren und
Dienstleistungen der Grad an Zeichenähnlichkeit zu gering ist.
aa) Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der
Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 –
Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen
Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so
stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr
hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz,
8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]).
bb) Aufgrund ihres jeweiligen Gesamteindrucks, von dem die Beurteilung der
Markenähnlichkeit unabhängig vom Prioritätsalter vorrangig abhängt (vgl. EuGH
GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] -
Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f.
- Rausch/Elfi Rauch) unterscheiden sich beide Marken infolge des in der
Widerspruchsmarke nicht enthaltenen Zusatzes „Now!“ in der jüngeren Marke so
deutlich voneinander, dass das Publikum keine Mühe hat, beide Zeichen voneinander abzugrenzen. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ergibt sich
vorliegend eine Markenähnlichkeit auch nicht dadurch, dass der mit der
Widerspruchsmarke übereinstimmende Bestandteil „flow“ den durch die angegriffene Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck dominiert (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] -
THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder
prägt (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo); der von den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen angesprochene Verkehr - dies ist vorliegend die
inländische Gesamtbevölkerung - hat nämlich aufgrund der Erscheinungsweise
der Marke keinen Anlass, diese allein auf diesen Bestandteil zu verkürzen oder in
ihm bereits den kennzeichnenden Teil zu sehen.
cc) Eine Markenähnlichkeit ergibt sich vorliegend auch nicht in Form des
gedanklichen Inverbindungbringens i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz
MarkenG, das nur zu bejahen ist, wenn der Verkehr zwar die hinter den Zeichen
stehenden Unternehmen auseinanderhält, aber unzutreffend den Eindruck gewinnt, diese seien wirtschaftlich miteinander verbunden, weil sich das ältere
Zeichen allgemein zu einem Hinweis auf das oder die Unternehmen der Widersprechenden entwickelt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 – Marlboro).
Aufgrund der konkreten Markenbildung kann nämlich zunächst ausgeschlossen
werden, dass der übereinstimmende Bestandteil „flow“ in der angegriffenen Marke
eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass er deren Erscheinungsbild dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 [Rz. 30] -
THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz; GRUR
2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Eine
selbständig kennzeichnende Stellung eines Markenteils liegt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nämlich nur dann ausnahmsweise (vgl.
a. a. O. [Rz. 30]: „jenseits des Normalfalls“) vor, wenn der Verkehr die an sich als
Gesamtzeichen eingetragene angegriffene Marke als Mehrfachkennzeichnung
ansieht, also als Kombination voneinander unabhängiger Kennzeichnungen, wie
dies etwa bei der häufigen Kombination von (getrennt voneinander eingetragenen)
Erst- und Zweitmarken auf bestimmten Warenbereichen oder bei der Verbindung
einer Marke mit dem Unternehmenskennzeichen ihres Inhabers der Fall ist; eine
selbständig kennzeichnende Stellung hat der Europäische Gerichtshof daher
ausdrücklich nur bei der Hinzufügung eines Unternehmenskennzeichens oder
einer bekannten Marke zu dem übernommen älteren Zeichen bejaht; daneben
kommt eine selbständig kennzeichnende Stellung nach der Rechtsprechung des
BGH (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 22] - Malteserkreuz) auch aufgrund
der Kennzeichnungsgewohnheiten des betroffenen Waren- oder Dienstleistungssektors in Betracht, nämlich wenn dem Verkehr bestimmte Markengestaltungen
als besonderer Herkunftshinweis auf die angebotenen Waren geläufig ist, wie dies
im konkreten Fall für Kreuzdarstellungen bei karitativen Organisationen angenommen wurde. Hierfür sind vorliegend aber Anhaltspunkte schon deshalb nicht
erkennbar, weil es sich bei dem Zusatz „Now!“ weder um das - einzige -
Unternehmenskennzeichen der Inhaberin der angegriffenen Marke handelt noch
der übereinstimmende Bestandteil „flow“ auf dem hier maßgeblichen Waren- und
Dienstleistungssektor einen besonderen Herkunftshinweis auf die Widersprechende darstellt.
Aus diesem Grund scheidet entgegen der Annahme der Widersprechenden auch
eine gedankliche Verbindung zwischen den gegenüberstehenden Zeichen in der
Weise aus, dass der Verkehr, obwohl er die gegenüberstehenden Marken
auseinanderhält, einem in ihnen vorhandenen übereinstimmenden Element einen
Hinweis nur auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt. Zwar ist dies anzunehmen, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr
als Stamm mehrerer Zeichen eines einzigen Unternehmens sieht, so dass er auch
nachfolgende Bezeichnungen, die den wesensgleichen Stamm aufweisen, dem
gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH WRP 2002, 534, 536 – BIG; BGH
WRP 2002, 537, 541 – BANK 24); eine solche Konstellation kommt insbesondere
in Betracht, wenn der Stammbestandteil für sich allein kennzeichenrechtlichen
Schutz genießt und der Inhaber dieses Kennzeichens bereits eine Zeichenserie
mit diesem Bestandteil gebildet hat oder der Verkehr aufgrund besonderer
Umstände diesen Bestandteil als geeignet für die Bildung einer Zeichenserie
ansieht (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone; BGH WRP a. a. O. – BIG).
Dies ist vorliegend aber auszuschließen, weil - wie die Markenstelle ausgeführt
hat - es jedenfalls Drittanbieter gibt, für welche dieser Bestandteil ebenfalls
geschützt ist. Dabei kann dahinstehen, ob, wie die Widersprechende ausgeführt
hat, ein Teil der von der Markenstelle genannten Drittmarken erst nach Erhebung
des Widerspruchs eingetragen wurden; jedenfalls hat auch die Widersprechende
nicht in Abrede gestellt, dass es im Bereich der Dienstleistungsklasse 41 auch
Drittmarken gibt, welche den Bestandteil „flow“ allein oder in Verbindung mit
weiteren Markenbestandteilen enthalten; damit liegt aber schon indiziell der
Schluss nahe, dass der hier interessierende übereinstimmende Bestandteil „flow“
vom Publikum gerade nicht allein als Hinweis nur auf die Widersprechende
angesehen wird. Dieses Indiz hat die Widersprechende, die mangels der
Möglichkeit einer Amtsermittlung zu dieser Frage eine erhöhte Mitwirkungslast
trägt, nicht entkräftet, weil sie weder Anhaltspunkte dafür, dass diese eingetragenen Marken nicht benutzt werden, noch dafür, dass das Publikum auf den
hier interessierenden Waren- und Dienstleistungsgebieten die Kennzeichnung
„flow“ vorrangig oder ausschließlich als einzigen Hinweis auf sie selbst ansieht,
dargetan hat. Damit besteht aber für den Verkehr keine Veranlassung, die jüngere
Marke, auch wenn sie sich von der Widerspruchsmarke unterscheidet, irrtümlich
allein der Widersprechenden zuzuordnen und somit beide Zeichen assoziativ zu
verwechseln.
3. Unter Berücksichtigung aller die Verwechslungsgefahr prägenden Komponenten kann damit im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden. Da die Markenstelle somit den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat,
war die Beschwerde zurückzuweisen.
B. Da Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei
zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten
selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).
Dr. van Raden
Kruppa
Schwarz
Me