BPatG Beschluss vom 17.06.2009 – 29 W (pat) 22/08

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 22/08

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

17. Juni 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 306 44 991.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

mündlichen Verhandlung vom 17. Juni 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Grabrucker, der Richterin Kopacek und des Richters Dr. Kortbein 08.05

beschlossen:

1.

Die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle für

Klasse 16 vom 11. Januar 2008 wird zurückgewiesen, soweit

die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

2.

Die Beschwerde wird im Hilfsantrag ebenfalls zurückgewiesen.

3.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 21. Juli 2006 die schwarz-weiße

Bildmarke

für nachfolgende Waren der Klasse 16 angemeldet worden:

Papier, Schreibmaterialien, Blöcke (Papier- und Schreibwaren),

Register, Notizblöcke, Schreibhefte, Notizbücher, Papierblätter

(Papeteriewaren), Kalender.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung durch Beschluss vom 11. Januar 2008 teilweise wegen Fehlens der

Unterscheidungskraft gemäß § 37 Abs. 1 und 5, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für

nachfolgende Waren zurückgewiesen:

Blöcke (Papier- und Schreibwaren), Notizblöcke, Schreibhefte,

Notizbücher, Papierblätter (Papeteriewaren), Kalender.

Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass mit dem angemeldeten Zeichen

auf den Einband der von der Zurückweisung umfassten Waren hingewiesen werde. Auf ihm könne gerade im schulischen Bereich der Name, das Schulfach usw.

vermerkt werden. Die Verbraucher seien an eine Vielzahl von Hefteinbänden und

Deckblättern gewöhnt, von denen sich die vorliegende Gestaltung nicht abhebe.

Sie erfülle rein funktionale Zwecke, da die damit versehenen Produkte vom Verbraucher individuell gestaltet und nach Schulfächern, Bürovorgängen sowie Haushaltszwecken geordnet werden könnten. Gerade die verfahrensgegenständlichen

Waren müssten praktisch verstaut und leicht zu erkennen sein. Auf die Übereinstimmung mit anderen Einbänden oder Deckblättern komme es nicht an, da sich

der Verkehr auf Grund der Vielzahl der in Rede stehenden Produkte nicht alle

Einzelheiten merken könne. Dafür spreche auch der Umstand, dass sie ihm nicht

gleichzeitig begegnen würden. Folglich komme es bei dem angemeldeten Zeichen

auf die Funktionalität und das möglicherweise ästhetisch ansprechende Design

an. Die auf der nachgereichten Zeichenwiedergabe vorhandene Struktur ändere

an dieser Einschätzung nichts, da sie auf der ursprünglich eingereichten Abbildung nicht erkennbar sei und zudem nur als übliche textile Struktur erscheine. Im

Übrigen habe das Bundespatentgericht bereits entschieden, dass eine weitgehend

naturgetreue Abbildung der Waren nicht schutzfähig sei.

Die Anmelderin hat dagegen Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 11. Januar 2008, hilfsweise unter Einbeziehung der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Beschreibung des angemeldeten Zeichens, aufzuheben.

Darüber hinaus regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Frage des

Spannungsverhältnisses zwischen den Entscheidungen "Rado-Uhr III" und "Fronthaube" an (vgl. BGH GRUR 2007, 973 und BGH GRUR 2008, 71).

Zur Begründung trägt sie vor, dass es für die Bejahung der Unterscheidungskraft

ausreiche, wenn praktisch bedeutsame Möglichkeiten des Einsatzes eines Zeichens bestünden, die es gegenüber einem maßgeblichen Teil des angesprochenen Verkehrs als Herkunftshinweis erscheinen ließen. Die Feststellung der Markenstelle, dass das angemeldete Zeichen eine gewisse Ähnlichkeit mit bereits

vorhandenen Gestaltungen aufweise, reiche für den Nachweis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nicht aus. Zur Begründung der ausschließlichen Funktionalität könne nicht auf das links oben befindliche weiße Rechteck abgestellt

werden, da das Zeichen noch weitere graphische Elemente aufweise. Die von der

Markenstelle angeführten Abbildungen von Heften, Kalendern, Blöcken etc.

stimmten nicht annähernd mit dem vorliegenden Zeichen überein. Insofern könne

nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei ihm um eine übliche und ausschließlich dekorative Gestaltungsform für Einbände handele. Auch könnten bereits unbedeutende Elemente die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens begründen. Darüber hinaus gebe es bereits vergleichbare nationale Markeneintragungen.

Schließlich sei nicht erkennbar, warum das angemeldete Zeichen für die Waren

"Papierblätter (Papeteriewaren)" schutzunfähig sein soll, da sie beschrieben würden und nicht ganzseitig mit dem angemeldeten Zeichen versehen sein könnten.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin darüber hinaus folgende Beschreibung des angemeldeten Zeichens eingereicht:

"Ein Rechteck, DIN A4-Format, hochkant, mit einem vertikalen

dunklen Streifen am linken Rand, dessen Breite ein Viertel der

Gesamtbreite umfasst, und mit einem kleinen einbeschriebenen

Rechteck, im Querformat, dessen Breite der Breite des linken

Randstreifens entspricht, dessen Abstand von der oberen Endkante seiner Höhe entspricht und das symmetrisch zur rechten Begrenzungslinie des linken Randstreifens angeordnet ist.".

Die Recherchebelege des Senats sind der Beschwerdeführerin vorab zugeleitet

worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der

mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

II.

1.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig, aber nicht

begründet.

a)

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis

fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke

innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen

eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und

andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu

orientieren (vgl. u. a. EUGH GRUR 2008, 608 ff., Rdnr. 66, 67 - EURO-

HYPO; EUGH GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 ff. - BioID). Einem Wortzeichen fehlt die Unterscheidungskraft dann, wenn es sich um eine für die

beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende

Sachaussage oder um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache

oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen

Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; BGH GRUR 2003,

1050 - Cityservice).

(1) Beschränkt sich eine Abbildung auf die Wiedergabe wesentlicher

Gestaltungsmerkmale der beanspruchten Waren, so wird sie regelmäßig nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden (vgl. BGH

GRUR 1999, 495 - "Etiketten"). Hierbei ist auch zu berücksichtigen, ob

auf dem jeweiligen Warengebiet die angemeldete Darstellung von üblichen Gestaltungen anderer Hersteller abweicht. Nur wenn dies der Fall

ist, kann sie ihrer Hauptfunktion als betrieblicher Herkunftshinweis genügen (vgl. BPatG 29 W (pat) 276/02 - Büroklammer).

Bei dem angemeldeten Zeichen handelt es sich um die abstrakte Aufmachung von Blöcken, Büchern und Heften, die von der Beschwerdeführerin im Rahmen der Reihe OXFORD speziell für Kinder hergestellt

werden (vgl. "Books & Pads Children" unter "http://www.groupe-hamelin.com/books/pageLibre000101c5.html";

"Oxford Hausaufgabenheft"

und "Oxford Vokabel-Coach" unter "www.officio.de"). Für Studenten

werden die Produkte in einer etwas anderen Aufmachung mit einem

verschieden farbigen linken Balken angeboten (vgl. "Books & Pads Students"

unter

"http://www.groupe-hamelin.com/books/pageLibre000101c6.html").

Von Dritten werden ebenfalls Umschläge bzw. Einbände verwendet, die

in vertikaler Richtung geradlinig farblich unterteilt sind und bei denen

die linke Fläche erheblich schmaler als die rechte ist. Diese Art der Aufmachung findet sich beispielsweise auf Schnellheftern, Klemmmappen,

Klemmbrettmappen, Ringbüchern, Heften und Blöcken (vgl. u. a.

BÜRO4YOU oppermann, Angebote gültig bis 31. Juli 2000, Seiten 143

und 155; tempus. Zeitplansysteme, Katalog gültig bis 31. Juli 1999,

Seite 25; memo, Katalog 1998, Seite 96; VIKING DIREKT, Katalog gültig bis 26. Juli 2003, Seiten 26, 29, 82 und 83). Daneben sind auf den

Umhüllungen teilweise Felder vorgesehen, in die der Name des Benutzers oder der Inhalt des Papiererzeugnisses eingetragen werden kann

(vgl. u. a. BÜRO4YOU oppermann, a. a. O.). Teilweise erscheinen auf

ihnen wie bei dem angemeldeten Zeichen Balken und Feld auch gemeinsam (vgl. VIKING DIREKT, a. a. O.; "Landré Oberschulhefte" unter

"www.officio.de").

Zwar konnte keine mit dem angemeldeten Zeichen vollständig übereinstimmende Gestaltung ermittelt werden, doch machen die genannten

Belege deutlich, dass farblich voneinander abgesetzte Balken und

Platzhalterfelder in den verschiedensten Kombinationen häufig von

anderen Herstellern verwendet werden. Die verfahrensgegenständliche

Gestaltung ähnelt ihnen, so dass sie vom Verkehr lediglich als eine

weitere beliebige Zusammensetzung von graphischen Elementen aufgefasst wird, die der Ausschmückung und der Beschriftung dienen (vgl.

zu dreidimensionalen Gestaltungen BGH GRUR 2004, 505 - Rado-Uhr

II).

Dies gilt insbesondere für die von der Zurückweisung umfassten Waren

"Blöcke (Papier- und Schreibwaren), Notizblöcke, Schreibhefte, Notizbücher, Papierblätter (Papeteriewaren)", die Gegenstand der oben genannten Belege sind. Hierbei ist die Unterscheidungskraft gerade auch

im Hinblick auf "Papierblätter (Papeteriewaren)" zu verneinen. Dies gilt

selbst dann, wenn nicht auf den Oberbegriff "Papeteriewaren" abgestellt wird, mit dem allgemein Papierwaren bezeichnet werden und unter den somit auch die sonstigen eben genannten Waren fallen können

(vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, CD-

ROM). Zum einen kann es sich bei Papierblättern auch um Blätter handeln, die mit dem angemeldeten Zeichen bedruckt sind und sich somit

als Vorderseite für Blöcke, Hefte und Notizbücher eignen. Der Begriff

"Papierblätter (Papeteriewaren)" als solcher schließt abweichend von

der Auffassung der Beschwerdeführerin die Bedruckung dieser Waren

nicht aus, zumal die Möglichkeit einer Beschriftung auf der Rückseite

besteht. Zum anderen ist es denkbar, dass das angemeldete Zeichen

als dekoratives Element nur einen Teil des Papierblatts abdeckt und somit ausreichend Raum für eigene Notizen bleibt.

Die beanspruchte Graphik wird ebenfalls in Verbindung mit Kalendern

nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst. Ihr kommt diesbezüglich nur die Funktion eines Titelblatts zu. Das weiße Feld eignet sich

für die Wiedergabe der Jahreszahl und des Themas des Kalenders,

während auch hier die asymmetrisch angeordneten Schwarz-Graubalken wie Gestaltungselemente wirken. Die durch Helligkeitsunterschiede

voneinander abgesetzten Flächen bilden Rechtecke und damit schlichte

geometrische Figuren. Von ihrer Anzahl, ihrer Anordnung und ihrer

Schwarz-Weiß-Tönung her weisen sie keine Besonderheiten auf und

heben sich nicht deutlich von anderen Kombinationen ab.

(2) Die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens können auch nicht

die von der Beschwerdeführerin angeführten nationalen Voreintragungen begründen. Unabhängig davon, dass die Eintragung der Bildmarke

394 09 281 zwischenzeitlich gelöscht ist und es sich bei der Marke

300 30 393 um ein dreidimensionales Zeichen handelt, ist festzustellen,

dass diese und die weitere Marke 300 67 493 weitere Ausstattungsmerkmale aufweisen. Demzufolge rufen die Vergleichszeichen einen

anderen Gesamteindruck hervor. Im Übrigen kann aus einer so geringen Anzahl von Voreintragungen nicht auf eine uneinheitliche und damit

willkürliche

Amtspraxis

geschlossen werden

(vgl.

BPatG

29 W (pat) 13/06, Beschluss vom 1. April 2009 - SCHWABENPOST).

b) Ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus als unmittelbar beschreibende freihaltungsbedürftige Angabe dem Schutzhindernis gemäß § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt, kann angesichts obiger Ausführungen

dahingestellt bleiben.

2.

Die Schutzfähigkeit der beanspruchten Graphik wird auch nicht durch die mit

dem Hilfsantrag verfolgte Einbeziehung der nachträglich eingereichten Beschreibung begründet.

Gemäß § 8 Abs. 6 MarkenV kann die Anmeldung eines Bildzeichens eine

Beschreibung enthalten, bei der es sich um ein weiteres Anmeldungserfordernis gemäß § 32 Abs. 3 MarkenG handelt. Gegen die nachträgliche Einreichung bestehen vorliegend keine Bedenken, da die bereits mit der Anmeldung eingereichte graphische Darstellung durch die Beschreibung lediglich

erläutert und verdeutlicht wird (vgl. PAVIS PROMA 32 W (pat) 199/04 -

Fussballbrot). Die

in

ihr enthaltenen Angaben

stimmen unter

Berücksichtigung von Messtoleranzen mit der Zeichnung und insbesondere

den darin wiedergegebenen Positionen bzw. Größenverhältnissen überein.

Insofern verändert die Beschreibung nicht in unzulässiger Weise den

Schutzumfang des angemeldeten Zeichens (vgl. BGH GRUR 2007, 55,

Rdnr. 25 und 26 - Farbmarke gelb/grün II). Dieses ist bereits Gegenstand

des Hauptantrags gewesen, so dass eine von den Ausführungen unter 1.)

abweichende Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht in Betracht kommt.

Im Übrigen ändern vor allem eindeutig festgelegte Positionen und Größenverhältnisse nichts an der Üblichkeit der beanspruchten Graphik. Ausweislich

der oben genannten Belege gibt es eine ganze Bandbreite von Gestaltungen,

die dem Bereich des Üblichen zuzurechnen sind.

3.

Die Rechtsbeschwerde wird zur Fortbildung des Rechts gemäß § 83 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG zugelassen. Insbesondere soll sie der Klärung der Frage dienen, welche Anforderungen an die Üblichkeit von zwei- und dreidimensionalen Gestaltungen zu stellen sind (vgl. BGH GRUR 2007, 973 - Rado-Uhr

III; BGH GRUR 2008, 71 - Fronthaube). Hierbei ist insbesondere die Anzahl

an Gestaltungsmöglichkeiten von Bedeutung, von denen bei der Beurteilung

der Schutzfähigkeit auszugehen ist. Dies gilt vor allem dann, wenn eine mit

dem angemeldeten Zeichen identische Gestaltung nicht nachweisbar ist.

Kopacek

Dr. Kortbein

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit gehindert zu unterzeichnen.

Kopacek

Hu