BPatG Beschluss vom 15.07.2009 – 28 W (pat) 167/07

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 167/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 305 24 338

(hier: Niederlegung der Inlandsvertretung)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 15. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel

sowie der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen: 08.05

Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der

Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

26. März 2007 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Marke 305 24 338 wurde am 21. April 2005 angemeldet und am 2. Juni 2005

in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen. Für dieses Verfahren hatte sich der Antragsteller für die Anmelderin,

einem Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, als Inlandsvertreter bestellt.

Nach der erfolgten Eintragung der Marke hat der Antragsteller mit Eingabe an das

DPMA vom 25. November 2005 erklärt, dass er die Vertretung niederlege und die

Streichung seiner Vertreterangaben im Register beantragt. Die Markenabteilung

3.1 des DPMA hat diesen Antrag mit Beschluss vom 26. März 2007 zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, die mitgeteilte Mandatsniederlegung

bleibe gemäß § 96 Abs. 4 MarkenG solange wirkungslos, bis sich für die auswärtige Markeninhaberin ein neuer Inlandsvertreter bestellt habe. Bis dahin bleibe

der Antragsteller als Vertreter der Markeninhaberin auch weiterhin im Register

vermerkt.

Gegen diese Entscheidung der Markenabteilung wendet sich der Antragsteller mit

seiner Beschwerde und beantragt sinngemäß,

die angefochtene Entscheidung der Markenabteilung aufzuheben

und unter Feststellung der Wirksamkeit der Vertretungsniederlegung die Streichung seiner Vertreterangaben für die Marke 305

24 338 im Register anzuordnen.

Zur Begründung trägt der Antragsteller im Wesentlichen vor, die Anwendung des

§ 96 Abs. 4 MarkenG komme vorliegend nicht in Betracht, da diese Norm ein

laufendes Verfahren i. S. v. § 96 Abs. 1 MarkenG voraussetze, was hier aber nicht

der Fall sei. An den bloßen Markenbesitz knüpfe die Regelung dagegen nicht an,

so dass sie dem Antrag auch nicht entgegengehalten werden könne. Durch die

Rechtsauffassung der Markenabteilung werde die verfassungsrechtlich geschützte

Berufsausübungsfreiheit von Rechts- und Patenanwälten in nicht gerechtfertigter

Weise beschränkt, da sie letztlich auf die Möglichkeit einer zeitlich unbefristeten

Zwangsbevollmächtigung eines einmal bestellten Inlandsvertreters hinauslaufen

könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Antragstellers ist begründet. Die von der Markenabteilung für ihre Entscheidung herangezogene Regelung des § 6 Abs. 4

MarkenG ist nur anwendbar, soweit und solange für ein markenrechtliches Verfahren oder eine Verfahrenshandlung gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG die Bestellung

eines Inlandsvertreters vorgeschrieben ist. Für die von der Markenabteilung

angenommene Weitergeltung der Inlandsvertretung des Antragstellers auch

außerhalb solcher anhängiger Verfahren besteht keine rechtliche Grundlage (vgl.

auch BPatG GRUR 2009, 188 – Inlandsvertreter III).

Diese rechtliche Wertung hat der Bundesgerichtshof in einer aktuellen Entscheidung zum § 25 Abs. 4 PatG ausdrücklich bestätigt und hervorgehoben, dass die

fehlende Benennung eines neuen Inlandsvertreters der Löschung des bisherigen

Vertreters nicht in jedem Fall entgegensteht (vgl. BGH GRUR 2009, 701 ff. –

Niederlegung der Inlandsvertretung). Vielmehr kann der Vertreter eines auswärtigen Schutzrechtsinhabers sein Mandat gegenüber dem DPMA außerhalb

konkret anhängiger Verfahren wirksam niederlegen, ohne dass die Bestellung

eines anderen Inlandsvertreters gegenüber dem DPMA oder dem BPatG angezeigt wird. Diese Ausführungen sind wegen der identischen Interessenlage und

desselben Normzwecks unmittelbar auf die inhaltsgleiche Vorschrift des § 96

Abs. 4 MarkenG übertragbar. Dies ergibt sich auch aus den in der zitierten

Entscheidung erfolgten Bezugnahmen des BGH auf die Parallelvorschriften des

Markenrechts (vgl. insbesondere BGH a. a. O., Rdn. 16). Wenn bereits die zeitlich

befristete Laufzeit eines Patents von maximal 20 Jahren einen generellen Zwang

zur Vertreterbestellung zu Lasten des Inlandsvertreters ausschließt, muss dies

umso mehr für Marken gelten, die als einzige Schutzrechte potenziell ewigen

Bestand haben können. Auswärtige Anmelder bzw. Inhaber von Schutzrechten

benötigen nicht ständig einen Inlandsvertreter, sondern nur dann, wenn sie an

einem gesetzlich geregelten Verfahren vor dem DPMA oder dem BPatG teilnehmen bzw. Rechte aus dem fraglichen Schutzrecht geltend machen wollen

(§ 96 Abs. 1 MarkenG). Der bloße Markenbesitz begründet dagegen für sich

genommen noch keine Verpflichtung zur Bestellung eines Inlandsvertreters, da

hierin gerade keine Teilnahme an einem gesetzlich geregelten Verfahren vor dem

DPMA oder dem BPatG zu sehen ist (vgl. BGH a. a. O., Rdn. 15). Dies ergibt sich

auch aus der Entstehungsgeschichte von § 96 MarkenG. Mit dieser Norm sollte

der Rechtsgedanke des § 87 Abs. 1 ZPO auf markenrechtliche Verfahren übertragen werden. Nach dieser zivilprozessualen Vorschrift wird in Anwaltsprozessen

die Kündigung eines Vollmachtvertrags dem Gegner gegenüber erst dann

rechtlich wirksam, wenn die Bestellung eines anderen Anwalts angezeigt wird. Die

Norm des § 87 Abs. 1 ZPO bezieht sich aber ausschließlich auf laufende Verfahren und nicht auch auf darüber hinausgehende Zeiträume (vgl. BGH a. a. O.,

Rdn. 17).

Auch die gebotene Abwägung der Interessen von Behörden und Gerichten an der

Gewährleistung eines unkomplizierten Verfahrensablaufs einerseits und der Interesse von Rechts- und Patentanwälten andererseits, spricht gegen die Notwendigkeit einer dauerhaften Vertretung von auswärtigen Schutzrechtsinhabern

außerhalb anhängiger Verfahren (vgl. BGH a. a. O., Rdn. 18). Angesichts der

damit für frühere Inlandsvertreter verbundenen gravierenden Belastungen, vermag

die bloße Möglichkeit von bei praxisnaher Betrachtungsweise eher seltenen Zustellungsfällen keinen generellen, also auch außerhalb von anhängigen Verfahren

geltenden Mandatszwang zu rechtfertigen. Dies gilt umso mehr, als die erzwungene Bindung an ein niedergelegtes Mandat bis zur Bestellung eines neuen

Inlandsvertreters ein erhebliches und nahezu unkalkulierbares Haftungsrisiko

bedeuten kann.

Ebenso wie § 25 Abs. 4 PatG ist deshalb auch die Regelung des § 96 Abs. 4

MarkenG nur bei laufenden Verfahren anzuwenden. Für eine Weitergeltung der

Inlandsvertretung außerhalb markenrechtlicher Verfahren fehlt jede rechtliche

Grundlage.

Die Präsidentin des DPMA hat nach der zitierten Entscheidung des BGH in der

Mitteilung 4/09 vom 25. Juni 2009 erklärt, dass die bisherige Amtspraxis aufgegeben und ab sofort die vom BGH vertretene Rechtsauffassung vom DPMA bei

der Anwendung der Vorschriften über die Niederlegung der Inlandsvertretung in

sämtlichen Schutzrechtsbereichen Anwendung findet und dabei ausdrücklich auch

die markenrechtliche Regelung des § 96 Abs. 4 MarkenG aufgeführt (s. BlPMZ

2009, 241). Allerdings ist durch diese amtliche Mitteilung keine Erledigung des

vorliegenden Beschwerdeverfahrens eingetreten, da von der Neuregelung Beschlüsse, die auf Grundlage der früheren Praxis ergangen sind, ausdrücklich

unberührt bleiben.

Im Ergebnis kann damit ein eingetragener Inlandsvertreter außerhalb eines

laufenden, markenrechtlichen Verfahrens i. S. v. § 96 Abs. 1 MarkenG bei Mandatsbeendigung die Löschung seiner Vertreterangaben aus dem Register verlangen, so dass der angefochtene, gegenteilige Beschluss der Markenabteilung

auf die Beschwerde des Antragstellers aufzuheben war. Die beantragte Feststellung der Wirksamkeit der Vertretungsniederlegung sowie die Anordnung der

Löschung der Vertreterangaben konnte nicht selbständig beschieden werden,

sondern ist im Umfang der Tenorierung implizit enthalten, vorausgesetzt natürlich,

dass aktuell kein markenrechtliches Verfahren oder eine Verfahrenshandlung

i. S. v. § 96 Abs. 1 MarkenG der Markeninhaberin anhängig ist.

Stoppel

Martens

Schell