Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 28.10.2009 – 28 W (pat) 213/07
28. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
L e i t s a t z
Aktenzeichen:
Entscheidungsdatum:
28. Oktober 2009
Rechtsbeschwerde zugelassen:
--
Normen:
Käse in Blütenform III
1.
Eine bösgläubige Anmeldung setzt zwingend voraus, dass die fragliche Marke mit dem Zeichen, für das ein schutzwürdiger Besitzstand geltend gemacht wird, gleich oder jedenfalls zum Verwechseln ähnlich ist. Anderenfalls kann eine Sperrwirkung von vornherein nicht eintreten. Übereinstimmungen in funktionsbedingten und damit schutzunfähigen Gestaltungselementen von Formmarken können eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit nicht begründen.
2. Die Verwendung von Phantasiebegriffen, mit der funktionsbedingte Produktformen der Anschein einer willkürlichen und charakteristischen Gestaltung vermittelt werden soll, bleibt ohne Einfluss auf die Beurteilung ihrer Schutzfähigkeit.
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
28. Oktober 2009
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 395 32 089
(hier: Löschungsverfahren S 49/04)
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 28. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell
beschlossen:
Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
Kosten werden nicht auferlegt.
G r ü n d e
I.
Die Antragstellerin hat die Löschung der am 4. August 1995 angemeldeten und
am 13. Juni 1996 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 29
„Milch und Milchprodukte, insbesondere Butter, Käse, Sahne,
Joghurt, Quark, Trockenmilch für Nahrungszwecke; Margarine,
Speiseöle und Speisefette“
in das Register eingetragenen, dreidimensionalen Marke 395 32 089
beantragt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, die Antragsgegnerin sei bei der
Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig i. S. v. §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG gewesen. Die Antragstellerin vertreibe bereits seit 1977 im Inland
einen Käse, der eine spezielle Blütenform mit Rundungen und Einkerbungen
sowie einer in der Mitte angeordneten, lochähnlichen Öffnung aufweise. Nachdem
ihr im Sortiment der Antragsgegnerin ein Produkt mit nahezu identischer Form
aufgefallen sei, habe sie diese unter Verweis auf ihre Markenrechte an der IR-
Marke 590 568 mit Schreiben vom 20. Juli 1995 abgemahnt und zur Unterlassung
der entsprechenden Benutzung aufgefordert. Dem sei die Antragsgegnerin jedoch
nicht nachgekommen, sondern habe stattdessen am 4. August 1995 die angegriffene Marke beim DPMA angemeldet. Dies sei in der Absicht geschehen, sich
auf diese Weise eine bessere rechtliche Ausgangsposition für mögliche Auseinandersetzungen zu verschaffen, was bereits der enge zeitliche Kontext
zwischen Abmahnung und Markenanmeldung belege. Zudem habe die Antragsgegnerin mit der Anmeldung die Absicht verfolgt, die Antragstellerin in ihrem
Besitzstand gezielt zu behindern, den sie aufgrund der bekannten und langjährigen Benutzung der Blütenform erlangt habe.
Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen und
vorgetragen, die Anmeldung der angegriffenen Marke sei keineswegs bösgläubig
erfolgt, sondern habe in zulässiger Weise der Absicherung der eigenen Rechtsposition dienen sollen. Sie selbst habe die verfahrensgegenständliche Käseform
bereits seit 1992 benutzt. Nachdem mit dem Inkrafttreten des neuen MarkenG
erstmals die Möglichkeit zur Eintragung dreidimensionaler Marken eröffnet worden
sei, habe sie dann die Entscheidung zur Anmeldung der Marke getroffen.
Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen und dies damit begründet, dass keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin bei der
Anmeldung des angegriffenen Zeichens vorlägen. Zwar sei davon auszugehen,
dass die Antragstellerin bereits vor der Anmeldung der angegriffenen Marke einen
schutzwürdigen Besitzstand an der dreidimensionalen Blütenform der von ihr
vertriebenen Käseprodukte erworben hatte. Von diesem Besitzstand habe die
Antragsgegnerin auch spätestens seit der Abmahnung im Juli 1995 gewusst. Mit
der Anmeldung der angegriffenen Marke sei dieser Besitzstand aber nicht in
markenrechtlich relevanter Weise gestört worden, da die Antragsgegnerin ein
eigenes, schutzwürdiges Interesse an der Markenanmeldung gehabt habe. Nach
ihrem überzeugenden und mit entsprechenden Nachweisen untermauerten Vortrag habe sie selbst bereits seit 1992 einen Käse in Blütenform vertrieben und
damit ein legitimes wirtschaftliches Interesse an der markenrechtlichen Absicherung dieser Form besessen.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie trägt
vor, die von der Antragsgegnerin angeführte Benutzung der angemeldeten
Käseform könne nicht als schutzwürdig angesehen werden. Denn diese Benutzung sei in Kenntnis der bereits bestehenden Rechte der Antragstellerin an
dieser Produktform erfolgt, so dass die Antragsgegnerin an einer Absicherung der
fraglichen Blütenform kein legitimes Interesse geltend machen könne. Zudem
verdeutliche der zeitliche Zusammenhang zwischen der Abmahnung der Antragsgegnerin und der Anmeldung der angegriffenen Marke, dass es ihr in
Wahrheit ausschließlich darum ging, sich eine bessere Ausgangsposition für die
Rechtsverteidigung in den begonnenen Auseinandersetzungen mit der Antragstellerin zu verschaffen. Die Anmeldung einer mit der von der Antragstellerin
benutzten Käseform fast identischen Marke habe sich somit von vornherein klar
gegen die Antragstellerin gerichtet und einem unlauteren, zweckfremden Einsatz
der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes dienen sollen. Ob sich diese
Zielsetzung später auch realisiert habe, sei irrelevant, da für die Störung eines
schutzwürdigen Besitzstandes bereits das bloße Störpotenzial ausreiche, das von
der angegriffenen Marke ausgehe.
Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 5. Mai 2007 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen sowie der Antragsgegnerin die Kosten
des Verfahrens aufzuerlegen.
Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Zur Begründung verweist sie nochmals ausdrücklich auf die bereits von ihr 1992
begonnene Benutzung der verfahrensgegenständlichen Produktform. Bereits
dieser Aspekt mache deutlich, dass von einer bösgläubig erfolgten Markenanmeldung keine Rede sein könne. Es sei ihr zu keinem Zeitpunkt darum gegangen, die Antragstellerin aus der angegriffenen Marke heraus zu behindern.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig (§ 66 Abs 1 MarkenG), bleibt in
der Sache aber ohne Erfolg. Die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit ihres Inhabers im Zeitpunkt der Anmeldung liegen nicht vor.
wenn ihre Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig und damit unlauter
erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance). Die
Voraussetzungen für eine bösgläubige Anmeldung sind aber nicht bereits dann
erfüllt, wenn dem Anmelder zum Anmeldezeitpunkt bekannt ist, dass schon ein
Dritter das gleiche oder ein ähnliches Zeichen für gleiche oder verwechselbar
ähnliche Waren benutzt. Vielmehr müssen neben der Kenntnis von der Vorbenutzung eines Zeichens durch Dritte immer noch zusätzliche Umstände
hinzutreten, um eine Markenanmeldung als sittenwidrig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10
MarkenG erscheinen zu lassen. Ob eine Bösgläubigkeit im markenrechtlichen
Sinne vorgelegen hat, ist deshalb stets unter Berücksichtigung aller für den
konkreten Einzelfall erheblicher Faktoren zu beurteilen (vgl. EuGH Mitt. 2009,
S. 329, 332, Rdn. 37 – Goldhase). Eine bösgläubige Vorgehensweise ist etwa
dann zu bejahen, wenn es dem Anmelder von vornherein darum geht, die Marke
ohne legitime Eigeninteressen schützen zu lassen, um den Besitzstand eines
Dritten zu stören (vgl. BGH WRP 2009, 1104, Rdn. 16 – Schuhverzierung; sowie
Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 547 m. w. N.). Die
Absicht, die Marke zu solchen unlauteren Zwecken einzusetzen, muss dabei auch
nicht unbedingt der einzige Beweggrund für die Anmeldung gewesen sein,
vielmehr reicht es aus, wenn diese Zielsetzung ein wesentliches Motiv hierfür war
(BGH GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000).
Nachdem es sich bei dem Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung um ein
absolutes Schutzhindernis handelt, ist im Löschungsverfahren im Hinblick auf eine
derartige Zielsetzung ausschließlich auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die
Eintragung abzustellen (BGH GRUR 2009, 780, Rdn. 11 – Ivadal; BGH GRUR
2006, 850, 854, Rdn. 42 – FUSSBALL WM 2006). Es müssen also „rückwirkend“
Feststellungen zu den damaligen Absichten des Anmelders getroffen werden. Da
unlautere Absichten aber im Regelfall von den Parteien nicht offen eingeräumt
werden und die zur Entscheidung berufenen Stellen auch nicht über die Gabe der
Hellsichtigkeit verfügen, ist dieses subjektive Tatbestandsmerkmal anhand der
objektiven Umstände des konkreten Falles zu bestimmen (vgl. hierzu nochmals
EuGH a. a. O., Rdn. 42 – Goldhase).
Die Antragsgegnerin hat bereits im patentamtlichen Löschungsverfahren überzeugend dargelegt, aus welchen wirtschaftlichen Eigeninteressen heraus die
angegriffene Marke angemeldet wurde. Hierzu zählt vor allem der Umstand, dass
sie die angemeldete Warenform bereits seit 1992 für ein Weichkäseprodukt in
erheblichem Umfang selbst benutzt hat. Hierzu hat die Antragsgegnerin im Laufe
des patentamtlichen Löschungsverfahrens dezidierte Angaben vorgetragen und
diese mit einer Eidesstattlichen Versicherung belegt. Diese beziehen sich neben
dem genannten Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme auf die Präsentation der
fraglichen Produktform anlässlich einer internationalen Fachmesse im gleichen
Jahr sowie auf die mit dem fraglichen Produkt im In- und Ausland erzielten
Umsatzmengen. Darüber hinaus wird in der Eidesstattlichen Versicherung auf
Beispiele des Feedbacks der Fachpresse auf das fragliche Produkt der Antragsgegnerin in den Jahren 1992 bis 1995 Bezug genommen. Die Antragsgegnerin hat für den Senat insgesamt schlüssig und nachvollziehbar dargelegt,
dass die Anmeldung der angegriffenen Marke ausschließlich der rechtlichen
Absicherung der zuvor erfolgten Benutzungshandlungen dienen sollte. Konkrete
Anhaltspunkte für eine Absicht, die Antragstellerin mit der Anmeldung der
angegriffenen Marke an der weiteren Verwendung der von ihr verwendeten
Käseform behindern zu wollen, sind dagegen nicht ersichtlich. So wurde von
Seiten der Antragsgegnerin zu keinem Zeitpunkt der Versuch unternommen, aus
den erlangten Markenrechten gegen die Antragstellerin vorzugehen. Ein Anmeldeverhalten, bei dem aber nachweislich nicht die Störung der Mitbewerberin,
sondern die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation im Vordergrund steht,
erfüllt nicht den Tatbestand einer bösgläubigen Anmeldung i. S. v. § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance).
Letztlich können die – nach Ansicht des Senats legitimen – Motive für die
Anmeldung der angegriffenen Marke aber ebenso dahingestellt bleiben, wie die
Frage, ob die Antragstellerin an der streitgegenständlichen Warenform tatsächlich
zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke einen schutzwürdigen
Besitzstand für sich in Anspruch nehmen konnte. Denn eine bösgläubige
Anmeldung setzt immer auch zwingend voraus, dass die fragliche Marke mit dem
Zeichen, für das ein schutzwürdiger Besitzstand geltend gemacht wird, gleich oder
jedenfalls zum Verwechseln ähnlich ist (vgl. BGH WRP 2009, 1104, Rdn. 17 –
Schuhverzierung). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, so dass eine
Sperrwirkung von vornherein nicht eintreten konnte. Zwar weisen die sich
gegenüber stehenden Zeichen eine Reihe von Übereinstimmungen auf, diese
erschöpfen sich jedoch in beschreibenden und damit schutzunfähigen Produktmerkmalen. In diesem Zusammenhang ist maßgeblich zu berücksichtigen,
dass die hier streitgegenständliche Form eines runden Käselaibes mit einer
Aussparung in der Mitte sowie in gleichmäßigen Abständen angeordneten
Rundungen und Einkerbungen, funktionsbedingt ist (vgl. hierzu BPatG PAVIS
PROMA 28 W (pat) 95/99 – Käse in Blütenform II, bestätigt durch BGH MarkenR
2008, 427, Rdn. 16 ff. – Käse in Blütenform II). Bei diesen Gestaltungselementen
handelt es sich also nicht etwa um ein eigentümliches und originelles Produktdesign, sondern schlicht um eine praktische Portionierungshilfe, die es ermöglicht, den Käse ohne besonderes Augenmaß oder längere Übung in
gleichgroße Stücke aufzuteilen. Die immer wieder verwendete Bezeichnung
„Blütenform“ ist deshalb missverständlich, da sie der funktionsbedingten Formwahl
den Anschein einer willkürlichen und charakteristischen Gestaltung vermittelt, die
gerade nicht vorhanden ist. Sämtliche von der Antragstellerin geltend gemachten
Übereinstimmungen zwischen den streitgegenständlichen Käseformen beziehen
sich ausschließlich auf funktionsbedingte und damit schutzunfähige Gestaltungselemente. Daran, dass derartige Gestaltungselemente für die Mitbewerber
frei verwendbar bleiben, besteht grundsätzlich ein besonderes Allgemeininteresse
(EuGH GRUR 2004, 428, Rdn. 41 – Henkel, EuGH GRUR 2003, 514, Rdn. 73 –
Linde, Winward u. Rado; BGH GRUR 2008, 71, Rdn. 21 ff. – Fronthaube).
Die fraglichen Käseformen sind somit aufgrund der vorhandenen Abweichungen in
ihren konkreten Produktmerkmalen im markenrechtlichen Sinne nicht verwechselbar ähnlich. Eine bösgläubige Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt
einer Störung des von der Antragstellerin behaupteten Besitzstandes scheidet
deshalb von vornherein aus. Damit kommt es auch auf den von der Antragstellerin
unter Hinweis auf die „S100“-Entscheidung des BGH (vgl. unter GRUR 2004, 510,
511 – S100) geltend gemachten Gesichtspunkt nicht an, dass für die Störung
eines schutzwürdigen Besitzstandes bereits das bloße Störpotenzial einer Marke
ausreichen kann. Selbst wenn die Antragstellerin für sich in Anspruch nehmen
könnte, die „Erfinderin“ der verfahrensgegenständlichen Variante einer Portionierungshilfe bei Käseprodukten zu sein, würde dies kein anderes Ergebnis
begründen, da das Markenrecht im Gegensatz zum Patentschutz kein auf den
jeweiligen „Erfinder“ bezogenes Leistungsschutzrecht kennt.
Die Beschwerde der Antragsstellerin war somit zurückzuweisen. Hinsichtlich der
Grundsatz, dass die Beteiligten in Markensachen ihre Kosten in aller Regel selbst
zu tragen haben. Billigkeitsgesichtspunkte, die eine einseitige Kostenauferlegung
zu Lasten der Antragsgegnerin rechtfertigen könnten, wie von der Antragstellerin
beantragt wurde, sind nicht ersichtlich, zumal der Löschungsantrag erfolglos
geblieben ist.
Stoppel
Martens
Schell
Me