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BPatG Beschluss vom 03.08.2020 – 35 W (pat) 5/19
35. Senat · ECLI:DE:BPatG:2020:030820B35Wpat5.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
_______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
ECLI:DE:BPatG:2020:030820B35Wpat5.19.0
wegen des Gebrauchsmusters 20 2011 050 933
(hier: Kostenauferlegung)
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 3. August 2020 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter
Eisenrauch und die Richterin Bayer
beschlossen:
1.
Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss
der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 5. Februar 2019 in Ziffer 2 des Tenors
aufgehoben.
2.
Die Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens hat die
Antragstellerin zu 40 % und die Antragsgegnerin zu 60% zu
tragen.
3.
Die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens werden
gegeneinander aufgehoben.
4.
Die weitergehende Beschwerde und die weitergehende
Anschlussbeschwerde werden zurückgewiesen.
G r ü n d e
I .
Die Antragsgegnerin ist
Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2011 050 933
„Heizgerät“. Das Gebrauchsmuster wurde am 8. August 2011 angemeldet.
Der ursprünglich eingetragene Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters lautet:
„Heizgerät, umfassend eine an eine Brennstoffversorgung angeschlossene, sich in
vertikaler Richtung erstreckende und zu einer umfänglichen Wärmeabgabe
konzipierte Brennereinheit
(3) mit einer die Brennereinheit
(3)
in
Wärmeabstrahlrichtung einfassenden Schutzeinrichtung
(9), etwa einem
Schutzgitter, welchem Heizgerät (1) ein Windschutz (14) zugeordnet ist, durch den,
wenn
in
seiner
Benutzungsstellung
befindlich,
ein
Sektor
der
Wärmeabstrahlrichtung der Brennereinheit
(3) abgeschaltet
ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Windschutz (14) zwischen der Brennereinheit (3) und der
Schutzeinrichtung (9) geführt zwischen einer Nichtbenutzungsstellung und einer
Benutzungsstellung verstellbar gehalten ist.“
Am 11. Juli 2017 stellte die Antragstellerin Löschungsantrag und machte geltend,
dass das Gebrauchsmuster die Erfindung nicht so deutlich und vollständig
offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne, zudem seien der jeweilige
Gegenstand der Schutzansprüche 1, 2 und 5 bis 8 nicht neu bzw. der jeweilige
Gegenstand der Schutzansprüche 1 bis 8 nicht erfinderisch, und beantragte, der
Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Im Zwischenbescheid vom 28. September 2018 hat die Gebrauchsmusterabteilung
ausgeführt, dass der Löschungsantrag voraussichtlich Erfolg haben würde, da der
Schutzanspruch 1 nicht neu sei. Die Entgegenhaltungen AU 00200323464 A1 (D7)
und US 00000610231 A (D8) stünden der Neuheit des Schutzanspruchs 1 des
Gebrauchsmusters entgegen. Überdies seien die zusätzlichen Merkmale der
Schutzansprüche 2, 5, 6, 7, 8 durch die D7 und die Schutzansprüche 2 und 6 durch
die D8 nahegelegt. Der Schutzanspruch 3 sei durch die D1 nahegelegt.
Die Antragsgegnerin verteidigte weiterhin das eingetragene Gebrauchsmuster und
hält es gegenüber der D7 deshalb für neu, weil D7 lediglich eine horizontale
Verschwenkbarkeit
des Windschutzes
(Reflektors)
zeige,
das
Streitgebrauchsmuster aber bei richtiger Auslegung verlange, dass bei der
Nichtbenutzungsstellung der Windschutz einen Sektor der Wärmeabstrahlung der
Brennereinheit nicht abschatte, sich mithin nicht zwischen der Wärmeeinheit und
der
in
radialer Richtung außerhalb des Windschutzes befindlichen
Schutzeinrichtung befinde. In der D7 befinde sich der Reflektor immer in der
Benutzungsstellung, wie diese Stellung im Streitgebrauchsmuster definiert sei.
Darüber hinaus legt sie mit der Eingabe vom 21. November 2018 u. a. den
Hilfsantrag 1 vor, in dem der Schutzanspruch 1 durch folgendes Merkmal aus der
Beschreibung ergänzt wurde: „und es sich bei der Nichtbenutzungsstellung des
Windschutzes
(14) um eine abgesenkte Stellung handelt, während die
Benutzungsstellung gegenüber dieser Stellung angehoben ist“.
In einem Urteil des Landgerichts … hatte das Landgericht … ebenfalls argumentiert,
dass die Nichtbenutzungsstellung nicht bloß eine Stellung sei, in der die gleichgroße
Fläche nur horizontal verschoben abgedeckt werde, da man sonst an dem
Gegenstand die Benutzungsstellung und die Nichtbenutzungsstellung nicht
unterscheiden könnte.
Die Löschungsantragstellerin argumentiert im Schriftsatz vom 15. Januar 2019 zum
Hauptantrag, dass durch den Bezug zum Windschutz die Windrichtung bei der
Benutzungsstellung impliziert sei und daher die Nichtbenutzungsstellung auch eine
solche sein könne, bei der der Schutz auch nur in horizontaler Stellung verschoben
sein könne, also aus der Windrichtung weg. Falls dem Hilfsantrag 1 vom 21.
November 2018 wider Erwarten stattgegeben werde, handele es sich um eine
extrem konkrete Ausführungsform, so dass dann der Löschungsantrag zu 80 %
erfolgreich wäre, was bei einer Kostenverteilung berücksichtigt werden müsse.
Mit Beschluss vom 5. Februar 2019 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA
das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die Fassung des Hilfsantrags 1
vom 21. November 2018 hinausgeht und im Übrigen den Löschungsantrag
zurückgewiesen. Die Kosten des Verfahrens wurden der Antragstellerin zu 70 %
und der Antragsgegnerin zu 30% auferlegt.
Dieser Beschluss wurde der Löschungsantragstellerin am 25. März 2019 zugestellt.
Am 18. April 2018 hat die Antragstellerin gegen den Kostenausspruch dieses
Beschlusses Beschwerde eingelegt.
Die Antragstellerin ist der Ansicht, dass die Kostenverteilung im Beschluss vom
5. Februar 2019 völlig abwegig sei. Die wirtschaftliche Bedeutung des
Gebrauchsmusters sei durch die Einschränkung erheblich eingeschränkt. Es sei nur
eine sehr enge Ausführungsform übriggeblieben, die wirtschaftlich nahezu
bedeutungslos sei. Der Restwert sei so weit zu vernachlässigen, dass die Kosten
des Löschungsverfahrens vollständig von der Antragsgegnerin zu tragen seien.
Die Antragstellerin beantragt,
die Kosten des Löschungs- und Beschwerdeverfahrens der
Antragsgegnerin in vollem Umfang aufzuerlegen. Hilfsweise hat sie
mündliche Verhandlung beantragt.
Die Antragsgegnerin beantragt,
die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen und die Kosten des
Beschwerdeverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen. Hilfsweise
hat sie Anschlussbeschwerde eingelegt und beantragt, die
Kostenquotelung
dahingehend
abzuändern,
dass
die
Antragstellerin 90% und sie 10% trage.
Die Antragsgegnerin ist der Meinung, dass es unzulässig sei, lediglich eine
Beschwerde gegen die Kostengrundentscheidung einzulegen. Falls der Senat die
Beschwerde als zulässig ansehe, so macht sie im Wege der Anschlussbeschwerde
geltend, dass durch den Hilfsantrag 1 das Gebrauchsmuster nur minimal
eingeschränkt worden
sei,
da
die
abgesenkte Stellung
in
der
Nichtbenutzungsstellung die einzige wirtschaftlich vertretbare Maßnahme sei. Auch
der Ausgang des Verletzungsverfahrens zeige, dass die Einschränkung des
Schutzanspruchs 1 wirtschaftlich nicht relevant sei. Das OLG … habe nach
Einschränkung des Schutzanspruchs 1 mit Urteil vom … die Berufung gegen das
landgerichtliche Urteil zurückgewiesen. Die Antragsgegnerin hält die bedingt
eingelegte Anschlussbeschwerde aufgrund einer innerprozessualen Bedingung für
zulässig.
Die Antragstellerin hält die hilfsweise eingelegte Anschlussbeschwerde der
Antragsgegnerin für unzulässig, da eine Anschlussbeschwerde bedingungsfeindlich
sei. Den Ausgang des Verletzungsverfahrens vor dem OLG … hält sie für irrelevant.
Die Beteiligten wurden mit Schreiben vom 27. September 2019 darauf hingewiesen,
dass eine isolierte Beschwerde wegen der Rechtsweggarantie des Art 19 GG
zulässig sein dürfte.
Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die Kostenbeschwerde ist wirksam eingelegt. Die Höhe der Beschwerdegebühr
beträgt 200 Euro (und nicht 500 Euro), vgl. GebVerz Nr. 401 300 zu § 2 Abs1 PatG
(Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 18 Rdn. 55). Es handelt sich nicht um
eine Beschwerde gemäß § 18 Abs. 1 GebrMG gegen die Entscheidung der
Gebrauchsmusterabteilung über einen Löschungsantrag,
für die nach der
Nr. 401 100 eine Beschwerdegebühr von 500 Euro zu entrichten wäre, sondern um
einen der anderen Fälle, für die nach Nr. 401 300 eine Gebühr von 200 EUR zu
entrichten ist.
Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Kostenentscheidung der
Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom
5. Februar 2019 ist statthaft, form- und fristgerecht eingelegt, und auch im Übrigen
zulässig. Soweit die Beschwerdegegnerin § 99 Abs. 1 ZPO für anwendbar hält, steht
dem schon die Rechtswegsgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG entgegen. § 99 Abs. 1
ZPO betrifft Entscheidungen eines Gerichts, bei denen die Kostenentscheidung
nicht angefochten werden kann, wenn nicht gegen die Entscheidung in der
Hauptsache ein Rechtsmittel eingelegt wird. Auf eine Entscheidung einer
Verwaltungsbehörde ist diese Vorschrift wegen der Rechtswegsgarantie nicht
anwendbar.
In der Sache hat die Beschwerde teilweise Erfolg, nämlich dahingehend, dass die
Antragsgegnerin 60% der Kosten des Löschungsverfahrens und die Antragstellerin
40 % der Kosten des Löschungsverfahrens zu tragen hat.
1.
Für die Entscheidung über eine Beschwerde, bei der die Hauptsache nicht
angegriffen wurde, und die sich nur gegen die Kostenentscheidung richtet, ist der
Gebrauchsmustersenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern zuständig.
Der Gebrauchsmustersenat entscheidet zwar gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2, 2.
Halbsatz GebrMG in der Besetzung mit einem juristischen und zwei technischen
Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde gegen Beschlüsse der
Gebrauchsmusterabteilung über Löschungsanträge handelt, jedoch wird mit der
vorliegenden Beschwerde
nicht
eine Sachentscheidung
über
einen
Löschungsantrag angegriffen, sondern lediglich die Kostenentscheidung. Damit ist
keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschungsantrag i. S. d.
§ 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. GebrMG gegeben. Für die Besetzung ist die allgemeine
Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend.
2.
Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung sind dem
Antragsgegner nach billigem Ermessen die Kosten des Verfahrens zu 60 % und der
Antragstellerin zu 40 % aufzuerlegen, da dies dem Erfolg des Löschungsantrags
entspricht und die Billigkeit keine andere Entscheidung erfordert (§ 17 Abs. 4
GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO).
Entscheidend
für die Kostenentscheidung
ist grundsätzlich das Maß des
Unterliegens. Dies ist durch einen Vergleich des eingetragenen Gebrauchsmusters
mit dem, was nach der (rechtskräftigen) Teillöschung noch übrigbleibt, zu ermitteln.
Bei dem ursprünglich eingetragenen Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters, der
wie folgt lautet:
„Heizgerät, umfassend eine an eine Brennstoffversorgung angeschlossene, sich in
vertikaler Richtung erstreckende und zu einer umfänglichen Wärmeabgabe
konzipierte Brennereinheit
(3) mit einer die Brennereinheit
(3)
in
Wärmeabstrahlrichtung einfassenden Schutzeinrichtung
(9), etwa einem
Schutzgitter, welchem Heizgerät (1) ein Windschutz (14) zugeordnet ist, durch den,
wenn
in
seiner
Benutzungsstellung
befindlich,
ein
Sektor
der
Wärmeabstrahlrichtung der Brennereinheit
(3) abgeschaltet
ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Windschutz (14) zwischen der Brennereinheit (3) und der
Schutzeinrichtung (9) geführt zwischen einer Nichtbenutzungsstellung und einer
Benutzungsstellung verstellbar gehalten ist.“
ergibt die Auslegung, dass dabei auch dann geführte Verstellungen unter das
Gebrauchsmuster fallen, wenn sich bei einer Verstellung die Größe der Fläche, die
abgeschattet ist, nicht verändert.
Im Gebrauchsmuster ist die Benutzungsstellung derart definiert, dass in dieser
Stellung durch den Windschutz, der sich zwischen Brennereinheit und
Schutzeinrichtung befindet, ein Teil der Brennereinheit abgeschattet ist. Dieser
Windschutz
ist
zwischen
einer Nichtbenutzungsstellung
und
einer
Benutzungsstellung verstellbar gehalten. Da die Nichtbenutzungsstellung im
Gebrauchsmuster nicht näher definiert ist und die abgesenkte Stellung nur eine
Ausgestaltung sein soll, also auch alle anderen geführten Verstellmöglichkeiten
umfassen kann, ist das eingetragene Gebrauchsmuster so weit auszulegen, dass
alle Arten von geführten Verstellungen darunter fallen, selbst wenn sich bei einer
Verstellung die Größe der Fläche, die abgeschattet ist, nicht verändert.
Durch das beschränkende Merkmal „und es sich bei der Nichtbenutzungsstellung
des Windschutzes (14) um eine abgesenkte Stellung handelt, während die
Benutzungsstellung gegenüber dieser Stellung angehoben ist“, mit dem das
Gebrauchsmuster nach der bestandskräftig gewordenen Teillöschung noch gilt,
sind nicht mehr alle geführten Verstellungen, sei es nach oben, nach unten, zur
Seite nach rechts oder nach
links oder auch durch ein Umklappen zu
berücksichtigen, sondern nur noch durch das Absenken. Da die verbleibende
Möglichkeit der geführten Verstellung durch das Absenken nur noch eine von vielen
Varianten darstellt, auch wenn dies eine nicht unerhebliche Möglichkeit der
geführten Verstellungen ist, sieht der Senat den Erfolg für die Antragstellerin größer
als die Hälfte. Da zwar viele Verstellmöglichkeiten durch die Einschränkung
weggefallen sind, jedoch eine ganz wesentliche Verstellmöglichkeit geblieben ist,
bewertet der Senat den Erfolg des Löschungsantrags mit 60 %. Soweit die
Antragstellerin nunmehr meint, es sei praktisch nichts übriggeblieben, ist dies nicht
nachvollziehbar. Immerhin ist eine Ausgestaltung durch eine Verstellung im Wege
der Absenkung eine recht praktikable Ausgestaltung. Es sind daher nicht sämtliche
Ausgestaltungen als gleichwertig zu behandeln, so dass eine Quotelung der Kosten
des Löschungsverfahrens von 60 %, die die Antragsgegnerin zu tragen hat, und 40
%, die die Antragstellerin zu tragen hat, angemessen ist, nicht dagegen die von der
Antragstellerin ursprünglich gewünschte Quotelung von 80% zu 20% oder die von
der Gebrauchsmusterabteilung vorgenommene Quotelung der Kosten.
3.
Die hilfsweise eingelegte Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin, mit
der sie die Kostenquotelung dahingehend abgeändert haben will, dass die
Antragstellerin 90% und sie 10% trage, hat keinen Erfolg.
Die hilfsweise für den Fall, dass der Senat die Beschwerde der Antragstellerin als
zulässig ansieht, eingelegte Anschlussbeschwerde ist zwar zulässig (vgl. Busse,
PatG, 8. Aufl. § 73 Rdnr. 213), zumal es auch in der ZPO eine hilfsweise
Anschlussberufung oder –beschwerde gibt (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Ausfl.
§ 524 Rdnr 12, § 567 Rdnr 18). In der Sache hat die Anschlussbeschwerde jedoch
keinen Erfolg. Dies folgt aus den obigen Ausführungen zur Beschwerde der
Antragstellerin, auf die Bezug genommen wird.
4. Die Entscheidung, die Kosten des Beschwerdeverfahrens gegeneinander
aufzuheben, beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG, § 97
Abs. 1 und § 92 Abs. 1 ZPO.
5. Der Senat konnte gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 99 PatG i. V. m. § 128
Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden.
III.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,
durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.
Metternich
Eisenrauch
Bayer
prö