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BPatG Beschluss vom 15.03.2021 – 3 Ni 20/20 (EP)
3. Senat · ECLI:DE:BPatG:2021:150321B3Ni20.20EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
3 Ni 20/20 (EP) _______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Patentnichtigkeitssache
…
(hier: Prozesskostensicherheit)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 15. März 2021
durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Schwarz und den Richter
Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich
beschlossen:
Die Klägerin hat der Beklagten wegen der Kosten des Verfahrens
bis zum 30. April 2021 Sicherheit in Höhe von 35.000,00 Euro zu
leisten.
ECLI:DE:BPatG:2021:150321B3Ni20.20EP.0
G r ü n d e
I.
Die Beklagte hat beantragt, dass die Klägerin, die ihren registrierten und
tatsächlichen Sitz in Großbritannien hat, ihr gemäß § 81 Abs. 6 PatG Sicherheit für
die Prozesskosten leiste.
Die Klägerin ist dem Antrag entgegengetreten, weil sie ihrer Auffassung nach
analog § 110 Abs. 2 Nr. 4 ZPO nicht zur Sicherheitsleistung verpflichtet sei. Denn
für die von ihr so genannte „Nichtigkeitswiderklage“ bestehe eine planwidrige
Regelungslücke, weil der Gesetzgeber, der in § 81 Abs. 6 Satz 1 nur auf § 110 Abs.
2 Nr. 1 bis 3 ZPO verwiesen habe, übersehen habe, dass die Nichtigkeitsklage eine
Art „Widerklage“ darstelle, wenn sich der Nichtigkeitskläger mit der Nichtigkeitsklage
wie vorliegend nur gegen eine Verletzungsklage des Patentinhabers wehre, was
wegen des Trennungsprinzips nur mittels der Nichtigkeitsklage möglich sei. Sollte
der Senat das anders sehen, sei bei der Festsetzung der Höhe der Sicherheit zu
berücksichtigen, dass in den bisherigen Verfahren zwischen den Parteien das
Streitpatent stets nur in beschränkter Form aufrecht erhalten worden sei, so dass
die Nichtigkeitsklägerin die Kosten des Verfahrens nicht in voller Höhe werde tragen
müssen.
II.
Auf den zulässigen Antrag der Beklagten hat die Klägerin nach § 81 Abs. 6 Satz 1
und in der vom Senat nach freien Ermessen bestimmten Höhe Sicherheit zu leisten.
1.
Nachdem das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland am
31. Januar 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten ist und auch die
Übergangszeit nach Art. 126 des Austrittsabkommens vom 24. Januar 2020 (ABl.
2019, C 384 I/1), innerhalb derer das Königreich nach § 1 BrexitÜG noch zur
Anwendung nationaler Rechtsvorschriften als Mitgliedstaat
fingiert wurde,
abgelaufen ist, ist die Klägerin nicht mehr nach § 81 Abs. 6 Satz 1 zweiter Halbsatz
PatG i.V.m. § 110 Abs. 1 ZPO von der Leistung zur Prozesskostensicherheit befreit.
2.
Auch ein Ausnahmetatbestand nach § 81 Abs. 6 Satz 1 zweiter Halbsatz
PatG i.V.m. § 110 Abs. 1 Nr. 1 ZPO liegt nicht vor. Das Haager Übereinkommen
über den Zivilprozess (HZPÜ) vom 1. März 1954 (BGBl. 1958 II S. 576), das in Art.
17 eine Befreiung von der Pflicht zur Leistung von Prozesskostensicherheit vorsieht,
ist im Verhältnis zu Großbritannien mangels Ratifizierung nicht in Kraft getreten.
Das Deutsch-britische Abkommen über den Rechtsverkehr vom 20. März 1928
(RGBl. II 1928 S. 624) ist nur für Klageparteien mit Sitz in Deutschland anwendbar
(vgl. BGH NJW-RR 2005, 148, 149; OLG München NJW-RR 2019, 188, 189). Das
Europäische Niederlassungsabkommen vom 13.12.1955 (BGBl. 1959 II S. 997) gilt
zwar auch im Verhältnis zu Großbritannien (BGBl. 1969 70 II, S. 843 und 1081 II,
S. 1031), sieht aber eine Befreiung zur Sicherheitsleistung nach Art. 9, 30 nur für
natürliche Personen, nicht aber für Unternehmen wie die vorliegende Klägerin vor.
Das nach Art. 216 Abs. 2 AEUV unmittelbar in den Mitgliedstaaten, also auch in
Deutschland, geltende, derzeit allerdings nur vorläufig anwendbare Handels- und
Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten
Königreich von Großbritannien und Nordirland vom 31. Dezember 2020 sieht zwar
in Art. IP.6 Abs. 2 eine Inländergleichbehandlung bei Verfügbarkeit, Erwerb,
Umfang, Aufrechterhaltung und Durchsetzung von Rechten des geistigen
Eigentums vor, was aber - ungeachtet der Frage, ob die nur vorläufig anwendbare
Regelung hierfür überhaupt herangezogen werden könnte - nach ständiger
Rechtsprechung (vgl. BGH BeckRS 2018, 28298 Rn. 13; OLG Frankfurt a. M.
BeckRS 2005, 02600) zur Befreiung der Leistung von Prozesskostensicherheit
nach § 110 Abs. 2 Nr. 1 ZPO allgemein nicht ausreicht. Sonstige
Befreiungstatbestände i.S.d § 110 Abs. 2 Nr. 1 ZPO sind nicht vorhanden.
3.
Entgegen der Auffassung der Klägerin ist sie auch nicht analog § 110 Abs. 2
Nr. 4 ZPO von der Pflicht zur Sicherheitsleistung befreit. Eine planwidrige
Regelungslücke ist erkennbar nicht gegeben. Dies würde voraussetzen, dass der
Gesetzgeber entweder eine regelungsbedürftige Sachlage nicht erkannt hat oder
sie, wie dies aus sonstigen Regelungen oder dem Gesetzgebungsverfahren
entnommen werden kann, in einem bestimmten Sinne regeln wollte, dies aber
irrtümlich unterlassen hat. Beide Fälle liegen hier aber ersichtlich nicht vor. Das
deutsche Recht sieht die Nichtigkeitsklage als ein eigenständiges Klageverfahren
vor, das als Popularklage davon unabhängig ist, aus welchen Gründen und mit
welcher Interessenlage sie erhoben wird. Dem Gesetzgeber war dabei bereits bei
Erlass der entsprechenden Normen bekannt, dass die Nichtigkeitsklage dabei auch
nur aus dem Grund erhoben wird, dass sich der Nichtigkeitskläger „nur“ gegen seine
Inanspruchnahme aus dem Streitpatent
im gleichzeitig anhängigen oder
vorangehenden Verletzungsverfahren wehren möchte. Trotzdem hat sich der
Gesetzgeber auch für diesen Fall nicht nur bewusst dafür entschieden, beide
Verfahren als eigenständige Klageverfahren auszugestalten, sondern auch dem
Verletzungsbeklagten trotz Kenntnis seiner Interessenlage dadurch, dass das
Verletzungsgericht an die Erteilung des Klagepatents gebunden ist, die Möglichkeit
genommen, sich gegen seine Inanspruchnahme dadurch zu wehren, dass er im
Rahmen des Verletzungsverfahren den Rechtsbestand des Klagepatents
widerklagend in Abrede stellt. Daher beruht die gesetzliche Regelung, die einen
Nichtigkeitskläger hinsichtlich der Pflicht zur Sicherheitsleistung gerade nicht so
behandelt, wie er stünde, wenn er die aus seiner Sicht fehlende Schutzfähigkeit des
Klagepatents widerklagend im Rahmen des Verletzungsverfahrens geltend machen
könnte, auf einer bewussten gesetzgeberischen Entscheidung. Das schließt die
Annahme einer planwidrigen Regelungslücke aus, so dass sich die Frage, ob eine
solche Regelungslücke durch die analoge Anwendung des § 110 Abs. 2 Nr. 4 PatG
geschlossen werden könnte, erst gar nicht stellt. Die gegenteilige Argumentation
der Klägerin setzt vielmehr lediglich ihren auf die Einführung einer solchen Parallele
gerichteten eigenen rechtspolitischen Willen an die Stelle der ausdrücklichen
Regelungen des Gesetzes.
Im Ergebnis ist die im Vereinigten Königreich ansässige Klägerin daher nach § 81
Abs. 6 PatG zur Leistung von Prozesskostensicherheit verpflichtet.
4.
Der Höhe nach ist gemäß § 81 Abs. 6 Satz 1 zweiter Halbsatz PatG i.V.m.
§ 112 Abs. 1 ZPO auf der Grundlage des mit Beschluss vom 23. Juni 2020 vorläufig
festgesetzten Streitwerts von 625.000.- EUR eine Sicherheit für die aufgewendeten
oder voraussichtlich noch aufzuwendenden, nach § 91 ZPO erstattungsfähigen
außergerichtlichen Kosten der Beklagten im Nichtigkeitsverfahren vor dem
Bundespatentgericht sowie die Kosten für eine Berufungseinlegung zu leisten (vgl.
Jaspersen in: Beck OK ZPO, 39. Edition Stand 1.12.2020, § 112 Rn. 3 f.; Schulz in:
Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Aufl., § 112 Rn. 4 f.; Foerste in: Musielak/Voit,
ZPO, 17. Aufl., § 112 Rn. 1). Bei der Ermittlung der voraussichtlichen
außergerichtlichen Kosten der Beklagten sind dabei auch diejenigen einer
Doppelvertretung zu berücksichtigen, da zwischen den Parteien ein zur
Erstattbarkeit solcher Kosten führendes Verletzungsverfahren anhängig ist. Damit
ergeben sich folgende berücksichtigungsfähige Kosten nach GKG und RVG:
BPatG
Kosten für den Patentanwalt:
Verfahrensgebühr (Nr. 3100 GV RVG)
1,3 x 4.034,00 € =
5.022,20 €
Terminsgebühr (Nr. 3400 GV RVG)
1,2 x 4.034,00 € =
4.840,00 €
Auslagenpauschale (Nr. 7002 GV RVG)
Pauschale
Umsatzsteuer (Nr. 7008 GV RVG analog)
19 %
Gesamt
20,00 €
1.919,95 €
12.024,95 €
Kosten für den Rechtsanwalt
entsprechen denjenigen für den Patentanwalt
12.024,95 €
Berufungsinstanz
Gerichtskosten für Berufungseinlegung
(Nr. 1250 GV GKG)
6,0 x 4.495,00 € =
26.970,00 €
Kosten der Berufungseinlegung für Patent- oder Rechtsanwalt
Verfahrensgebühr (Nr. 3200 GV RVG analog) 1,6 x 4.034,00 € =
6.454,40 €
Auslagenpauschale (Nr. 7002 GV RVG)
Pauschale
Umsatzsteuer (Nr. 7008 GV RVG analog)
19 %
Gesamt
Summe:
20,00 €
770,26 €
4.824,26 €
31.794,26 €
Aufgerundet errechnet sich somit eine Sicherheitsleistung in Höhe von 35.000,00 €.
5.
Entgegen der Ansicht der Klägerin ist die Bestimmung der Höhe der
Sicherheit allein davon abhängig, welche Kosten die beklagte Partei vollstrecken
könnte, falls die Klage insgesamt abgewiesen wird. Darauf, ob nur ein Teil dieser
Kosten nicht vollstreckbar sein wird, falls die Klage nur teilweise abgewiesen wird,
kommt es demgegenüber nicht an. Die Berücksichtigung einer solchen
Konstellation würde nämlich voraussetzen, dass das Gericht bereits bei der
Bestimmung der Höhe der Sicherheitsleistung sich Gedanken darüber macht,
inwieweit der Klageantrag Erfolg haben wird. Eine solche summarische Prüfung der
Erfolgsaussichten der Klage ist jedoch mit dem Zweck der Sicherheitsleistung nicht
vereinbar, den Beklagten bereits vor jeder Prüfung des Erfolgs einer von einem
Auswärtigen erhobenen Klage davor zu schützen, sich mit ihr auseinander setzen
zu müssen, wenn er Gefahr laufen müsste, die ihm hierbei entstehenden Kosten
nicht vollstrecken zu können. Da somit schon die fehlende Erfolgsaussicht der Klage
keine Voraussetzung für das Begehren eines Beklagten auf Sicherheitsleistung ist,
kann die Erfolgsaussicht auch nicht bei der Bestimmung der Höhe der
Sicherheitskeistung von Bedeutung sein.
6.
Die Art der Sicherheitsleistung ergibt sich, da der Senat keine eigene
Bestimmung nach § 108 Abs. 1 Satz 1 getroffen hat, unmittelbar aus § 108 Abs. 1
Satz 2 ZPO.
Schramm
Schwarz
Dr. Freudenreich