BPatG Beschluss vom 19.08.2021 – 30 W (pat) 540/20

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 540/20 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2021:190821B30Wpat540.20.0

betreffend die Marke 30 2019 213 766

hat

der

30. Senat

(Marken-

und Design-Beschwerdesenat)

des

Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. August 2021 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des

Richters Merzbach

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der

Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 27. Februar 2020 aufgehoben. Das Verfahren wird an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

3. Die Anträge des

Inhabers der angegriffenen Marke und des

Widersprechenden, der

jeweils anderen Seite die Kosten des

Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, werden zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 23. April 2019 für den im Rubrum als Inhaber der angegriffenen

Marke bezeichneten Verein angemeldete und seit dem 15. Mai 2019 für die

Dienstleistungen

„Klasse

44: Tierzucht; Beratungen

in Bezug

auf Tierzucht;

Zurverfügungstellen

von

Informationen

in Bezug auf Tierzucht;

Hundezuchtdienstleistungen“

eingetragene Wort-/Bildmarke 30 2019 213 766

ist seitens des Widersprechenden Widerspruch erhoben worden aus der am

24. Februar 2019 angemeldeten und seit dem 4. April 2019 für die Dienstleistung

„Klasse 44: Hundezuchtdienstleistungen“

eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2019 206 833

Gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke ist Widerspruch erhoben worden von

dem Inhaber der angegriffenen Marke, und zwar aus seinem Vereinsnamen als

geschäftliche Bezeichnung gemäß § 5 MarkenG. Das Widerspruchsverfahren ist

noch nicht abgeschlossen.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für

Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom

27. Februar 2020 auf den Widerspruch aus der Marke 30 2019 206 833 die

Löschung der angegriffenen Marke 30 2019 213 766 angeordnet, da ausgehend

von einer nach der Registerlage möglichen Begegnung der Vergleichszeichen bei

identischen Dienstleistungen sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke die angegriffene Marke den zur Vermeidung einer

Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gebotenen erheblichen

Abstand aufgrund der Übereinstimmung in dem bei beiden Marken allein

kennzeichnenden Wortbestandteil „E.L.S.A.“ nicht einhalte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke, mit

der er zunächst geltend macht, dass der Widerspruch ihm nicht zugegangen sei, so

dass der angefochtene Beschluss bereits aus diesem Grunde wegen Verletzung

rechtlichen Gehörs aufzuheben und das Verfahren an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurückzuverweisen sei.

Ferner habe die Widersprechende bei Erhebung des Widerspruchs gegen die

angegriffene Marke

verschwiegen, dass gegen die Eintragung der

Widerspruchsmarke am 26. Juni 2019 ebenfalls Widerspruch erhoben worden sei,

und zwar von dem Inhaber der angegriffenen Marke aus seinem mit der

Widerspruchsmarke übereinstimmenden Vereinsnamen bzw. –logo als

Unternehmenskennzeichen iS des § 5 MarkenG. Soweit der Widersprechende

seine böswillig gegen die Nutzung des Vereinsnamens bzw. entsprechender

Markenrechte durch den Inhaber der angegriffenen Marke gerichtete Anmeldung

der Widerspruchsmarke damit rechtfertige, dass er nach wie vor 1. Vorsitzender des

Inhabers der angegriffenen Marke sei und er die Widerspruchsmarke für den Verein

„treuhänderisch“ halte in der Absicht, diese für den Verein zu sichern, sei dies

widersprüchlich, da er dieses Ziel durch eine schlichte Umschreibung der

Widerspruchsmarke auf den eingetragenen Verein erreichen könne. Stattdessen

greife er mit dem Widerspruch eine Marke des Vereins an, dessen Vorsitzender er

angeblich noch sei.

In der Sache habe der verfahrensgegenständliche Widerspruch aufgrund des der

Widerspruchsmarke entgegenstehenden älteren Rechts des Beschwerdeführers

aus seinem Vereinsnamen keinen Erfolg.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

- den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 27. Februar 2020 aufzuheben und die Sache an

das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen

- die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen

“hilfsweise”

- den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 27. Februar 2020 aufzuheben

- die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdegegner

aufzuerlegen.

Der Widersprechende und Beschwerdegegner beantragt,

- die Beschwerde zurückzuweisen

- die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Inhaber der angegriffenen

Marke aufzuerlegen.

Er bestreitet die „Aktivlegitimation des Beschwerdeführers“ unter Hinweis darauf,

dass die Abberufung des Widersprechenden als 1. Vorsitzender des

im

Vereinsregister eingetragenen Vereins und die Bestellung des aktuell

im

Vereinsregister eingetragenen Vorstands unwirksam seien. In Kenntnis der

Gegebenheiten firmiere daher der Beschwerdeführer mittlerweile auch als

„B.…e.V.“, welcher seine „eigene Wort-/Bildmarke geschaffen“ habe, welche

„Gegenstand des vorliegenden Verfahrens“ sei.

Aus diesem Grunde sei er auch berechtigt, mit der von ihm angemeldeten und

„treuhänderisch“ für den Verein gehaltenen Widerspruchsmarke gegen das

angegriffene jüngere Zeichen vorzugehen, um die Rechte des Vereins an dem

Zeichen zu sichern und zu schützen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde ist zulässig, da sie vom Inhaber der angegriffenen Marke als

Verfahrensbeteiligtem eingelegt worden ist (§ 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Soweit der Widersprechende mit seinem Vorbringen in der Beschwerdeerwiderung,

dass die „Aktivlegitimation des Beschwerdeführers bestritten werde“ bzw. dass es

sich bei der angegriffenen Marke nicht um eine Marke des im Rubrum bezeichneten

und im Vereinsregister eingetragenen Vereins, sondern um eine Marke eines von

diesem Verein „abgespaltenen“ (weiteren) Vereins mit der Bezeichnung „B.…e.V.“

handele, möglicherweise

die

Beteiligtenstellung

und

damit

die

Beschwerdeberechtigung des Beschwerdeführers in Abrede stellen will, ist dies

unbeachtlich.

Die angegriffene Marke ist für den im Rubrum bezeichneten Verein angemeldet und

im Markenregister eingetragen worden und nicht für einen (weiteren) Verein mit dem

Namen „B.…e.V.“, für dessen Existenz es zudem keine Anhaltspunkte gibt. Denn

weder ist eine entsprechende Eintragung im Vereinsregister eines Amtsgerichts

nachweisbar noch sind irgendwelche Handlungen und Erklärungen zur Gründung

eines solchen „abgespaltenen“ Vereins durch den Vorstand des im Rubrum

ausgewiesenen eingetragenen Vereins vorgetragen und erkennbar. Allein eine

offenbar von dem eingetragenen Verein betriebene und unterhaltene Internet- und

Facebook-Seite mit der Bezeichnung „B.…eV“ besagt nichts darüber, ob es auch

einen entsprechenden Verein mit diesem Namen gibt.

Der im Register als Markeninhaber eingetragene Verein ist nach § 28 Abs. 3 Satz 1

MarkenG Beteiligter des Verfahrens geworden und damit nach § 66 Abs. 1 Satz 2

MarkenG beschwerdeberechtigt. Maßgeblich für die Beschwerdeberechtigung ist

allein die Stellung als Verfahrensbeteiligter. Unerheblich ist dabei grundsätzlich, ob

der (im Register als Inhaber der Marke eingetragene) Verfahrensbeteiligte auch

materiell-rechtlich Inhaber der angegriffenen Marke ist, wenngleich auch insoweit

aus den vorgenannten Gründen davon auszugehen ist, dass dem als Inhaber der

angegriffenen Marke eingetragenen Verein auch tatsächlich die Rechte an der

eingetragenen Marke zustehen (§ 28 Abs.1 MarkenG).

B. In der Sache führt die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen

Marke dazu, dass der angefochtene Beschluss ohne Entscheidung in der Sache

wegen eines wesentlichen Mangels des Verfahrens iS des § 70 Abs. 3 Nr. 2

MarkenG aufzuheben und das Verfahren an das DPMA zurückzuverweisen ist, wie

vom Inhaber der angegriffenen Marke ausdrücklich beantragt.

1. Zwar lässt sich entgegen der Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke

keine Verletzung rechtlichen Gehörs wegen fehlender Zustellung des Widerspruchs

feststellen, da allein eine fehlende Kenntnisnahme durch den vom Inhaber der

angegriffenen Marke als Zeuge benannten Vorstand Herrn A.…nicht ausschließt,

dass das betreffende Schreiben trotzdem in den Verantwortungsbereich des

Inhabers der angegriffenen Marke gelangt und damit zugegangen ist.

2. Ein wesentlicher Verfahrensmangel iS des § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist jedoch

darin zu sehen, dass die Markenstelle die Löschung der angegriffenen Marke

aufgrund des Widerspruchs aus einer Marke angeordnet hat, die noch nicht

rechtsbeständig

in das Register eingetragen war. Denn gegen die

Widerspruchsmarke 30 2019 206 833 ist noch ein Widerspruchsverfahren

anhängig.

a. Eine von der Markenstelle nicht in Erwägung gezogene Aussetzung des

Widerspruchsverfahrens kommt neben der in § 43 Abs. 3 MarkenG geregelten und

vorliegend nicht einschlägigen Fallgestaltung allgemein dann in Betracht, wenn

diese sachdienlich ist (vgl. § 32 Abs. 1, 2 MarkenV i.V.m. § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG

für das Verfahren vor dem DPMA). Nach § 32 Abs. 2 MarkenV kommt eine

Aussetzung insbesondere in Betracht, wenn dem Widerspruch voraussichtlich

stattzugeben wäre und der Widerspruch auf eine angemeldete Marke gestützt

worden ist oder vor dem DPMA ein Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren anhängig

ist. Dem gleichzustellen

ist der vorliegende Fall, dass gegen die

Widerspruchsmarke

ein

auf

Löschung

dieser Marke

gerichtetes

Widerspruchsverfahren anhängig ist (vgl. Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering,

Markengesetz, 13. Aufl., § 43 Rn. 112 Fn. 190).

In einem solchen Fall, in dem die Widerspruchsmarke noch nicht bestandskräftig

eingetragen ist, sei es, weil es sich um eine ältere Anmeldung handelt oder - wie

hier - um eine eingetragene Marke, die ihrerseits Gegenstand eines nicht abgeschlossenen Widerspruchsverfahrens ist, ist das Verfahren daher grundsätzlich bis

zur unanfechtbaren Eintragung der Widerspruchsmarke auszusetzen, wenn der

hierauf gestützte Widerspruch voraussichtlich durchgreifen würde. Nur wenn das

nicht der Fall ist – wovon hier aus den im angefochtenen Beschluss genannten

Gründen nicht ausgegangen werden kann -, kann eine Beschlussfassung erfolgen

und der Widerspruch zurückgewiesen werden (vgl Ströbele/Hacker/Thiering, aaO,

§ 43 Rdnr. 105).

b. Von dieser ständigen und auch durch das Gesetz nahegelegten Praxis ist die

Markenstelle hier ohne erkennbaren sachlichen Grund abgewichen. Darin liegt ein

wesentlicher Verfahrensmangel (vgl BPatGE 34, 143 ff; 24 W (pat) 130/98 v.

26 .Oktober 1999 – BLUE WATER/BLUE SEA; 24 W (pat) 274/98 v.

28. September 1999 – comArt/COMPART; 24 W (pat) 150/99 v. 14. Dezember 1999

– SIAN beauty/SIAM).

Bei dieser Sachlage ist es geboten, das Verfahren an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurückzuverweisen, was auch dem seitens des

Inhabers der

angegriffenen Marke mit der Beschwerde in erster Linie verfolgten Begehren

entspricht. Die Markenstelle hat zunächst den Ausgang des Verfahrens über die

hiesige Widerspruchsmarke abzuwarten.

C. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 71 Abs. 3

MarkenG. Der festgestellte Verfahrensverstoß stellt eine fehlerhafte Sachbehandlung dar. Ihretwegen wäre es iSv § 71 Abs. 3 MarkenG unbillig, die

Beschwerdegebühr einzubehalten.

D. Mangels Entscheidung in der Sache besteht kein Anlass, aus Gründen der

Billigkeit einem Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens

gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen, so dass die dazu wechselseitig

gestellten Kostenanträge der Beteiligten zurückzuweisen sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde

ist

innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten

schriftlich einzulegen.

Hacker

Weitzel

Merzbach