Rechtsprechung / BPatG / 2022
BPatG Beschluss vom 15.03.2022 – 35 W (pat) 417/20
35. Senat · ECLI:DE:BPatG:2022:150322B35Wpat417.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 417/20 _______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
15. März 2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2017 004 939
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mündliche Verhandlung vom 15. März 2022 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Jäger und der
Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner
beschlossen:
1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom
4. Februar 2020 wird abgeändert. Das Streitgebrauchsmuster 20 2017 004
939 wird teilgelöscht, soweit es über den Gegenstand der Schutzansprüche
1 – 10 gemäß Hilfsantrag 9 vom 16. April 2020 hinausgeht. Im Übrigen wird
der Löschungsantrag zurückgewiesen.
ECLI:DE:BPatG:2022:150322B35Wpat417.20.0
2. Von den Kosten des Löschungs- und des Beschwerdeverfahrens tragen die
Antragsgegnerin 80% und die Antragstellerin 20%.
G r ü n d e
I.
Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2017 004 939
(i. F.: Streitgebrauchsmuster).
Das am 22. September 2017 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der
internationalen Patentanmeldung
PCT/CN2017/073361
(deutsches Az.
11 2017 002 170.7) mit dem Anmeldetag 13. Februar 2017 abgezweigt worden
(Stammanmeldung). Für das Streitgebrauchsmuster wird, abgeleitet aus der
Stammanmeldung, die ausländische Priorität 19. Mai 2016, CN 2016/10338449.8
beansprucht
(i. F.: Prioritätsanmeldung). Das Streitgebrauchsmuster ist am
16. Februar 2018 mit den Schutzansprüchen 1 – 10 und der Bezeichnung
„Haarstärkende Zusammensetzung und ein Kit zur Stärkung von Haaren“
eingetragen worden. Es ist in Kraft.
Auf den von der Antragsgegnerin mit Einreichung des Streitgebrauchsmusters
gestellten Rechercheantrag hat das DPMA gemäß Recherchebericht vom
22. Mai 2018 als Entgegenhaltung die US 2015/0174023 A1, welche als D1 in das
Verfahren eingeführt wurde, ermittelt.
Gegen das Streitgebrauchsmuster richtet sich der Löschungsantrag vom
26. Oktober 2018, mit welchem die Antragstellerin die vollständige Löschung des
Streitgebrauchsmusters begehrt. Sie hat diesen Antrag auf den Löschungsgrund
der fehlenden Schutzfähigkeit gestützt, da der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters
durch
Lieferung
der
von
der Antragstellerin
entwickelten
Haarpflegeformulierungen „Fibreplex No. 1 und No. 2“ über die Firma A… an in
Deutschland ansässige Friseure im September 2015, z.B. an einen Friseur in S… ,
offenkundig und neuheitsschädlich vorbenutzt worden sei. Die Antragstellerin hat
dazu mehrere eidesstattliche Versicherungen und u.a. die folgenden Dokumente
vorgelegt:
Anlagenkonvolut 4A bis E Fotodokumentation von jeweils zum 100 ml Gebinde
von Fibreplex N°1 und 2
Anlagenkonvolut 5A bis H Fotodokumentation von jeweils zum 500 ml Gebinde
von Fibreplex N°1 und 2
Anlage 7
eidesstattliche Versicherung einschl. Anlagen Z1A bis
Z6F von Herrn A… vom 25. Oktober 2018,
Anlage 14
eidesstattliche Versicherung einschl. Anlagen B1 bis
B3 von Herrn B… vom 23. Oktober 2018
Anlage 18
Zweite eidesstattliche Versicherung einschl. Anlagen
B4 und B5 von Herrn B… vom 20. März 2019
Die Antragsgegnerin hat dem ihr nach Aktenlage am 22. November 2018
zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 4. Dezember 2016, eingereicht
per Fax am selben Tag, widersprochen. Sie hat die Vorbenutzung als solche, die
Richtigkeit der eingereichten
eidesstattlichen Versicherungen und auch
Offenkundigkeit der Vorbenutzung bestritten; insbesondere sei die Lehre des
Streitgebrauchsmusters für Friseure mangels entsprechender Fachkenntnisse nicht
erkennbar und diese hätten auch keinen Anlass, das Produkt „Fibreplex“ zu
analysieren oder zur Analyse an einen Fachmann weiter zu geben. Ferner hat die
Antragsgegnerin eine geänderte Anspruchsfassung als Hilfsantrag eingereicht.
Nach weiteren, zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätzen hat die
Gebrauchsmusterabteilung mit Zwischenbescheid vom 16. September 2019 den
Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschungsantrag
voraussichtlich Erfolg habe. Neben der aus dem Recherchebericht bekannten D1
hat sie die weiteren Entgegenhaltungen D2 (WO 2012 / 027 369 A2) und D3
(DE 100 51 774 A1) in das Verfahren eingeführt. Nach vorläufiger Auffassung sei
der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 nicht neu gegenüber der
D2 bzw. nicht erfinderisch gegenüber der D3. Gleiches gelte in Bezug auf den
Hilfsantrag vom 27. Juni 2019.
Die Beteiligten haben ihre gegensätzlichen Auffassungen in weiteren gewechselten
Schriftsätzen vertieft. Die Antragstellerin hat als weitere Entgegenhaltung die
CN 105267066 A, bezeichnet als D4, als aus ihrer Sicht neuheitsschädlichen Stand
der Technik in das Verfahren eingeführt und die Auffassung vertreten, dass die
beanspruchte Priorität für das Streitgebrauchsmuster nicht wirksam sei, da es sich
bei der Prioritätsanmeldung nicht um die erste Anmeldung des Gegenstands des
Streitgebrauchsmusters handele. Die Antragsgegnerin
ist dem, sowie der
Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung entgegengetreten, und hat weitere
geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 2 - 4 eingereicht.
In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am
4. Februar 2020 hat die Antragstellerin die Löschung des Streitgebrauchsmusters
beantragt. Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung weitere
Hilfsanträge 5 - 8 eingereicht. Sie hat die Zurückweisung des Löschungsantrags
beantragt und hilfsweise das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Hilfsanträge
1 - 8 verteidigt.
Mit in der mündlichen Verhandlung vom 4. Februar 2020 verkündetem Beschluss
hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht und die
Kosten des Löschungsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Zur Begründung
hat die Gebrauchsmusterabteilung ausgeführt, der Gegenstand des eingetragenen
Schutzanspruchs 1 und des insoweit unveränderten Schutzanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 1
sei
von der D2 neuheitsschädlich
vorweggenommen.
Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 werde ebenfalls von der D2 neuheitsschädlich
getroffen. Die Gegenstände des jeweiligen Schutzanspruchs 1 nach den weiteren
Hilfsanträgen 3 - 8 würden keinen erfinderischen Schritt gegenüber der D1 i. V. m.
dem fachmännischen Wissen aufweisen.
Der Beschluss ist der Antragstellerin am 24. März 2020 und der Antragsgegnerin
am 26. März 2020 zugestellt worden.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die sie mit
Beschwerdeschrift vom 30. März 2020, eingereicht per Fax am selben Tag, und
unter Bezahlung der Beschwerdegebühr am 9. April 2020 mittels Überweisung
erhoben und mit zwei Schriftsätzen, einer mit Datum 17. April 2020, ein weiterer mit
Datum 22. April 2020, aber
im Übrigen
inhaltsgleich begründet hat.
Im
Beschwerdeverfahren hat sie zunächst in erster Linie die Zurückweisung des
Löschungsantrags im Umfang des Hilfsantrags 3 verfolgt und die Auffassung
vertreten, der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 sei zulässig,
weise insbesondere keine unzulässige Erweiterung auf und unterscheide sich in
mehreren Merkmalen von der D1 wie auch der D4, sei daher neu und auch im
Übrigen vom Stand der Technik nicht nahegelegt.
Die Antragstellerin
ist der Auffassung der Antragsgegnerin
im Einzelnen
entgegengetreten.
Der Senat hat mit Hinweis vom 15. Februar 2022 den Beteiligten als vorläufige
Auffassung mitgeteilt, dass der Gegenstand nach Hilfsantrag 3 möglicherweise als
zulässig und auch als schutzfähig erachtet werden könnte, wenn es nur auf die D1,
D2 und D3 als Stand der Technik ankomme; auch die von der Antragstellerin
vorgetragene Vorbenutzung stehe möglicherweise der Schutzfähigkeit nicht
entgegen. Der Senat hat allerdings auch Zweifel geäußert, dass die
Prioritätsanmeldung CN 2016/10338449.8 für das Streitgebrauchsmuster wirksam
beansprucht worden sei, da die D4 mit Anmeldetag 8. Oktober 2015 und
Veröffentlichungsdatum 27. Januar 2016 möglicherweise als zeitlich früheste,
mithin erste Anmeldung des Erfindungsgegenstands und als Bestandteil des Stands
der Technik angesehen werden könne. Dies könne die Schutzfähigkeit des
Gegenstands des Hilfsantrags 3 möglicherweise in Frage stellen.
In der mündlichen Verhandlung vom 15. März 2022 hat die Antragsgegnerin das
Streitgebrauchsmuster zuletzt im Umfang der Hilfsanträge 9 und 10 verteidigt. Sie
ist der Auffassung, die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 9 und 10 seien
zulässig und wiesen insbesondere gegenüber der Stammanmeldung keine
unzulässige Erweiterung auf. Ihr Gegenstand sei ferner ausführbar offenbart. Die
Antragsgegnerin geht
zwar weiter davon aus, dass die
für das
Streitgebrauchsmuster beanspruchte Priorität wirksam sei. Aber auch dann, wenn
die D4 zum Stand der Technik zu zählen sei, werde der Gegenstand des
Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 bzw. Hilfsantrag 10 weder von dieser
Entgegenhaltung, noch einer anderen im Verfahren befindlichen Entgegenhaltung
neuheitsschädlich getroffen und sei vom Stand der Technik auch nicht nahegelegt.
Die Antragsgegnerin beantragt,
den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA
vom
4. Februar 2020 aufzuheben und den Löschungsantrag im Umfang der
Anspruchsfassung des Hilfsantrags 9 vom 16. April 2020 zurückzuweisen
(Hauptantrag),
hilfsweise, den Löschungsantrag im Umfang der Anspruchsfassung des
Hilfsantrags 10 vom 16. April 2020 zurückzuweisen.
Die Antragstellerin stellt den Antrag,
die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.
Sie ist der Auffassung, der jeweilige Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 9 bzw. 10 sei unzulässig erweitert. Ferner beanstandet sie fehlende
Ausführbarkeit. Die D4 stelle die zeitlich früheste Anmeldung des vorliegenden
Erfindungsgegenstands dar, gehöre zum maßgeblichen Stand der Technik und
habe den Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 bzw.
Hilfsantrag 10 neuheitsschädlich vorweggenommen. Ferner sei dieser Gegenstand
ausgehend von der D2 nahegelegt, so dass es auch an einem erfinderischen Schritt
fehle.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen
Akteninhalt verwiesen.
II.
Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht sowie unter Zahlung der
Beschwerdegebühr von der Antragsgegnerin erhobene Beschwerde ist nur
teilweise, und zwar im Umfang der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 9 begründet,
da insoweit kein Löschungsgrund i. S. d. § 15 Abs. 1 GebrMG gegeben ist.
1.
Die Antragsgegnerin hatte gemäß
ihrer auf Zurückweisung des
Löschungsantrags gerichteten Antragstellung in der mündlichen Verhandlung vor
der Gebrauchsmusterabteilung am 4. Februar 2020 erstinstanzlich das
Streitgebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung verteidigt. Gegen den
angefochtenen Beschluss hat sie gemäß
ihrer Beschwerdeschrift vom
30. März 2020 uneingeschränkt Beschwerde eingelegt. Die eingetragene Fassung
des Streitgebrauchsmusters ist daher auch Gegenstand des Beschwerdeverfahrens geworden.
In der Beschwerdeinstanz hat die Antragsgegnerin gemäß ihrem in der mündlichen
Verhandlung vom 15. März 2022 gestellten Hauptantrag das Streitgebrauchsmuster
nur noch im Umfang der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 9 verteidigt. Hierin ist
zum einen eine Teilrücknahme der nach den o.g. Ausführungen uneingeschränkt
erhobenen Beschwerde gegen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des
DPMA zu sehen. Zum anderen ist in diesem Umfang aber auch von einer
Teilrücknahme des ursprünglich uneingeschränkt, wirksam und insbesondere
rechtzeitig von der Antragsgegnerin erklärten Widerspruchs gegen den
streitgegenständlichen Löschungsantrag auszugehen (vgl. BGH GRUR 1998, 910
– Scherbeneis).
Entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ist das Streitgebrauchsmuster daher in
dem über die Schutzansprüche 1 – 10 nach Hilfsantrag 9 hinausgehenden Umfang
ohne weitere Sachprüfung zu löschen. Die Zurückweisung der Beschwerde der
Antragsgegnerin
in diesem Umfang war wegen der, wie ausgeführt,
entsprechenden Teil-Rücknahme ihrer Beschwerde nicht angezeigt.
2.
Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags (Hilfsantrags 9) lautet
wie folgt (mit einer Merkmalsgliederung):
M1
Kit zur Haarbehandlung,
M2
der mindestens zwei getrennten Formulierungen enthält,
M3
wobei die erste Formulierung,
M3.1
eine wenigstens bifunktionelle Brønsted-Base der allgemeinen
Formel X-R-Y enthält,
M3.1a in der X und Y unabhängig voneinander ausgewählt sind aus der
Gruppe primäres Amin und
M3.1b R eine organische Molekülgruppe mit 1-20 Kohlenstoffatomen, 0
bis 5 Sauerstoffatomen und 0 bis 5 Stickstoffatomen, und kein
Aromat, substituierter Aromat oder Hetero-Aromat, ist und
M3.1c X-R-Y ein Molekulargewicht unter 500 g/mol aufweist
M4
und die zweite Formulierung
M4.1
eine wenigstens bifunktionelle organische Säure enthält,
M4.1a die mit den Aminogruppen des Haares reagieren kann,
dadurch gekennzeichnet, dass
M5
sowohl die erste Formulierung als auch die zweite Formulierung einen
pH-Wert von 1,5–7 aufweisen, und
M6
eine wenigstens bifunktionelle Brønsted-Base der allgemeinen Formel
X-R-Y 4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin ist, und
M7
wobei der pH-Wert nicht 7 ist.
Wegen des Wortlauts der abhängigen Schutzansprüche 2 – 10 nach Hilfsantrag 9
wird auf die Akten verwiesen.
Das Streitgebrauchsmuster betrifft eine haarstärkende Zusammensetzung und ein
Kit zur Stärkung von Haaren, die die Fähigkeit besitzen, die Aminosäuregruppen
von Keratinfasern zu vernetzen. Einleitend wird dazu in der Gebrauchsmusterschrift
ausgeführt, dass die Erfindung sich auf Haarbehandlungsmittel beziehe, die
bifunktionelle Wirkstoffe aufwiesen, wobei die Wirkstoffe mit den Amingruppen des
Haares reagierten, dadurch die Qualität des Haares auf verschiedene Weise
verbesserten und die Haltbarkeit von Dauerwellen erheblich steigerten.
Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Aufgabe besteht insbesondere
mit Blick auf Abs. [0012] der Gebrauchsmusterschrift in der Bereitstellung eines
Haarbehandlungsmittels, das für die Herstellung von langlebigen Frisuren geeignet
ist.
Der für den vorgenannten Gegenstand zuständige Fachmann ist ein Diplom-
Chemiker bzw. Chemiker (M.Sc.), der über eine mehrjährige, einschlägige
Berufserfahrung in der Entwicklung von Haarkosmetika verfügt.
3.
Die Merkmale M3.1und M7 bedürfen einer Erläuterung. Der Fachmann wird
sie wie folgt verstehen:
a.
Die Merkmalsgruppe M3.1 definiert den aktiven Inhaltsstoff der ersten
Formulierung als eine bifunktionelle Brønsted-Base der allgemeinen Formel X-R-Y.
Bei R handelt es sich um eine organische Molekülgruppe mit 1 bis 20
Kohlenstoffatomen, 0 bis 5 Sauerstoffatomen und 0 bis 5 Stickstoffatomen, wobei
die jeweilige Brønsted-Base keinen Aromaten, substituierten Aromaten oder
Hetero-Aromaten darstellt (vgl. Streitgebrauchsmuster, [0011], [0021]). An diese
Molekülgruppe sind die Substituenten X und Y gebunden, die ein primäres Amin
i.S.d. Formel –NH2 darstellen (vgl. Streitgebrauchsmusterschrift, [0011], [0021]).
Demzufolge definiert die Merkmalsgruppe M3.1 die bifunktionelle Brønsted-Base
als aliphatisches Diamin mit einer verbrückenden C1- bis C20-Molekülgruppe, die
zusätzlich 0 bis 5 Sauerstoffatomen und 0 bis 5 Stickstoffatomen aufweisen kann.
b.
Der Disclaimer gemäß Merkmal M7, der einen pH-Wert von 7 ausschließt,
beschränkt den pH-Wert, der gemäß Merkmal M5 im Bereich von 1,5 bis 7 liegt,
dahingehend, dass dieser nunmehr einen Wert im Bereich von 1,5 bis kleiner 7
annehmen kann.
4.
a.
Die Anspruchsfassung nach Hauptantrag (Hilfsantrag 9) ist zulässig.
Bei abgezweigten Gebrauchsmustern ist für die Beurteilung, ob ihr
Gegenstand unzulässig erweitert
ist, auf den Offenbarungsgehalt der
Stammanmeldung abzustellen, aus der das jeweilige Gebrauchsmuster abgezweigt
worden ist. Gemäß BGH GRUR 2003, 867 – Momentanpol I ist eine sog.
erweiternde Abzweigung nicht zwingend wirkungslos. Diese Entscheidung ist zwar
zu einem Verletzungsrechtsstreit ergangen. Es ist aber nur konsequent, im Falle
einer gegenüber der Stammanmeldung erweiternden, jedoch nach der o.g.
gleichwohl wirksamen Abzweigung den Löschungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3
GebrMG als gleichsam spiegelbildlichen Tatbestand anzusehen, zumal mit der
Wirksamkeit der Abzweigung dem abgezweigten Gebrauchsmuster der
Anmeldetag der Stammanmeldung vermittelt wird. Auch unter diesem
Gesichtspunkt ist es nur konsequent, auf den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden
Offenbarungsgehalt abzustellen
(siehe auch BGH GRUR 2012, 1243
– Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter).
b.
Hiervon
ausgehend
ist
der Gegenstand
des
selbständigen
Schutzanspruchs 1 in der Fassung von Hilfsantrag 9 (Hauptantrag) weder
unzulässig erweitert, noch
ist die Wirksamkeit der Abzweigung des
Streitgebrauchsmusters aus der Stammanmeldung PCT/CN2017/073361
(Publikation der deutschen Übersetzung als DE 11 2017 002 170 T5) in Frage
gestellt.
ba.
Das Kit zur Haarbehandlung gemäß Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 9
basiert auf dem des eingetragenen Schutzanspruch 1, wobei es zusätzlich durch
Merkmal M6 und M7 definiert wird. Gemäß Merkmal M6 enthält die erste
Formulierung des Kit nun wenigstens eine bifunktionelle Brønsted-Base der Formel
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin, welcher der Fachmann ein Molekulargewicht
von 220.31 g/mol zuordnet. Eine erste Formulierung mit diesem Diamin ist in
Absatz [0081] der Gebrauchsmusterschrift in Form der Flüssigkeit B offenbart,
welche zusätzlich Phosphorsäure und Wasser enthält. Gemäß dem fünften Eintrag
der Tabelle 1 auf Seite 16 der Gebrauchsmusterschrift hat die Flüssigkeit B einen
pH-Wert von 5. Demzufolge offenbart die Gebrauchsmusterschrift eine erste
Formulierung des Kits zur Haarbehandlung gemäß den Merkmalen M3, M5 bis M7.
Das Merkmal M7 ist in der Gebrauchsmusterschrift zudem in Absatz [0034] in
Zeile 6 offenbart. In dieser Beschreibungspassage wird explizit festgelegt, dass der
pH-Wert der Formulierungen kleiner 7 ist. Der Wortlaut der auf Schutzanspruch 1
gemäß Hilfsantrag 9 rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 10 entspricht dem der
eingetragenen Schutzansprüchen 2 bis 10.
Der Einwand der Antragstellerin, dass die Aufnahme von Merkmal M6 eine
unzulässige Zwischenverallgemeinerung darstelle, weil nicht sämtliche Merkmale
der Zusammensetzung gemäß Abschnitt [0076] bzw. der Flüssigkeiten A und C
gemäß Abschnitt
[0081]
der Gebrauchsmusterschrift
in den Anspruch
aufgenommen worden seien, überzeugt nicht. Denn wie bereits zuvor ausgeführt,
offenbart die Gebrauchsmusterschrift
insbesondere in Tabelle 1 eine erste
Formulierung, die ausschließlich die Verbindung 4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin
als bifunktionelle Brønsted-Base enthält.
Ebenso greift das Argument, dass ein Bereich von 1,5 bis < 7 durch die Angabe
kleiner 7 nicht offenbart werde, nicht durch. Die Zusammensetzungen können
gemäß der Lehre des Streitgebrauchsmusters grundsätzlich einen pH-Wert
zwischen 1,5 bis 7 aufweisen (vgl. Streitgebrauchsmuster [0021], [0035], [0037]).
Durch die Grenzwertangaben des pH-Wertbereichs sind alle innerhalb der
Grenzwerte liegenden Zwischenwerte und daraus beliebige Teilbereiche offenbart
(BGH, GRUR 2000, 591 - Inkrustierungsinhibitoren; BGH, GRUR 1990, 510
- Crackkatalysator; BGH, GRUR 1992, 842 - Chrom-Nickel-Legierung). Damit ist die
weitere Einschränkung des pH-Werts
gemäß Merkmal M7
in
der
Streitgebrauchsmusterschrift beschrieben. Einer expliziten Offenbarung des
Wertebereichs, wie von der Antragstellerin gefordert, bedarf es daher nicht.
bb.
Die Abzweigung des Streitgebrauchsmusters aus der Stammanmeldung
PCT/CN2017/073361 ist auch wirksam in Anspruch genommen worden. Denn der
Gegenstand von Schutzanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 9 ist auch in der
Stammanmeldung, welche vom Wortlaut identisch mit der Gebrauchsmusterschrift
ist, offenbart (vgl. DE 11 2017 002 170 T5, Patentanspruch 1, [0033], [0082], S. 16,
Tab. 1, 5. Eintrag). Der Wortlaut der auf Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 9
rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 10 entspricht dem der Patentansprüche 2
bis 10 der Stammanmeldung.
5.
Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 (Hauptantrag) ist
neu.
a.
Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob die Priorität 19. Mai 2016, CN
2016/10338449.8 wirksam
für die Stammanmeldung und damit
für das
Streitgebrauchsmuster in Anspruch genommen wurde oder ob die D4 mit
Anmeldetag 8. Oktober 2015 die zeitlich früheste und mithin erste Anmeldung
i. S. d. Art. 8 Abs. 2 PCT i. V. m. Art. 4 PVÜ darstellt. Denn auch wenn man
unterstellt, die D4 sei bei der Neuheitsprüfung als Teil des maßgeblichen Stands
der Technik zu berücksichtigen (wofür aus Sicht des Senats einiges spricht), so wird
der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 durch keine im
Verfahren befindliche Entgegenhaltung neuheitsschädlich getroffen.
aa.
Die D4 offenbart ein Kit zur Haarbehandlung, das mindestens zwei getrennte
Formulierungen enthält, wobei die erste Formulierung eine wenigstens
bifunktionelle Brønsted-Base der allgemeinen Formel X-R-Y mit R als eine
organische Molekülgruppe mit 1-20 Kohlenstoffatomen, 0 bis 5 Sauerstoffatomen
und 0 bis 5 Stickstoffatomen, sowie einem Molekulargewicht von unter 500 g/mol
enthält und die zweite Formulierung eine bifunktionelle organische Carbonsäure
aufweist (vgl. Übersetzung der D4, Patentanspruch 16). Die Brønsted-Base kann
u.a. als Diamin vorliegen, wenn die Substituenten X, Y als primäres Amin der Formel
– NH2 definiert sind. Als ein spezieller Vertreter dieser Diamine wird in der D4 die
Verbindung 4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin beschrieben (vgl. Übersetzung der
D4, Patentansprüche 1 und 7, [0068], [0083]). Damit wird in der D4 ein Kit mit den
Bestandteilen gemäß den Merkmalen M1 bis M4 und M6 angegeben. Der pH-Wert
der ersten Formulierung des Kits gemäß D4 beträgt 7 bis 12 und der pH-Wert der
zweiten Formulierung beträgt 1,5 bis 7 (vgl. Übersetzung der D4, Anspruch 16).
Folglich offenbart die D4 kein Kit zur Haarbehandlung, bei dem sowohl die erste als
auch die zweite Formulierung, entsprechend den Merkmalen M5 und M7, einen pH-
Wert im Bereich von 1,5 bis kleiner 7 aufweisen.
ab.
Die D2 gibt entsprechend den Merkmalen M1 und M2 ein Zwei-
Komponenten-System zur Glättung oder Formung von Haaren basierend auf zwei
Formulierungen
an. Die
erste
Formulierung
ist
eine wässrige
Reduktionszusammensetzung, die neben einer ersten Aminosäure eine erste C2-
bis C10-Carbonsäure enthält. Die zweite Formulierung
ist eine wässrige
Fixierungszusammensetzung, die neben einer zweiten Aminosäure eine zweite C2-
bis C10-Carbonsäure enthält, wobei die erste und die zweite Carbonsäure auch
identisch sein können (vgl. D2 Patentanspruch 18). Nachdem es sich bei
Aminosäuren nicht um Diamine gemäß der Merkmalsgruppe M3.1 und dem
Merkmal M6 handelt, kann der D2 kein Kit zur Haarbehandlung mit sämtlichen
Merkmalen gemäß Schutzanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 9 entnommen
werden.
ac.
Die weiteren Druckschriften D1 und D3, die von der Antragstellerin in Bezug
auf die Neuheit genannt worden sind, können die Neuheit des Kits zur
Haarbehandlung gemäß Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 9 schon
aus dem Grund nicht in Frage stellen, weil sie keine erste Formulierung mit der
bifunktionellen Brønsted Base 4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin gemäß Merkmal
M6 offenbaren.
b.
Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 ist auch als neu
zu erachten, wenn man unterstellt, die von der Antragstellerin dargelegte
Vorbenutzung sei in offenkundiger Weise erfolgt.
In den von der Antragstellerin vorgelegten Anlagenkonvoluten 4 und 5 sowie den
Anlagen B3 und 14 wird ein Kit zur Haarbehandlung beschrieben, der die
Formulierungen FIBREPLEX No 1 und FIBREPLEX No 2 umfasst. Beide
Formulierungen weisen als Inhaltstoffe u.a. Dicarbonsäuren auf, wobei FIBREPLEX
No 1 Maleinsäure und FIBREPLEX No 2 Zitronensäure enthält (vgl. Anlage 4A und
C, Anlage 5A, 5D, 5E bis H, Anlage B3 von Anlage 14, S. 1, S. 2, li. Bild, S. 3, re.
Bild, S. 4 li. Bild., S. 5, li. Bild). Den genannten Dokumenten kann jedoch nicht
entnommen werden, dass die Formulierung FIBREPLEX No 1 eine Brønsted-Base
gemäß der Merkmalsgruppe M3.1 und dem Merkmal M6 enthält. Im Übrigen wird in
der eidesstattlichen Versicherung gemäß Anlage 7 von Herrn A… auch nur
dargelegt, dass die erste Formulierungen Maleinsäure enthält (vgl. Anlage 7 S. 2,
7. Abs.). Damit weisen die Formulierungen FIBREPLEX No 1 und No 2 des Kit zur
Haarbehandlung nicht sämtliche Merkmale des anspruchsgemäßen Kits auf.
6.
Der Gegenstand des Schutzanspruchs nach Hilfsantrag 9 beruht auch auf
einem erfinderischen Schritt.
a.
Aus der D1 ist ein Kit zur Formung von Keratinfasern bekannt, das zur
Herstellung von langlebigen Frisuren geeignet ist und das bei seiner Anwendung
eine geringe Haarschädigung und einen geringen Farbverlust verursacht (vgl. D1
Patentanspruch 16,
[0008]). Das Kit besteht aus einer Reduktionszusammensetzung und einer Fixierungszusammensetzung. Die Reduktionszusammensetzung enthält ein Reduktionsmittel, welches u.a. ein Amin aus der
Gruppe Triethanolamin, Monoethanolamin und Aminomethylpropanol sein kann
(vgl. D1 [0042]). Bei diesen Aminen handelt es sich Monoamine und nicht um
Diamine im Sinne der Merkmalsgruppe M3.1. Die Reduktionszusammensetzung
hat einen pH-Wert von 7,5 bis 10 (vgl. D1 Patentanspruch 19, [0047]). Damit
unterscheidet sich die Reduktionszusammensetzung gemäß D1 von der ersten
Formulierung des Kits gemäß Schutzanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 9
darin, dass sie kein Diamin gemäß den Merkmalen M3.1 und M6 sowie keinen
sauren pH-Wert von 1,5 bis kleiner 7, entsprechend den Merkmalen M5 und M7,
aufweist. Die Fixierungszusammensetzung beinhaltet einen Vernetzer mit
mindestens zwei funktionellen Gruppen aus der Gruppe-C(=O)-, -C(=O)-H, -C(=O)-
OH, –NH2. Wenn beide funktionellen Gruppen eine Carboxylat-Gruppe der Formel
-C(=O)-OH sind, ist der Vernetzer eine Dicarbonsäure mit der bevorzugten Formel
HOOC-(CH2)n-COOH mit n= 2 bis 12 (vgl. D1 [0068]). Die Fixierungszusammensetzung kann einen pH-Wert von 2 bis 11, insbesondere von 2 bis 6,5
aufweisen (vgl. D1 [0075]). Somit ist in der D1 eine Fixierungszusammensetzung
angegeben, die sämtliche Merkmale der zweiten Formulierung des Kits gemäß
Schutzanspruch 1 aufweist. Um zu einem Kit zu gelangen, welches neben dieser
Fixierungslösung eine erste Formulierung umfasst, die als Inhaltsstoff wenigstens
eine Brønsted-Base in Form eines Diamins gemäß der Merkmalsgruppe M3.1 und
dem Merkmal M6 enthält, wobei die erste Formulierung zugleich einen sauren pH-
Wert gemäß den Merkmalen M5 und M7 aufweist, bedurfte es somit weiterer
Anregungen für den Fachmann.
Bei seiner weiteren Suche wird der Fachmann auf die Dokumente D2 und D3
stoßen, die beide Kits zur Haarformung betreffen. Sowohl in D2 als auch in D3 wird
zur Formung der Haare eine Dicarbonsäure als aktiver Bestandteil eingesetzt (vgl.
D2 Patentanspruch 18; D3 Patentanspruch 1). Brønsted-Basen, insbesondere
Diamine gemäß der Merkmalsgruppe M3.1 bzw. die Verbindung 4,7,10-Trioxa-1,13tridecandiamin gemäß Merkmal M6 anstelle der Dicarbonsäuren zu verwenden,
werden in den Druckschriften aber nicht gelehrt. Folglich gelangt der Fachmann
selbst bei Berücksichtigung der Lehren der D2 und D3 nicht ohne erfinderisches
Zutun zu einem Kit, das neben der aus D1 bekannten Fixierungsformulierung eine
erste Formulierung mit den Merkmalen M3.1, M6 bis M7 enthält.
Selbst wenn man unterstellt, die D4 sei als maßgeblicher Stand der Technik bei der
Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen (vgl. II. 6. a.), wird der
Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 9 durch die Lehre der D4
dennoch nicht nahegelegt. Der Fachmann kann der D4 zwar ein Kit mit den
Merkmalen M1 bis M4 und M6 entnehmen, jedoch findet sich in der Druckschrift
keine Anregung für eine erste Formulierung gemäß den Merkmalen M5 und M7.
Denn die erste Formulierung der D4 hat einem pH-Wert von 7 bis 12 (vgl. D4
Patentanspruch 16).
Schließlich führt die Berücksichtigung der geltend gemachten offenkundigen
Vorbenutzung ebenfalls nicht in naheliegender Weise zu dem Kit gemäß geltenden
Schutzanspruch 1, da der Gegenstand der Vorbenutzung, wie bereits in Abschnitt
6.b. ausgeführt, keine Formulierung mit einer Brønsted-Base gemäß den
Merkmalen M3.1, M6 und M7 aufzeigt.
7.
Nach alledem ist der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9
neu und beruht auch auf einem erfinderischen Schritt, so dass dieser Anspruch
Bestand hat. Das gleiche gilt für die auf den Schutzanspruch 1 rückbezogenen
Schutzansprüche 2 bis 10 in der Fassung von Hilfsantrag 9, die jeweils weitere, über
Selbstverständlichkeiten hinausgehend Ausführungsformen betreffen.
8.
Die Beschwerde der Antragsgegnerin im Umfang der Schutzansprüche 1 bis
10 nach Hilfsantrag 9 hat somit Erfolg. Auf die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag
10 kommt es daher nicht mehr an.
9.
anderweitige Kostenentscheidung als geboten erscheinen lassen, sind nicht
gegeben.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1.
2.
3.
4.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde
ist
innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
zu
unterzeichnen
und
beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße
45a,
76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht
verlängert werden.
Metternich
Dr. Jäger
Dr. Wagner
Fi