BPatG Beschluss vom 17.03.2022 – 30 W (pat) 6/19

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 6/19 _______________________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

17.03.2022

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 30 2014 041 123

(hier: Löschungsverfahren S 208/17 Lösch)

ECLI:DE:BPatG:2022:170322B30Wpat6.19.0

hat

der

30. Senat

(Marken-

und

Design-Beschwerdesenat)

des

Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. März 2022 unter

Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach

und Posselt

beschlossen:

Die Kosten des gesamten Verfahrens werden der Antragsgegnerin

auferlegt.

G r ü n d e

I.

Die Wort-/Bildmarke 30 2014 041 123

trackimo

you are there. ▼

wurde am 8. Oktober 2014 angemeldet und am 14. Januar 2015 in das beim

Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen für die Waren und

Dienstleistungen

„Klasse 9: GPS-Geräte

Klasse 39; GPS-Navigationsdienstleistungen

Klasse 42: Erstellung von GPS-Karten“.

Mit Eingabe vom 15. Dezember 2017 hat die Antragstellerin die vollständige

Löschung dieser Marke beantragt, da die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der

angegriffenen Marke bösgläubig gewesen sei.

Der Löschungsantrag wurde der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 17. Januar

2018, das sie am 26. Januar 2018 erhalten hat, zugestellt. Sie hat ihm mit Schreiben

vom 19. März 2018, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 20.

März 2018, widersprochen.

Bei der Antragstellerin handelt es sich um eine im Herbst 2013 gegründete Firma,

die u.a. ein von ihrem Geschäftsführer, Herrn B…,

und einem Partner

entwickeltes „Trackimo“-Gerät“ (GPS-Tracker) zur Standortermittlung von Sachen,

Tieren oder Personen nebst zugehöriger Spezial-Software vertreibt. In Vorbereitung

dieser Geschäftstätigkeit wurde bereits Ende 2012 die

Internet-Domain

„www.trackimo.com“ angemeldet, welche heute die gesamte Systemtechnologie

enthält, um den Standort des einzelnen Tracking-Geräts zu ermitteln und einem auf

„www.trackimo.com“ angemeldeten Nutzer für sein Gerät mitzuteilen.

Weiterhin wurde in diesem Zusammenhang am 26. August 2013 die - zum

angegriffenen Zeichen identische - US-Wort-/Bildmarke

für

die internationale Markenklasse 09 und die US Markenklassen 21, 23, 26, 36 und

38, dabei u.a. für „GPS-tracking devices“, in den USA angemeldet. Die Anmeldung

der US-Marke wurde am 9. September 2014 veröffentlicht, die Eintragung erfolgte

unter der Registration Number 4643443 am 25. November 2014.

Ferner hat die Antragstellerin am 30. Juli 2015 die zwischenzeitlich wieder gelöschte

Unions-Wortmarke 014426159 TRACKIMO ALWAYS THERE unter anderem für

GPS-Verfolgungsgeräte angemeldet.

Am 15. Dezember 2017 hat die Antragstellerin den verfahrensgegenständlichen

Löschungsantrag gestellt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, dass sie bereits vor

Anmeldung auf dem deutschen Markt mit den GPS-Geräten aktiv gewesen sei.

Dabei habe der heutige Geschäftsführer der Antragsgegnerin schon Mitte des

Jahres 2014 Kontakt zu dem

für Deutschland zuständigen Distributor

(Vertriebsunternehmen) der Antragstellerin gehabt. Er habe angefragt, ob er

Vertriebspartner des Distributors werden könne. In diesem Zusammenhang sei er

sodann auf Vermittlung des Distributors am 19. August 2014 mit dem

Geschäftsführer der Antragstellerin zusammengetroffen. Als sich hieraus nichts

ergeben habe, habe die Antragsgegnerin nur wenige Wochen später am 8. Oktober

2014 mit der angegriffenen Wort-Bildmarke ein Zeichen angemeldet, das bis ins

Detail identisch zu der US-amerikanischen Marke der Antragstellerin sei. Weiterhin

habe Sie auch für ihren am 14. September 2014 angemeldeten Internetauftritt

„www.trackimo.info“

(bzw.

„www.trackimo.de“)

die

Internetseite

„www.trackimo.com“ der Antragsgegnerin bis ins Detail nachgeahmt und mehrere

„ihrer“ Internetseiten de facto mit den Internetseiten der Beschwerdeführerin auf

„www.trackimo.com“ verlinkt.

Mit Anmeldung der Marke habe die Antragsgegnerin daher bösgläubig den durch

die geschäftlichen Aktivitäten begründeten schutzwürdigen Besitzstand der

Antragstellerin gestört. Ferner sei die Anmeldung der Antragsgegnerin offensichtlich

als Reaktion darauf erfolgt, dass ihr Vorhaben, selbst Vertriebspartnerin der

Antragstellerin zu werden, gescheitert sei, verbunden mit der Absicht, den Vertrieb

der Trackimo-Geräte der Antragstellerin speziell im deutschen Markt zu stören. Die

Anmeldung

der

angegriffenen Marke

sei

daher

offensichtlich

in

Behinderungsabsicht geschehen.

Die Antragsgegnerin ist dem Löschungsantrag entgegengetreten und hat im

Verfahren vor der Markenabteilung geltend gemacht, dass die Antragstellerin in

Deutschland keinen schutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung erworben

habe, da sie hier nie aktiv geworden sei.

Die Antragsgegnerin habe im Anmeldezeitpunkt auch nicht darum gewusst oder

wissen müssen, dass die Antragstellerin die Absicht hatte, in absehbarer Zeit ihre

Marke auch im Inland einzusetzen. Den Vertriebsvertrag vom 20. September 2013

habe sie nicht gekannt.

Der Vortrag der Antragstellerin zu angeblichen Geschäftskontakten zur

Antragsgegnerin stütze sich auf Unterstellungen. Die Antragsgegnerin habe noch

nie, und zwar weder durch

ihren heutigen noch durch den damaligen

Geschäftsführer, Veranlassung gehabt, sich der Antragstellerin als Distributorin

anzudienen. Dies sei schon deshalb nicht nötig gewesen, weil die Antragsgegnerin

GPS-Tracker mit proprietärer Software selbst erfolgreich vermarktet habe.

Diesbezügliche Geschäftskontakte würden daher klar bestritten und seien auch von

der Antragstellerin nicht belegbar.

Erst lange nach Anmeldung der angegriffenen Marke seien von der Antragstellerin

Distributoren für den Vertrieb ihrer Tracker in Europa angesprochen worden.

Mit Beschluss vom 19. November 2018 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen

Patent- und Markenamts den Antrag auf Löschung der angegriffenen Wort-

/Bildmarke zurückgewiesen, da die Antragsgegnerin bei der Markenanmeldung

nicht bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gewesen sei. Es sei zwar

davon auszugehen, dass die Antragsgegnerin, vertreten durch

ihren

Geschäftsführer, bei Markenanmeldung darum gewusst habe, dass sie eine zu der

US-amerikanischen Marke der Antragstellerin identische Marke anmeldete. Zum

einen habe ihr Geschäftsführer unmittelbar vor der Markenanmeldung direkten

Kontakt mit der Antragstellerin gehabt. Zum anderen stimme die angegriffene Marke

in ihrer Ausgestaltung bis ins Detail mit der zumindest für die USA genutzten US-

Marke der Antragstellerin überein. Die Antragsgegnerin habe die Kenntnis von der

Marke der Antragstellerin auch nicht in Abrede gestellt.

Es sei jedoch nicht ausreichend dargetan und belegt, dass die Antragsgegnerin mit

der Anmeldung der Marke einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin im

Inland verletzt habe. Eine einen solchen Besitzstand begründende Benutzung der

Marke vor der Markenanmeldung im Inland habe sie nicht belegt.

Es lägen ferner keine Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass mit der Anmeldung

der Marke eine Sperrwirkung zu Lasten der Antragstellerin beabsichtigt gewesen

sei. Die Antragsgegnerin habe glaubwürdig dargelegt, dass sie mit der

angegriffenen Marke in erheblichem Maß eigene Waren gekennzeichnet habe.

Zumindest in den ersten Jahren nach der Anmeldung der Marke sei sie aus dieser

Marke auch nicht gegen die Antragstellerin vorgegangen. Dies spreche dafür, dass

die Antragsgegnerin mit der Markenanmeldung

im Wesentlichen eigene

schutzwürdige Interessen habe sichern wollen und dass eine Beeinträchtigung der

Antragstellerin nicht beabsichtigt gewesen sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt, mit der

sie u.a. geltend gemacht hat, dass die Antragsgegnerin bei Anmeldung der Marke

entgegen

der

Auffassung

der Markenabteilung

offensichtlich

in

Behinderungsabsicht gehandelt habe.

Denn die kurz nach dem Gesprächstermin mit dem Geschäftsführer der

Antragstellerin erfolgte Markenanmeldung sowie die Domain-Anmeldungen seien

vor dem Hintergrund, dass die Antragsgegnerin aufgrund des Treffens vom 19.

August 2014 nicht nur die US-Marke, sondern auch das Produkt der

Antragsgegnerin gekannt und darum gewusst habe, dass es für den Vertrieb der

Produkte der Antragstellerin in Deutschland bereits einen Distributor gegeben habe,

offensichtlich zu dem Zweck erfolgt, sich Vorteile zu sichern und später „Kasse zu

machen“. Der in solchen Dingen erfahrene Geschäftsführer der Antragsgegnerin

habe aus Berechnung zunächst zugewartet. Erst als die Antragstellerin 2017 ihren

Europavertrieb in die Hände neuer Vertriebspartner gelegt hatte, sei er „aus der

Deckung gekommen“. Denn damit seien offensichtlich die Bezugsquellen für die

Antragsgegnerin versiegt, der es bis dahin möglich gewesen sei, immer mal wieder

einige Trackimo-Geräte von Trackimo-Vertriebspartnern zu kaufen und weiter zu

verkaufen. An die Trackimo-Geräte der neueren Generation sei die Antragstellerin

aber nach Umstellung des Europavertriebes 2017 nicht mehr herangekommen.

In der Folge habe die Antragstellerin in 2017 zunächst dem neuen europäischen

Vertriebspartner der Antragstellerin die Marke und die Domains für eine Summe von

mindestens …€ angeboten. In einem weiteren Gesprächskontakt zur neuen

europäischen Vertriebspartnerorganisation sei die Forderung dann auf einen - völlig

abwegigen - Betrag in Höhe von … € erhöht worden.

Ein eigener Benutzungswille der Markeninhaberin habe entgegen den

Feststellungen der Markenabteilung nicht bestanden. Die Mutmaßung der

Markenabteilung, die Beschwerdegegnerin habe „in erheblichem Maße eigene

Ware“ gekennzeichnet, sei deplatziert.

Die Antragsgegnerin hat den angefochtenen Beschluss verteidigt und weiterhin

geltend gemacht, dass weder ein die Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin

begründender schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin vor Anmeldung der

Marke im Inland dargetan sei noch aufgrund der umfangreichen geschäftlichen

Aktivitäten der Antragsgegnerin nach Anmeldung der Marke, unter der sie von ihr

regelmäßig im Ausland erworbene und mit spezieller Software weiterentwickelte

und verbesserte GPS-Tracker vertrieben habe, von einer Behinderungsabsicht

ausgegangen werden könne.

Die Antragstellerin hat nach Hinweis des Senats, dass entgegen der Auffassung der

Markenabteilung nicht unstreitig sei, dass es auf Vermittlung des Distributors der

Antragstellerin am 19. August 2014 zu einem Treffen mit dem Geschäftsführer der

Antragstellerin gekommen sei, und ferner nicht ganz klar sei, welche Funktion der

bei diesem Treffen für die Antragsgegnerin aufgetretene, zu diesem Zeitpunkt

jedoch noch nicht als Geschäftsführer berufene, Herr K…

gehabt

habe, eine von Herrn K…

verfasste und u.a. an den Geschäftsführer

der Antragstellerin, Herrn S…

, gerichtete E-Mail vom 21. August 2014, in

welcher es u.a. heißt:

…

sowie eine weitere an den Geschäftsführer der Antragstellerin, Herrn …,

gerichtete E-Mail des Geschäftsführers der Antragsgegnerin vom 21. Oktober 2014,

in welcher dieser u.a. schreibt:

…

vorgelegt.

Der Geschäftsführer der Antragsgegnerin hat dazu im Termin zur mündlichen

Verhandlung am 17. März 2022 erklärt, dass er die E-Mail vom 21. August 2014 bei

sich nicht habe auffinden können; auch eine Nachforschung bei dem Provider habe

insoweit nichts ergeben.

Die Antragsgegnerin hat in vorgenanntem Termin zur mündlichen Verhandlung auf

die streitgegenständliche Marke verzichtet.

Die Antragstellerin beantragt,

der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

A. Nachdem die Antragsgegnerin auf die angegriffene Marke verzichtet hat und die

Antragstellerin bis auf ihren Antrag in der mündlichen Verhandlung, „der

Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen“, keine weiteren Anträge

gestellt hat, ist über die beim Deutschen Patent- und Markenamt form- und

fristgerecht (uneingeschränkt) eingelegte Beschwerde der Antragstellerin noch

insoweit zu entscheiden, als sie sich gegen die seitens der Antragstellerin im

patentamtlichen Löschungsverfahren beantragte, jedoch in dem angefochtenen

Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 19. November 2018 unterbliebene

Auferlegung der Kosten des patentamtlichen Verfahrens auf die Antragsgegnerin

richtet.

Die Antragstellerin hat mit ihrem Kostenantrag in der mündlichen Verhandlung auch

hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie weiterhin eine Aufhebung

des angefochtenen Beschlusses in Bezug auf die Kostenentscheidung nach § 63

Abs. 1 Satz 1 MarkenG begehrt und demnach ihre Beschwerde in zulässiger Weise

auf die Abänderung der Kostenentscheidung beschränkt.

Mit dem Antrag der Antragstellerin, die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin

aufzuerlegen,

ist

ferner nicht nur ein Antrag auf Abänderung der

Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses und Auferlegung der Kosten

des patentamtlichen Verfahrens auf die Antragsgegnerin, sondern auch ein

Kostenantrag zu Lasten der Antragsgegnerin nach § 71 Abs. 1 MarkenG betreffend

die Kosten des Beschwerdeverfahrens verbunden.

B. Die Beschwerde der Antragstellerin, soweit sie sich noch gegen die

patentamtliche Kostenentscheidung richtet, hat in der Sache Erfolg, da die Kosten

des Verfahrens vor dem Patentamt der Antragsgegnerin nach § 63 Abs. 1 MarkenG

aufzuerlegen sind. Weiterhin hat die Antragsgegnerin die Kosten des

Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 MarkenG zu tragen

1. Maßgebliche Rechtsgrundlagen für die Kostenentscheidung hinsichtlich des

Verfahrens vor der Markenabteilung und des Beschwerdeverfahrens sind § 63 Abs.

1 Satz 1 MarkenG und § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Patentamt bzw.

das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder

teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine patentamtliche

Kostenentscheidung unterliegt dabei in vollem Umfang der Nachprüfung im

Rechtsmittelverfahren (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,

13. Aufl., § 71 Rdn. 10). Nach § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, § 71 Abs. 4 MarkenG

kann die Bestimmung (über die Kostenauferlegung) auch getroffen werden bzw.

sind bei § 71 MarkenG die Absätze 1 bis 3 auch anzuwenden, wenn die Marke

wegen Verzichts

im Register gelöscht

ist. Was die Kosten des

Beschwerdeverfahrens betrifft, sind ferner die Vorschriften über die Kosten nach

§§ 91 ff. ZPO nicht entsprechend anwendbar, da § 71 MarkenG eine abschließende

Regelung für die Kosten des Beschwerdeverfahrens enthält (vgl. § 82 Abs. 1 Satz 1

MarkenG; Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O. § 71 Rdn. 1).

Das Gesetz geht, was auch durch § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG und § 71 Abs. 1

Satz 3 MarkenG deutlich wird, im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen

Verfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem

Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a.

O., § 71 Rdn. 13; BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur). Solche Umstände sind

insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen

Sorgfalt nicht zu vereinbaren

ist. Davon

ist auszugehen, wenn ein

Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten

aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation

sein Interesse am Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen

versucht (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rdn. 13), wobei allerdings der

Verfahrensausgang ebenso wenig wie ein Verzicht auf die angegriffene Marke eine

Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauferlegung darstellt, was im Falle eines

Verzichts bereits aus § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bzw. § 71 Abs. 4 MarkenG folgt.

Im Löschungsverfahren entspricht es bei einer bösgläubigen Markenanmeldung

jedoch im Regelfall der Billigkeit, dem Markeninhaber im Fall der Löschung die

Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,

a. a. O., § 63 Rdn. 7, § 71 Rdn. 19 m. w. N.).

Ausgehend von diesen Grundsätzen entspricht es vorliegend der Billigkeit, die

gesamten Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin nach §§ 63 Abs.1, 71 Abs. 1

MarkenG aufzuerlegen, da die Streitmarke nach dem Sach- und Streitstand zum

Zeitpunkt des Verzichts entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in seiner bis zum

13. Januar 2019 geltenden und vorliegend nach § 158 Abs. 8 MarkenG

maßgebenden

Fassung

eingetragen wurde,

so dass der

zulässige

Löschungsantrag der Antragstellerin in der Sache Erfolg gehabt hätte.

1. Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. liegt vor,

wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig – insbesondere im

Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit – erfolgt ist (BGH GRUR 2004, 510, 511

– S 100; BPatG 30 W (pat) 61/09 – Cali Nails. Der Schutzversagungsgrund soll

Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht dazu bestimmt sind,

im Interesse eines lauteren Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche

eines bestimmten Unternehmens zu

individualisieren, sondern Dritte

im

Wettbewerb zu behindern (Hacker, Markenrecht, 5. Aufl. 2020, Rn. 184).

Auszugehen ist davon, dass ein Anmelder nicht allein deshalb unlauter handelt, weil

er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren benutzt, ohne

hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR

Int. 2013, 792, Rn. 37 – Malaysia Dairy Industries). Es müssen vielmehr besondere

Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig

erscheinen lassen.

Danach kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach der ständigen Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis

eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden

Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche

Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des

Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren

Gebrauch der Marke zu sperren (BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000,

1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621, 623, Nr. 21 – AKADEMIKS).

Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom

Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes eines Dritten, aber

auch dann bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. sein, wenn sich die

Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insoweit insbesondere

darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke

verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des

Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Rn. 20 – EROS; GRUR

2008, 621, 623, Rn. 21 – AKADEMIKS; GRUR 2008, 160, Rn. 18 – CORDARONE;

GRUR 2005, 581 – The Colour of Elégance; GRUR 2005, 414 – Russisches

Schaumgebäck; GRUR 2004, 510 – S 100; GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000; GRUR

1998, 1034 – Makalu; GRUR 1980, 110 – TORCH). Dabei ist die maßgebliche

Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2005, 581, 582 – The

Colour of Elégance).

2. Nach diesen Grundsätzen stellt sich die Anmeldung der Streitmarke unabhängig

von dem Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin bereits

deshalb als wettbewerbs- und sittenwidrig und damit bösgläubig iS von § 8 Abs. 2

Nr. 10 MarkenG a.F. dar, weil zur Überzeugung des Senats feststeht, dass das

Verhalten des Antragsgegners in erster Linie auf die Beeinträchtigung der

wettbewerblichen Entfaltung der Antragstellerin gerichtet war, so dass eine

Behinderungsabsicht bestand.

Die Anmeldung einer Marke kann dabei als wettbewerbswidrig zu beurteilen sein,

wenn der Anmelder weiß, dass ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches

Zeichen im Ausland bereits für zumindest gleichartige Waren benutzt wird, das

ausländische Unternehmen die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch

im Inland zu benutzen, und sich dem Anmelder diese Absicht zumindest aufdrängen

musste (BGH, GRUR 1969, 607, 609 - Recrin; BGH GRUR 1987, 292, 294 - KLINT;

vgl. auch BGH, GRUR 2008, 160, Rn. 21 - CORDARONE). Nach dem Sach- und

Streitstand zum Zeitpunkt des Verzichts sind diese Voraussetzungen im Streitfall zu

bejahen.

a. Vorliegend stellt die Antragsgegnerin bereits nicht in Abrede, dass sie die US-

Marke der Antragstellerin

kannte und um deren Benutzung für GPS-Geräte in den USA wusste. Zudem hat

die Antragsgegnerin die US-Marke der Antragstellerin in allen Details - sowohl in

Bezug auf die Wortelemente als auch auf die grafischen Details - identisch

nachgeahmt, so dass sich eine Kenntnis von der US-Marke im Anmeldezeitpunkt

nicht abstreiten lässt.

b. Aufgrund der im Beschwerdeverfahren seitens der Antragstellerin mit Schriftsatz

vom 6. Dezember 2021 vorgelegten E-Mail des (heutigen) Geschäftsführers der

Antragsgegnerin, Herrn K…,

vom 21. August 2014 und der darin

enthaltenen Bezugnahme auf das Treffen mit der Antragstellerin bzw. ihrem

Geschäftsführer B…

am 19. August 2014

(…)

sowie den weiterhin in der E-Mail enthaltenen Ausführungen zu dem bei dem

Treffen präsentierten “Trackimo”-Gerät ist ferner davon auszugehen, dass – wie von

der Antragstellerin

vorgetragen

-

die Antragsgegnerin durch Herrn

K… noch vor Markenanmeldung an den Vertriebspartner („Distributor“) der

Antragstellerin herangetreten ist, um selbst Vertriebspartner für „Trackimo“-Geräte

der Antragsgegnerin in Deutschland zu werden und zu diesem Zweck auch das

Gespräch am 19. August 2014 stattfand. Herr K…

wusste daher bei

Anmeldung der streitbefangenen Marke, dass die Antragstellerin bereits GPS-

Geräte in Deutschland unter Ihrem US-Zeichen

vertrieb.

Die Antragsgegnerin, die im patentamtlichen Verfahren noch vorgetragen hat, dass

sie noch nie, und zwar weder durch ihren heutigen noch durch den damaligen

Geschäftsführer, Veranlassung gehabt habe, sich der Antragstellerin als

Distributorin anzudienen, hat

im Termin zur mündlichen Verhandlung am

17. März 2022 durch ihren anwesenden Geschäftsführer zu der vorgenannten

E-Mail vom 21. August 2014 lediglich erklärt, dass diese E-Mail nicht auffindbar sei

und auch eine Nachfrage beim Provider insoweit nichts ergeben habe. Damit hat

sie Existenz und Inhalt dieser E-Mail nicht ausdrücklich bestritten, was aber vor dem

Hintergrund, dass es sich um eine eigene Erklärung der Antragsgegnerin bzw. ihres

jetzigen Geschäftsführers handelt, erforderlich gewesen wäre.

Ungeachtet einer gesetzlichen und/oder rechtsgeschäftlichen Vertretungsbefugnis

des zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Geschäftsführer der Antragsgegnerin

berufenen Herrn K…

muss sich die Antragsgegnerin dessen Wissen

jedenfalls unter dem Aspekt eines Wissensvertreters, der (ggf. auch ohne

Vertretungsmacht) eigenverantwortlich für den Geschäftsführer handelt, zurechnen

lassen. Wissensvertreter ist jede Person, die nach der Arbeitsorganisation des

Geschäftsherrn dazu berufen ist, im Rechtsverkehr als dessen Repräsentant

bestimmte Aufgaben in eigener Verantwortung zu erledigen und die dabei

anfallenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen und weiterzugeben (vgl. BGH

WRP 2016, 869; BGHZ 117, 104, 106; Palandt-Ellenberger, BGB, 79. Aufl., § 166

Rn. 6 mwN). Davon ist bei Herrn K… auszugehen.

Denn der Inhalt der weiteren von der Antragstellerin mit Schriftsatz 6. Dezember 2021 vorgelegten E-Mail des jetzigen Geschäftsführers der Antragsgegnerin

vom 21. Oktober 2014, deren Existenz und Inhalt nicht bestritten wurde und in

welcher

es

u.a.

heisst:

„…“,

verdeutlicht,

dass

der

heutige Geschäftsführer

der Antragsgegnerin

Herr

K… den Kontakt und das Gespräch mit der Antragstellerin hinsichtlich einer

möglichen Vertriebspartnerschaft mit Wissen und Wollen der Antragsgegnerin

gesucht hat und diesen Geschäftskontakt auch allein oder zumindest maßgeblich

zu verantworten hatte.

c. Wusste die Antragsgegnerin danach um die Absicht der Antragstellerin, ihr

Zeichen im Inland zu benutzen, ergibt dann auch die Gesamtabwägung aller

Umstände des Falles die Absicht eines zweckwidrigen Einsatzes der angemeldeten

Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes, so dass die Markenanmeldung

bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erfolgt ist:

aa. Die Antragsgegnerin hat die Streitmarke

in sehr engem zeitlichem

Zusammenhang mit dem Gespräch mit der Antragstellerin über eine

Vertriebspartnerschaft vom 19. August 2014 angemeldet. Denn zwischen dem

Gesprächstermin am 19. August 2014 sowie dem Anmeldedatum 8. Oktober 2014

lagen nur knapp sieben Wochen.

Bereits dieser enge zeitliche Zusammenhang zu dem Bemühen, Vertriebspartner

für die „Trackimo“-GPS-Geräte zu werden, sowie die bis in alle Details identische

Nachahmung der US-amerikanischen Wort-/Bild-Marke der Antragstellerin

legen es nahe, dass der Antragsgegnerin im Anmeldezeitpunkt nicht nur

an einer Förderung der eigenen Wettbewerbsposition, sondern in erster Linie daran

gelegen war, die von der Antragstellerin genutzte Kennzeichnung im Konfliktfall für

diese zu sperren oder

jedenfalls

- was

für die Feststellung einer

Behinderungsabsicht ausreicht (vgl. BGH, a. a. O., - Classe E) - deren Benutzung

zu erschweren.

bb. Auch das weitere Gesamtverhalten der Antragsgegnerin nach dem Treffen vom

19. August 2014 sowie nach Erlangung des Markenrechtsschutzes indizieren ein

Handeln in Behinderungsabsicht:

Die Antragsgegnerin hat nicht in Abrede gestellt, dass sie bereits am 14. September

2014 (also knapp 4 Wochen nach dem Gespräch vom 19. August 2014 über eine

eigene Vertriebspartnerschaft) die

Internet-Domains „www.trackimo.de“ und

„www.trackimo.info“ angemeldet und dabei den InternetAuftritt der Antragstellerin

umfassend nachgeahmt und „verlinkt“ hat. Als die Antragstellerin dann 2017 ihren

Europavertrieb in die Hände neuer Vertriebspartner gelegt hatte, so dass die

„Bezugsquellen“ der Antragsgegnerin für neue „Trackimo“-Geräte versiegten, hat

die Antragsgegnerin die Streitmarke eingesetzt, um die Antragstellerin und deren

neuen Vertriebspartner unter Druck zu setzen und von letzterem finanzielle

Gegenleistungen zu erzwingen.

So hat die Antragsgegnerin in 2017 nicht nur aus der Streitmarke Widerspruch

gegen die Unionsmarke der Antragstellerin erhoben, sondern ist zudem - wie von

ihr selbst vorgetragen - zivilrechtlich gegen eine Vertriebspartnerin der

Antragstellerin, die Firma Variotek GmbH, Düsseldorf, vorgegangen (vgl. dazu das

von der Antragsgegnerin selbst mit Schriftsatz vom 24. Februar 2022 als Anlage BG

1 vorgelegte Urteil des Landgerichts Düsseldorf 2 a O 30/18 v. 20. März 2019)

Darüber hinaus hat die Antragsgegnerin nicht bestritten, dass sie 2017 dem neuen

europäischen Vertriebspartner der Antragstellerin die angegriffene Marke und die

Domains für eine Summe von zunächst mindestens … €

angeboten hat. In

einem weiteren Gesprächskontakt (und nach Anmeldung einer weiteren „trackimo“-

Unionsmarke) wurde die Forderung dann auf …€ erhöht. Der Versuch, die

Gegenseite unter Druck zu setzen und insbesondere finanzielle Gegenleistungen

zu erzwingen, indiziert aber einen zweckwidrigen, von Behinderungsabsicht

getragenen Einsatz als sog. Sperrmarke (vgl. hierzu BPatG PAVIS PROMA, 30 W

(pat) 61/09 - Cali Nails; 27 W (pat) 87/09 - Krystallpalast Variete; vgl. auch Müller,

GRUR Int. 2012, 417, 422).

Die Antragsgegnerin hat daher exakt dann mit Angriffen aus der

verfahrensgegenständlichen Marke begonnen, als

ihre Bezugsquellen

für

„Trackimo“-Geräte versiegten, was die Annahme stützt, dass die Marke von Beginn

an für den „Konfliktfall“ und zum Missbrauch der registerrechtlichen Stellung

angemeldet wurde.

cc. Der Feststellung einer Behinderungsabsicht steht dabei nicht der von der

Markenabteilung hervorgehobene Aspekt entgegen, dass die Antragsgegnerin

„zumindest in den ersten Jahren nach der Anmeldung der Marke aus dieser nicht

gegen die Antragstellerin vorgegangen“ sei.

Denn in rechtlicher Hinsicht ist zu beachten, dass sich im Einzelfall bereits die

Markenanmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstellen

kann, sich ein markenrechtlich zweckfremder Einsatz aber auch erst aus der

späteren Ausübung des Monopolrechts ergeben kann (vgl. BGH GRUR 2005, 581,

582 - The Colour of Elegance; GRUR 2008, 621, Nr. 32 - AKADEMIKS; GRUR 2008,

917, Nr. 23 – EROS; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 8 Rn. 1043).

Insoweit erfüllt zwar ein erst nachträglich bei dem Einsatz der eingetragenen Marke

praktiziertes wettbewerbswidriges Verhalten nicht den Tatbestand des § 8 Abs. 2

Nr. 10 MarkenG, jedoch können aus diesem Verhalten des Markeninhabers

Rückschlüsse auf seine Absichten bei der Anmeldung gezogen werden (vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1102 m. w. N.).

Unter Beachtung dieser Grundsätze stellt sich vorliegend, wie dargelegt, bereits die

Anmeldung der Streitmarke als erster Teilakt des zweckwidrigen Einsatzes dar. Die

weiteren Gesamtumstände - und gerade auch das Verhalten der Antragsgegnerin

nach der Markenanmeldung - belegen, dass es der Antragsgegnerin mit der

Markenanmeldung in erster Linie daran gelegen war, sich eine registerrechtliche

Rechtsstellung zu sichern, um diese im Krisenfall zu missbrauchen und gegen die

Antragstellerin einsetzen zu können. Der Standpunkt der Markenabteilung

vernachlässigt zudem, dass erstmals 2017- aufgrund des Wechsels des

europäischen Vertriebspartners der Antragstellerin und des Versiegens der

„Bezugsquellen“

für die Antragsgegnerin - eine Veranlassung

für die

Antragsgegnerin bestand, die Streitmarke zweckwidrig

im Verhältnis zur

Antragstellerin zu benutzen.

3.

Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung zu berücksichtigende

rechtfertigende Umstände oder entlastende Indizien, welche geeignet wären, gegen

eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin zu sprechen, sind demgegenüber

nicht ersichtlich.

a. Entgegen den Ausführungen der Markenabteilung bestehen keine Anhaltspunkte

dafür, dass bei der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke nicht die

Beeinträchtigung Dritter, sondern die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation

der Markeninhaberin im Vordergrund stand (vgl. hierzu EuGH GRUR 2009, 763,

Nr. 48 - Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth; BGH 2005, 581, 582 - The Colour of

Elegance).

Soweit die Antragsgegnerin sich darauf berufen hat, „hauseigene“ Geräte mit der

angegriffenen Marke versehen zu haben, ist bereits in rechtlicher Hinsicht zu

beachten, dass allein die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des

Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige Beweggrund der

Markenanmeldung sein muss; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht zB neben

einer eigenen Benutzungsabsicht ein wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008,

917, Rn. 23 - EROS; BGH GRUR 2008, 621, Rn. 32 – AKADEMIKS), was aber aus

den vorgenannten Gründen der Fall ist.

Weiterhin hat der Geschäftsführer der Antragsgegnerin in der mündlichen

Verhandlung vom 17. März 2022 eingeräumt bzw. nicht ausgeschlossen, dass

seitens der Antragsgegnerin bereits 2015 „Trackimo“-Geräte der Antragstellerin

veräußert worden sind. Selbst in Bezug auf die von der Antragsgegnerin als

Anlagen 13 und 14 zum Schriftsatz vom 3. Juli 2018 vorgelegten Rechnungen

konnte er nicht sagen, ob es sich bei den darin genannten Geräten um solche der

Antragstellerin oder solche von dritter Seite gehandelt habe.

Dies stützt aber das Vorbringen der Antragstellerin, wonach die Antragsgegnerin

bis 2017 allenfalls eigenmächtig als „Zwischenhändlerin“ aktiv geworden sei, also

in Einzelfällen GPS-Geräte der Antragstellerin von deren Vertriebspartnern

erworben und weiterverkauft habe.

Im Übrigen hat die Antragsgegnerin den

wiederholten Vortrag der Antragstellerin zur Nachahmung des Internetauftritts und

zu der Verlinkung auf die Internetseite der Antragstellerin www.trackimo.com nicht

bestritten. Eine solche Verlinkung macht aber nur dann Sinn, wenn tatsächlich GPS-

Geräte der Antragstellerin (unter dem Original US-Label) auf der Original-

Homepage der Antragstellerin freigeschaltet werden mussten. Dies spricht dann

aber klar dafür, dass die Antragsgegnerin tatsächlich mit GPS-Geräten der

Antragstellerin unter deren US-Marke handelte, nicht aber mit Eigenprodukten.

b. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin kann sich diese zur Begründung

eines berechtigen Eigeninteresses auch nicht darauf berufen, dass es die

Antragstellerin versäumt habe, ihr Zeichen durch Anmeldung einer nationalen

Marke (unter Inanspruchnahme der US-Priorität) zu schützen.

Zwar kann ein berechtigtes Eigeninteresse an einer Markenanmeldung umso mehr

nachzuvollziehen sein, als der ältere Vorbenutzer (hier: die Antragstellerin) eine

entsprechende „Markenpflege“ unterlassen hat und deshalb mit Versuchen Dritter

gerechnet werden muss, in diesen rechtsfreien Raum einzudringen (EuGH GRUR

2009, 763, Nr. 49 - Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth). Daran fehlt es aber

vorliegend. Es bestehen bereits keine Anhaltspunkte für Versuche Dritter, die

Situation eines unterlassenen Markenschutzes für sich und zum Schaden der

Antragstellerin oder ihrer Vertriebspartner auszunutzen. Vielmehr war es unter

Berücksichtigung aller Gesamtumstände alleine die Antragsgegnerin, die in den

rechtsfreien Raum eingedrungen ist und sich die Streitmarke gesichert hat, um

diese sodann im Krisenfall als Druckmittel gegen die Antragstellerin einzusetzen.

Zudem muss selbst ein - unterstelltes - grundsätzlich berechtigtes Eigeninteresse

an der Markeneintragung dann unberücksichtigt bleiben, wenn im Einzelfall die

konkrete Gefahr besteht, dass die Stellung als Markeninhaber dazu benutzt wird,

aus der Eintragung zusätzliche Vorteile zu ziehen, für die kein berechtigtes

Interesse mehr besteht (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rdn. 1098). So liegt

der Fall aber hier, da die Antragsgegnerin die Streitmarke rechtsmissbräuchlich als

Druckmittel gegen die Antragstellerin und ihren Vertriebspartner zur beabsichtigten

Durchsetzung finanzieller Vorteile benutzt hat.

4. War somit auf Grund der gesamten Umstände des Einzelfalls davon auszugehen,

dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der Streitmarke bösgläubig war, so

dass die Streitmarke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden ist,

entsprach es der Billigkeit, der Antragsgegnerin sowohl die Kosten des

patentamtlichen Verfahrens als auch des Beschwerdeverfahrens und damit die

Kosten des gesamten Verfahrens nach §§ 63 Abs. 1, 71 Abs. 1 MarkenG

aufzuerlegen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Posselt