BPatG Beschluss vom 19.08.2022 – 25 W (pat) 28/20

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 28/20 _______________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2022:190822B25Wpat28.20.0

betreffend die Marke 30 2016 232 770

(hier: Kostenantrag und Gegenstandswertfestsetzung)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

19. August 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein,

der Richterin Fehlhammer und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

1.

Die Widersprechende

trägt

die

Kosten

des

Beschwerdeverfahrens.

2.

Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren wird auf

50.000,- Euro festgesetzt.

Die Wortmarke

I.

PAX COFFEE

ist am 21. November 2016 angemeldet und am 30. Dezember 2016 unter der

Nummer 30 2016 232 770 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt

geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen

worden:

Klasse 29:

Desserts aus Milchprodukten; Eier; Gallerten und Gelees, Konfitüren,

Kompotte, Frucht- und Gemüseaufstriche; Gekochtes Gemüse;

Gekochtes Obst; Getrocknetes Gemüse; Getrocknetes Obst; Getränke

aus Milch oder Milch enthaltende Getränke; Getränke aus verdickter

Milch [Joghurt]; Konserviertes Gemüse; Konserviertes Obst; Milch;

Milchprodukte; Verarbeitete Eier;

Klasse 30:

Aromatisiertes Speiseeis; Aus Kaffee hergestellte Getränke;

Backwaren;

Eierteigwaren;

Eisgetränke

auf

Kaffeebasis;

Entkoffeinierter Kaffee; Feine Backwaren; Gefrorener Joghurt

[Speiseeis]; Gemahlene Kaffeebohnen; Gemahlener Kaffee; Geröstete

Kaffeebohnen; Getränke aus Kaffee; Kaffee [geröstet, pulverisiert,

granuliert oder als Getränk]; Kaffee in Form von ganzen Bohnen; Kaffee

in gemahlener Form; Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür;

Sorbets

[Speiseeis]; Speiseeis; Verzehrfertige Desserts

[feine

Backwaren]; Verzehrfertige Desserts [Konditorwaren];

Klasse 43:

Betrieb von Cafés mit kleiner Restauration; Verpflegung von Gästen in

Cafés.

Gegen die Eintragung der am 3. Februar 2017 veröffentlichten Marke hat die

Widersprechende am 3. Mai 2017 aus dem Unternehmenskennzeichen

PAX

Widerspruch erhoben. Als Geschäftsbereich wurde „Kaffee, Gebäck“ angegeben.

Der Widerspruch richtet sich gegen folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 30:

Aromatisiertes Speiseeis; Aus Kaffee hergestellte Getränke;

Backwaren;

Eierteigwaren;

Eisgetränke

auf

Kaffeebasis;

Entkoffeinierter Kaffee; Feine Backwaren; Gefrorener Joghurt

[Speiseeis]; Gemahlene Kaffeebohnen; Gemahlener Kaffee; Geröstete

Kaffeebohnen; Getränke aus Kaffee; Kaffee [geröstet, pulverisiert,

granuliert oder als Getränk]; Kaffee in Form von ganzen Bohnen; Kaffee

in gemahlener Form; Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür;

Sorbets

[Speiseeis]; Speiseeis; Verzehrfertige Desserts

[feine

Backwaren]; Verzehrfertige Desserts [Konditorwaren];

Klasse 43:

Betrieb von Cafés mit kleiner Restauration; Verpflegung von Gästen in

Cafés.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 43, hat mit

Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 25. März 2020 den

Widerspruch zurückgewiesen. Hierzu wird ausgeführt, die Widersprechende trage

zwar vor, sie benutze das Unternehmenskennzeichen „PAX“ spätestens seit dem

Jahr 2013 im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Kaffeebohnen, Kaffeetassen

und Keksen. Die von ihr vorgelegten Unterlagen könnten dies jedoch nicht

hinreichend belegen. Sie zeigten Aufnahmen von Kaffeetassen, Kekspackungen

und Tüten mit Kaffeebohnen, die laut Aussage der Widersprechenden an ihre

Kunden verschickt worden seien. Hierbei handele es sich um Verwendungen des

Zeichens „PAX“ als Marke und nicht als Unternehmenskennzeichen. Darüber

hinaus erfolgten sie nicht im geschäftlichen Verkehr, da die Anbringung auf

Kundengeschenken hierfür nicht ausreiche. Unterlagen wie Rechnungen,

Lieferscheine oder Bestellschreiben seien nicht vorgelegt worden. Das Vorbringen

der Widersprechenden, dass die betreffenden Produkte verwendet worden seien,

um ihren Kunden Pausenerfrischungen anzubieten, spreche gegen eine nach

außen gerichtete geschäftliche Ingebrauchnahme des Widerspruchszeichens.

Weiterhin fehlten Angaben zum Zeitraum der entsprechenden Benutzungen. Auch

seien an einigen Produkten Kärtchen befestigt, die einen Text in englischer

Sprache aufwiesen, weshalb es zweifelhaft sei, ob sie an den inländischen

Verkehr gerichtet seien. Die von der Widersprechenden als Beleg für die

firmenmäßige Verwendung des Zeichens „PAX“ vorgelegten Auszüge ihrer

Internetseiten bezögen sich nicht auf die Waren „Kaffee“ und „Gebäck“, sondern

auf Rucksäcke, Taschen, Ampullarien, Holster und auf ein Symposium über

Notfallmedizin.

Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten mit schriftlichem Hinweis vom

30. Juli 2021

über seine vorläufige Auffassung

informiert, dass

keine

Verwechslungsgefahr bestehe, da die Widersprechende im Zusammenhang mit

den Waren

„Kaffee“

und

„Gebäck“

nicht

den

Schutz

eines

Unternehmenskennzeichens beanspruchen könne. Der Tatsachenvortrag der

Widersprechenden sei unsubstantiiert. Es sei unklar, ob die betreffenden Waren

verkauft oder als Werbegeschenke verschickt worden seien. Auch der genaue

Zeitpunkt, zu dem die betreffenden Waren angeboten wurden, sei unbekannt. Es

fehle

insgesamt an dem notwendigen Vortrag zur Entstehung eines

Unternehmenskennzeichens, nämlich konkrete Angaben, die auf den Ort, die Art

und den Umfang der Benutzung zum Kollisionszeitpunkt schließen lassen.

Weiterhin sei das Zeichen „PAX“ allenfalls markenmäßig benutzt worden und nicht

als Unternehmenskennzeichen. Darüber hinaus sei fraglich, ob der Widerspruch

am 3. Mai 2017 wirksam erhoben worden sei. Der Widerspruch aus einem

Unternehmenskennzeichen nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 5 Abs. 2

MarkenG müsse hinreichend bestimmt sein. Hierzu sei es nach § 30 Abs. 1 Satz 2

MarkenV u. a. erforderlich, innerhalb der Widerspruchsfrist die Art, die Darstellung

und die Form des Zeichens anzugeben.

Im Widerspruchsformblatt vom

3. Mai 2017 werde ausdrücklich angegeben, dass es sich bei dem

Widerspruchskennzeichen um ein Wortzeichen handele. Die vorgelegten Fotos

zeigten jedoch im Zusammenhang mit den Waren „Kaffee“ und „Gebäck“ die

Benutzung eines Wort-/Bildzeichens. Soweit das Zeichen „PAX“ auch als

Wortzeichen benutzt worden sei, betreffe dies offenkundig den Vertrieb anderer

Waren.

Die Widersprechende hat nach Terminierung ihren Widerspruch mit Schriftsatz

vom 27. Januar 2022 zurückgenommen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat an ihrem Kostenantrag, den sie mit

Schriftsatz vom 15. Oktober 2020 gestellt hatte, festgehalten und klargestellt, dass

sie nicht beantragt habe, der Widersprechenden auch die Kosten des

Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Sie ist der Auffassung, die Beschwerde sei

willkürlich eingelegt worden.

Sie beantragt,

der Widersprechenden

die Kosten des Beschwerdeverfahrens

aufzuerlegen und den Gegenstandswert des Verfahrens festzusetzen

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass das vorliegende Verfahren keinen Anlass biete, vom

Grundsatz der eigenen Kostentragung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG

abzuweichen. Besondere Umstände und insbesondere der Verfahrensausgang

sprächen nicht dafür. Auch wenn die Beschwerdebegründung

rechtliche

Ausführungen enthielt, ohne dass Unterlagen vorgelegt worden seien, könne nicht

von der Aussichtslosigkeit der Beschwerde ausgegangen werden. Dadurch sei

vielmehr die Möglichkeit eröffnet worden, rechtliche Erwägungen des Deutschen

Patent- und Markenamts vom Gericht überprüfen zu lassen. Es sei darauf

hingewiesen worden, dass das Amt bei seiner Beurteilung überspannte

Anforderungen

an

den

Nachweis

der

Benutzung

eines

Unternehmenskennzeichens stelle. Demzufolge habe die Widersprechende

annehmen können, die Beschwerde werde Erfolg haben. Dass sie ein Jahr nach

ihrer Einlegung begründet und der Widerspruch erst nach Terminierung

zurückgenommen worden sei, stelle den Grundsatz gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2

MarkenG vorliegend nicht in Frage. Es sei nicht vorgetragen worden, dass der

Inhaberin der angegriffenen Marke hierdurch vermeidbare Kosten entstanden

seien.

Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten mit Hinweis vom 3. Juni 2022 darüber

informiert, dass er der vorläufigen Auffassung sei, dass die Kosten des

Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenstelle für

Klasse 43 vom 25. März 2020, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, die

schriftlichen Hinweise des Senats vom 30. Juli 2021 und vom 3. Juni 2022 sowie

auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige

Beschwerde der Widersprechenden hat sich nach der Rücknahme des

Widerspruchs

in der Hauptsache erledigt, so dass nur noch über den

Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke sowie den Antrag auf

Festsetzung des Gegenstandswerts zu entscheiden ist.

1. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens

sind der Widersprechenden

aufzuerlegen.

a) Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist von dem Grundsatz

auszugehen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71

Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Auch im Falle einer Widerspruchsrücknahme oder einer

sonstigen verfahrensbeendenden Rücknahmeerklärung gelten gemäß § 71 Abs. 4

MarkenG nicht die Kostenvorschriften der Zivilprozessordnung (§§ 97, 516 Abs. 3

oder 565 Satz 1 ZPO). Eine Kostenauferlegung kommt nach ständiger

Rechtsprechung dann in Betracht, wenn ein Verfahrensbeteiligter vor der

Rücknahmeerklärung in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten

aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation

sein Interesse am Erhalt bzw. am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen

versucht hat und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet

(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 71 Rn. 4 und 12 ff.;

Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 71 Rn. 22; Büscher in Gewerblicher

Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Auflage, § 71 MarkenG, Rn. 5 i. V. m.

Rn. 2 jeweils m. w. N.; BGH GRUR 1972, 600 - Lewapur; BPatG 27 W (pat) 40/12

- McPeople; 29 W (pat) 27/17 - Steuerwehr-Bielefeld; 29 W (pat) 525/19 -

InterGaHO). Es

ist anerkannt, dass es der Billigkeit entspricht, einem

Widersprechenden, der das Bestehen seines angeblich prioritätsälteren Rechts

nach § 5 Abs. 2 MarkenG nicht oder mit erkennbar untauglichen Mitteln

begründet, die Kosten aufzuerlegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71

Rn. 16; BPatG 24 W (pat) 25/14 - Lumicell/lumicell CPV-System GmbH).

b) Die Widersprechende hat hier

in einer kaum Aussicht auf Erfolg

versprechenden Lage durch die Einlegung der Beschwerde versucht, ihr Interesse

am Erlöschen des Schutzes der Marke der Beschwerdegegnerin durchzusetzen.

Der Widerspruch war vom Deutschen Patent- und Markenamt zutreffend

zurückgewiesen worden, weil die Widersprechende keine ausreichenden

Nachweise für die Nutzung des Wortes „PAX“ als Unternehmenskennzeichen

vorgelegt hatte. Ausweislich der dort eingereichten Bilder wurde das

Widerspruchszeichen (in graphisch aufbereiteter Form) auf Kaffeetassen,

Keksbeuteln bzw. –verpackungen und Kaffeetüten angebracht. Ein Bezug zu dem

Geschäftsbetrieb der Widersprechenden ist hierbei nicht erkennbar, so dass von

einer markenmäßigen Benutzung auszugehen ist. Die Amtsunterlagen sind zudem

undatiert.

Ihnen kann auch nicht entnommen werden, ob die Verwendung im

Inland erfolgt ist.

Im Schriftsatz vom 30. April 2021, mit dem die Beschwerde ein Jahr nach

Einlegung begründet wurde, beschränkte sich die Widersprechende auf das

Vorbringen von Rechtsansichten und legte keinerlei weiteren Nachweise vor. Dies

wäre jedoch erforderlich gewesen, da sie - auch in der Absicht, sich gegen die

übersteigerten Anforderungen des Deutschen Patent- und Markenamts zu wehren

- nicht davon ausgehen konnte, dass das Bundespatentgericht ihre Sichtweise

zumindest vollumfänglich teilt. Zudem konnte der angegriffenen Entscheidung des

Deutschen Patent- und Markenamtes deutlich entnommen werden, dass zeitliche

Angaben zur Verwendung des Unternehmenskennzeichens fehlen. Insofern hätte

die Widersprechende zumindest auf die fehlende Datierung ihrer Nachweise

eingehen und neue Belege zum Zeitrang des von ihr geltend gemachten

Schutzrechts vorlegen müssen.

Selbst nachdem die Widersprechende mit Schreiben des Senats vom

30. Juli 2021 auf die unzureichende Substantiierung ihres Vortrags zum Vorliegen

eines Unternehmenskennzeichens hingewiesen worden war, hat sie keine

weiteren Unterlagen eingereicht.

2. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke nach § 33 Abs. 1 RVG, den

Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren festzusetzen, ist gemäß § 33 Abs.

2 Satz 1 RVG zulässig. Die Inhaberin der angegriffenen Marke war in diesem

Verfahren durch einen Rechtsanwalt vertreten, dessen Vergütung gemäß § 8

Abs. 1 Satz 2 RVG

fällig geworden

ist, weil das Beschwerdeverfahren

abgeschlossen ist.

Der Gegenstandswert

ist auf 50.000,- Euro

festzusetzen. Da für die

Anwaltsgebühren

in

den

markenrechtlichen

Verfahren

vor

dem

Bundespatentgericht

keine speziellen Wertvorschriften existieren,

ist der

Gegenstandswert gemäß §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2

RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des

Gegenstandswerts im Widerspruchsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung

das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen

Marke an der Aufrechterhaltung seiner Marke (vgl. BGH GRUR-RR 2017, 127

Rn. 3 – Sparkassenrot; GRUR 2006, 704 – Markenwert). Dieses wirtschaftliche

Interesse bemisst der Bundesgerichtshof bei unbenutzten Marken regelmäßig mit

50.000,- Euro, soweit die Umstände des Einzelfalls keinen Anlass bieten, einen

anderen Gegenstandswert zu bestimmen (vgl. BGH GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3 –

Sparkassenrot; GRUR 2006, 704 – Markenwert). Dieser Regelgegenstandswert

wird auch für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht gemäß

ständiger Rechtsprechung für angemessen erachtet (vgl. u. a. BPatG GRUR

2012, 1174 – Gegenstandswert im Widerspruchsverfahren; BPatGE 53, 128 –

Regelgegenstandswert

im

Widerspruchsbeschwerdeverfahren;

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 46 m. w. N.).

Für ein Abweichen von diesem Gegenstandswert besteht vorliegend keine

Veranlassung. Anhaltspunkte für eine Erhöhung des Regelwerts, etwa infolge

umfangreicher Benutzung der angegriffenen Marke, sind ebenso wenig

vorgetragen oder ersichtlich wie für eine Verringerung.

III.

Das Verfahren über den Antrag auf Gegenstandswertfestsetzung

ist

gerichtsgebührenfrei. Kosten werden nicht erstattet (§ 33 Abs. 9 RVG).

IV.

Die Entscheidung über die Festsetzung des Gegenstandswertes ist nach § 33

Abs. 4 Satz 3 RVG unanfechtbar.

Kortbein

Fehlhammer

Rupp-Swienty