BPatG Beschluss vom 21.03.2023 – 14 W (pat) 11/20

BUNDESPATENTGERICHT

Verkündet am 21. März 2023 … Justizbeschäftigte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2007 010 503

14 W (pat) 11/20 _______________________

(Aktenzeichen)

…

ECLI:DE:BPatG:2023:210323B14Wpat11.20.0

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

mündlichen Verhandlung vom 21. März 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Maksymiw, des Richters Kätker und der Richterinnen Dr. Münzberg

und Dr. Philipps

beschlossen:

1. Auf die Beschwerden der Einsprechenden 1 und 2 wird der angefochtene

Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 12. März 2020 aufgehoben.

2. Das Patent 10 2007 010 503 wird widerrufen.

3. Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Mit Beschluss vom 12. März 2020 hat die Patentabteilung 43 des Deutschen Patent-

und Markenamts das Patent 10 2007 010 503 mit der Bezeichnung

"Bauteil für einen Flüssigkeitsfilter und Flüssigkeitsfilter"

beschränkt aufrechterhalten.

Dem Einspruchsverfahren lagen u.a. die folgenden Entgegenhaltungen zu Grunde:

C1:

C2:

D1:

D2:

D3:

D4:

D5:

E1:

E2:

E3:

E4:

E5:

E6:

E8:

US 4 476 028 A (aus Prüfungsverfahren)

EP 1 702 662 A1 (aus Prüfungsverfahren)

EP 1 188 468 A1

US 2006 / 0 070 956 A1 (Familienmitglied zu E3)

US 5 855 772 A

WO 2005 / 118 102 A1 (Familienmitglied zu E8)

FR 2 883 198 A1

US 4 680 110 A

DE 10 2004 054 625 A1

DE 10 2004 048 565 A1 (Familienmitglied zu D2)

DE 37 01 259 A1

GB 2 129 329 A

DE 100 29 539 A1

EP 1 750 824 B1 (Familienmitglied zu D4)

Mit Eingabe vom 10. März 2023 hat die Einsprechende 2 noch folgende

Entgegenhaltungen eingeführt:

E10:

DE 20 2005 015 679 U1

E11:

DE 20 2005 015 595 U1

Dem Beschluss lagen ein gegenüber dem erteilten Patent geänderter Hauptantrag

sowie ein Hilfsantrag zu Grunde. Der Hauptantrag wurde als nicht bestandsfähig

angesehen, da der Gegenstand des Patentanspruchs 11 gemäß Hauptantrag

aufgrund der Aufnahme des allgemeinen Begriffs „Gehäuse“ ohne konkrete

Benennung einer Becherform unzulässig erweitert und der Gegenstand des

Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag nicht neu gegenüber E2 sei.

Das Patent wurde im Umfang des Hilfsantrags, der in Patentanspruch 1 gegenüber

dem Hauptantrag weitere beschränkende Merkmale aufwies sowie

in

Patentanspruch 11 eine Präzisierung des Gehäuses auf „becherförmiges Gehäuse“

enthielt, beschränkt aufrechterhalten. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und

11 des Hilfsantrags seien neu und würden auf einer erfinderischen Tätigkeit

beruhen. Auch sei die Ausführbarkeit gegeben.

Gegen diesen Beschluss richten sich die Beschwerden der Patentinhaberin sowie

der Einsprechenden 1 und 2.

Die Patentinhaberin hat mit ihrer Beschwerdebegründung einen Hauptantrag

vorgelegt, der dem im Einspruchsverfahren zu Grunde gelegten Hauptantrag

entspricht.

Der Patentanspruch 1 des geltenden Hauptantrags lautet:

Der nebengeordnete Patentanspruch 11 des geltenden Hauptantrags lautet:

Weiterhin hat sie 11 Hilfsanträge vorgelegt, wobei Patentanspruch 1 gemäß

Hilfsantrag 5 dem Patentanspruch 1 des im Einspruchsverfahren gewährten

Hilfsantrags weitestgehend entspricht. In der mündlichen Verhandlung hat die

Patentinhaberin auf die Hilfsanträge 6, 7 und 9 verzichtet.

Zum Hauptantrag hat

die Patentinhaberin

vorgetragen, dass ein auf

Flüssigkeitsfilter spezialisierter Fachmann ein Gehäuse bei Flüssigkeitsfiltern für

Kraftfahrzeuge als Selbstverständlichkeit erachte, ob dieses nun becherförmig sei

oder nicht. Daher sei das allgemeine Merkmal „Gehäuse“ in den ursprünglichen

Unterlagen unmittelbar und eindeutig offenbart, zumal die Becherform darin nur in

einem Ausführungsbeispiel erwähnt werde. Die Patentinhaberin weist jedoch darauf

hin, dass sie bereit sei, im Hauptantrag sowie in den Hilfsanträgen das Merkmal „mit

einem Gehäuse“ in „mit einem becherförmigen Gehäuse“ umzubenennen.

Darüber hinaus vertritt die Patentinhaberin die Auffassung, dass der Gegenstand

des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag neu gegenüber E2 sei, da E2 nicht alle

patentgemäßen Merkmale unmittelbar und eindeutig offenbare. Gegenstand der E2

sei eine Widerstandsheizung, bei der ein Sensor vorgesehen sei. Diese

Widerstandsheizung sei auf einem Adapter, also einem Anpassungselement,

angeordnet. Es sei E2 aber nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass der

Adapter einstückig mit Heizeinrichtung, Erfassungseinrichtung und einem

Ablaufkanal ausgebildet sei. Weiterhin sei nicht offenbart, dass die Heizeinrichtung

„in“ dem Adapter ausgebildet sei, sondern bestenfalls „an dem“ bzw. „benachbart

zu dem“ Adapter. Auch sei nicht klar, ob durch das „Ablassventil“ gemäß E2 ein

„Ablaufkanal“ entsprechend dem patentgemäßen Merkmal M5.3 offenbart sei.

Zur Patentfähigkeit der Hilfsanträge 1 bis 11 verweist die Patentinhaberin auf ihre

Eingaben vom 26.02.2020, 21.10.2019 und 11.04.2019 im Einspruchsverfahren.

Bezüglich des Hilfsantrags 5, der als Hilfsantrag ohne fakultatives Merkmal

im

Einspruchsverfahren zur beschränkten Aufrechterhaltung geführt hat, führt sie als

Antwort auf die Beschwerdebegründung der Einsprechenden 1 aus, dass der

Patentanspruch 1 nicht unzulässig erweitert sei. Denn die ursprüngliche

Offenbarung lasse es offen, wie das Wasser über den Ablaufkanal aus dem

Flüssigkeitsfilter entfernt werde, da der Einsatz einer Pumpe darin nur beispielhaft

genannt werde.

Weiterhin würde der Patentanspruch 1 des aufrechterhaltenen Hilfsantrags im

Gegensatz zur Auffassung der Einsprechenden 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit

beruhen. Denn die E5 lehre vom Streitpatent weg und der Fachmann habe keine

Motivation, die Lehre der E5 durch Hinzuziehen einer der beiden Schriften D4 oder

D3 zu modifizieren. Eine entsprechende Kombination könne nur auf einer

unzulässigen ex-post-Betrachtung in Kenntnis der Erfindung beruhen.

Auch hinsichtlich des weiteren Standes der Technik aus dem Einspruchsverfahren

und der im Beschwerdeverfahren von der Einsprechenden 2 eingeführten

Druckschriften E10 und E11 sieht die Patentinhaberin kein Vorliegen einer

fehlenden Neuheit bzw. einer fehlenden erfinderischen Tätigkeit. Sie rügt die

Vorlage der Entgegenhaltungen E10 und E11 mit Eingabe der Einsprechenden 2

vom 10. März 2023 als verspätet und regt an, der Einsprechenden 2 die Kosten des

Verfahrens aufzuerlegen.

Die Patentinhaberin stellte in der mündlichen Verhandlung den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben

und das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 11 gemäß Hauptantrag vom 1. Februar 2021,

Beschreibung gemäß der Patentschrift,

Zeichnungen Fig. 1-3 gemäß der Patentschrift;

hilfsweise, das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

jeweils Patentansprüche 1 bis 11 nach einem der Hilfsanträge 1, 2, 3a, 4, 5 und

8,

Patentansprüche 1 bis 10 nach Hilfsantrag 10,

Patentansprüche 1 bis 8 nach Hilfsantrag 11,

im Übrigen jeweils wie zum Hauptantrag.

Weiter stellte sie den Antrag,

die Beschwerden der Einsprechenden zurückzuweisen.

Die Einsprechenden 1 und 2 sind den Ausführungen der Patentinhaberin in vollem

Umfang entgegengetreten und stellten jeweils den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent vollumfänglich zu

widerrufen;

die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Die Einsprechende 1 hat ihre Beschwerde zunächst mit unzulässiger Erweiterung,

fehlender Ausführbarkeit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet. In

ihren weiteren Schriftsätzen hat sie zudem den Widerrufsgrund der fehlenden

Neuheit geltend gemacht.

Zur unzulässigen Erweiterung führt sie aus, dass mit den neu aufgeführten

Merkmalen des gewährten Hilfsantrags die Nennung einer Pumpe im zwingenden

technischen Zusammenhang

stehe

und

zur Funktionsfähigkeit

des

Flüssigkeitsfilters mit dem beanspruchten Bauteil unbedingt erforderlich sei. Ohne

Nennung einer Pumpe liege eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs vor.

Das gleiche gelte

für die entsprechenden Gegenstände der

jeweiligen

Patentansprüche 1 von Hilfsantrag 6 bis 11. Darüber hinaus sei die Erfindung ohne

eine Pumpe oder andere Mittel zur Wasserabfuhr nicht gewerblich anwendbar, da

der Flüssigkeitsfilter, einmal unter Wasser gesetzt, nicht mehr funktionsfähig sei.

Ohne Nennung der Pumpe sei die Erfindung auch nicht ausführbar. Weiterhin sei

der Patentanspruch 1 des geltenden Hilfsantrags 3a unzulässig erweitert, denn in

den ursprünglichen Unterlagen sei nicht offenbart, dass das Bauteil eingerichtet sei,

von oben in den Flüssigkeitsfilter eingesteckt zu werden. Es sei lediglich

ursprünglich offenbart, dass das Bauteil mit einem länglichen Schaft teilweise in das

Innere des Gehäuses hineinrage. Schließlich seien Patentanspruch 11 nach

Hauptantrag sowie der jeweils gleichlautende Patentanspruch der Hilfsanträge

unzulässig erweitert, denn der Fachmann erkenne unmittelbar, dass ein

becherförmiges Gehäuse zwingend zur Erfindung gehöre.

Unabhängig von der unzulässigen Erweiterung, fehlenden Ausführbarkeit und damit

verbundenen gewerblichen Anwendbarkeit

fehlt

es

nach Ansicht der

Einsprechenden 1 der im Einspruchsverfahren beschränkt aufrechterhaltenen

Fassung an der erfinderischen Tätigkeit. Dazu führt sie die E5 in Kombination mit

dem Fachwissen an, denn die Integration einer Heizeinrichtung in die Vorrichtung

der E5 stelle keine technische Herausforderung dar. Spätestens fehle es an der

erfinderischen Tätigkeit vor dem Hintergrund der E5 in Kombination mit D4 oder D3.

Zu den im Beschwerdeverfahren eingereichten Anträgen (Hauptantrag und

Hilfsanträge 1 bis 11) führt sie im Weiteren aus, dass Patentanspruch 1 des

Hauptantrags nicht neu gegenüber E2, D1, D2 bzw. E3 sei. Es fehle auch an der

erfinderischen Tätigkeit vor dem Hintergrund von E5 oder E3, jeweils in Kombination

mit dem Fachwissen. Ausgehend von E2 würden auch die Gegenstände der

Hilfsanträge 1 bis 4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Schließlich

seien vor dem Hintergrund der C1 und E5 auch die Gegenstände der Hilfsanträge

5 bis 11 nicht schutzfähig.

In der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende 1 ihren Vortrag zur fehlenden

erfinderischen Tätigkeit dahingehend ergänzt, dass ihrer Auffassung nach der

jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 und der weiteren

Hilfsanträge dem Fachmann auch vor dem Hintergrund der E6 in Verbindung mit

insbesondere der C1, E2, E10 oder E11 nahegelegen habe.

Die Einsprechende 2 hat in ihrer Beschwerdebegründung zunächst den Beitritt der

Präsidentin des Patentamtes gemäß § 77 PatG angeregt, da die Praxis des

patentamtlichen Einspruchsverfahrens vom Ausgang der vorgetragenen Frage

betroffen scheine, ob durch Einbezug von nicht in erteilten Ansprüchen benannten

Elementen ein Aliud entstehe. Denn Patentanspruch 11 nach Hauptantrag schließe

mit den gegenüber der erteilten Fassung hinzugefügten Merkmalen „Gehäuse“,

„Deckel“ und „Filterelement“ Gegenstände ein, die den Schutzbereich erweiterten.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 11 nach Hauptantrag sei auch aufgrund der

einfachen Angabe „Gehäuse“, das somit eine allgemeine Form aufweisen könne,

unzulässig erweitert, da

in der ursprünglichen Beschreibung

lediglich ein

becherförmiges Gehäuse erwähnt sei, was auch die Einspruchsabteilung als

zutreffend angesehen habe.

Die Einsprechende 2 ist weiterhin der Ansicht, dass auch der Gegenstand des

Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag aufgrund des aufgenommenen Merkmals

„integral verbunden“ unzulässig erweitert sei, da nach ursprünglicher Beschreibung

die integrale Verbindung „innerhalb des Bauteils“ erfolgen solle, was nun

weggelassen worden sei. Bezüglich der Realisierung einer „integralen“ Verbindung

führt sie darüber hinaus den Widerrufsgrund der mangelnden Ausführbarkeit an.

Zum einen fehle es an einer Offenbarung darüber, wie das Bauteil, das gemäß

Streitpatent ein einzelnes Spritzgussteil sein könne, als integriertes Spritzgussteil

mit den Funktionen der Heizung, Pegelerfassung und Kanalisierung der weiteren

Flüssigkeit gefertigt werden solle. Sollte jedoch darunter verstanden werden, dass

nur eine Halterung der Heizeinrichtung und Pegelerfassungseinrichtung durch ein

materialstückiges (Spritzguss-)Bauteil integral miteinander verbunden sei, stelle

sich die Frage, wie gleichzeitig das Merkmal „integral verbunden“ und „in dem

Bauteil ausgebildet“ erzielt werden könne. Darüber hinaus würde das Hinzufügen

der Pumpe gemäß Hilfsantrag 9 entsprechend der Argumentation zu

Patentanspruch 11 des Hauptantrags zu einer Schutzbereichserweiterung führen.

Auch sei ein Bauteil mit einer Pumpe ursprünglich nicht offenbart.

Zur Patentfähigkeit führt die Einsprechende 2 aus, dass der Gegenstand des

Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag nicht neu gegenüber E1 bis E4 sei. Weiterhin

würden ihrer Meinung nach die Gegenstände der Hilfsanträge insbesondere vor

dem Hintergrund der E1 bis E6 und E8 sowie der E10 nicht zu neuen und auf einer

erfinderischen Tätigkeit beruhenden Bauteilen führen. Die E11 nehme ferner die

Gegenstände der Patentansprüche 1 und 11 des Hilfsantrags 5 und der

nachrangigen Hilfsanträge neuheitsschädlich vorweg oder lege diese zumindest

nahe.

In der mündlichen Verhandlung ergänzte die Einsprechende 2 ihre Einschätzung

dahingehend, dass dem Fachmann auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1

nach Hilfsantrag 5 ausgehend von der E6 in Verbindung mit der E10, C2 oder D5,

oder ausgehend von der E10 in Verbindung mit der E6 nahegelegen habe. Die

Gegenstände der Hilfsanträge 8, 10 und 11 seien insbesondere durch die Lehren

der E6 und E10 nahegelegt.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Parteien sowie des Wortlauts der

Patentansprüche 2 bis 10 des Hauptantrags und des Wortlauts der

Patentansprüche der geltenden Hilfsanträge wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegten Beschwerden der Patentinhaberin und der

beiden Einsprechenden sind jeweils zulässig und führen im Ergebnis zum Widerruf

des Patents.

1.

Das Streitpatent betrifft nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag vom

1. Februar 2021 ein Bauteil für einen Flüssigkeitsfilter mit folgenden Merkmalen:

M1

mit

M2

M3

und

M4

M5

Bauteil für einen Flüssigkeitsfilter

einer Heizeinrichtung zum Erwärmen der Flüssigkeit,

einer Erfassungseinrichtung zum Erfassen eines Pegels einer in einem

Reservoir befindlichen weiteren Flüssigkeit

einem Ablaufkanal für die weitere Flüssigkeit,

wobei das Bauteil ein einstückiges Bauteil ist, in dem

M5.1 die Heizeinrichtung,

M5.2 die Erfassungseinrichtung

M5.3 und der Ablaufkanal

ausgebildet sind,

M6

wobei die Flüssigkeit ein Kraftstoff, die weitere Flüssigkeit von dem

Kraftstoff abgetrenntes Wasser und der Flüssigkeitsfilter ein Kraftstofffilter

ist,

M7

wobei die Heizeinrichtung, die Erfassungseinrichtung und der Ablaufkanal

integral miteinander verbunden sind.

Der nach Merkmalen gegliederte Patentanspruch 11 des Hauptantrags lautet:

N1

Flüssigkeitsfilter

mit

N2

einem Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche

und mit

N3

N4

N5

einem Gehäuse

einem Deckel

einem Filterelement.

2.

Dem Streitpatent (SP) liegt die Aufgabe zu Grunde, eine einfache und damit

unaufwändig zu handhabende, platzsparende und kostengünstige Konstruktion

eines Kraftstofffilters zu ermöglichen (vgl. SP Abs. 0002, 0005 u. 0007).

3.

Mit der zuvor genannten Aufgabenstellung ist in der Praxis regelmäßig ein

Techniker oder Ingenieur mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von

Kraftfahrzeugfiltern befasst.

4. Die Bezeichnungen „Flüssigkeitsfilter“ sowie „Flüssigkeit“ in den Merkmalen M1

und M2, „weitere Flüssigkeit“ in Merkmal M3, „Ablaufkanal“ in Merkmal M4,

„einstückiges Bauteil“ gemäß Merkmal M5 sowie „integral miteinander verbunden“

gemäß Merkmal M7 bedürfen einer Auslegung.

4.1 Die Bedeutungen der Bezeichnungen „Flüssigkeitsfilter“, „Flüssigkeit“ und

„weitere Flüssigkeit“ gemäß den Merkmalen M1 bis M3 ergeben sich eindeutig aus

der Beschreibung des Merkmals M6, wonach die Flüssigkeit ein Kraftstoff, die

weitere Flüssigkeit von dem Kraftstoff abgetrenntes Wasser und der

Flüssigkeitsfilter ein Kraftstofffilter ist.

4.2 Dem Streitpatent ist einleitend zu entnehmen, dass der Ablaufkanal dazu dient,

angesammeltes Wasser aus dem Reservoir abzulassen (vgl. SP Abs. 0002 Z. 25-

31). Eine konkrete erforderliche Ausgestaltung oder Form ist der allgemeinen

Beschreibung nicht zu entnehmen. Somit versteht der Fachmann unter

„Ablaufkanal“ gemäß Merkmal M4 jede Ableitung des Wassers aus dem Reservoir.

Dies kann beispielsweise auch ein Ventil sein, durch das das Wasser abgeleitet

bzw. abgelassen wird.

4.3 Zu Merkmal M7 („integral miteinander verbunden“) findet der Fachmann im SP

in Absatz 0007 (Z. 23-26) die allgemeine Beschreibung, dass die Heizeinrichtung,

die Erfassungseinrichtung und der Ablaufkanal vorteilhafterweise in dem Bauteil

insbesondere integral miteinander verbunden sind. Die Bezeichnung „integral

verbunden“ wird darüber hinaus in Patentanspruch 3 i.V.m. Abs. 0009 des SP

verwendet, wonach auch ein Zulauf 21 zum Zuleiten einer weiteren Flüssigkeit

(Wasser) zu dem Ablaufkanal 17 und ein Ablauf 22 zum Ableiten der weiteren

Flüssigkeit aus dem Ablaufkanal 17 integral mit dem Ablaufkanal 17 verbunden

sind. Eine nähere Beschreibung von „integral“ ist dem SP nicht zu entnehmen. Der

Fachmann geht somit von einer im Sprachgebrauch üblichen Bedeutung aus (vgl.

BGH, GRUR 2015, 868, Rn. 26 – Polymerschaum II; BGH, GRUR 2015, 1095,

Rn. 13 – Bitratenreduktion I; BGH, Urteil vom 17. Mai 2018 −X ZR 18/16−, juris,

Rn. 18) und interpretiert den Begriff „integral“ als „zu einem Ganzen dazugehörend“

im Sinne von „zusammenhängend“.

4.4 Ebenfalls in Absatz 0007 (Z. 6-10) des SP findet der Fachmann die allgemeine

Beschreibung, dass aufgrund der Erfindung des einstückigen Bauteils (Merkmal

M5) vorteilhaft drei Funktionen in einem einzigen Bauteil realisiert sein können,

nämlich das Erwärmen der Flüssigkeit, das Erfassen des Pegels der weiteren

Flüssigkeit und das Ableiten der weiteren Flüssigkeit. Gemäß der Beschreibung zu

Figur 2 in Abs. 0023 u. 0024 des SP „enthält“ das „einstückige Bauteil“ 14 die

Erfassungseinrichtung 16, deren Elektroden in geeigneten Aufnahmen des Bauteils

„angeordnet“ sind (vgl. SP Abs. 0023 Z. 5-11). Weiterhin enthält das Bauteil 14 den

Ablaufkanal 17 zum Ableiten des Wassers und einen Flüssigkeitskanal 24, der eine

Aufnahme für die Heizeinrichtung 25 darstellen kann (vgl. SP Abs. 0023 Z. 11-13 u.

Abs. 0024 Z. 1-8).

Für den Fachmann fasst das patentgemäß einstückige Bauteil demnach die

Heizeinrichtung, die Erfassungseinrichtung und den Ablaufkanal zu einem Ganzen

zusammen und bedingt somit automatisch eine integrale Verbindung der einzelnen

Funktionseinheiten. Dies führt dazu, dass der patentgemäße Begriff „integral

verbunden“ dem einstückigen Bauteil keine technische Eigenschaft hinzufügt. Es ist

auch nicht erforderlich, dass die Heizungs- und Erfassungseinrichtung sowie der

Ablaufkanal aus einem homogenen Material bestehen müssen. Dies kommt

beispielsweise durch die Beschreibung zu Figur 2 gemäß Abs. 0023 des SP (Z. 8-

11) zum Ausdruck, wonach die beiden bereits erwähnten Elektroden in geeigneten,

in dem Bauteil 14 ausgebildeten Aufnahmen für die Elektroden lediglich angeordnet

und befestigt sind. „Angeordnet und befestigt“ lässt dabei offen, ob es sich um

unlösbare oder lösbare Befestigungen handelt, sodass die Elemente auch so in dem

Bauteil ausgebildet sein können, dass sie sich nicht nur durch dessen Zerstörung

wieder aus dem Bauteil entfernen lassen. Heizeinrichtung, Erfassungseinrichtung

und Ablaufkanal können somit zu einer beliebigen vorgefertigten Baugruppe als

Bauteil zusammengefügt sein, das in einem Stück – als einstückiges Bauteil -

in

den Flüssigkeitsfilter eingesetzt wird.

5.

Es kann im Ergebnis dahingestellt bleiben,

inwiefern die von den

Einsprechenden geltend gemachten Bedenken in Bezug auf die Ausführbarkeit,

unzulässige Erweiterung und Neuheit begründet sind. Der beanspruchte

Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 des Hauptantrags beruht jedenfalls nicht auf

einer erfinderischen Tätigkeit. Auf der Suche nach der Lösung der patentgemäßen

Aufgabe ist der Fachmann auf eine Vielzahl von Druckschriften gestoßen, die

gattungsgemäße Vorrichtungen insbesondere unter dem Gesichtspunkt der

Platzeinsparung bei beengten Einbauraumsituationen betreffen.

5.1 Einen Ausgangspunkt zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe stellt − wie

bereits im Zwischenbescheid des Senats vom 10. Juni 2021 dargelegt – die

Druckschrift E2 dar. Diese Druckschrift liegt im Blickpunkt des Fachmanns, da sie

vermehrt auf die Problematik einer beengten Einbauraumsituation in einem

Kraftstoffsystem hinweist, die eine einfache, platzsparende und unaufwändige

Konstruktion eines Kraftstofffilters benötigt (vgl. E2 z.B. Abs. 0003). E2 betrifft eine

Widerstandsheizung (Merkmal M2) für ein Kraftstoffsystem, die über einen

Adapter in eine Gehäuseöffnung eines Kraftstofffilters eingebracht ist (vgl. E2

Anspruch 1 i.V.m. Abs. 0020 u. 0032 rechte Spalte ab Z. 14 i.V.m. Fig. 1). In

dem Gehäuse wird Wasser aufgrund des Dichteunterschieds vom Kraftstoff

abgeschieden (vgl. E2 Abs. 0013). In der Widerstandsheizung können ein oder

zwei Sensoren integriert sein, darunter z.B. ein Temperatursensor und ein

Füllstandssensor (Merkmal M3, vgl. E2 Abs. 0006 u. 0013). Nach E2 kann der

Adapter als einstückiges oder mehrteiliges Bauteil (Merkmal M1) ausgeführt

werden, in dem auch das Ablassventil, das einen Ablaufkanal gemäß Merkmal

M4 bildet, angeordnet ist (vgl. E2 Abs. 0020 Z. 1-5 u. 0037 Z. 11-13). Die

Schnittstellen der Funktionselemente des Kraftstoffsystems werden durch den

Adapter vorteilhaft zusammengefasst, wodurch sich der Kosten-, Montage- und

Logistikaufwand sowie der erforderliche Einbauraum und die Bauteilanzahl

minimieren lassen (vgl. E2 Abs. 0014, 0021 u. 0023). Da nach E2 sowohl das

Ablassventil als auch die Sensoren „in“ dem Adapter angebracht sein können

bzw. diesen durchdringen können (vgl. E2 Abs. 0032 re. Spalte Z. 16-19 u. Abs.

0037 Z. 11-13), ist – entgegen der Auffassung der Patentinhaberin – in E2 nicht

nur offenbart, dass die Funktionseinheiten

lediglich „an“ dem Adapter

angeordnet sein können. Damit sind der E2 zumindest die Merkmale M1 bis M4,

M6 und M7 zu entnehmen.

Aufgrund der in E2 bedachten Platzersparnis durch die Zusammenfassung von

Funktionseinheiten

lag dem Fachmann somit auch eine patentgemäße

Ausgestaltung der Vorrichtung nach E2 mit Merkmal M5 auf der Hand,

insbesondere da – wie oben ausgeführt − eine einstückige Ausgestaltung in E2

bereits erwähnt wird (vgl. E2 Abs. 0020 Z. 1-5).

5.2 Darüber hinaus konnte der Fachmann zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe

von der Druckschrift E6 ausgehen, der ein Kraftstofffilter mit einer, ein

ringförmiges Filtermedium aufweisenden Filterpatrone zu entnehmen ist,

wodurch hinsichtlich weiterer am Filter untergebrachter Funktionskomponenten

eine große Gestaltungsfreiheit ermöglicht werden soll (vgl. E6 Abs. 0001 u.

0004).

Als Funktionsträger und Bauteil für verschiedene Funktionselemente dient nach

E6 ein Montagekopf 26, der durch eine Aussparung in der Filterpatrone

platzsparend im Gehäusedeckel des Kraftstofffilters angeordnet werden kann,

wodurch sich der Kraftstofffilter besonders in beengten Einbauräumen der

Brennkraftmaschine als leicht zu fertigendes und wirtschaftliches Bauteil

unterbringen lässt (vgl. E6 Zusammenfassung, Abs. 0010 u. 0019). Als

Funktionselemente findet der Fachmann in E6 einen Wasserstandssensor 15

mit Fühler 25, einen Saugstutzen 24 in Form eines länglichen Schafts als

Ablaufkanal und einen Flüssigkeitsablass 16 am oberen Ende des

Montagekopfes für das aus dem Gehäuse auszutragende Wasser, die alle im

Montagekopf 26 zusammengefasst sind (vgl. E6 Fig. 1 i.V.m. Abs. 0017 u.

0019). Die E6 bietet somit eine Lösung für die streitpatentgemäße Aufgabe, eine

einfache, platzsparende und kostengünstige Konstruktion eines Flüssigkeitsfilters

zu ermöglichen.

Mit den beschriebenen Funktionselementen sind E6 die Merkmale M1, M3, M4

und M6 vollständig zu entnehmen. Merkmal M2 (Heizeinrichtung) fehlt. Die

Merkmale M5 und M7 sind hinsichtlich der Eigenschaft der Einstückigkeit und der

integralen Verbindung ebenfalls zu entnehmen, hinsichtlich der

fehlenden

Heizeinrichtung insofern jedoch nur teilweise.

Dass eine Heizung grundsätzlich in einem gattungsgemäßen Bauteil für einen

Flüssigkeitsfilter angeordnet werden kann, gehört zum Fachwissen des

Fachmanns. So beschreibt beispielsweise die C1 bereits im Jahr 1984, dass

Kraftstofffilter zur Vermeidung von wetterbedingten Kälteschäden durch Ausflocken

von Paraffin und/oder Gefrieren von abgeschiedenem Wasser häufig eine Heizung

aufweisen (vgl. C1 Sp. 1 Z.17-24 u. Sp. 2 Z. 18-20). Die C1 betrifft

dementsprechend einen Kraftstofffilter mit einem Heizungselement. Vorteil der

Erfindung nach C1 ist es, dass in dem zum Heizen verwendeten Bauteil gleichzeitig

die Doppelfunktion eines Wasserstandssensors

ausgebildet

ist, sodass

abgetrenntes Wasser zum passenden Zeitpunkt abgeleitet werden kann und

Motorschäden vermieden werden können (vgl. C1 Sp. 1 Z. 4-8 u. 31-55, Sp. 2 Z. 20-

23, Anspruch 1). Nach C1 weist das Heizelement gemeinsam mit dem Sensor eine

längliche Form auf (vgl. C1 einzige Figur, Bezugszeichen 28). Durch Anordnung

entsprechender Isolierelemente 23 ist es auf einfache Weise mit der bereits

angesprochenen Doppelfunktion als Wassersensor und Heizung ausgestattet (vgl.

C1 Sp. 2 Z. 20-23 u. 61-67, Sp. 3 Z. 34-37 i.V.m. einziger Figur). Durch diese

Doppelfunktion wird der Einbau einer zusätzlichen Sonde unnötig, was zu einer

großen Platzersparnis führt (vgl. C1 Sp. 2 Z. 14-17). Dementsprechend lag es für

den Fachmann nahe, in dem Montagekopf nach E6, der – wie oben beschrieben −

bereits verschiedene Funktionselemente wie den Wasserstandssensor 15 mit

Fühler 25 aufweist, auch ein Heizelement als zusätzliches Funktionselement zum

Wasserstandssensor in der beschriebenen Doppelfunktion einzubauen und so die

Vorrichtung nach E6 mit dem zusätzlichen Vorteil der Kraftstofffiltererwärmung zur

Vorsorge von wetterbedingten Kälteschäden auszustatten.

Mit dem Einbau eines Wassersensors inklusive Heizelement gemäß C1 in einen

Funktionsträger nach E6 sind somit auch die Merkmale M2, M5 und M7 verwirklicht.

Vor diesem Hintergrund bedurfte es für den Fachmann keiner erfinderischen

Tätigkeit, um zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hauptantrags zu

gelangen.

Der Argumentation der Patentinhaberin, einen Einbau einer Heizeinrichtung in der

Vorrichtung gemäß E6 hätte der Fachmann aufgrund der exzentrischen Anordnung

des Montagekopfes und der Anordnung durch eine Filterfalte, was einer optimalen

Wärmeübertragung auf den Kraftstoffeinlass zur Erwärmung des Kraftstoffs

entgegenstehen würde, nicht in Betracht gezogen, kann nicht gefolgt werden. In

jedem Fall hat der Fachmann dem Vorteil der großen Platzersparnis gegenüber

dem geringen Nachteil − wenn der Kraftstoffeinlass nicht direkt benachbart zur

Heizung angeordnet ist − einer schlechteren Wärmeübertragung den Vorzug

gegeben, da er gleichzeitig wusste, dass gerade aufgrund solch beengter

Einbausituationen der Abstand zwischen Heizung und Kraftstoffeinlass klein genug

für eine immer noch effektive Wärmeübertragung ist.

Im Übrigen beschreibt auch die E10 einen gattungsgemäßen Montagekopf, der ein

Heizmodul 11 mit einem Funktionsblock 12 aufweist,

in dem weitere

Funktionsbauteile wie Temperatursteuerung, Temperatursensor, Drucksensor

und/oder Wassersensor integriert sein können (vgl. E10 Anspruch 4 u. 5 i.V.m. Abs.

0020). Somit lag die Integration einer Heizung in den Montagekopf der E6 auch vor

dem Hintergrund der E10 für den Fachmann auf der Hand.

Die Druckschrift war entgegen der Ansicht der Patentinhaberin zu berücksichtigen.

Aus dem Untersuchungsgrundsatz folgt, dass auch spätes Vorbringen, wenn es

erheblich ist, grundsätzlich nicht übergangen werden darf. Ausnahmevorschriften

wie § 83 Abs. 4 und § 117 PatG, erst recht zivilprozessuale Vorschriften, die auf

dem Beibringungsgrundsatz beruhen

(z.B. § 296 ZPO),

sind

im

Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht - auch nicht analog - anwendbar (vgl.

Schulte, Patentgesetz, 11. Aufl., Einleitung Rdn. 237 ff. m.w.N.).

5.3 Nach alledem fehlt es dem Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemäß

Hauptantrag an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.

6.

Dieselbe Argumentation

trifft auch auf den Gegenstand des

nebengeordneten Patentanspruchs 11 zu, der auf einen Flüssigkeitsfilter mit einem

Gehäuse, einem Deckel, einem Filterelement und einem streitpatentgemäßen

Bauteil mit den technischen Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 gerichtet ist. Es

bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass ein Flüssigkeitsfilter, in den das

streitpatentgemäße Bauteil eingesetzt wird, ein Gehäuse, einen Deckel und ein

Filterelement aufweist, so wie es beispielsweise in E6 auch konkret beschrieben

wird (vgl. E6 Abs. 0017 u. 0018 i.V.m. Fig. 1).

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 11 nach Hauptantrag beruhen somit

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die abhängigen Patentansprüche 2 bis 10

haben damit ebenfalls keinen Bestand (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 –

Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, GRUR 1997, 120 – Elektrisches

Speicherheizgerät).

III.

1.

Auch die Gegenstände der jeweiligen nebengeordneten Patentansprüche

der Hilfsanträge 1, 2, 3a, 4 und 5 sowie 8, 10 und 11 beruhen – wie im Folgenden

auszuführen sein wird – nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, sodass hinsichtlich

der geltenden Hilfsanträge das Vorliegen einer

fehlenden Ausführbarkeit,

unzulässigen Erweiterung oder fehlenden Neuheit ebenfalls dahingestellt bleiben

kann. Da sich die jeweiligen nebengeordneten, den Flüssigkeitsfilter betreffenden,

Patentansprüche der Hilfsanträge außer in den zusätzlichen oder geänderten, dem

Bauteil zugehörigen technischen Merkmalen aus dem jeweiligen Patentanspruch 1

nicht weiter von Patentanspruch 11 gemäß Hauptantrag unterscheiden, gelten die

folgenden Ausführungen zum

jeweiligen Patentanspruch 1 der Hilfsanträge

entsprechend der Argumentation gemäß Kap. II 6 auch für die nebengeordneten

Patentansprüche der Hilfsanträge in gleicher Weise.

2.

Die Hilfsanträge 1 bis 4 grenzen sich durch zusätzliche Merkmale in

Patentanspruch 1 vom Hauptantrag ab, die das Vorliegen einer erfinderischen

Tätigkeit jedoch nicht begründen können.

2.1

Patentanspruch 1 (im Folgenden auch „PA1“ abgekürzt) nach Hilfsantrag 1

weist im Vergleich zu PA 1 nach Hauptantrag die zusätzlichen Merkmale M1.1 und

M1.2 auf:

M1.1

der Flüssigkeitsfilter weist ein Gehäuse und einen Deckel auf

M1.2

das Bauteil ist dazu eingerichtet, in dem Flüssigkeitsfilter angeordnet zu

werden

Diese zusätzlichen Merkmale sind fachüblich (M1.1, vgl. beispielsweise auch E6

Fig. 1

i.V.m. Abs.

„Gehäusetopf 11“

und

„Gehäusedeckel 12“)

beziehungsweise auch aus E2, E6 oder C1 bekannt (M1.2, vgl. Kap. 5.1 und 5.2),

sodass ihre Ergänzung in Hilfsantrag 1 nicht zum Vorliegen einer erfinderischen

Tätigkeit führt.

2.2

Hilfsantrag 2 weist in PA1 im Vergleich zum Hauptantrag das zusätzliche

Merkmal M8 auf:

M8

das Bauteil ist ein einzelnes Spritzgussteil, das insbesondere aus

Kunststoff ausgebildet ist.

Auch dieses Merkmal vermag eine erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen. Nach

E2 kann der Adapter aus einem Polymer hergestellt sein (vgl. E2 Abs. [0032] rechte

Spalte Z. 19-21). Die konkrete Formungsart wird nicht genannt. Eine Formung von

Polymeren über ein Spritzgießverfahren ist jedoch fachüblich. So wird nach E2 z.B.

das Kunststoffwiderstandsmaterial des Heizelements über Spritzgießen hergestellt

(vgl. E2 Abs. [0032] linke Spalte letzte Zeile bis rechte Spalte Z. 11). Es war für den

Fachmann daher naheliegend, auch den Adapter als Bauteil

in einem solchen

Verfahren herzustellen.

2.3

Hilfsantrag 3a weist in PA1 die Merkmale M1 bis M6 und das zusätzliche

Merkmal M9 auf:

M9

das Bauteil ist eingerichtet, von oben in den Flüssigkeitsfilter eingesteckt

zu werden.

Aufgrund

fehlender weiterer Definitionen

in der

räumlich-körperlichen

Ausgestaltung muss das Bauteil gemäß diesem Merkmal lediglich dazu geeignet

sein, von oben in den Flüssigkeitsfilter eingesteckt zu werden. Eine derartige

Ausgestaltung, gattungsgemäße Bauteile von oben in einen Filter einzustecken, ist

fachüblich und kann eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen (vgl. z.B. auch E6

Figur 1).

2.4

Hilfsantrag 4 weist in PA1 im Vergleich zum Hauptantrag das in eine

fakultative Eigenschaft abgeänderte Merkmal M7a und das zusätzliche Merkmal

M11 auf.

M7a

wobei die Heizeinrichtung, die Erfassungseinrichtung und der

Ablaufkanal insbesondere integral miteinander verbunden sind.

M11

wobei an einem oberen Ende des Bauteils ein Ablauf zum Ableiten des

durch den Auflaufkanal transportierten Wassers aus dem Bauteil heraus

ausgebildet ist.

Auch das zusätzliche Merkmal M11 gemäß Hilfsantrag 4 führt zu keiner anderen

Bewertung der Sachlage. Wie bereits in Kap. II 5.2 beschrieben, ist in E6 von

„Saugstutzen“ die Rede, was vorliegend einem Pumpensaugstutzen gleichgesetzt

werden kann. Der Flüssigkeitsablass 16 befindet sich – wie bereits dargelegt − am

oberen Ende des Montagekopfes (vgl. E6 Abs. 0017 u. 0019 i.V.m. Fig. 1).

3.

Patentanspruch 1 des im Wesentlichen dem aufrechterhaltenen Hilfsantrag

entsprechenden Hilfsantrags 5 (einzige Ausnahme in Merkmal M7a: „insbesondere

integral“ anstelle von „integral“) weist gegenüber Patentanspruch 1 gemäß

Hilfsantrag 4 die folgenden zusätzlichen Merkmale auf:

M12

M13

das Bauteil weist einen länglichen Schaft auf

an einem unteren Ende des länglichen Schafts ist ein Zulauf zum

Zuleiten des Wassers zu dem Ablaufkanal vorgesehen

Wie bereits in Kap. II 5.2 beschrieben, lehrt die E6 einen Wasserstandssensor 25,

einen Saugstutzen 24 in Form eines länglichen Schafts gemäß Merkmal M12

und einen Flüssigkeitsablass 16 am oberen Ende des Montagekopfes. Der

Zulauf des Wassers zum Ablaufkanal, also dem Saugstutzen 24, befindet sich,

wie in Merkmal M13 gefordert, am unteren Ende des Saugstutzens 24 (vgl. E6

Fig. 1 i.V.m. Abs. 0018 u. 0019). Damit sind die in Hilfsantrag 5 im Vergleich zu

Hilfsantrag 4 zusätzlich aufgenommenen Merkmale ebenfalls der E6 zu

entnehmen. Entsprechend den Ausführungen zu Hilfsantrag 4 beruht somit auch

der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 nicht auf einer

erfinderischen Tätigkeit.

4.

Schließlich führen auch die gemäß den Hilfsanträgen 8, 10 und 11

ergänzten Merkmale nicht zum Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit.

4.1

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 8 grenzt sich von PA 1 nach

Hilfsantrag 5 durch die folgenden zusätzlichen Merkmale ab.

M1.1

M15

vgl. Hilfsantrag 1

das Bauteil weist eine Dichtung zum Abdichten gegenüber dem Deckel

auf

M16

das Bauteil weist eine weitere Dichtung zum Abdichten gegenüber dem

Reservoir auf

M17

die weitere Dichtung ist insbesondere oberhalb der Erfassungseinrichtung angeordnet

Das Einsetzen und Anbringen von Dichtungen gemäß den Merkmalen M15 und

M16 zum Abdichten des Bauteils gegenüber dem Deckel und dem Reservoir des

Kraftstofffilters gehört zum Wissen und Können des Fachmanns. Zu Merkmal M17,

das die Position der Dichtung gemäß Merkmal M16 präzisiert, ist festzustellen, dass

es aufgrund seines lediglich fakultativen Charakters („insbesondere“) nicht

zwingend erfüllt sein muss. Darüber hinaus lag es dem Fachmann nahe, die

Dichtung gegenüber dem Reservoir oberhalb des Sensors, der den Wasserpegel

erfasst, anzubringen, wenn der Sensor, wie z.B. in E2 und E6 zu erkennen, aus

dem Bauteil nach unten herausragt, um den Wasserpegel zu messen (vgl. E2

Anspruch 1 u. 6 i.V.m. Fig. 1, E6 Abs. 0019 i.V.m. Fig. 1).

Damit ist der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 8, dem die Merkmale M15 bis M17

gemeinsam mit dem bereits in Kap. III 2.1 diskutierten Merkmal M1.1 hinzugefügt

wurden, ebenfalls nicht bestandsfähig.

4.2

Hilfsantrag 10 weist in PA 1 im Vergleich zum PA 1 des Hilfsantrags 5 die in

fakultative Merkmale abgeänderten Merkmale M12a und M13a sowie das

zusätzliche Merkmal M20 auf.

M12a

wobei das Bauteil insbesondere einen länglichen Schaft aufweist,

M13a

wobei insbesondere an einem unteren Ende des länglichen Schafts ein

Zulauf zum Zuleiten des Wassers zu dem Ablaufkanal vorgesehen ist.

M20

wobei ein Zulauf zum Zuleiten der Flüssigkeit zu der Heizeinrichtung und

ein Ablauf zum Ableiten der von der Heizeinrichtung erwärmten

Flüssigkeit in dem einstückigen Bauteil ausgebildet sind.

Da die Merkmale M12a und M13a lediglich als fakultative Merkmale vorliegen,

müssen sie nicht zwingend erfüllt sein. Aber auch Merkmal M20 kann die Sachlage

nicht ändern. Denn sobald der Vorteil des zusätzlichen Einsatzes einer Heizung

zum Erwärmen des Kraftstoffes in den Blickpunkt des Fachmanns rückt, der – wie

in Kap. II 5.2 dargelegt - aufgrund der beengten Einbausituation auch eine

Kraftstoffzufuhr außerhalb der Heizung gemäß der Lehre der E6 als vorteilhaft

ansieht, wird er selbstverständlich dennoch prüfen, ob die Heizung auch z.B. über

den Kraftstoffeinlass hinweg ausgebildet sein kann bzw. dieser in die Nähe der

Heizung verlegt werden kann. Eine Anregung dazu entnimmt der Fachmann

beispielsweise der E10, wonach der Kraftstoff vor Einleitung in die Filtereinrichtung

zunächst durch das Heizmodul 11 vorgewärmt wird, sodass ein Kraftstoffzulauf zur

Heizeinrichtung und ein Kraftstoffablauf von der Heizeinrichtung zwangsläufig an

oder in dem Heizmodul 11 mit dem Funktionsblock 12 ausgebildet sein müssen (vgl.

E10 Abs. 0020 Z. 1-10 i.V.m. Fig. 1). Da Merkmal M20 nicht vorgibt, wie der Zulauf

zu und der Ablauf von der Heizeinrichtung und wie die Heizeinrichtung selber

konkret ausgestaltet sein sollen, konnte der Fachmann auf eine beliebige Anzahl an

Ausgestaltungsmöglichkeiten, wovon die E10 eine Möglichkeit bietet, zurückgreifen.

4.3

Hilfsantrag 11 weist in PA 1 im Vergleich zu dem des Hilfsantrags 10 das

zusätzliche Merkmal M21 auf.

M21

wobei ein Flüssigkeitskanal zum Transportieren der Flüssigkeit

vorhanden ist, der parallel zu dem Ablaufkanal für die weitere Flüssigkeit

ausgebildet ist, wobei die Heizeinrichtung in dem Flüssigkeitskanal

ausgebildet ist.

Der erste Teil des Merkmals M21 gibt nicht vor, dass der Flüssigkeitskanal zum

Transportieren der Flüssigkeit – also des Kraftstoffs − in direkter Nachbarschaft zum

Ablaufkanal für die weitere Flüssigkeit – also für das vom Kraftstoff abgetrennte

Wasser − ausgebildet sein muss. Es wird lediglich ein paralleler Verlauf gefordert.

Ein solcher liegt auch beispielsweise gemäß E6 vor (vgl. E6 Fig. 1, Kraftstoffeinlass

13 und Saugstutzen 24). Wie in Kap. III 4.2 beschrieben, lag bereits eine

Ausgestaltung gemäß Merkmal M20 dem Fachmann nahe. Ob die Heizeinrichtung

dabei in dem oder an dem Flüssigkeitskanal ausgebildet ist, wie es im zweiten Teil

des Merkmals M21 vorgegeben wird, liegt im Ermessen des Fachmanns und führt

nicht zum Vorliegen einer erfinderischen Qualität. Denn dem Streitpatent ist keine

Erläuterung dahingehend zu entnehmen, dass eine Anordnung in dem

Flüssigkeitskanal (im Vergleich zu an dem Flüssigkeitskanal) einen besonderen

technischen Beitrag leistet. Auch die Skizze gemäß Figur 3 i.V.m der Beschreibung

in Abs. 0026 ist – wie das SP selbst sagt – nur schematisch und beispielhaft zu

verstehen.

5. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 11 der Hilfsanträge 1, 2, 3a, 4, 5

und 8, die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 10 des Hilfsantrags 10 und die

Gegenstände der Patentansprüche 1 und 8 des Hilfsantrags 11 beruhen somit nicht

auf einer erfinderischen Tätigkeit und haben daher keinen Bestand.

Die jeweils abhängigen Patentansprüche 2 bis 10 der Hilfsanträge 1, 2, 3a, 4, 5 und

8 bzw. die jeweils abhängigen Patentansprüche 2 bis 9 des Hilfsantrags 10 und der

Patentansprüche 2 bis 7 des Hilfsantrags 11 teilen dieses Schicksal.

IV.

Der Senat sieht davon ab, der Einsprechenden 2 die Kosten des Verfahrens

wegen der späten Einreichung der Druckschriften E10 und E11 aufzuerlegen.

Die Entscheidung über die Auferlegung von Kosten nach § 80 Abs. 1 PatG trifft

der Senat nach billigem Ermessen, wobei von dem Grundsatz auszugehen ist,

dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt (vgl. Benkard,

Patentgesetz, 11. Aufl., § 80 Rdn. 6; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 80

Rdn. 3a; Schulte, Patentgesetz, 11. Aufl., § 80 Rdn. 6). Für ein Abweichen von

dieser Regel bedarf es daher besonderer Umstände. Diese können in einer

schuldhaften Verletzung der prozessualen Sorgfaltspflicht liegen (vgl. Schulte,

a.a.O., Rdn. 9, 13; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., Rdn. 13, 20; Benkard, a.a.O.,

Rdn. 7,9).

Solche besonderen Umstände sieht der Senat vorliegend nicht. Die Einführung

einer neuen Entgegenhaltung wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung

wird als solches regelmäßig noch nicht als Verstoß gegen die prozessualen

Sorgfaltspflichten angesehen (vgl. Schulte, a.a.O., Rdn. 16; Benkard, a.a.O.,

Rdn. 10). Denn im Beschwerdeverfahren bleibt es jedem Verfahrensbeteiligten

unbenommen, bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung neue Tatsachen

vorzubringen und die hierzu erforderlichen druckschriftlichen Belege vorzulegen

(vgl. BPatGE 31, 13, 14).

Es liegt auch kein Fall vor, in dem eine vorwerfbar späte Vorlegung neuen

Materials eine Vertagung notwendig gemacht hat, was eine Kostenauferlegung

rechtfertigen könnte (vgl. Busse/Keukenschrijver, a.a.O., Rdn. 22). Hierbei kann

es dahinstehen, ob die Einsprechende 2 ihren Schriftsatz vom 10. März 2023

mit den Druckschriften E10 und E11 zunächst an eine allgemeine Mail-Adresse

der Patentinhaberin versandt hat, bei der ein Spamfilter die interne Weiterleitung

verzögert hat, anstatt sie an eine ihr bekannte spezielle Adresse für IP-

Angelegenheiten zu senden und

telefonisch den neuen Schriftsatz

anzukündigen. Es kann auch dahinstehen, ob eine private Veranstaltung des

Bearbeiters der Patentinhaberin zu Lasten der Einsprechenden zu

berücksichtigen ist. Selbst wenn die Druckschriften nach dem Vortrag der

Patentinhaberin auf diese Weise erst am 16. März 2023, damit drei Werktage

vor der mündlichen Verhandlung, vom zuständigen Bearbeiter zur Kenntnis

genommen werden konnten, so wäre die Befassung mit den vergleichsweise

übersichtlichen Schriften (jeweils zwei bzw. zweieinhalb Seiten Beschreibung,

10 bzw. 11 Patentansprüche, zwei Figuren) innerhalb der verbleibenden Zeit für

ein großes Industrieunternehmen mit entsprechend spezialisiertem Personal

noch zumutbar gewesen.

Vor allem war nicht erkennbar, dass die späte Übersendung der Druckschriften

auf Seiten der Patentinhaberin überhaupt besondere Kosten verursacht haben

kann, so dass es sowohl an der Kostenverursachung als auch an der

erforderlichen Kausalität für die Kostenverursachung fehlt. Den Termin für die

mündliche Verhandlung hatte die Patentinhaberin ohnehin wahrzunehmen. Der

Schriftsatz der Einsprechenden 2 vom 10. März 2023 mit der Einführung der

Druckschriften E10 und E11 hatte

jedenfalls keinen Einfluss auf die

Durchführung der mündlichen Verhandlung, zu der der Senat bereits am

14. Februar 2023 geladen hatte. Hätte die Einsprechende 2 die beiden

Druckschriften früher eingereicht, so hätten sich die beiden anderen Beteiligten

zwar früher darin einarbeiten können, der Arbeitsaufwand hierfür und die Kosten

für die Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung wären aber gleichgeblieben.

Es bestand daher kein Grund für eine (teilweise) Kostenauferlegung zu Lasten

der Einsprechenden 2.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, kann dieser Beschluss

mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden, wenn einer der in § 100

Absatz 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens gerügt wird. Die

Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses

beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim

Bundesgerichtshof

zugelassene

Rechtsanwältin

oder

einen

beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigte(n) einzulegen.

Dr. Maksymiw

Kätker

Dr. Münzberg

Dr. Philipps