BPatG Beschluss vom 03.07.2023 – 26 W (pat) 19/17

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 19/17 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2023:030723B26Wpat19.17.0

betreffend die Marke 30 2011 039 063

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Juli

2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker

und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Wortmarke

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

I.

viallengo

ist am 15. Juli 2011 angemeldet und am 25. Juli 2011 unter der Nummer 30 2011

039 063 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register

eingetragen worden für Dienstleistungen der

Klasse 39:

Transportwesen; Lagerung und Verpackung von Waren;

Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor; Beratung

im Bereich Logistik.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 26. August 2011 veröffentlicht worden

ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Unionswortmarke

viastore

die am 24. Juli 2009 angemeldet und am 1. März 2010 unter der Nummer 008 448

318 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

geführte Register eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 6:

Lagerregale aus Metall; Regale aus Metall für Kommissionieranlagen; Lagerbehälter und Lagerpaletten aus Metall; Rollenbahnen aus Metall (ohne motorischen Antrieb) für Anlagen der

Logistik und Intralogistik; Rutschen aus Metall für Anlagen der

Logistik und Intralogistik, Baumaterialien aus Metall, transportable Bauten aus Metall, Schienenbaumaterial aus Metall;

Klasse 7:

Maschinelle Anlagen zum Kommissionieren von Lagergut;

Maschinen zum Einlagern, zum Auslagern, zum Kommissionieren, zum Vereinzeln, zum Sortieren und zum Fördern von

Lagergut in Anlagen der Logistik und der Intralogistik; Maschinen zum Bestücken, zum Entladen und zum Umsetzen von

Lagerbehältern und Lagerpaletten in Anlagen der Logistik und

Intralogistik; Roboter (Maschinen) für Anlagen der Logistik

und Intralogistik; motorisch angetriebene Förderbänder, Gurt-,

Riemen-, Rollen-, Ketten-, Plattenförderer und Hubgeräte für

Anlagen der Logistik und Intralogistik; motorisch angetriebene

Drehtische für Anlagen der Logistik und Intralogistik;

Klasse 9: Wäge-, Mess-, Signal- und Kontrollapparate für Anlagen der

Logistik und Intralogistik; elektronische Steuer-, Lese-, und

Eingabegeräte für Anlagen der Logistik und Intralogistik; Computerprogramme und Computersoftware für die Bereiche

Logistik und Intralogistik, insbesondere zur Steuerung von

Anlagen der Logistik und Intralogistik und von automatisierten

Komponenten derartiger Anlagen; mit Computerprogrammen

und Computersoftware der genannten Art versehene maschinenlesbare Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 12:

Fahrzeuge für den Transfer von Regalbediengeräten innerhalb eines Lagers;

Klasse 20: Regale nicht aus Metall für Anlagen der Logistik und Intralogistik; Lagerbehälter und Lagerpaletten nicht aus Metall;

Arbeitstische, Pack- und Sortiertische für Anlagen der Logistik

und Intralogistik;

Klasse 35: Handelsdienstleistungen im Bereich der maschinellen und

sonstigen Ausrüstungen von Anlagen der Logistik und der

Intralogistik; betriebswirtschaftliche Beratung und Organisationsberatung in den Bereichen Logistik und Intralogistik;

Klasse 37:

Installation, Wartung und Instandsetzung von Anlagen der

Logistik und Intralogistik sowie von Komponenten derartiger

Anlagen;

Klasse 38: Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen in den

Bereichen Logistik und Intralogistik;

Klasse 41: Aus- und Fortbildung, einschließlich Schulungen, in den

Bereichen Logistik und Intralogistik;

Klasse 42:

Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Logistik und Intralogistik; technische Beratung, einschließlich technische Projektplanung und technisches Projektmanagement in den

Bereichen Logistik und Intralogistik; Entwicklung, Erstellung,

Installation, Pflege, Wartung und Aktualisierung von Computerprogrammen und Computersoftware für die Bereiche Logistik und Intralogistik; Computerhard- und Computersoftwareberatung in den Bereichen Logistik und Intralogistik.

Mit Beschlüssen vom 26. August 2013 und 26. Januar 2017, von denen letzterer im

Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 39 des DPMA

eine mittelbare Verwechslungsgefahr für die Dienstleistungen „Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor; Beratung im Bereich Logistik“ bejaht und den

Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt,

hochgradige Ähnlichkeit bis hin zur Identität wiesen die Dienstleistung „Beratung im

Bereich Logistik“ der jüngeren Marke und die Widerspruchsdienste „betriebswirtschaftliche Beratung und Organisationsberatung in den Bereichen Logistik und

lntralogistik; technische Beratung, einschließlich technische Projektplanung in den

Bereichen Logistik und Intralogistik“ auf, weil unter beiden Marken Beratungsdienstleistungen im Bereich Logistik erbracht würden. Zwischen den angegriffenen

„Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor“ und den für die ältere Marke

geschützten Dienstleistungen „technische Projektplanung und technisches Projektmanagement in den Bereichen Logistik und Intralogistik“ bestehe ebenfalls eine

stark erhöhte Ähnlichkeit, weil Planung und Projektmanagement unmittelbar auch

mit der Durchführung von Logistik zu tun hätten. Die von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen „Transportwesen; Lagerung und Verpackung von

Waren“ seien den Widerspruchsdiensten der Klassen 35, 37, 38 und 41 als nur

ergänzende Dienstleistungen nicht oder nur sehr entfernt ähnlich. Ausbildung,

Telekommunikation oder Reparatur auf einem bestimmten Gebiet, wie vorliegend

Logistik, Transport, Lagerung und Verpackung, könnten nicht automatisch als

ähnlich zu diesem Gebiet selbst gewertet werden, weil die Kunden nicht davon

ausgingen, dass für beide Dienstleistungen typischerweise derselbe Unternehmer

verantwortlich sei. Die Widerspruchswaren der Klassen 6, 7, 9, 12 und 20, nämlich

Regale, Maschinen, Computerprogramme, Computer und Fahrzeuge, könnten zwar

bei den angegriffenen Dienstleistungen zum Einsatz kommen. Der Verkehr werde

aber nicht annehmen, dass ein Transport- und Logistikunternehmen zugleich solche

Waren selbständig herstelle und an Dritte vertreibe, weil dies nicht zum typischen

Geschäftsbereich eines solchen Unternehmens gehöre.

Die Kennzeichnungskraft der älteren zäsurlosen Unionswortmarke sei als durchschnittlich einzustufen. Obwohl der Fachverkehr „via“ im Sinne von „Weg, Straße“

verstehe, selbst allgemeine inländische Verkehrskreise „store“ als Wort des englischen Grundwortschatzes mit „Speichern, Lagern, Geschäft“ übersetzten und die

Wortverbindung für die Widerspruchsprodukte einen beschreibenden Anklang an

einen „Weg zum Lagern“ bzw. „Lagerweg“ haben möge, sei diese Bedeutung jedoch

so diffus, dass es sich allenfalls um eine sprechende Marke mit originär normalem

Schutzumfang handele. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittmarken liege nicht vor, weil zur Benutzung der von der Inhaberin der jüngeren Marke

genannten Drittmarken nichts vorgetragen worden und eine auffällige Häufung eingetragener Marken mit dem Bestandteil „via“ in der Leitklasse 39 nicht festzustellen

sei.

Den erforderlichen unterdurchschnittlichen Abstand hielten die Vergleichsmarken in

jeder Hinsicht ein. Sie seien aufgrund ihrer abweichenden Gesamtheit und fehlender Prägung durch das Element „via“ nicht unmittelbar verwechselbar. Auch wenn

sie mit dem identischen Bestandteil „via“ begännen, unterschieden sie sich doch in

den folgenden Silben „llengo“ und „store“ deutlich genug durch Länge, Schriftbild,

Vokalfolge und Anzahl der Buchstaben.

Die Widersprechende verfüge nachweislich über eine Reihe benutzter Serienmarken, die alle mit dem Stammbestandteil „via“ begönnen und in ihrem zweiten

Element variierten, so etwa „viapal“, „viapick“ oder „viatrans“. Da die Wortbildung

der angegriffenen Marke diesem Prinzip entspreche, sei zu befürchten, dass der

Verkehr sie als eine Serienmarke der Widersprechenden mit dem Stammbestandteil

„via“ auffasse, so dass im Umfang der gelöschten Dienstleistungen „Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor; Beratung im Bereich Logistik“ eine mittelbare

Verwechslungsgefahr bestehe. Dies gelte nicht für die angegriffenen Dienstleistungen „Transportwesen; Lagerung und Verpackung von Waren“, weil die mittelbare

Verwechslungsgefahr denklogisch eine Überschneidung der von den beiderseitigen

Produkten und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise erfordere (OLG

München, Urt. v. 19.11.2015 - 29 U 1136/15 – Galileo Control Center, GRUR-RS

2015, 20259), woran es hier fehle, weil sich die Widerspruchsprodukte und -dienste

an Fachkreise und Unternehmen der Logistikbranche richteten, um diese für ihre

Transport- und Lagerdienstleistungen entsprechend auszustatten, so dass die

Widersprechende gegenüber deren Endkunden gar nicht in Erscheinung trete,

während die von der jüngeren Marke beanspruchten Transport-, Lagerungs- und

Verpackungsdienstleistungen neben gewerblichen Abnehmern auch Privatpersonen, also allgemeine Verkehrskreise ansprächen. Es fehle Verwechslungspotential, wenn die Marken nicht denselben Menschen begegneten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht,

die beschwerdegegenständlichen Vergleichswaren und -dienstleistungen seien

teilweise hochgradig ähnlich. Sie beträfen alle dieselbe Logistikbranche, so dass sie

ihrer Art nach miteinander übereinstimmten. Logistik als Einheit aus Transport,

Umschlag/Kommissionierung und Lagerhaltung umfasse alle Aufgaben zur

integrierten Planung, Koordination, Durchführung und Kontrolle der Güterflüsse

sowie der güterbezogenen Informationen von den Entstehungssenken bis hin zu

den Verbrauchssenken und sichere die Verfügbarkeit des richtigen Gutes, in der

richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, für den

richtigen Kunden und zu den richtigen Kosten. Die für die ältere Marke geschützten

Dienstleistungen in den Bereichen Logistik und Intralogistik seien inhaltlich eng mit

dem Transportwesen verknüpft. Es sei durch Veröffentlichungen in der Fachpresse

belegt, dass Logistikdienstleister oft auch Logistikanlagen bereitstellten bzw. Intralogistikdienstleistungen anböten, so dass sich die beteiligten Verkehrskreise überschnitten. Damit unterscheide sich der vorliegende Fall von dem der Entscheidung

des HABM (R 441/2004-1 – Blitz/BLITZ) zugrunde liegenden Sachverhalt, dass sich

Gabelstaplerkäufer nicht an einen Logistikdienstleister wendeten. Jedenfalls größere Unternehmen des Logistiksektors erbrächten nicht nur klassische Speditionsdienstleistungen, sondern auch klassische Lagerhaltungsdienste, sog. „Warehousing“. Seit geraumer Zeit hätten sich Komplettanbieter für Logistikleistungen am

Markt etabliert, wie z. B. die Beschwerdegegnerin, die Schenker Deutschland AG,

die Kühne+Nagel AG, die Rhenus SE & Co. KG und DHL, die sowohl Lagerung und

Verpackung von Waren, also Intralogistikdienstleistungen, als auch Transport- und

Beratungsdienstleistungen im Bereich Logistik und Warehousing erbrächten.

Zudem wiesen die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ein funktionelles

Ergänzungsverhältnis auf. Komplementär seien auch Logistikanlagen und –dienstleistungen. Besonders eng miteinander verzahnt seien das Transportieren,

Umschlagen/Kommissionieren und Lagern von Waren etwa bei der Just-in-Time-

und der Just-in-Sequence-Belieferung, bei der das Material beim Lieferanten

gelagert werde und erst bei tatsächlichem Bedarf zum gewünschten Zeitpunkt bzw.

in der durch den Fertigungsprozess vorgegebenen Reihenfolge mit Transportfahrzeugen vom Lager des Lieferanten zum Fertigungsbetrieb transportiert werde.

Sowohl die Lagerung von Waren als auch Logistikdienstleistungen würden in der

Regel über längere Zeiträume hinweg nachgefragt. Übereinstimmung bestehe

außerdem im Verwendungszweck, in der Nutzung und in ihrer wirtschaftlichen

Bedeutung.

Sowohl beim Kauf einer Logistikanlage als auch bei der Inanspruchnahme von

Logistikdienstleistungen gingen die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen

neben den Endabnehmern auch die Hersteller und Händler der Waren sowie die

Erbringer der in Rede stehenden Dienstleistungen gehörten, mit höchster Aufmerksamkeit vor.

Zudem komme der Waren- und -Dienstleistungsähnlichkeit für die hier vorliegende

mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens eine geringere Bedeutung zu, da es für eine Markenserie gerade typisch sei, dass sie zur

Kennzeichnung unterschiedlicher Waren und Dienstleistungen benutzt werde. Die

ältere Marke sei Teil der aus den 2010 eingetragenen Unionsmarken „viaspeed“

(008 448 425), „viapal“ (008 448 797), „viapick“ (008 448 839), „viatrans“ (008 448

847), „viasprint“ (008 470 727) und „viadat“ (008 448 805) sowie der 2009

registrierten deutschen Marke „viad@t“ (30 2008 079 302) bestehenden

Markenserie, deren Benutzung durch die Widersprechende und eines ihrer

Konzernunternehmen auch in Deutschland schon vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke aufgenommen worden sei. Zur Darlegung der Benutzung dieser

Markenserie hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres

Marketingleiters nebst Fotografien von Messeauftritten, Marken-Benutzungsbeispielen, Titelseiten ihres Kundenmagazins, Firmen- und Produktprospekten sowie

in Fachzeitschriften dokumentierte Projekte und Messeauftritte vorgelegt und

Beweis durch Vernehmung ihres Marketingleiters als Zeugen angeboten. Der

Verkehr habe sich bereits zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke aufgrund der

langjährigen Marktpräsenz an diese Zeichenserie gewöhnt. Das fantasievolle

Element „via“ eigne sich als Stammbestandteil auch für Waren und Dienstleistungen

aus dem Bereich der Logistik und Intralogistik. Zwar möge es im Lateinischen

„Straße“ bedeuten und im hier betroffenen Logistikbereich Assoziationen hervorrufen, damit sei es aber nicht glatt beschreibend. Zum einen könne nicht davon

ausgegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise die lateinische

Sprache beherrschten, zum anderen rufe der schlagwortartige Begriff „via“ im Sinne

von „Straße“ selbst bei Verkehrsteilnehmern mit Lateinkenntnissen allenfalls diffuse

Vorstellungen über Waren und Dienstleistungen mit Bezug zur Logistik hervor.

Zudem belegten die Unionswortmarke „VIA“ (000 415 794), die Unionsmarkenanmeldung „VIA“ (016 570 161) und die deutsche Wortmarke „VIA“ (30 2009 019

388), die sich teilweise auch auf Beförderungsdienstleistungen bezögen, dass die

Eintragungsbehörden in „VIA“ keine unmittelbar beschreibende Angabe für Dienstleistungen des Logistikbereichs sähen. Die Entscheidungen des Bundespatentgerichts (BPatG) zu „Via Bus – Vorfahrt für Hamburg“ (26 W (pat) 533/13) und

„VORFAHRT für Hamburg VIA BUS“ (26 W (pat) 531/13) seien nicht einschlägig.

Im Übrigen schlösse auch eine Kennzeichnungsschwäche die Begründung einer

mittelbaren Verwechslungsgefahr nicht aus (vgl. BGH GRUR 2003, 61, 63

– T-control/T-Connect). Ihre Marken seien in Kleinbuchstaben geschrieben und

bestünden aus zwei Silben, wobei auf die stets gleiche Anfangssilbe „via“ als zweite

Silbe eine englische oder deutsche Bezeichnung folge, die beschreibende Assoziationen wecke. Erkennbar stünden „store“ für „Lager“, „speed“ und „sprint“ für

„Schnelligkeit", „pal“ sei die Abkürzung von „Palette" (im Englischen „pallet“) und

„d@t“/„dat“ das Akronym für „Daten“ (im Englischen „data“). Nach diesem Schema

sei erkennbar auch die angegriffene Marke gebildet, weil sie durchgängig kleingeschrieben und zweisilbig sei und sich aus der Anfangssilbe „via“ und einer zweiten

Silbe mit einem offensichtlich beschreibenden Inhalt zusammensetze. Der Verkehr

tendiere dazu, auch im Wortanfang „via“ der jüngeren Marke den Stammbestandteil

der Zeichenserie der Widersprechenden zu erkennen, während er die zweite Silbe

„llengo“ ohne weiteres als lautschriftliche Wiedergabe der Startaufforderung „n`go!“

= „and go!“ und somit als Hinweis darauf auffasse, dass die so gekennzeichneten

Dienstleistungen abrufbereit seien.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des DPMA vom

26. August 2013 und 26. Januar 2017 aufzuheben, soweit der

Widerspruch zurückgewiesen worden ist, und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 008 448 318 in vollem Umfang zu

löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, die

beschwerdegegenständlichen Vergleichswaren und -dienstleistungen seien unähnlich. Planung, Projektierung und Einrichtung von (Intra-)Logistikanlagen und alle

hierfür erforderlichen technischen Ausstattungen wie Regale, Lagerbehälter,

Sortier- und Förderanlagen sowie Software für die Ermittlung und Steuerung der

Lagerbestände, die den Kernbereich der geschäftlichen Tätigkeit der Widersprechenden ausmachten, unterschieden sich grundlegend von den beschwerdegegenständlichen, angegriffenen Dienstleistungen „Transportwesen, Lagerung und Verpackung von Waren“. Auch das HABM habe festgestellt, dass zwischen Transportdienstleistungen sowie Gabelstaplern und Liften keine Ähnlichkeit bestehe (BK R

441/2004-1 – Blitz/BLITZ). Die Verfahrensbeteiligten gehörten gänzlich verschiedenen Branchen an. Hersteller von Lagereinrichtungen und Systemen zum Betreiben

von Lagern böten nicht auch Transportdienstleistungen an und umgekehrt. Eine

solche Verknüpfung sei branchenunüblich und widerspreche jeglicher Lebenserfahrung und Praxis. Zudem seien die Abnehmerkreise unterschiedlich. Während sich

die angegriffenen Transport-, Lagerungs- und Verpackungsdienste an Nachfrager

richteten, die einen allgemeinen Bedarf an logistischer Abwicklung ihrer Lieferungen

hätten, sprächen die Ingenieurs- und technischen Beratungsdienstleistungen

Unternehmen mit Bedarf an technischer Problemlösung an. Wer einen Bedarf an

externer Logistik habe, bemühe sich um eine umfassende logistische Abwicklung

durch ein Unternehmen. Er setze sich nicht mit einer Vielzahl von Unternehmen

auseinander, aus deren Einzelleistungen ein logistischer Prozess zusammengesetzt werde. Zur Begründung einer Dienstleistungsähnlichkeit reiche die Zuordnung

unter einen gemeinsamen sprachlichen Oberbegriff nicht aus, zumal es sich bei

„Logistik“ um einen Begriff mit erheblichem Abstraktionsgrad und einer damit einhergehenden erheblichen Reichweite handele. Der Gesamtumsatz der deutschen

Logistikbranche werde auf über 250 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Daher bedürfe die Betrachtung einzelner Dienstleistungen aus diesem Bereich einer besonders genauen Differenzierung. Wenngleich im Logistikbereich einige Komplettanbieter Verpackung, Lagerung und Transport einschließlich aller erforderlichen

Zwischenschritte als Gesamtangebot auch schon zum Anmeldetag der jüngeren

Marke angeboten hätten, begründe dieser Umstand keine Dienstleistungsähnlichkeit, weil sie keine Ingenieurs- oder technische Beratungsdienstleistung erbracht,

sondern allenfalls logistische Probleme gelöst hätten. Es sei das Wesen von Ingenieurs- und technischen Beratungsdienstleistungen, dass sie den Warenabsatz und

die ihm vorgelagerten Stufen der Produktions- und Dienstleistungskette nur ergänzten. Auch das BPatG habe in seiner Entscheidung zu „RUB“ (GRUR 1982, 731)

eine Ähnlichkeit zwischen „Ketten und daraus hergestellten Förderanlagen und

Hebevorrichtungen“ und den diesen vorausgehenden „Ingenieurberatungen“ mit

der Begründung verneint, dass letztere als unselbständige Hilfsdienstleistungen anzusehen seien, die in der Regel mit der Hauptleistung verrechnet würden. Ingenieurs- oder technische Beratungsdienstleistungen würden situativ nachgefragt, während Transportdienstleistungen üblicherweise in eine langfristige Produktions- und

Vermarktungsstrategie eingebunden seien. Sofern eine Ingenieurs- oder technische

Beratungsdienstleistung der Abstimmung logistischer Prozesse diene, sei diese nur

auf die Lösung technischer Probleme ausgelegt und bediene einen fremden Abstimmungsbedarf. Auch die Einordnung der sich noch gegenüberstehenden Waren

und Dienstleistungen in unterschiedliche Klassen spreche gegen eine Ähnlichkeit.

Die für die Widerspruchsmarke eingetragenen „Ingenieurdienstleistungen in den

Bereichen Logistik und Intralogistik; technische Beratung, einschließlich technische

Projektplanung und technisches Projektmanagement in den Bereichen Logistik und

Intralogistik“ seien eine Konkretisierung der in Klasse 42 aufgeführten Begriffe

„Dienstleistungen von Ingenieuren“ und „Durchführung von technischen Projektplanungen“. Als Hilfsdienstleistungen wiesen sie zu den beschwerdegegenständlichen

Dienstleistungen der jüngeren Marke keinen Bezug auf. Etwaige funktionelle Beziehungen könnten keine Ähnlichkeit begründen, solange dadurch nicht ein gemeinsamer betrieblicher Verantwortungsbereich nahegelegt werde (BPatG GRUR 2002,

345, 347 – ASTRO BOY/Boy). Transport-, Lagerungs- und Verpackungsdienstleister seien nicht zwingend auf Ingenieurs- und technische Beratungsdienstleistungen angewiesen, so dass kein unmittelbarer Ermöglichungszusammenhang im

engeren Sinne bestehe. Aber selbst ein Ermöglichungszusammenhang zwischen

Druckereierzeugnissen und Papier für Kopierzwecke sei vom BGH nicht als Produktähnlichkeit anerkannt worden

(BGH GRUR 2015, 176 Rdnr. 19

– ZOOM/ZOOM). Trotz einer wesentlich höheren Übereinstimmung im Verwendungszweck sei vom BPatG eine Ähnlichkeit zwischen „Kraftfahrzeugen, nämlich

Kleinlastern und Kleinomnibussen“ und „Transport“ (BPatG 29 W (pat) 393/98

– AlpTransit) genauso verneint worden wie zwischen „Werbung“ und „Filmvermietung, Filmvorführung“ (Fezer, MarkenG, 4. Aufl. 2009, § 14 Rdnr. 733), obwohl

Werbung einen integralen Bestandteil der Filmindustrie darstelle.

Sowohl die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der jüngeren Marke als

auch die für die ältere Marke registrierten Ingenieurs- und technischen Beratungsdienste sprächen ein gut informiertes und aufmerksames Fachpublikum an, das

ihnen mit erhöhter Aufmerksamkeit begegne. Bei der Auswahl des Anbieters

zwecks Beschaffung einer Lageranlage sei schon wegen der Größe des Projekts

und des Anlagevolumens von sorgfältigem Vorgehen und einer gesteigerten Aufmerksamkeit auszugehen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als unterdurchschnittlich einzustufen. Sie sei aus zwei beschreibenden Begriffen zusammengesetzt (vgl. BGH

GRUR 2014, 1204 – DüsseldorfCongress). Das lateinische Wort „via“ im Sinne von

„Straße, Weg“ sei den angesprochenen Verkehrskreisen durchaus geläufig, zumal

nach wie vor Latein als Fremdsprache an Gymnasien unterrichtet werde und „via“

auch in der italienischen, spanischen und portugiesischen Sprache mit dieser Bedeutung existiere. Zudem werde „via“ im Deutschen und Englischen als Präposition

„via“ mit dem Bedeutungsgehalt „über/per/mittels“, etwa im Ausdruck „via E-Mail“

verwendet. In beiden Fällen bestehe ein beschreibender Anklang hinsichtlich einer

auf die Zurücklegung eines Weges bezogenen Dienstleistung. Für Waren und

Dienstleistungen des Transport- und Logistikwesens sei es daher als kennzeichnungsschwach und verbraucht anzusehen. Denn in Deutschland seien 1.097

Marken mit dem Bestandteil „via“ geschützt. Allein in Klasse 39 gebe es ca. 300

Marken mit diesem Element, wie z. B. viatum (305 34 535), „VIALOG“ (397 35 625),

„VIAMO“ (302 08 683), „VIATIME“ (UM 002 340 412), „VIAVERA“ (UM 002 548

378), „vianeo“ UM 003 036 019), „VIAPARK“ (UM 003 682 226) und „VIATOLL“

(IR 1 093 402). Die Kennzeichnungskraft von „via“ werde zudem durch benutzte

ältere Drittmarken mit diesem Bestandteil geschwächt. Vor dem Anmeldetag der

jüngeren Marke sei neben den vier bereits vom Senat genannten Unternehmen

viaLOG Logistik Beratung GmbH, VIA Logistik GmbH, via logis, Logistikverbund Via

Bremen auch die Firma Via Mat mit einem jährlichen Umsatz von 230 Millionen

Schweizer Franken in Deutschland tätig gewesen. Ferner seien von 2000 bis zum

vorgenannten Anmeldezeitpunkt 16 Marken mit dem Element „via“ für die Klasse 39

eingetragen worden. Wegen der Einzelheiten wird auf die Seiten 12 und 13 des

Schriftsatzes der Beschwerdegegnerin vom 28. April 2022 Bezug genommen. Das

englische Substantiv „store“ könne mit „Lager“ oder „(Verkaufs-)Laden“ übersetzt

werden. Als englisches Verb bedeute es „(etw.) lagern“. Die Wortkombination

„viastore“ lasse sich mit Laden für Waren und Dienstleistungen, die auf die Zurücklegung eines Weges bezogen seien, als Lager für Waren, die einen Weg zurücklegten, oder als Logistiklösung über („via“) die Lagerung von Waren („store“) übersetzen, wobei es sich bei allen Varianten stets um beschreibende Logistikangaben

handele. Die mangelnde originäre Kennzeichnungskraft sei nicht durch eine

besondere Bekanntheit infolge intensiver Benutzung kompensiert worden, weil der

von der Widersprechenden angegebene Umsatz nur einen Bruchteil von 2 % des

Jahresumsatzes der Beschwerdegegnerin ausmache.

Die Vergleichsmarken verfügten zwar über den gleichen Wortanfang, aber die Unterschiede zwischen „llengo“ und „store“ seien unverkennbar. Einem dreisilbigen

jüngeren Markenwort mit der Vokalfolge „ia-e-o“ stehe ein nur aus zwei Silben bestehendes älteres Markenwort mit der Selbstlautfolge „ia-o“ gegenüber. Während

„store“ auf Lagerhaltung hinweise, enthalte der Fantasiebegriff „llengo“ keinen inhaltlichen Hinweis.

Da es an einem kennzeichnungskräftigen Stammbestandteil sowie an der erforderlichen Branchennähe fehle und von einer gesteigerten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen sei, komme auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr

nicht in Betracht. Zudem sei eine aktuelle Benutzung der Markenserie der Widersprechenden nicht nachgewiesen. Eine solche ergebe sich nicht aus den von ihr

vorgelegten Fotografien von Messeauftritten aus den Jahren 2010 bis 2018. Allein

aus der fünf bis 12 Jahre zurückliegenden einmaligen Verwendung der Marken auf

einer Messe könne noch keine, eine Serienmarke begründende Benutzung folgen.

Die angegriffene Marke weise auch nicht die gleiche Struktur wie die Markenserie

der Widersprechenden auf, bei der dem Wort „via“ ein einsilbiges englisches Wort

mit beschreibendem Begriffsinhalt nachgestellt sei. Der Schlussteil „llengo“ der jüngeren Marke verfüge weder über einen beschreibenden Inhalt, noch entstamme er

der englischen Sprache oder werde englisch ausgesprochen. Es handele sich auch

nicht um eine Abwandlung von „n´go!“. Während „store“ auf Lagerhaltung hinweise,

sei „llengo“ ein Fantasiebegriff. Ferner eigne sich der Bestandteil „via“ schon mangels Eigenständigkeit nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie. Er trete allenfalls in den Marken „viastore“ und „viaspeed“ als eigenständiger Bestandteil hervor,

weil der inländische Verkehr die Nachsilben „store“ und „speed“ ihrer Bedeutung

nach kenne, nicht aber in „viapal“, „viadat“ und „viad@t“, bei denen eine Eigenständigkeit schon angesichts ihrer Kürze fernliege und wegen der in der deutschen

Sprache seltenen Folge zweier Vokale auch eine Gliederung in die Bestandteile „viapal“, „vi-adat“ bzw. „vi-ad@t“ nicht abwegig sei.

Mit gerichtlichen Schreiben vom 13. Dezember 2018 und 24. Februar 2022, jeweils

unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 3, Bl. 213 - 217 GA sowie

Anlagen 1 bis 2, Bl. 288 – 289R GA) sind die Verfahrensbeteiligten auf vorläufige

Rechtsauffassungen des Senats hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Zwischen der angegriffenen Wortmarke „viallengo“ und der älteren Unionswortmarke „viastore“ besteht in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen „Transportwesen; Lagerung und Verpackung von Waren“ der Klasse 39

keine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher insoweit zu Recht zurückgewiesen.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor

dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis

zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist

unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und

der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen,

dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch

einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.

Rspr.: vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags

Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert

René/HABM

[OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24

– RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

1. Nach der hier maßgeblichen Registerlage sind die beschwerdegegenständlichen

Vergleichsdienstleistungen durchschnittlich ähnlich.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der

Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Art und

Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder

einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-

RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH

GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rdnr. 16 –

ZOOM/ZOOM). Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion

der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird (BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 16

– DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.). Erforderlich im Sinne einer funktionellen

Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem

Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BPatG 30 W (pat) 6/20 – HELAL iKRAM/iKRAM; 30 W (pat)

22/19 – CRETE/CRET; 28 W (pat) 46/12 – ElecDESIGN/Elac; 26 W (pat) 18/14

– Cada Design/CADA; 24 W (pat) 517/10 – IMAGINE Dessous & Cosmetics/IMAGINE).

Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen sind für die Beurteilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Einsatzzweck, also der Nutzen für den

Empfänger der Dienstleistungen, die wirtschaftliche Bedeutung sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 11 – OXFORD/Oxford

Club; GRUR 2016, 382 Rdnr. 21 – BioGourmet; GRUR 2002, 544, 546 – BANK 24;

GRUR 2001, 164, 165 – Wintergarten). Daneben kommt der branchenmäßigen

Nähe beider Dienstleistungen eine maßgebliche Rolle zu (BPatG 25 W (pat) 44/17

– Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH KEA/GEA;

26 W (pat) 530/13 – Bildmarke/SPORTARENA; 30 W (pat) 105/09 – Rinderkopf mit

Werkzeugen zur Klauenpflege im wappenartigen Rahmen/dito; 28 W (pat) 47/06

- isitec/INSITEC/INSITEC). Der Umstand, dass eine Dienstleistung unter Zuhilfenahme einer branchenfremden Dienstleistung erbracht wird, kann nicht zu einer

Ähnlichkeit der beiden Dienstleistungen untereinander führen (BPatG 26 W (pat)

530/13 – Bildmarke/SPORTARENA m. w. N.).

Im Vergleich zwischen Waren und Dienstleistungen ist zu berücksichtigen, dass

Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren

und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren

hervorbringen, ohne weiteres als ähnlich anzusehen sind. Besondere Umstände

können jedoch die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen, wenn beim angesprochenen Verkehr der Eindruck entsteht, Ware und Dienstleistung unterlägen der

Kontrolle desselben Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1999, 586 Rdnr. 22 – White

Lion). Dies kann der Fall sein, wenn sich das Dienstleistungsunternehmen selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst oder der Warenhersteller oder -vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich

selbständig gewerblich betätigt (vgl. BGH GRUR 2012, 1145 Rdnr. 35 – PELIKAN;

BPatG 27 W (pat) 506/17 – kodi professional/KODi).

Von einer absoluten Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur dann

ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen

von vornherein ausgeschlossen ist (st. Rspr.: BGH a. a. O. – PEARL/PURE PEARL;

a. a. O. Rdnr. 17 – ZOOM/ZOOM). Eine absolute Unähnlichkeit der Waren oder

Dienstleistungen kann nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR Int. 2009, 911

Rdnr. 34 – Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH

GRUR a. a. O. Rdnr. 10 – ZOOM/ZOOM m. w. N.; a. a. O. Rdnr. 9

– DESPERADOS/DESPERADO).

b) Den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der jüngeren Marke „Transportwesen; Lagerung und Verpackung von Waren“ der Klasse 39 kommen die

Widerspruchsdienstleistungen „betriebswirtschaftliche Beratung und Organisationsberatung in den Bereichen Logistik und Intralogistik“ der Klasse 35 und „Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Logistik und Intralogistik; technische Beratung,

einschließlich technische Projektplanung und technisches Projektmanagement in

den Bereichen Logistik und Intralogistik“ der Klasse 42 am nächsten.

aa) Alle vorgenannten, sich gegenüberstehenden Dienstleistungen gehören derselben Branche, nämlich der Logistikbranche, an. Diese ist ein Wirtschaftszweig, der

sich mit der Planung, Steuerung, Optimierung und Durchführung von Güter-, Informations- und Personenströmen befasst. Zu diesen Strömen zählen das Transportieren, Umschlagen, Lagern, Kommissionieren, Sortieren, Verpacken und Verteilen

(https://de.wikipedia.org/wiki/Logistik;

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/logistik-40330). Der Transport ist neben dem Lagern und dem Umschlagen

einer der drei Hauptprozesse („TUL-Prozesse“) der Logistik. Transport sowie Lagerung und Verpackung von Waren bilden daher einen Teil der Logistik, sie unterfallen

den logistischen Teilgebieten „Transportlogistik“ und „Lagerlogistik“. Der innerbetriebliche Transport wird als Intralogistik bezeichnet. Er bewegt sich innerhalb eines

Standortes, etwa in einer Fabrik oder Betriebsstätte, als Werkverkehr zwischen

mehreren Standorten und ist durch kurze Transportwege und Fahrzeiten gekennzeichnet (https://de.wikipedia.org/wiki/Transport). Da auch sämtliche in Rede

stehenden Beratungs- und Planungsdienste der Widersprechenden ausdrücklich „in

den Bereichen Logistik und Intralogistik“ erbracht werden,

liegt daher eine

branchenmäßige Nähe vor, die für die Frage der Ähnlichkeit von wesentlicher

Bedeutung ist.

bb) Die genannten Vergleichsdienstleistungen stimmen aber auch im Einsatzzweck

und im Nutzen für die Dienstleistungsempfänger überein. Sowohl die operativen

Logistikleistungen der angegriffenen Marke als auch die darauf bezogenen Beratungs- und Planungsdienste der Widerspruchsmarke dienen dem gemeinsamen

Zweck einer optimierten und damit für ihre Kunden vorteilhaften Durchführung von

Warentransporten und deren Lagerung.

cc) Ferner sind die Beratungs- und Planungsdienstleistungen der Widersprechenden in den Bereichen der Logistik und Intralogistik für eine optimale Vorbereitung

und/oder Begleitung der beschwerdegegenständlichen, angegriffenen Transport-,

Lagerungs- und Verpackungsdienstleistungen wichtig, so dass sie sich funktionell

ergänzen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin geht der BGH in

seinem Beschluss zu „ZOOM/ZOOM“ (GRUR 2015, 176) nicht auf die Frage eines

solchen (funktionellen) Ermöglichungszusammenhangs ein. Er hat dort nur bestätigt, dass es an einem funktionalen Zusammenhang zwischen zwei Waren, nämlich

„Papier für Kopierzwecke“ und „Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse …“ fehle, weil schon der Verwendungszweck des Papiers von vornherein beschränkt sei, das BPatG nicht festgestellt habe, dass ein Hersteller von Printmedien

in der Regel Kopierpapier verwende, und Vervielfältigungen von Printmedien von

Erwerbern und Nutzern, aber nicht von den Herstellern angefertigt würden.

dd) Da es schon vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke Unternehmen

gegeben hat, die neben Transport- und Lagerdienstleistungen auch Planung und

Beratung im Logistik- und Intralogistikbereich angeboten haben, liegt sogar eine

Überschneidung bei den Erbringungsstätten vor (Anlagenkonvolut 1 zum zweiten

gerichtlichen Hinweis):

-

„ZUFALL logistics group mietet ehemalige DURAmotive-Immobilie an … Über

die ZUFALL logistics group … Unter dem Dach der ZUFALL logistics group

befinden sich die Friedrich Zufall GmbH & Co. KG Internationale Spedition,

Axthelm + Zufall GmbH & Co. KG Internationale Spedition, Transland Spedition GmbH, LOGISTEC Logistik, Management & Consulting GmbH, Distribo

GmbH und NAVIS – ZUFALL GmbH. Als Logistik-Komplettanbieter ist die

ZUFALL logistics group an 11 Standorten mit rund 1.500 Mitarbeitern – darunter 115 Auszubildende – in den Regionen Südniedersachsen, Hessen, Thüringen sowie Rheinland-Pfalz aktiv. …“

(16.12.10, https://osthessennews.de/n1191288/grossenl-der-zufall-logistics-group-mietet-ehemaligeduramotive-immobilie-an.html);

-

„gbl – global brands logistics GmbH – Logistik und Beschaffung … Pick, pack

and provide – we deliver happiness – Seit 2009 ist gbl global brands logistics

ein Komplettanbieter in der Kontraktlogistik und im Fulfillment und realisiert

individuelle Logistik-Lösungen für international agierende Konzerne sowie für

kleine und mittelständische Unternehmen“ (https://de.linkedin.com/company/gbl-global-brands-logistics-gmbh);

-

„…Rhenus wurde 1998 von der Rethmann-Gruppe übernommen und trat danach als Komplettanbieter für logistische Dienstleistungen auf. … die in

Rhenus AG & Co. KG umfirmierte Führungsgesellschaft mit mehreren

Geschäftsfeldern: Contract Logistics (Kontraktlogistik), Port Logistics (Full-

Service-Provider See und Binnenhäfen), Intermodal (Umschlag und Transport

im Containerverkehr), Contargo“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Rhenus);

-

„Swisslog präsentiert sich auf der Pack & Move 2010 als Komplettanbieter für

Intralogistik-Lösungen … setzt Swisslog konsequent die Strategie fort, Kunden

ein komplettes Angebot an Logistiklösungen zu bieten. Zusätzlich zu den Planungs- und Implementierungsdienstleistungen als Generalunternehmer im

Bereich der Intralogistik kann Swisslog damit integrierte Lösungen für die

Handhabung von Paletten, Kartons, Tabletts oder Behältern bieten. Kunden

profitieren davon, dass sie Systeme, Lösungen und Dienstleistungen aus einer

Hand beziehen können: Von der Planung über die Umsetzung bis hin zum

Betrieb und laufenden Support arbeiten sie mit einem einzigen Partner zusammen. …“ (01.09.2010; https://www.logistik-express.com/swisslog-praesentiert-sich-auf-der-pack-move-2010-als-komplettanbieter-fuer-intralogistik-loesungen/).

ee) Allerdings unterscheiden sich die Vergleichsdienstleistungen

in

ihrer

Erbringungsart.

aaa) Während bei der Erbringung der angegriffenen operativen Logistikdienstleistungen „Transportwesen; Lagerung und Verpackung von Waren“ eher der

körperliche und maschinelle Einsatz im Vordergrund steht, nämlich die Ortsveränderung von Gütern durch Transportmittel bzw. das Abstellen, Aufbewahren und

Einpacken von Waren, sind die auf technische und organisatorische Beratung und

Planung logistischer Prozesse gerichteten Widerspruchsdienstleistungen vorwiegend geistiger Natur. Daher weist die Erbringungsart Unterschiede auf.

bbb) Die Dienstleistungen der älteren Marke werden zudem eher vorbereitend, also

auf einer vorgelagerten Stufe, und/oder begleitend erbracht, während die Dienstleistungen der jüngeren Marke quasi als deren Ziel fungieren.

c) Angesichts der Branchennähe, der Übereinstimmung im Einsatzzweck und

Nutzen, der funktionellen Ergänzung und der Überschneidung bei den Erbringungsstätten liegen zwischen den beschwerdegegenständlichen Transport-, Lagerungs-

und Verpackungsdienstleistungen der angegriffenen Marke und den logistikbezogenen Beratungs- und Planungsdienstleistungen der Widersprechenden jedoch in

einem Umfang wirtschaftliche Berührungspunkte vor, die die Annahme einer durchschnittlichen Ähnlichkeit rechtfertigen. Aber selbst wenn nur von einer geringen

Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen wäre, hätte dies keine Auswirkung auf die

vorliegende Entscheidung.

d) Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin haben Klasseneinteilungen keine

unmittelbare Bedeutung für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder

Dienstleistungen (BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 24 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019,

1058 Rdnr. 15 – KNEIPP), so dass es unerheblich ist, dass die angegriffenen

Dienste der Klasse 39 unterfallen und die Widerspruchsdienstleistungen in den

Klassen 35 und 42 registriert sind. Die Klasseneinteilung dient vornehmlich Verwaltungs-, insbesondere Gebührenzwecken. Daher können auch Dienstleistungen, die

verschiedenen Klassen angehören, ähnlich und umgekehrt Dienstleistungen derselben Klasse unähnlich sein.

e) Entgegen der Auffassung der Inhaberin der jüngeren Marke handelt es sich bei

den für die ältere Marke geschützten Beratungs- und Planungsdiensten auch nicht

um unselbständige Hilfsdienstleistungen. In der dazu von ihr angeführten Entscheidung des BPatG (GRUR 1982, 731 – RUB) standen den Ingenieurberatungsdienstleistungen die Waren „Ketten und daraus hergestellte Förderanlagen und

Hebevorrichtungen“ gegenüber. Bei den Ingenieurberatungen handelte es sich

nicht – wie hier – um selbständige, entgeltliche Dienstleistungen, sondern um

solche, die nur zum Zweck des Warenabsatzes erbracht und nicht gesondert abgerechnet wurden. Sie stellten nur das Hilfsmittel zur Förderung des Warenabsatzes

dar. Vorliegend werden die für die Widerspruchsmarke registrierten Beratungs- und

Planungsdienste aber völlig unabhängig von einem Warenabsatz angeboten und

vergütet und treten damit in eigenständigen Wettbewerb zu anderen Dienstleistern.

f) Auch die von der Beschwerdegegnerin genannte BPatG-Entscheidung zu

„AlpTransit/TRANSIT (29 W (pat) 393/98) führt zu keiner anderen Einschätzung,

weil es auch dort um einen Vergleich zwischen Dienstleistung und Waren und nicht

– wie hier – um einen reinen Dienstleistungsvergleich ging, sondern die Frage der

Ähnlichkeit der Dienstleistung „Transport“ mit den Waren „Kraftfahrzeuge, nämlich

Kleinlaster und Kleinomnibusse“ behandelt wurde. Bei einem Vergleich von Waren

und Dienstleistungen kommt es darauf an, ob das Dienstleistungsunternehmen

selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst oder der

Warenhersteller oder -vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt. Dies konnte damals nicht festgestellt

werden, weshalb eine Ähnlichkeit verneint wurde. Diese Problematik stellt sich bei

einem reinen Dienstleistungsvergleich nicht.

g) Auch die Entscheidung des HABM zu „Blitz/BLITZ“ (R 441/2004-1) ist nicht

übertragbar, weil sich dort die Waren „Gabelstapler und Lifte“ und Transportdienstleistungen gegenüberstanden und nicht – wie hier – nur Dienstleistungen.

h) Soweit die Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung „Werbung“ einerseits und den

Dienstleistungen „Filmvermietung, Filmvorführung“ andererseits (BPatGE 28, 131

– Lupe, zitiert in Fezer, MarkenG, 4. Aufl. 2009, § 14 Rdnr. 733) verneint worden

ist, ist diese Fallgestaltung ebenfalls nicht vergleichbar. Denn dort wurde festgestellt, dass diese Dienste in grundverschiedenen Branchen erbracht werden, nämlich von Werbeagenturen einerseits und von Filmtheatern und Filmverleihern andererseits, während vorliegend branchenmäßige Nähe gegeben ist.

i) Eine Ähnlichkeit zwischen den beschwerdegegenständlichen Transport-, Lagerungs- und Verpackungsdienstleistungen der jüngeren Marke und den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren der Klassen 6, 7, 9, 12 und 20 sowie zu den

Handelsdienstleistungen der Klasse 35, den Reparatur-, Telekommunikations-,

Schulungs- und EDV-Dienstleistungen der Klassen 37, 38, 41 und 42 kommt nicht

in Betracht. Insbesondere hat der Senat nicht feststellen können, dass Produzenten

von Lager(Regalen) sowie maschinellen und sonstigen Ausrüstungen von Anlagen

der Logistik und der Intralogistik einschließlich Softwareerstellung gleichzeitig

Transport-, Lagerungs- und Verpackungsdienste erbringen, und deren Anbieter

stellen wiederum keine Lageranlagen her oder entwickeln Systeme zu deren

Betrieb.

2. Die im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen richten sich in erster Linie

an Entscheidungsträger in Unternehmen der Logistikbranche, gewerbliche Kunden

mit Bedarf an Logistik und logistikbezogenen Begleitdienstleistungen sowie an den

Logistikfachverkehr, die alle bei der Auswahl dieser Dienstleistungen sorgfältig und

daher mit erhöhter Aufmerksamkeit vorgehen. Dies gilt auch soweit die Dienstleistung „Transportwesen“ vom Durchschnittsverbraucher in Anspruch genommen

wird, wie z. B. bei Umzügen.

3. Der Unionswiderspruchswortmarke „viastore“ kommt eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft zu.

a) Ihr Schutzumfang ist von Haus aus normal.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,

sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für

die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen

anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31

– BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX).

Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen.

Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar

beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012,

1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine

hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

bb) Die ältere Marke setzt sich aus den Bestandteilen „via“ und „store“ zusammen.

aaa) Das Wort „via“ stammt aus dem Lateinischen und ist mit „Weg, Straße“ zu

übersetzen (Anlage 1 zum ersten Hinweis).

(1) Allerdings sind Wörter toter Sprachen wie Latein oder Altgriechisch nach

ständiger Rechtsprechung zur unmittelbaren Produktbeschreibung grundsätzlich

ungeeignet, sofern sie nicht mit identischer Bedeutung in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sind oder auf dem entsprechenden Sektor als Fachsprache

verwendet werden, wie z. B. in der Medizin oder Botanik (EuGH GRUR 2010, 534

Rdnr. 25 - 31 – Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; BPatG 25 W (pat) 87/14

– Universum; 30 W (pat) 539/10 – CANTUS VERLAG; GRUR 1998, 58 – JURIS

LIBRI; 26 W (pat) 524/17 – aurea/AURUM; 26 W (pat) 526/21 – Crux/CRUZ).

(1.1) Das Wort „via“ ist mit der Bedeutung „Weg, Straße“ jedoch nicht in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch eingegangen und Latein stellt keine Fachsprache im Bereich der (Intra-)Logistik dar.

(1.2) Soweit das inländische Publikum bei der Suche nach Hotels für Reisen ins

beliebte Urlaubsland Italien auf „via“ zur Straßenbezeichnung bei italienischen

Adressen trifft oder Sehenswürdigkeiten, wie z. B. die „Via Appia“ als noch heute

vorhandene

antike

Römerstraße

(https://www.duden.de/rechtschreibung/Via_Appia; https://de.wikipedia.org/wiki/Via_Appia = Anlage 2 zum ersten

gerichtlichen Hinweis) oder die „Via Dolorosa“ als einen nach dem Leidensweg Jesu

benannten Prozessionsweg in Jerusalem (https://de.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa = Anlage 2 zum ersten gerichtlichen Hinweis), kennt, ist ihm der Begriff „via“

nie in Alleinstellung, sondern immer mit Zusätzen begegnet.

(2) Auch soweit dem Fachverkehr das Wort „via“ mit der Bedeutung „Straße“ aus

dem italienischen Grundwortschatz (Giovannelli, Grund- und Aufbauwortschatz

Italienisch, 1991, S. 106) und in der Schreibweise „vίa“ auch aus dem spanischen

Grundwortschatz (Heupel, Grund- und Aufbauwortschatz Spanisch, 1995, S. 97)

bekannt sein sollte, hat er dieses Wort nicht ernsthaft als Hinweis auf den Transportweg „Straße“ aufgefasst. Denn im Italienischen heißt „Transport auf der Straße“

„trasporto su strada“ (Langenscheidt, Handwörterbuch Italienisch, 2009, S. 1919).

Das spanische Äquivalent für „Straßentransport“ lautet „transporte por carretera“

(Langenscheidt, Handwörterbuch Spanisch, 2006, S. 1312).

(3) Außerdem erwartet der inländische Fachverkehr der (Intra-)Logistikbranche

englische oder englisch-deutsche Fachbegriffe, mit denen er täglich umgeht, wie

z. B. „Warehousing“, „Supply Chain Management“, „Just-in-Time-Belieferung“ oder

„Just-in-Sequence-Belieferung“, aber keinen Begriff aus einer lateinischen bzw.

romanischen Sprache. Im Englischen wird „Straßentransport“ mit „road transport

(Br.)“, „carriage by road“, „haulage“ oder „transport of goods by road (Br.)“ übersetzt

(v. Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, 1996, Bd. IV, S. 602).

(4) Hinzu kommt, dass „via“ aus Sicht der Fachkreise auch nicht auf „Straßenlogistik“ hinweisen kann, weil „Straßenlogistik“ im Gegensatz zu „Lagerlogistik“ kein

logistisches Teilgebiet und damit kein gängiger Fachbegriff ist. In der Logistik stellt

die Straße nur einen möglichen Transportweg im logistischen Teilgebiet der „Transportlogistik“ dar (https://de.wikipedia.org/wiki/Logistik#Teilbereiche_der_Logistik),

bei der es um die Planung und Durchführung von Maßnahmen zur optimalen

Gestaltung des Transportes bei der Wahl der Transportmittel, Transportwege,

Beladung und Entladung geht. Das aus dem Lateinischen stammende und in romanischen Sprachen mit „Straße/Weg“ zu übersetzende „via“ wird daher weder vom

angesprochenen inländischen Fachpublikum noch vom Durchschnittsverbraucher

als schlagwortartiger Sachhinweis auf die Art des Transportweges und damit auf

den Gegenstand der vorgenannten Dienstleistungen verstanden.

(5) Dagegen ist im deutschen Sprachgebrauch „via“ als Präposition im Sinne von

„(auf dem Weg, auf der Strecke) über; durch“ geläufig (https://www.duden.de/rechtschreibung/via). Dabei zeigen die lexikalischen Beispiele „via Berlin nach Warschau

fliegen, reisen“ oder „sie forderten ihn via Verwaltungsgericht zu sofortiger Zahlung

auf“, dass „über“ und „durch“ nicht im räumlichen Sinne, sondern wie „per“ im Sinne

von „mittels, unter Zuhilfenahme“ zu verstehen sind (https://www.duden.de/rechtschreibung/durch_mittels; https://www.duden.de/rechtschreibung/per). Mit den

identischen Übersetzungen „über, per“ gehört „via“ auch in der englischen und

portugiesischen Sprache zum jeweiligen Grundwortschatz (Freese, Langenscheidt

Grundwortschatz Englisch, 2000, S. 255; Kilp, Langenscheidt Grundwortschatz

Portugiesisch, 2002, S. 164).

(6) Aufgrund der Positionierung am Wortbeginn steht auch aus Sicht des Fachverkehrs die gleichnamige, sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache

geläufige Präposition im Sinne von „über/per“ bzw. „mittels“ im Vordergrund, zumal

„via“ in diesem Sinne auch häufig in der Logistik verwendet wird, wie die im zweiten

gerichtlichen Hinweis auf Seite 5 genannten Beispiele zeigen:

-

„via Kran be- und entladen“ (https://www.set-goeppingen.de/de/),

-

-

-

„Beschaffungslogistik via HUB-System“ (https://www.logistik-outsourcing.org),

„Organisation

von

Leergestelltransporten

via

Tieflader“

(https://www.hubert-winnen.de/wordpress/?page_id=14),

„Lieferanten-management via Supplier Relationship Management-

Tools (SRM)“ (https://www.ebp-consulting.com/de/branchen/automobilzulieferer).

Als Präposition in Alleinstellung kommt dem Wort „via“ aber ebenfalls kein dienstleistungsbeschreibender Charakter für die in Rede stehenden Beratungs- und Planungsdienstleistungen zu. Dagegen sprechen auch nicht die Entscheidungen des

BPatG zu „Via Bus – Vorfahrt für Hamburg“ (26 W (pat) 533/13) und „VORFAHRT

für Hamburg VIA BUS“ (26 W (pat) 531/13), weil „via“ dort im Kontext und nicht in

Alleinstellung verwendet worden ist.

bbb) Das dem englischen Grundwortschatz entstammende „store“ wird als Substantiv mit „Vorrat; Lager“ und als Verb mit „aufbewahren“ übersetzt (Weis, Grund- und

Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 99). Im Hinblick darauf, dass „Lagerlogistik“ ein logistisches Teilgebiet darstellt und damit ein gängiger Fachbegriff ist,

gibt „store“ den Gegenstand der Widerspruchsdienstleistungen an, nämlich dass

sich diese auf das logistische Teilgebiet „Lager(-logistik)“ spezialisiert haben.

cc)

Die Wortkombination

„viastore“

bedeutet

somit

insgesamt

„Straßen-/Wege-/-lager/-vorrat“, „Lager/Vorrat an der Straße/am Weg“ oder „(auf

dem Weg, auf der Strecke) über/durch das/ein Lager“ bzw. „mittels/unter Zuhilfenahme des/eines Lagers“.

dd) Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise vermittelt das ältere Markenwort

„viastore“ damit keinen verständlichen Aussagegehalt über die Widerspruchsdienste „betriebswirtschaftliche Beratung und Organisationsberatung in den Bereichen Logistik und Intralogistik“ der Klasse 35 und „Ingenieurdienstleistungen in den

Bereichen Logistik und Intralogistik; technische Beratung, einschließlich technische

Projektplanung und technisches Projektmanagement in den Bereichen Logistik und

Intralogistik“ der Klasse 42.

aaa) Soweit es im Sinne des auch lexikalisch nicht nachweisbaren Begriffs

„Straßenlager“ oder als „Lager an der Straße“ verstanden wird, fehlt es an einer

sinnvollen Bestimmungsangabe für die so gekennzeichneten Beratungs- und

Planungsdienstleistungen der Widersprechenden in den Bereichen Logistik und

Intralogistik. Es ist eine selbstverständliche Tatsache, dass sich Lager(gebäude) an

einer Straße befinden, damit sie mit Transportmitteln angefahren werden können.

In der Logistik existiert der Begriff „Straßenlager“ nicht. Sofern er die Tatsache umschreiben sollte, dass aufgrund der Reduzierung von Lagerkapazitäten das Transportfahrzeug auf der Straße häufig als Lager fungiert, bedarf es zu diesem Verständnis mehrerer gedanklicher Zwischenschritte. Eine solche analysierende

Betrachtungsweise ist unzulässig, um zu einem beschreibenden Gehalt zu gelangen. Es gibt daher keine Anhaltspunkte dafür, dass sich Beratungs- und Planungsdienstleistungen in den Bereichen Logistik und Intralogistik speziell mit sog.

Straßenlagern bzw. Lagergebäuden an der Straße befassen, so dass das ältere

Markenwort nicht in der Lage ist, den Bestimmungszweck oder Eigenschaften der

vorgenannten Dienste in irgendeiner Weise sinnvoll zu beschreiben.

bbb) Im Inland steht zudem das Verständnis von „via“ als Präposition mit der

Bedeutung „über/per“ bzw. „mittels, unter Zuhilfenahme“, wie etwa in den Ausdrücken „via E-Mail“ oder „Flug via London“ im Vordergrund. Aber auch die Gesamtbedeutung „über/durch das/ein Lager“ bzw. „mittels/unter Zuhilfenahme des/eines

Lagers“ stellt keine sinnvolle, ohne weiteres verständliche beschreibende Angabe

über die im Ähnlichkeitsbereich liegenden Beratungs- und Planungsdienstleistungen der Widersprechenden dar.

ccc) Die von der Beschwerdegegnerin vorgenommenen Übersetzungs- und Deutungsversuche als „Laden für Waren und Dienstleistungen, die auf die Zurücklegung

eines Weges bezogen sind“, „Lager für Waren, die einen Weg zurücklegten“ oder

„Logistiklösung über („via“) die Lagerung von Waren („store“)“ zeigen ebenfalls,

dass der unüblichen, romanisch-englischen Wortkombination „viastore“ nur eine

diffuse, uneinheitliche Bedeutung zukommt.

b) Diese normale Kennzeichnungskraft wird entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht durch Drittmarken geschwächt.

aa) Eine solche Schwächung, die einen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt

voraus, dass die Drittkennzeichen auf gleichen oder eng benachbarten Waren oder

Dienstleistungen und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken. Entscheidungserheblich kann

dabei auch nur eine beträchtliche Anzahl ähnlicher Drittmarken sein (so sind z. B.

drei Drittmarken nicht als ausreichend angesehen worden: BGH GRUR 1967, 246,

248 – Vitapur; BPatG 29 W (pat) 553/12 – eos/EOS 22). Die Benutzung der Drittkennzeichen – vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke – muss liquide, also

unstreitig oder amtsbekannt, oder vom Inhaber der angegriffenen Marke glaubhaft

gemacht sein, weil nur insoweit der Verkehr genötigt und daran gewöhnt sein kann,

wegen des Nebeneinanderbestehens mehrerer ähnlicher Marken sorgfältiger auf

etwaige Unterschiede zu achten, weshalb er weniger Verwechslungen unterliegt

(BGH GRUR GRUR 2012, 930 Rdnr. 40 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2009, 766

Rdnr. 32 – Stofffähnchen; GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet; BPatG

GRUR 2004, 433, 434 – OMEGA/OMEGA LIFE).

bb) Soweit die Beschwerdegegnerin vorgetragen hat, dass in Deutschland

1.097 Marken mit dem Bestandteil „via“ geschützt seien, davon allein in Klasse 39

ca. 300 Marken, fehlt es an konkretem Vorbringen nebst Belegen zu ihrer Benutzung vor dem 15. Juli 2011. Das gilt auch für die ausdrücklich genannten Marken

viatum (305 34 535), „VIALOG“ (397 35 625), „VIAMO“ (302 08 683), „VIATIME“

(UM 002 340 412), „VIAVERA“ (UM 002 548 378), „vianeo“ UM 003 036 019),

„VIAPARK“ (UM 003 682 226) und „VIATOLL“ (IR 1 093 402), die sich zudem mit

Ausnahme von „VIATIME“ (UM 002 340 412) und „VIAPARK“ (UM 003 682 226)

auch noch vom Zeichenaufbau her deutlich von der Widerspruchsmarke unterscheiden.

cc) Eine Präsenz ähnlicher Marken mit dem Bestandteil „via“ zur Produktkennzeichnung logistischer Dienstleistungen auf dem Markt vor dem maßgeblichen Kollisionszeitpunkt, dem 15. Juli 2011, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke auch für die

in ihrem Schriftsatz vom 28. April 2022 genannten 16 Marken nicht nachgewiesen.

dd) Diese stellen auch keine beträchtliche Anzahl ähnlicher Drittmarken dar.

aaa) Bei den Wort-/Bildmarken

(UM 002 567 014),

(UM 002 742 104),

(UM 008 307 811),

(UM 009 034 174) und

(UM 302 08 757) fehlt es schon aufgrund auffallender, eigentümlicher Bildelemente an einer Übereinstimmung im Zeichenaufbau.

bbb) Die Marken „Via CTT“ (UM 004 652 988) und

(UM 004 692 687)

sind schon deshalb nicht vergleichbar, weil sie für eine andere Dienstleistung,

nämlich für „Zustellung von Korrespondenz“, eingetragen sind. Auch die Marken

(UM 005 091 558) und

(UM 000 709 626) sind für andere

Dienstleistungen, nämlich die „Veranstaltung von Reisen“, registriert. Dies gilt auch

für die Marke

(300 65 469) die für Waren, nämlich „Fahrzeuge und

Fahrzeugteile“, der Klasse 12 eingetragen ist.

ccc) Die Anmeldung der Wortfolge „via cargo logistic“ (UM 006 899 256) ist schon

am 13. Juni 2008 zurückgenommen worden, und die Wortmarke „VIA“ (UM 016 570

161) ist erst am 26. Juni 2018, also lange nach dem Anmeldetag der angegriffenen

Marke registriert worden.

ddd) Die Marken „ALTA VIA“ (UM 005110961), „VIA NANO“ (UM 006 884 647) und

„Via alpina“ (IR 761 445) sind nicht wie die Widerspruchsmarke aus einem

romanischen und englischen Bestandteil zusammengesetzt.

eee) Es verbleiben die Marken „via cargo“ (UM 006 899 249) „VIATIME“ (UM 002

340 412) und „VIAPARK“ (UM 003 682 226), die nicht als eine beträchtliche Anzahl

ähnlicher Drittmarken anzusehen sind.

ee) Soweit die vier Unternehmen viaLOG Logistik Beratung GmbH, VIA Logistik

GmbH, via logis und der Logistikverbund Via Bremen in Deutschland bereits im Jahr

2011 „via“ als Teil ihres Firmennamens und zur Kennzeichnung ihrer logistischen

Dienstleistungen verwendet haben, und das von der Beschwerdegegnerin

genannte Schweizer Unternehmen „Via Mat“ vor 2011 in Deutschland Umsätze in

Millionenhöhe erzielt hat, ist zum einen zu beachten, dass keines dieser Kennzeichen wie die vorliegende Widerspruchsmarke aufgebaut ist, und zum anderen reicht

diese geringe Zahl benutzter Drittmarken nicht für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Unionsmarke aus.

c) Anhaltspunkte für eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft sind

weder vorgetragen worden noch ersichtlich.

4. Der bei durchschnittlich ähnlichen Vergleichsdienstleistungen und normaler

Kennzeichnungskraft der älteren Unionsmarke einzuhaltende Markenabstand wird

wegen erhöhter Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise und geringer

Markenähnlichkeit eingehalten. Dies würde erst recht dann gelten, wenn nur von

einer unterdurchschnittlichen Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen wäre.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck

der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und

dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags

Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS),

wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr

eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden

Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53

– Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass

unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den

durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41

– HABM/Shaker

[Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31

– RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten

und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander

gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang

und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen

angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht

wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La

Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt

für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem

der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags

Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).

b) In der Gesamtheit und schriftbildlich unterscheiden sich die angegriffene Marke

„viallengo“ und die Widerspruchsmarke „viastore“ durch die abweichenden zweiten Bestandteile „llengo“ und „store“ deutlich.

Dabei ist im Rahmen der visuellen Wahrnehmung zu berücksichtigen, dass das

Schriftbild von Marken – anders als dies beim schnell verklingenden Wort der Fall

ist – erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel wiederholte Wahrnehmung

der Bezeichnungen gestattet, so dass das Schriftbild einer Marke dem Betrachter

sehr viel besser in Erinnerung bleibt als das gesprochene Wort (vgl. BPatG

25 W (pat) 2/17 – KIEFFER/KAEFER; 30 W (pat) 42/14 – VIVADIA/VIVANDA;

24 W (pat) 34/14 – Erovital/Gelovital; BPatGE 43, 108, 114 – Ostex/OSTARIX;

BPatG GRUR 2004, 950, 954 – ACELAT/Acesal).

c) Eine klangliche Prägung durch das Element „via“ kommt nur bei der älteren

europäischen Einwortmarke „viastore“ in Betracht.

aa) Die Grundsätze der Prägung werden auch auf einteilige Zeichen angewendet,

wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem

Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (BGH GRUR 2020, 1202 Rdnr. 27 – YOOFOOD/YO; GRUR

2013, 631 Rdnr. 33 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2010, 729 Rdnr. 34 – MIXI;

GRUR 2008, 905 juris-Tz. 38 – Pantohexal). Dabei ist zu prüfen, ob die Anwendung

des für kombinierte Zeichen geltenden Prägungsgrundsatzes trotz der formalen Einteiligkeit eines Zeichens ausnahmsweise in Betracht kommt.

bb) Vorliegend besteht trotz der geschlossenen Schreibweise ein Anlass, die

Widerspruchsmarke zergliedernd wahrzunehmen.

aaa) Dafür spricht die sofort erkennbare ungewöhnliche Zusammensetzung

zwischen einem Wort aus einer romanischen Sprache und einem englischen Grundwort.

bbb) Ferner setzt sich „via“ auch bei der Aussprache von dem nachfolgenden Bestandteil „store“ deutlich ab.

ccc) Da die angesprochenen Verkehrskreise sofort und ohne weiteres das englische

Substantiv „store“ im Sinne von „Lager“ verstehen, wird es in Bezug auf die maßgeblichen Beratungs- und Planungsdienste der Widersprechenden als glatt beschreibende und damit schutzunfähige Angabe wahrgenommen, die lediglich

darauf hinweist, dass sich die so gekennzeichneten Dienste auf das logistische Teilgebiet „Lager(-logistik)“ spezialisiert haben.

ddd) Demgegenüber wird das aus dem Lateinischen stammende und in romanischen Sprachen mit „Straße/Weg“ zu übersetzende „via“ vom angesprochenen

inländischen Publikum nicht als schlagwortartiger Sachhinweis auf die Art des

Transportweges und damit auf den Gegenstand der vorgenannten Dienstleistungen

verstanden, wie bereits bei der Kennzeichnungskraft dargelegt worden ist. „via“ ist

im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vielmehr als kennzeichnungskräftiger Fantasiebegriff wahrgenommen worden, der sich von dem nachfolgenden

eindeutig schutzunfähigen Bestandteil „store“ deutlich abgrenzt.

eee) Gegen die einheitliche Wahrnehmung der älteren Unionsmarke spricht zudem,

dass sie keinen Gesamtbegriff mit erkennbarem Bedeutungsgehalt bildet bzw. „via“

und „store“ nicht zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verschmelzen, wie bereits bei

der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeführt worden ist.

cc) Somit sticht der stärker beachtete Anfangsbestandteil „via“ der Widerspruchsmarke, der über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft für die in Rede stehenden Dienstleistungen verfügt, phonetisch hervor, während das kennzeichnungsschwache Schlusselement „store“ als bloßer Sachhinweis im Gesamteindruck zurücktritt.

dd) Dies gilt jedoch nicht auch für die angegriffene Marke „viallengo“, weil der Verkehr sie nicht zergliedernd wahrnimmt.

aaa) Angesichts des ungewöhnlichen Beginns mit dem Doppelkonsonanten „ll“, der

selbst in der spanischen Sprache selten vorkommt, ist für den inländischen Verkehr

eine Gliederung in die Bestandteile „via“ und „llengo“ nicht ohne weiteres erkennbar.

Für das deutsche Publikum kommen auch Gliederungen wie „vi-allengo“, „viallengo“ oder „vi-allen-go“ in Betracht.

bbb) Gegen eine zergliedernde Wahrnehmung spricht auch, dass „llengo“ kein Wort

der deutschen, englischen, spanischen, portugiesischen oder italienischen Sprache

ist, obwohl es angesichts des Wortbeginns „via“ und spanischer Wörter wie „llave“

für „Schlüssel“ oder „lleno“ für „leer“ zumindest spanisch wirkt.

ccc) Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist „llengo“ keine lautschriftliche Wiedergabe der Startaufforderung „and go!“. Die Abkürzung von „and go“ ist 'n'

go, nicht aber „llengo“ (vgl. BPatG 24 W (pat) 50/12 – WRAP N'GO; 27 W (pat) 1/12

– Rabe`n Sports/RABE).

ddd) Als Kunstwort verfügt „llengo“ zudem nicht über einen bestimmten Bedeutungsgehalt, so dass es auch nicht als dienstleistungsbeschreibende Angabe im

Gesamteindruck zurücktreten kann.

eee) Es ist daher nicht ersichtlich, warum der Verkehr das Markenwort „viallengo“

trotz seiner Zusammenschreibung auseinanderreißen und allein mit „via“ benennen

sollte.

d) Phonetisch stehen sich daher die Markenwörter „viallengo“ und „via“ gegenüber,

deren Ähnlichkeit unterdurchschnittlich ist, weil sie sich in Silbenzahl, Vokal- und

Konsonantenfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus deutlich unterscheiden. Der viersilbigen angegriffenen Marke „viallengo“ steht das ältere zweisilbige

Markenwort „via“ gegenüber. Die jüngere Marke verfügt über die größere Vokalfolge

„i-a-e-o“ und die umfangreichere Mitlautfolge „v-l-l-n-g“, während „via“ nur die

Selbstlaute „i-a“ und den Konsonanten „v“ enthält. Auch wenn die Kollisionsmarken

am Wortbeginn „via“ übereinstimmen, erhält das längere Wortende „llengo“ ein stärkeres Gewicht, so dass die Übereinstimmung zu Beginn an Beachtung verliert.

e) Die Vergleichsmarken sind zudem begrifflich unähnlich.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist daher in jeder Hinsicht ausgeschlossen.

5. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke ist ebenfalls zu verneinen.

a) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden scheidet auch eine mittelbare

Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens aus.

aa) Diese Art der Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Zeichen in einem

Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines

Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen

wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (vgl. BGH GRUR

2009, 484 Rdnr. 38 – METROBUS). Dafür ist es erforderlich, dass dieser eigenständig hervortretende, kennzeichnungskräftige Zeichenstamm dem Publikum zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bereits durch mehrere benutzte

Serienmarken nahegebracht worden ist (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 64

– Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40

– Volkswagen/Volks.Inspektion), und diese Markenserie auch gegenwärtig noch auf

dem Markt präsent ist.

bb) Diese Voraussetzungen sind hier aus mehreren Gründen nicht erfüllt.

aaa) Die Widersprechende hat zwar

-

durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung ihres Marketingleiters vom 13. Juni 2019 nebst Fotografien von Messeauftritten von

2010 bis 2018, Marken-Benutzungsbeispielen, Firmenprospekten von

2006 und 2019, Produktprospekten zu „viaspeed“, „viapal“ sowie

viadat und viad@t, jeweils aus 2006, 2018 und 2019, und Titelseiten

ihres Kundenmagazins von 2002, 2003, 2004, 2015 und 2017/2018

(Anlagen eE1 bis eE6 = WI2) sowie

-

durch Einreichung von in Fachzeitschriften dokumentierten Projekten

der Widersprechenden in den Jahren 2006 bis 2018 (Anlage WI3),

dokumentierten Messeauftritten der Widersprechenden von 2006 bis

2018 (Anlage WI4), Kundenmagazinen von 2015, 2016 und

2017/2018 und Beschreibungen unter der Unionsmarke „viasprint“

realisierter Projekte in den Jahren 1996, 2001 und 2005, Artikeln aus

Fachzeitschriften aus den Jahren 2006 und 2008 und einem

Produktprospekt von 2018 (Bl. 61 – 69 GA)

substantiiert dargelegt und nachgewiesen, dass sie von 1996 bzw. 2000 bis 2018

unter ihrer Firmen- und Dachmarke „viastore“ ihre Produktmarken „viaspeed“ für ein

Regalbediengerät für Kleinteilebehälter, „viapal“ für ein Regalbediengerät für die

Handhabung von Paletten, „viapick“ für ein vollautomatisches Kommissioniersystem, „viasprint“ für ein Regalbediengerät sowie „viadat“ und „viad@t“ für User-

Lizenzen für ein Warehouse Management System (Lagerverwaltungssystem) kontinuierlich selbst verwendet hat bzw. seit 2015 die Marken „viadat“ und „viad@t“ mit

ihrer Zustimmung von der Firma viastore SOFTWARE GmbH hat benutzen lassen.

Sie hat auch vorgetragen und glaubhaft gemacht, dass sie beim Neubau von Intralogistikanlagen damit beauftragt werde, den Lagerteil eines Logistikzentrums zu errichten, wozu insbesondere die Beratung des Bauträgers bzw. der Bauherren, also

die technische Projektierung und betriebswirtschaftliche Planung der Anlage etc.

gehöre (Seite 5 der eidesstattlichen Versicherung). Der softwarebezogene Leistungskatalog beim Neubau etc. umfasse seit jeher üblicherweise u. a. auch die

separat abgerechnete und unter der Produktmarke „viadat“, „viad@t“ erbrachte Einzelleistung „Projektplanung einschließlich Consulting“ (Seite 6 der eidesstattlichen

Versicherung).

Aus diesem Vorbringen lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass sie sich unter den

vorgenannten Produktmarken mit der Erbringung der im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienste „betriebswirtschaftliche Beratung und Organisationsberatung in den

Bereichen Logistik und Intralogistik“ der Klasse 35 und „Ingenieurdienstleistungen

in den Bereichen Logistik und Intralogistik; technische Beratung, einschließlich technische Projektplanung und technisches Projektmanagement in den Bereichen

Logistik und Intralogistik“ der Klasse 42 selbständig gewerblich betätigt und diese

Dienste ihren Kunden isoliert von einem Auftrag zur Lagererrichtung angeboten hat.

Auch die separate Abrechnung der Einzelleistung „Projektplanung einschließlich

Consulting“, die im Rahmen der unter der Produktmarke „viadat“, „viad@t“ erbrachten Softwaredienstleistung erfolgt sein soll, spricht nicht für das Angebot einer selbständigen Beratungs- und Planungsdienstleistung, zumal die damit erzielten Erlöse

im Gegensatz zu den Umsätzen mit Regalbediengeräten und User-Lizenzen in der

eidesstattlichen Versicherung nicht angegeben worden sind.

bbb) Hinzu kommt, dass eine Präsenz der Markenserie der Widersprechenden für

die vorgenannten Dienstleistungen auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder hinreichend dargelegt noch glaubhaft gemacht worden ist. Für den Zeitraum von Mitte

Juni 2019 bis Juli 2023, also für mehr als vier Jahre, fehlt jeglicher Vortrag.

ccc) Aber selbst wenn eine gegenwärtig immer noch präsente Markenserie für die

in Rede stehenden Widerspruchsdienste vorläge, scheiterte eine mittelbare Verwechslungsgefahr daran, dass sich die angegriffene Marke „viallengo“ vom Zeichenbildungsprinzip her nicht in die Markenserie „viastore“, „viaspeed“, „viapal“

„viapick“, „viasprint“ und „viadat“/„viad@t“ einfügt. Denn sie setzt sich aus dem

vorangestellten „via“ und einem nachgestellten einsilbigen, englischen Wort bzw.

einer entsprechenden Abkürzung zusammen, das in Bezug auf logistikbezogene

Dienstleistungen über einen beschreibenden Begriffsinhalt verfügt. Denn „store“

steht für „Lager“, „speed“ und „sprint“ für „Schnelligkeit“, „pal“ ist die Abkürzung für

„Palette“, „d@t“/„dat“ das Acronym für „Daten“, und „pick“ fungiert als Kurzwort für

den Ausdruck „pick´n´pack“ im Sinne von „greif und packe ein“ für ein vollautomatisches Kommissioniersystem. Diesem Muster entspricht der zweisilbige Fantasiebegriff „llengo“ ohne jeden Sinngehalt nicht.

b) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt ebenfalls nicht vor.

aa) Sie kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den

Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen

oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht.

Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände

angenommen werden

(BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45

– Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 69 – Culinaria/Villa Culinaria).

So ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

Union und des Bundesgerichtshofs nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das

als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne

dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen

Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30

– THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, Rdnr. 11;

GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2012, 930 Rdnr. 45 – Bogner B/Barbie B;

GRUR 2014, 1101 Rdnr. 54 – Gelbe Wörterbücher).

bb) In der jüngeren Marke bildet das übereinstimmende Element „via“ zusammen

mit dem Bestandteil „llengo“ einen einheitlichen Kunstbegriff, so dass der Bestandteil „via“ keine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.

cc) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird auch angenommen, wenn

ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in

eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig

kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses

Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der

Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus

wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR

2005, 1042 Rdnr. 31 – THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 – Barbara

Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859

– Malteserkreuz).

dd) Das ist hier schon deshalb nicht der Fall, weil „llengo“ kein Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen der Inhaberin der jüngeren Marke ist.

III.

Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1

MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

5.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,

eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz

ob