BPatG Beschluss vom 04.10.2023 – 1 W (pat) 42/22

BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 42/22 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2017 103 659.8

(hier: Antrag auf Wiedereinsetzung)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

4. Oktober 2023 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie den Richter Schell und die

Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2023:041023B1Wpat42.22.0

G r ü n d e

I.

Am 22. Februar 2017 reichte die Anmelderin unter Inanspruchnahme der Priorität

einer US-Anmeldung vom 4. März 2016 die Anmeldung eines Patents mit der

Bezeichnung „Hybridfahrzeug mit Ruckdämpfungsstrategie“ ein, die im Register

des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) unter dem Aktenzeichen

10 2017 103 659.8 geführt wird.

Mit Schreiben vom 13. Juli 2020 wies das DPMA die Beschwerdeführerin darauf

hin, dass die 4. Jahresgebühr nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist

entrichtet worden sei und mit einem Verspätungszuschlag noch bis zum

31. August 2020 gezahlt werden könne, andernfalls gelte die Anmeldung als

zurückgenommen.

Bis 31. August 2020 wurde die 4. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag nicht

gezahlt. Mit

E-Mail

vom

9. September 2020

wandte

sich

die

Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf das

Streitpatent an das DPMA.

In dieser E-Mail

teilte sie mit, dass die

Einzugsermächtigung für die 4. Jahresgebühr mit Zuschlag nicht ausgeführt

worden sei, und fragte nach, ob der Einzug wiederholt werden könne. In einer

ebenfalls per E-Mail versandten Antwort des DPMA vom 10. September 2020

wurde ihr mitgeteilt, dass im Falle einer Rücklastschrift ein Verwendungszweck

(Einzugsermächtigung) nicht noch einmal verwendet werden könne und dürfe. In

dieser E-Mail wies das DPMA ausdrücklich auf Folgendes hin: „Wenn Sie das

betreffende Schutzrecht aufrechterhalten möchten, müssen Sie eine neue

Einzugsermächtigung einreichen oder die Gebühr überweisen“.

Mit Schriftsatz vom 13. Mai 2021 beantragte die Beschwerdeführerin – unter

Beifügung einer Einzugsermächtigung über 120.- Euro – Wiedereinsetzung in die

Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Zuschlag. Zur Begründung führte sie

aus, der Wiedereinsetzungsantrag erfolge fristgerecht, da die Versäumung der

Zahlungsfrist im Rahmen einer Überprüfung von Konto-Unterlagen erst im

Nachhinein

festgestellt worden sei und die Verfahrensbevollmächtigte der

Anmelderin erst am 20. März 2021 erfahren habe, dass die Jahresgebühr nicht

abgebucht werden konnte. Die Versäumung der Zahlungsfrist sei des Weiteren

ohne Verschulden erfolgt. Die Anmelderin zahle die Jahresgebühren selbst, so

dass die Jahresgebühren nicht von der Verfahrensbevollmächtigten überwacht

würden. Vielmehr habe die Anmelderin einen externen Zahlungsdienstleister mit

der Gebührenzahlung beauftragt. Auf die Mitteilung des DPMA vom 13. Juli 2020

sei in der Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten dennoch die Zahlungsfrist

notiert worden, da es der generelle Auftrag sei, Anmeldungen auch durch Zahlung

der fälligen Gebühren zu erhalten, falls keine gegenteilige Weisung vorliege.

Dementsprechend habe die Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin am

28. August 2020 eine Einzugsermächtigung über die 4. Jahresgebühr mit

Zuschlag an das DPMA gefaxt, allerdings sei die Abbuchung nicht ausgeführt bzw.

storniert worden. Zu dieser Zeit hätten Schwierigkeiten mit der Telefax-

Übermittlung bestanden und die Überprüfung von Irrläufern sei aufgrund des

Corona-Lockdowns schwierig gewesen. Im vorliegenden Fall habe die zuständige,

langjährig zuverlässig arbeitende Kanzleimitarbeiterin Frau S… übersehen,

das Amtsgebührenkonto, für das die Einzugsermächtigung erteilt worden sei, mit

einem ausreichenden Guthaben aufzufüllen. Bis zu diesem Zeitpunkt habe das

System mit der regelmäßigen Auffüllung dieses speziellen Kontos stets fehlerfrei

funktioniert und

in der Kanzlei sei ein zuverlässiges System der

Fristenüberwachung etabliert.

Die Prüfungsstelle 56 des DPMA hat mit Zwischenbescheid vom 4. August 2021

darauf hingewiesen, dass der Wiedereinsetzungsantrag nicht fristgerecht gestellt

worden sei und daher voraussichtlich als unzulässig verworfen werden müsse.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung könne innerhalb von zwei Monaten ab Wegfall

des Hindernisses gestellt werden. Antragstellerin sei die Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin. Dieser sei bereits am 9. September 2020 bekannt

gewesen, dass die Gebühren nicht bezahlt worden seien. Spätestens aufgrund

der E-Mail des DPMA vom 10. September 2020 habe sie gewusst, dass die

Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Zuschlag nicht mehr fristgemäß ausgeführt

werden könne. Damit habe die Antragstellerin am 10. September 2020 und nicht

erst am 30. März 2021 Kenntnis von der Nichtzahlung der Gebühr gehabt, so dass

der Wiedereinsetzungsantrag innerhalb der 2-Monats-Frist bis 10. November 2020

hätte gestellt werden müssen. Die versäumte Handlung sei ebenfalls nicht

innerhalb der Frist nachgeholt worden.

Auf diesen Zwischenbescheid trug die Anmelderin ergänzend vor, dass die

Verfahrensbevollmächtigte zunächst davon ausgegangen sei, dass die fällige

Jahresgebühr zwischenzeitlich von dem Zahlungsdienstleister der Anmelderin, der

Firma M…, gezahlt worden sei. Die Zahlung der Gebühr mit Zuschlag

durch die Verfahrensbevollmächtigte sei lediglich als Vorsichtsmaßnahme erfolgt.

Sie habe überprüft, ob

in dem von der Beschwerdeführerin genutzten

Datensystem ANAQUA der korrekte Anmeldetag eingetragen sei, was

automatisch zur Datenweitergabe an den Zahlungsdienstleister M… führe.

Allerdings sei die Datenweitergabe aus dem Datensystem der Beschwerdeführerin

an den Zahlungsdienstleister M… im konkreten Fall – anders als sonst –

offensichtlich nicht korrekt gewesen, was sich erst bei einer Rückfrage im März

2021 herausgestellt habe. Aufgrund des Lockdowns sei der persönliche Kontakt

zu Kanzleimitarbeitern praktisch nicht möglich gewesen, was dazu geführt habe,

dass der

Informationsaustausch eingeschränkt gewesen sei und die

normalerweise greifenden doppelten Sicherungsmaßnahmen – richtiger Eintrag in

der Datenbank und vorsorgliche Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag – nicht

funktioniert hätten.

Mit Beschluss vom 3. Juni 2022 hat das DPMA – Prüfungsstelle B60W 30/20 –

den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung

der Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag unter

Bezugnahme auf den Zwischenbescheid vom 4. August 2021 als unzulässig

verworfen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin und Antragstellerin mit ihrer Beschwerde,

mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des DPMA – Prüfungsstelle B60W 30/20 – vom 3. Juni 2022

aufzuheben und der Anmelderin Wiedereinsetzung in die versäumte Frist

zur Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag zu gewähren.

Die Beschwerde wurde nicht weiter begründet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach § 73 Abs. 1 PatG statthafte und gem. § 73 Abs.

2 PatG form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde bleibt in der Sache ohne

Erfolg, da die Prüfungsstelle den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur

Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag zu Recht als unzulässig

verworfen hat.

Gem. § 123 Abs. 1 S. 1 PatG ist derjenige, der ohne Verschulden an der

Einhaltung einer Frist gehindert war, deren Versäumung nach gesetzlicher

Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, auf Antrag wieder in den vorigen

Stand einzusetzen.

1. Zunächst

ist

festzuhalten, dass – entgegen der Ausführungen

im

Zwischenbescheid vom 4. August 2021 – nicht die Verfahrensbevollmächtigte,

sondern die Anmelderin und Beschwerdeführerin selbst Antragstellerin

im

Wiedereinsetzungsverfahren ist. Auch wenn es im Rahmen der Begründetheit

eines Wiedereinsetzungsantrags maßgeblich auf das Verschulden eines bzw.

einer Verfahrensbevollmächtigten ankommen kann gem. § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 85 Abs. 2 ZPO, so ist es doch die Anmelderin, die die Frist versäumt hat und der

ein entsprechender Rechtsnachteil droht. Ebenso ist der Wiedereinsetzungsantrag

vom 13. Mai 2021 ohne Weiteres dahingehend zu verstehen, dass dieser im

Namen der Anmelderin gestellt wurde. Wie dies bei anwaltlichen Schriftsätzen

üblich ist, wird in dem Schriftsatz eingangs im Betreff die Angelegenheit näher

bezeichnet (mit der Nennung der Anmelderin, der Nummer der Patentanmeldung

etc.) und sodann „in obiger Angelegenheit“ der Wiedereinsetzungsantrag gestellt.

Hieraus ergibt sich unzweideutig eine Antragstellung im Namen der Anmelderin,

so dass es sich bei dieser auch um die Antragstellerin im vorliegenden

Wiedereinsetzungsverfahren handelt.

2. Des Weiteren ist der Wiedereinsetzungsantrag statthaft.

Ausgehend vom Anmeldetag, dem 22. Februar 2017, war die 4. Jahresgebühr

gem. §§ 17 PatG, 3 Abs. 2 PatKostG am 28. Februar 2020 fällig und hätte gem.

§ 7 Abs. 1 PatKostG zuschlagfrei bis Ende April 2020 und mit einem

Verspätungszuschlag bis Ende August 2020 gezahlt werden können. Die

Antragstellerin hat die 4. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag jedoch nicht

binnen dieser Frist gezahlt, so dass das verfahrensgegenständliche Patent gem.

§ 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG mit Wirkung vom 1. September 2020 erloschen ist.

Die Antragstellerin hat daher durch die Nichteinhaltung der Zahlungsfrist einen

Rechtsnachteil erlitten. Der Wiedereinsetzungsantrag ist somit gem. § 123 Abs. 1

PatG statthaft.

3. Der Wiedereinsetzungsantrag wurde jedoch nicht fristgerecht gestellt, so dass

die Prüfungsstelle diesen zu Recht als unzulässig verworfen hat.

Gem. § 123 Abs. 1 PatG muss die Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten

nach Wegfall des Hindernisses schriftlich beantragt werden, wobei der Antrag die

Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen enthalten muss.

Zudem ist innerhalb der Antragsfrist die versäumte Handlung nachzuholen; ist dies

geschehen, so kann Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden. Die

Wiedereinsetzungsfrist beginnt gem. § 123 Abs. 1 PatG mit dem Wegfall des

Hindernisses, das die Fristversäumnis verursacht hat. Dies ist dann anzunehmen,

wenn der Säumige nicht mehr ohne Verschulden gehindert ist, die versäumte

Handlung vorzunehmen. Die Wiedereinsetzungsfrist beginnt daher zu laufen,

sobald die Partei bzw. Beteiligte oder ihr Prozessbevollmächtigter bei Anwendung

der gebotenen Sorgfalt das Versäumnis hätte erkennen können, wenn also Anlass

zur Überprüfung eines Fristenlaufs bestand (vgl. BGH NJW-RR 2005, 76

m. w. N.).

Vorliegend wurde binnen der Zweimonatsfrist weder ein Wiedereinsetzungsantrag

gestellt, noch die versäumte Handlung – die Zahlung der 4. Jahresgebühr mit

Verspätungszuschlag – nachgeholt.

Die Zweimonatsfrist gem. § 123 Abs. 1 PatG begann, wie die Prüfungsstelle im

angegriffenen Beschluss bzw. im vorangegangenen Zwischenbescheid zu Recht

festgestellt hat, bereits am 10. September 2020 und nicht erst am 30. März 2021

zu

laufen.

Die Verfahrensbevollmächtigte

der

Antragstellerin

und

Beschwerdeführerin, deren Verschulden der Antragstellerin gem. § 99 Abs. 1

PatG i. V. m. § 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen ist, hatte bereits am 9. September

2020 positive Kenntnis davon, dass die von ihr mit Abbuchungsauftrag vom

28. August 2020 vorgenommene Gebührenzahlung fehlgeschlagen war. Dies

ergibt sich aus ihrer eigenen E-Mail an das DPMA, in der sie um eine

Wiederholung des Einzugs bat. Mit E-Mail des DPMA vom 10. September 202

wurde sie zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zur Aufrechterhaltung

des Schutzrechts die Einreichung einer neuen Einzugsermächtigung oder die

Überweisung der Gebühr erforderlich sei. Fristbeginn war damit (spätestens) der

10. September 2020.

Hieran ändert auch der weitere Vortrag der Beschwerdeführerin auf den

Zwischenbescheid nichts. Soweit sie ergänzend vorgetragen hat, dass die

Verfahrensbevollmächtigte zunächst davon ausgegangen sei, dass die fällige

Jahresgebühr zwischenzeitlich von dem Zahlungsdienstleister der Anmelderin, der

Firma M…, gezahlt worden sei und die Zahlung der Gebühr mit Zuschlag

durch sie selbst sei lediglich als Vorsichtsmaßnahme erfolgt sei, so hindert dies

den Fristbeginn nicht. Dieser Vortrag ist bereits nicht ausreichend schlüssig. In

ihrer Stellungnahme auf

den Zwischenbescheid

des DPMA hat die

Beschwerdeführerin zwar vorgetragen, dass sich erst bei einer Rückfrage im März

2021 herausgestellt habe, dass die Datenweitergabe an M… im konkreten

Fall – anders als sonst – offensichtlich nicht korrekt gewesen sei. Demgegenüber

hatte sie zuvor in ihrem Wiedereinsetzungsantrag vom 13. Mai 2021 ausgeführt,

dass der Zahlungsdienstleister im konkreten Fall die Gebühren gerade nicht

fristgerecht gezahlt habe, weshalb aufgrund der

in der Kanzlei der

Verfahrensbevollmächtigten am 17. Juli 2020 eingegangenen diesbezüglichen

Information durch das DPMA die Zahlungsfrist in der Kanzlei notiert worden sei.

Damit war der Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin und

Antragstellerin ab 17. Juli 2020 positiv bekannt, dass der Zahlungsdienstleister die

Zahlung nicht rechtzeitig in der zuschlagsfreien Zeit bewirkt hatte. Sie konnte sich

unter Zugrundelegung dieses Vortrags dementsprechend auch nicht auf eine

korrekte Datenweitergabe aus dem Datensystem der Beschwerdeführerin an den

Zahlungsdienstleister

und auf eine spätere

rechtzeitige Zahlung mit

Verspätungszuschlag verlassen. Vor diesem Hintergrund kann auch die eigene

Gebührenzahlung durch die Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin

nicht als reine Vorsichtsmaßnahme angesehen werden.

Aufgrund der Kenntnis der fehlenden Zahlung durch den Zahlungsdienstleister in

der zuschlagfreien Zeit sowie der Kenntniserlangung hinsichtlich des Scheiterns

der eigenen Zahlung spätestens am 10. September 2020 bestand jedenfalls ab

diesem Zeitpunkt Anlass zur Überprüfung, ob die 4. Jahresgebühr mit

Verspätungszuschlag rechtzeitig beim DPMA eingegangen war. Zum Zeitpunkt

des Wiedereinsetzungsantrags vom 13. Mai 2021 war daher die zweimonatige

Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung bereits abgelaufen.

Da die Beschwerdeführerin selbst von diesen Umständen positive Kenntnis hatte,

kommt es auf die Schwierigkeiten des persönlichen Kontakts

zu

Kanzleimitarbeitern während des Lockdowns nicht weiter an. Ebenso ist der

Vortrag der Beschwerdeführerin zum fehlenden Verschulden hinsichtlich der

gescheiterten Zahlung vom 28. August 2020 aufgrund eines Versehens der

ansonsten

zuverlässig

arbeitenden

Kanzleimitarbeiterin

nicht

entscheidungserheblich. Die Prüfungsstelle hat den Wiedereinsetzungsantrag

zutreffend als unzulässig verworfen, so dass eine weitere Prüfung des

Verschuldens hinsichtlich Versäumung der Zahlungsfrist nicht erforderlich ist.

4. Die vorliegende Entscheidung konnte gem. § 78 PatG im schriftlichen Verfahren

ergehen, da die Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung nicht beantragt

und der Senat eine solche nicht für erforderlich gehalten hat.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur

gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Schell

Lachenmayr-Nikolaou