BPatG Beschluss vom 09.10.2023 – 25 W (pat) 518/20

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 518/20

_______________________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

09.10.2023

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

ECLI:DE:BPatG:2023:091023B25Wpat518.20.0

betreffend die Marke 30 2017 018 505

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Dr. Rupp-

Swienty, LL.M.,

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle

für Klasse 5, vom 22. November 2019 wird aufgehoben, soweit die

Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 018 505 aufgrund des

Widerspruchs aus der Marke 398 64 901 für folgende Waren

angeordnet worden ist:

Klasse 3:

Ätherische Öle;

Klasse 5:

Pharmazeutische Erzeugnisse; Arzneimittel; medizinische Präparate;

Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel

und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel

für Menschen; Desinfektionsmittel; aus Pflanzen hergestellte Extrakte,

Tinkturen und Aromen in flüssiger, fester oder gasförmiger Form für

pharmazeutische

Erzeugnisse,

Arzneimittel,

Nahrungsergänzungsmittel

und

diätetische Erzeugnisse

für

medizinische Zwecke.

2. Der Widerspruch aus der Marke 398 64 901 wird auch insoweit

zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Das am 25. Juli 2017 angemeldete Zeichen

Sinuxol

ist am 24. August 2017 als Wortmarke eingetragen worden. Das Warenverzeichnis

im Markenregister lautet derzeit wie folgt:

Klasse 3:

Ätherische Öle; Parfümeriewaren; nicht medizinische Kosmetika; nicht

medizinische Haarwässer; nicht medizinische Zahnputzmittel; aus

Pflanzen hergestellte Extrakte, Tinkturen und Aromen in flüssiger, fester

oder gasförmiger Form für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Mittel

zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 5:

Pharmazeutische Erzeugnisse; Arzneimittel; medizinische Präparate;

veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische

Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder

veterinärmedizinische Zwecke; Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für

Menschen und Tiere; Desinfektionsmittel; aus Pflanzen hergestellte

Extrakte, Tinkturen und Aromen in flüssiger, fester oder gasförmiger

Form

für

pharmazeutische

Erzeugnisse,

Arzneimittel,

Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Erzeugnisse für medizinische

Zwecke.

Am 20. Dezember 2017 ist seitens der Beschwerdegegnerin Widerspruch aus der

Wortmarke 398 64 901

Sinutox

eingelegt worden. Sie wurde am 11. November 1998 angemeldet und am 25.

Februar 1999 eingetragen. Das Warenverzeichnis im Markenregister lautet derzeit

wie folgt:

Klasse 5:

Pharmazeutische

Erzeugnisse

sowie

Präparate

für

die

Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke.

Mit Schreiben vom 24. Mai 2018 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke

undifferenziert die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5,

besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, vom 22. November 2019 wurde

die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2017 018 505 für folgende Waren

gelöscht:

Klasse 3:

Ätherische Öle;

Klasse 5:

Pharmazeutische Erzeugnisse; Arzneimittel; medizinische Präparate;

Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel

und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel

für Menschen; Desinfektionsmittel; aus Pflanzen hergestellte Extrakte,

Tinkturen und Aromen in flüssiger, fester oder gasförmiger Form für

pharmazeutische Erzeugnisse, Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel

und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke.

Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung

ist

ausgeführt, dass die erhobene Nichtbenutzungseinrede zulässig sei. Die

Widersprechende habe die Benutzung ihrer Marke gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und

2 MarkenG a. F. für die Waren „Pharmazeutische Präparate, nämlich Schleimlöser

zur Behandlung von Husten“, die unter die eingetragenen Waren „Pharmazeutische

Erzeugnisse“ zu subsumieren seien, glaubhaft gemacht. Unter Zugrundelegung der

erweiterten Minimallösung seien auf Seiten der Widerspruchsmarke demzufolge

„Antitussiva/Expektorantia“ zu berücksichtigen. Sie stünden zu den von der

Löschung umfassten Waren in einem nicht nur entfernten Ähnlichkeitsverhältnis.

Bei der Widerspruchsmarke sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und

damit einem normalen Schutzumfang auszugehen. Von den beiderseitigen Waren

würde vornehmlich ein breites Publikum angesprochen. Angesichts der

übereinstimmenden Buchstabenfolge „Sinu - o -“, die gerade am Anfang stärker

beachtet werde, sei eine klangliche Verwechslungsgefahr zu befürchten, zumal die

Unterschiede der Endsilben „tox“ und „xol“ auch wegen der gleichen Buchstaben

„o“ und „x“ kaum ins Gewicht fielen. Der kennzeichnungsschwache Bestandteil

„Sinu-“ könne nicht unberücksichtigt bleiben, da er den maßgeblichen

Gesamteindruck

mitbestimme.

Ebenso

sei

eine

schriftbildliche

Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Dagegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schreiben vom 21.

Dezember 2019 Beschwerde erhoben. Sie macht geltend, die beiderseitigen

Marken seien nicht verwechselbar. Der gleiche Bestandteil „Sinu-“ trete in den

Hintergrund, zumal er kaum Kennzeichnungskraft aufweise. Die zweiten

Markenelemente ähnelten sich weder klanglich noch schriftbildlich.

Zudem begegne das im Arzneimittelbereich sehr sensibilisierte Publikum den

Marken mit gesteigerter Aufmerksamkeit. Darüber hinaus werde mit der hart

ausgesprochenen Endsilbe „-tox“ im Gegensatz zum weich klingenden, an den

Begriff „Sonne“ erinnerenden Element „-xol“ etwas Giftiges assoziiert. Die Betonung

liege bei der älteren Marke auf der Komponente „-tox“, bei der jüngeren Marke

hingegen auf dem Bestandteil „-ol“. Der wie „ks“ ausgesprochene Buchstabe „x“ und

seine unterschiedliche Positionierung in den Vergleichsmarken seien sehr auffällig.

Die Ausführungen des Amtes zur schriftbildlichen Verwechslungsgefahr seien

angesichts der weitreichend übereinstimmenden Umrisscharakteristik nicht

nachvollziehbar. Ebenso scheide ein Gedankliches-In-Verbindung-Bringen beider

Marken aus, da sich die Übereinstimmung auf den kennzeichnungsschwachen

Bestandteil „Sinu-“ beschränke. Die Benutzung der Widerspruchsmarke sei nur für

„Nahrungsergänzungsmittel

(NEM)“ glaubhaft gemacht worden, die keine

„pharmazeutischen Erzeugnisse“, „Präparate für die Gesundheitspflege“ oder

„diätetischen Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ und zu diesen auch nicht

ähnlich seien. Eine Benutzung fünf Jahre vor der Entscheidung über den

Widerspruch sei nicht nachgewiesen worden. Auch sei die Widerspruchsmarke in

gegenüber der eingetragenen Form veränderter Weise benutzt worden. Sie sei

zudem nicht in Deutschland auf den Waren angebracht worden. § 26 Abs. 4

MarkenG greife vorliegend nicht ein, da die Widerspruchsmarke nicht für in

Deutschland hergestellte „ätherische Öle“ oder „Arzneimittel“ benutzt werde. In

ihrem Schriftsatz vom 28. Juli 2023 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke

ergänzend geltend gemacht, die eidesstattliche Versicherung vom 12. Februar 2019

läge lediglich als Kopie vor.

Sie beantragt:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle

für Klasse 5 vom 22. November 2019 wird aufgehoben, soweit die

Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 018 505 aufgrund des

Widerspruchs aus der Marke 398 64 901 für folgende Waren

angeordnet worden ist:

Klasse 3:

Ätherische Öle;

Klasse 5:

Pharmazeutische Erzeugnisse; Arzneimittel; medizinische Präparate;

Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel

und

Erzeugnisse

für

medizinische

Zwecke;

Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Desinfektionsmittel; aus

Pflanzen hergestellte Extrakte, Tinkturen und Aromen in flüssiger,

fester oder gasförmiger Form für pharmazeutische Erzeugnisse,

Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Erzeugnisse

für medizinische Zwecke.

2. Der Widerspruch aus der Marke 398 64 901 wird auch insoweit

zurückgewiesen.

Die Widersprechende beantragt demgegenüber:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Beschwerdegegnerin begründet dieses Begehren damit, dass das

übereinstimmende Element „Sinu-“ nicht unberücksichtigt bleiben könne, da der

Durchschnittsverbraucher eine Marke so aufnehme, wie sie ihm entgegentrete. Es

werde nicht abgespalten, zumal ein rechtlich relevanter Teil der angesprochenen

Verkehrskreise

ihm

keine Bedeutung beimesse. Auch ein

schwach

kennzeichnungskräftiger Bestandteil

trage zum Gesamteindruck der sich

gegenüberstehenden Wortmarken bei.

Sie wiesen die identische Vokalfolge „i-u-o“, die übereinstimmenden Wortsilben „si“

und „nu“ sowie die gleichen Buchstaben „o“ und „x“ in umgekehrter Reihenfolge auf.

Lediglich die Konsonanten „t“ und „l“ wichen voneinander ab. Die Betonung beider

Marken dürfte auf dem Element „Sinu-“ liegen. Bei der Widerspruchsmarke handele

es sich um einen Fantasiebegriff, dem von Hause aus eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft zukomme. Sie werde für „pharmazeutische Präparate,

nämlich Schleimlöser zur Behandlung von Husten“ benutzt. Angesichts der Identität

der beiderseitig relevanten Produkte bestehe somit Verwechslungsgefahr.

Der Senat hat seine vorläufige Auffassung zur Sach- und Rechtslage den

Beteiligten mit Schreiben vom 25. März 2022 und vom 9. Mai 2023 mitgeteilt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss vom 22.

November 2019, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, das Protokoll der

mündlichen Verhandlung vom 9. Oktober 2023 sowie den sonstigen Akteninhalt

Bezug genommen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch

ansonsten zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke führt zur

Aufhebung des Beschlusses vom 22. November 2019, soweit dieser die Löschung

der Eintragung der Marke 30 2017 018 505 anordnet, und zur Zurückweisung des

Widerspruchs auch in diesem Umfang.

1. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des

Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 geändert. Da die angegriffene

Marke am 25. Juli 2017 und somit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem

14. Januar 2019 angemeldet wurde, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf den

gegen ihre Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der

bis einschließlich 13. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Zudem

wurde er am 20. Dezember 2017 und somit vor dem 14. Januar 2019 eingelegt, so

dass §§ 26 und 43 Abs. 1 MarkenG a. F. einschlägig sind (§ 158 Abs. 5 MarkenG).

2. Auf die wirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende

die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 398 64 901 nicht glaubhaft

gemacht.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits im Verfahren vor der

Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts mit Schriftsatz vom 24. Mai

2018 rechtswirksam die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke 398

64 901 erhoben, so dass die Widersprechende deren Benutzung gemäß § 43 Abs.

1 MarkenG a. F. glaubhaft zu machen hat.

a) Die pauschal bzw. undifferenziert erhobene Einrede der Nichtbenutzung ist als

zulässige Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. auszulegen (vgl.

BGH GRUR 2008, 714 Rn. 23 - idw; BPatG GRUR 2016, 286, 288

- Yosaya/YOSOI). Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der

angegriffenen Marke am 29. September 2017 war die am 25. Februar 1999

registrierte Widerspruchsmarke 398 64 901 bereits über fünf Jahre eingetragen.

Demzufolge oblag es der Widersprechenden, deren rechtserhaltende Benutzung in

dem Zeitraum vom 29. September 2012 bis zum 28. September 2017 (§ 43 Abs. 1

Satz 1 MarkenG a. F.) und vom 9. Oktober 2018 bis zum 8. Oktober 2023 (§ 43

Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F.) glaubhaft zu machen.

b) Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine

verfahrensrechtliche Obliegenheit der Widersprechenden, so dass sie die volle

Verantwortung

für

eine

vollständige Glaubhaftmachung

trägt

(vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rn. 64 und 65). Glaubhaftmachung gemäß

§ 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 294 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

verlangt keine volle Beweisführung. Vielmehr genügt eine geringere, lediglich

überwiegende Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo,

ZPO, 43. Auflage, § 294, Rn. 1; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rn. 60 ff.).

Die Widersprechende hat dazu die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer

Marke 398 64 901, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in den

maßgeblichen Benutzungszeiträumen darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft

benutzt wird eine Marke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren

und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, im Inland verwendet wird, um

für diese einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle

ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch verwendet wird, um die

durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist

anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die

wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann.

Dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der

Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 38 - Ajax/Ansul;

GRUR 2006, 582, 584, Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2014, 662, Rn. 12

- Probiotik; GRUR 2013, 925, Rn. 38 - VOODOO). Die Frage der Benutzung der

Widerspruchsmarke in den nach § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. maßgeblichen

Zeiträumen unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das

patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz

dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.

a. O., § 43, Rn. 6).

c) Diesen Anforderungen genügen die von der Widersprechenden

im

Amtsverfahren vorgelegten Benutzungsunterlagen nicht.

Die Widersprechende hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

zwei eidesstattliche Versicherungen vom 16. Oktober 2017 und vom 12. Februar

2019 der jeweils tätigen Geschäftsführer mit Angaben zu Umsätzen von jährlich

mindestens … EUR bis mindestens … EUR

in den Jahren 2012 bis

2018 vorgelegt, die mit dem Präparat „Sinutox“, das den Nasenschleim flüssig hält,

erzielt wurden. Die weiterhin eingereichten Lieferscheine, Rechnungen und

Abbildungen von Umverpackungen bzw. Gebrauchsinformationen stammen aus

den Jahren 2012 bis 2017. In das Verfahren vor dem Bundespatentgericht sind

keine weiteren Unterlagen eingeführt worden.

(1) Die eidesstattlichen Versicherungen liegen dem Senat lediglich als Kopien vor.

Solche reichen wegen der Strafbewehrung grundsätzlich nicht aus (vgl. BPatG 30

W (pat) 562/13 - GRiPiN/Doregrippin; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rn.

84; Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Auflage, § 43, Rn. 29).

(2) Für den Zeitraum vom 9. Oktober 2018 bis zum 8. Oktober 2023 liegen dem

Senat keine den Umfang der Benutzung belegenden Umsatzzahlen vor. Der letzten

und aktuellsten eidesstattlichen Versicherung vom 12. Februar 2019 ist zu

entnehmen, dass die darin genannten Umsätze lediglich bis Oktober 2018 erzielt

wurden. Für diesen Monat sind jedoch keine eigenständigen Umsatzzahlen

ausgewiesen, da lediglich die Gesamtsumme des Jahres 2018 genannt wird.

Zudem betrifft der Monat Oktober 2018 lediglich einen von insgesamt 60 Monaten,

für welche die Benutzung glaubhaft zu machen ist. Insofern wäre der Umsatz im

Oktober 2018 - selbst wenn er angegeben wäre - nicht repräsentativ für den

Gesamtzeitraum.

(3) Auch die Art der Benutzung der Widerspruchsmarke in der Zeit vom 9. Oktober

2018 bis zum 8. Oktober 2023 wird durch die in das Verfahren eingeführten

Unterlagen nicht glaubhaft gemacht. Die hierzu vorgelegten Lieferscheine,

Rechnungen und Abbildungen von Umverpackungen bzw. Gebrauchsinformationen

sind ausweislich der beiden eidesstattlichen Versicherungen vom 16. Oktober 2017

und 12. Februar 2019 davor verwendet worden.

d) Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F. können nur die Waren oder

Dienstleistungen der Entscheidung zugrunde gelegt werden,

für die eine

rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Da dies vorliegend nicht

geschehen ist, können auf Seiten der Widerspruchsmarke die für sie eingetragenen

Waren nicht berücksichtigt werden.

Der Widerspruch war deshalb mangels Glaubhaftmachung der Benutzung

zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde

nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde

ist

innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine

beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in

elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Fehlhammer

Rupp-Swienty