BPatG Beschluss vom 09.08.2024 – 1 W (pat) 15/24

BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 15/24 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2019 009 257.0

(hier: Teilungserklärung)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

9. August 2024 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie den Richter Schell und die

Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Teilungserklärung gilt als nicht abgegeben.

ECLI:DE:BPatG:2024:090824B1Wpat15.24.0

G r ü n d e

I.

Im Beschwerdeverfahren 7 W (pat) 15/20, das nach Abgabe an den 1. Senat

aufgrund einer Änderung der Geschäftsverteilung des BPatG unter dem

Aktenzeichen 1 W (pat) 6/22 fortgeführt wurde, hat die Beschwerdeführerin

während der Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens am 26. April 2021 die Teilung

der dort verfahrensgegenständlichen Patentanmeldung 10 2019 105 481.8 erklärt.

Auf Verfügung des Bundespatentgerichts hat das DPMA sodann die Teilungsakte

10 2019 009 257.0 angelegt und dem Senat mit Schreiben vom 15. Juli 2021

mitgeteilt, dass Anmeldungsunterlagen sowie die erforderlichen Gebühren

fristgerecht eingegangen seien, den Anmeldungsunterlagen

jedoch keine

Zeichnungen beigefügt gewesen seien. Auch nach diesem Zeitpunkt wurden keine

Zeichnungen zur Teilungsakte 10 2019 009 257.0 eingereicht. In der Folgezeit

wurde die Teilungsakte dem Gericht zur Verfügung gestellt. Mit Beschluss vom

9. Oktober 2023, rechtskräftig seit 1. Dezember 2023, hat der Senat im

Beschwerdeverfahren 1 W (pat) 6/22 den angegriffenen Beschluss des DPMA in

Bezug auf die Stammanmeldung 10 2019 105 481.8 aufgehoben mit der Folge,

dass das Patenterteilungsverfahren zur Stammanmeldung beim DPMA unter

Einbeziehung der Zeichnungen einer japanischen Voranmeldung fortzusetzen ist.

Hinsichtlich der Teilungserklärung mit dem Aktenzeichen 10 2019 009 257.0 wurde

das Verfahren beim BPatG unter dem vorliegenden Aktenzeichen 1 W (pat) 15/24

weitergeführt.

Auf den Hinweis des Senats vom 25. Juli 2024, dass die Teilungserklärung nach

aktueller Bewertung gem. § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben gelte, hat die

Beschwerdeführerin gebeten, die Nichtwirksamkeit der Teilungserklärung vom

26. April 2021 festzustellen und zu veranlassen, dass die entrichteten Gebühren

zurückerstattet werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Hinweis des Gerichts vom 25. Juli

2024 und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Im vorliegenden Verfahren war im Wege des Beschlusses festzustellen, dass die

Teilungserklärung 10 2019 009 257.0 gem. § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben

gilt.

1. Zwar wurde die Teilungserklärung während der Anhängigkeit der

Stammanmeldung zunächst wirksam abgegeben.

a) Gem. § 39 Abs. 1 S. 1 PatG kann der Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen.

Gegenstand der Teilungserklärung kann jedoch nur eine im Zeitpunkt des Eingangs

der Erklärung anhängige Stammanmeldung sein, so dass eine Teilung nicht mehr

möglich ist, wenn die Stammanmeldung beispielsweise infolge Rücknahme oder

unanfechtbar gewordener Patenterteilung erloschen ist (vgl. Schulte/Moufang PatG,

11. Aufl. 2022, § 39 Rn. 16). Die Formulierung „jederzeit“ in § 39 Abs. 1 S. 1 PatG

bedeutet somit, dass die Teilung in jedem Stadium des Erteilungsverfahrens erklärt

werden kann, nicht

jedoch außerhalb des Erteilungsverfahrens und der

Anhängigkeit der Stammanmeldung (vgl. Benkard/Schacht, PatG, 12. Aufl. 2023, §

39 Rn. 24). Während eines Beschwerdeverfahrens ist eine Anmeldung weiterhin

anhängig und eine Teilung derselben möglich (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 39

Rn. 22).

b) Vorliegend wurde die Teilung am 26. April 2021 erklärt. Zu diesem Zeitpunkt war

die Stammanmeldung 10 2019 105 481.8 noch im Beschwerdeverfahren 1 W (pat)

6/22 anhängig.

2. Die Teilungserklärung gilt jedoch gem. § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben.

a) Nach dieser Vorschrift gilt eine Teilungserklärung als nicht abgegeben, wenn für

die abgetrennte Anmeldung die nach den §§ 34, 35, 35a und 36 PatG erforderlichen

Anmeldungsunterlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang der

Teilungserklärung eingereicht werden oder die Gebühren für die abgetrennte

Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist entrichtet werden.

b) Vorliegend hat die Beschwerdeführerin innerhalb von drei Monaten nach Eingang

der Teilungserklärung sowohl Anmeldeunterlagen (Namen des Anmelders,

Erteilungsantrag, Patentansprüche und Beschreibung) eingereicht als auch die

erforderlichen Gebühren entrichtet.

Zeichnungen waren

bei

den

zur

Teilungserklärung

eingereichten

Anmeldeunterlagen jedoch nicht enthalten, obwohl in der Beschreibung auf

Zeichnungen (Figuren 1 bis 13) ausdrücklich Bezug genommen wird und diese

erläutert werden. Gem. §§ 39 Abs. 3 i. V. m. 34 Abs. 3 Nr. 5 PatG gehören zu den

einzureichenden Anmeldeunterlagen auch die Zeichnungen, auf die sich die

Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen. Damit wurden die

Anmeldeunterlagen nicht vollständig eingereicht.

Anders als bei der Stammanmeldung 10 2019 105 481.8 wurden Figuren auch nicht

als Bestandteil einer Prioritätsschrift eingereicht und nimmt auch der

Erteilungsantrag nicht ausdrücklich auf beigefügte Figuren Bezug. Für die im

Verfahren 1 W (pat) 6/22 vorgenommene Prüfung, ob die Auslegung des

Erteilungsantrags ergibt, dass in einer gleichzeitig eingereichten Prioritätsschrift

enthaltene Figuren ausnahmsweise Teil der Anmeldung und der Offenbarung sein

sollen, besteht daher vorliegend keinerlei Anlass.

Mangels Einreichung der vollständigen Anmeldeunterlagen binnen der

Dreimonatsfrist des § 39 Abs. 3 PatG ist die zunächst schwebend wirksame

Teilungserklärung nicht wirksam geblieben, vielmehr gilt sie rückwirkend als nicht

abgegeben. Die zunächst entstandene Teilanmeldung 10 2019 009 257.0 hat damit

ihre Wirksamkeit verloren (vgl. Benkard/ Schacht, a. a. O. § 39 Rn. 78).

3. Da die Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt, erfolgte die Zahlung der

Gebühren durch die Beschwerdeführerin insoweit ohne Rechtsgrund; die gezahlten

Gebühren sind daher vom DPMA zurückzuerstatten (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O.

§ 39 Rn. 28).

4. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, § 78 PatG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Schell

Lachenmayr-Nikolaou