BPatG Beschluss vom 25.11.2024 – 28 W (pat) 31/20

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 31/20 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

ECLI:DE:BPatG:2024:251124B28Wpat31.20.0

betreffend die Marke 30 2016 216 685

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

25. November 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die

Richterin Berner und den Richter Dr. Poeppel

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die am 8. Juni 2016 angemeldete Wortmarke

Acos

ist am 18. August 2016 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

geführte Register für folgende Waren der

Klasse 19: Baumaterialien aus Beton; Bauplatten, nicht aus Metall; Beläge für

Treppen,

nicht

aus Metall; Betonbauteile; Betonpflaster;

Betonpflastersteine; Betonplatten; Feuerfeste Baumaterialien, nicht

aus Metall; Fliesen; Fußbodenbeläge aus Keramik; Keramikfliesen;

Keramikprodukte

für Bauzwecke; Keramikstein; Mauersteine;

Pflasterelemente aus Beton; Pflastersteine, nicht aus Metall; Platten

[Fliesen], nicht aus Metall; Platten aus Zement; Platten, nicht aus

Metall, für Bauzwecke; Steingutfliesen; Steinpflaster; Treppen, nicht

aus Metall

eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der am 23. September 2016 veröffentlichten Marke hat die

Beschwerdegegnerin aus der am 23. April 2007 international registrierten und auf

das Gebiet der EU schutzerstreckten Wortmarke IR 922 775

ACOSIM

am 19. Dezember 2016 Widerspruch erhoben und auf den Länderteil der EU

gestützt.

Die Widerspruchsmarke, die am 1.

Juni 2010

im Register des

Amtes der Europäischen Union

für geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragen

wurde, genießt in der EU Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 19: Mortar for building use;

Klasse 37: Building construction; rental of construction equipment;

Klasse 42: Advice on construction.

Mit Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 19 des DPMA vom 13. Februar 2019

und 23. Januar 2020, letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen, wurde der

Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, es bestehe keine

Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei

durchschnittlich. Für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sei nichts vorgetragen

worden. Ausgehend von der maßgeblichen Registerlage sei zwischen den Waren

„Mörtel

[Baumaterial]“ der Klasse 19 der Widerspruchsmarke und den

Vergleichswaren der Klasse 19 der angegriffenen Marke eine hohe

Warenähnlichkeit gegeben. Denn bei Mörtel handele es sich um nichtmetallisches

Baumaterial, welches regelmäßig als sich ergänzende Ware zusammen mit den

Vergleichswaren der angegriffenen Marke installiert, vertrieben und ggf. beworben

werde. Im Erinnerungsprüferbeschluss ist die Markenstelle demgegenüber ohne

weitere Begründung von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit der vorgenannten

Waren ausgegangen. Verkehrskreise seien der Fachverkehr in Form von

Bauunternehmen und Handwerkern sowie interessierte Laien, beispielsweise

Baumarktkunden. Bei dieser Ausgangslage halte die Marke „Acos“ noch einen

ausreichenden Abstand von der Widerspruchsmarke „ACOSIM“ ein. Klanglich

verfüge die Widerspruchsmarke über eine Mehrsilbe. Zudem sei die Silbenstruktur

unterschiedlich. Aufgrund der abweichenden Buchstabenanzahl, Silbenzahl und der

völlig

unterschiedlichen Wortendungen

unterschieden

sich

die

sich

gegenüberstehenden Marken deutlich im Sprechrhythmus, Silbenverlauf und in der

Sprachdynamik. Das reiche aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Auch

eine assoziative – mittelbare – Verwechslungsgefahr liege nicht vor. Denn die

Widersprechende verfüge nicht über eine Zeichenserie mit dem Element „Acos“.

Insgesamt sei eine gewisse Annäherung der Marken gegeben, eine

markenrechtliche Verwechslungsgefahr könne aber ausgeschlossen werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Markenstelle habe eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich

gegenüberstehenden Marken zu Unrecht verneint. Aufgrund ihrer gleichen

Beschaffenheit als nicht-metallischer Baustoff, ihrer gleichen wirtschaftlichen

Bedeutung als tragfähige und wenig entflammbare Baustoffe, ihrer miteinander

korrespondierenden Eigenschaften beim Bau von Gebäuden, Straßen und

dergleichen und

ihrer gleichen Verantwortlichkeit

insbesondere durch

Bauhandwerksbetriebe seien die

für beide Marken eingetragenen Waren

hochgradig ähnlich. Da die von der Widerspruchsmarke beanspruchten

Dienstleistungen mit der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Bauten,

welche aus den von der angegriffenen Marke beanspruchten Baumaterialien

bestünden, in direktem Zusammenhang stünden und somit in enger Verbindung

angeboten würden, sei auch insoweit von einer Ähnlichkeit auszugehen. Neben

dem Fachverkehr auf dem Bausektor zählten auch Endverbraucher, insbesondere

in Form von Baumarkt-Kunden, zu den angesprochenen Verkehrskreisen. Die

Widerspruchsmarke weise insgesamt eine normale Kennzeichnungskraft auf. Bei

den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen handele es sich nicht

um Massenwaren und Massendienstleistungen. Baumaterialien würden zwar in

großen Mengen und Stückzahlen in hunderten Baumärkten und Unternehmen

innerhalb Deutschlands an Privatpersonen für den Eigenverbrauch, private

Bauträger, Bauunternehmen, Handwerkern und dergleichen zur Verfügung gestellt.

Richteten sich allerdings die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen an mehrere

Verkehrskreise, so genüge die Verwechslungsgefahr innerhalb eines dieser

Verkehrskreise.

In klanglicher Hinsicht bestehe die angegriffene Marke „Acos“ ausschließlich aus

den vier Anfangsbuchstaben der Widerspruchsmarke und werde damit vollständig

in dieser aufgenommen. Die angegriffene Marke „Acos“ decke dabei den stark

beachteten Wortanfang und die Wortmitte der Widerspruchsmarke ab. Der

angesprochene Verkehr spreche die Vergleichszeichen mit Ausnahme der Endung

„IM“ klanglich identisch aus. Da es sich bei den sich gegenüberstehenden Marken

um Fantasiewörter handele, könne der Verkehr diese betonen wie er möchte. Daher

sei die Betonung beider Marken auf der ersten Silbe mindestens so wahrscheinlich

wie eine Betonung auf den weiteren Silben. Bei der Lautfolge der

Widerspruchsmarke sei auch die Lautfolge „a-kos-im“ beachtlich. Dabei sei zu

beachten, dass das Wortende „im“ in der deutschen Sprache eine übliche Endung

sei. Endsilben würden im Allgemeinen nicht deutlich artikuliert, als Anhängsel

verstanden und schlicht übersehen. Eine klangliche Verwechslungsgefahr könne

nicht verlässlich ausgeschlossen werden, da Endungen von Markenwörtern meist

weniger

in Erinnerung blieben. Zudem seien die Vergleichszeichen auch

schriftbildlich hochgradig ähnlich. Denn sie wiesen aufgrund der vier von sechs

übereinstimmenden Buchstaben ähnliche Schriftlängen und –höhen auf. Selbst

wenn eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden könne, sei eine

mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben. Vorliegend sei das in beiden Marken

vorangestellte Element „Acos“ als Stammzeichen der Inhaberin der älteren Marke

zu werten.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 13. Februar 2019 und 23. Januar 2020 aufzuheben und die

Marke 30 2016 216 685 auf den Widerspruch aus der Marke IR 922 775 zu

löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt

sinngemäß,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie hat sich weder im Beschwerdeverfahren noch im Verfahren vor dem DPMA zur

Sache geäußert.

Mit Hinweis vom 16. Januar 2024 hat der Senat beide Verfahrensbeteiligte darauf

hingewiesen, dass voraussichtlich mit einer Zurückweisung der Beschwerde zu

rechnen sei. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug

genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66

Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

A. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 8. Juni 2016, also zwischen dem

1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen

diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG weiterhin

§ 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung

anzuwenden.

B. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne

von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 158 Abs.

3 MarkenG, § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 189 Abs. 1 UMV, so dass die

Markenstelle den Widerspruch aus der international registrierten Marke IR 922 775

(im Folgenden: Widerspruchsmarke) zu Recht zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2

Satz 2 MarkenG, § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 189 Abs. 1 UMV.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger

Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des

Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des

Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin

Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR

2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR

2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE;

GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung

sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und

Dienstleistungen, die

Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die

Kennzeichnungskraft

und

der

daraus

folgende Schutzumfang

der

Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen

voneinander unabhängig, bestimmen aber

in

ihrer Wechselwirkung den

Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il

Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO;

GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP;

GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –

OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo

Apotheke; GRUR

2016,

Rn.

7,

BSA/DSA

DEUTSCHE

SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,

MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn. 44 ff. m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen ist keine Verwechslungsgefahr gegeben.

1. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht

nicht.

a) Eine Ähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist grundsätzlich dann

anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung der

für die Frage der

Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit,

ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und

Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen

Bedeutung,

ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander

ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass

die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus

demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH

GRUR 2015, 176 Rn. 10 - ZOOM/ZOOM).

Beim Vergleich der sich nach der maßgeblichen Registerlage gegenüberstehenden

Waren und Dienstleistungen besteht zwischen der Ware „Mortar for building use“

der Widerspruchsmarke und „feuerfeste Baumaterialien, nicht aus Metall“ der

angegriffenen Marke Identität. Denn Mörtel gibt es als hitzebeständigen, feuerfesten

Brandschutz- oder Ofenmörtel, der nicht aus Metall besteht. Damit ist er vom

Warenbegriff der angegriffenen Marke ohne Weiteres umfasst. Da die Zeichen auch

bei identischen Waren/Dienstleistungen den notwendigen Abstand einhalten,

kommt es auf das weitere Verhältnis zwischen den sich gegenüberstehenden

Waren und Dienstleistungen nicht entscheidungserheblich an.

b) Die Vergleichswaren und -Dienstleistungen richten sich an breite Verkehrskreise,

nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und

verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 –

Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 – Windsurfing Chiemsee)

in Form von privaten Bauherrn oder Besuchern von Baumärkten als auch an den

Fachverkehr in Form von Bauträgern, Bauunternehmen, Handwerkern oder den

Fachhandel

für Baumaterialien. Entgegen

den Ausführungen

der

Beschwerdeführerin handelt es sich bei den sich gegenüberstehenden Waren und

Dienstleistungen nicht um Massenwaren oder –Dienstleistungen. Denn bei der

Auswahl der Waren und Dienstleistungen aus dem Bauwesen wird der

angesprochene Verkehr angesichts deren Bedeutung für die Bausicherheit,

Qualität, Ästhetik – insbesondere bei Steingutfliesen oder Treppen –, den teilweise

hohen Aufwendungen und dem Kostendruck im Bauwesen eine leicht erhöhte

Aufmerksamkeit walten

lassen. Dies gilt auch

für die angesprochenen

Verkehrskreise der Durchschnittsverbraucher, sodass die Ausführungen der

Beschwerdeführerin mit Hinweis auf die Entscheidung des EuGH vom 26. April

2007 (C-412/05, GRUR Int 2007, 718 Rn. 90 ff.), wonach die Verwechslungsgefahr

innerhalb eines Verkehrskreises genüge, nicht einschlägig ist.

c) Die Widerspruchsmarke hat für die Widerspruchswaren und -dienstleistungen

eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen

Schutzumfang. Anhaltspunkte

für eine Steigerung oder Schwächung der

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind weder vorgetragen noch

ersichtlich.

d) Den bei dieser Ausgangslage erforderlichen Zeichenabstand zur

Widerspruchsmarke hält die jüngere Marke – auch im Bereich identischer

Waren/Dienstleistungen – noch ein. Die Vergleichsmarken weisen eine

unterdurchschnittliche Ähnlichkeit in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht auf.

aa) Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit

kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es

für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen

den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende

Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –

INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke;

GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 –

IPS/ISP; GRUR

2014,

382 Rn.

– REAL-Chips; Hacker

in

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 280 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich

die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und

in

ihrem

Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so

aufnimmt, wie sie

ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und

zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34

– KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in:

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 258 m. w. N.). Das schließt nicht aus,

dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen

Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen

im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR

2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042

Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR

2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY). Die

relevanten Verkehrskreise nehmen diese in der Regel nicht nebeneinander wahr,

sondern vergleichen sie in ihrer Erinnerung. Dabei fallen Übereinstimmungen

grundsätzlich stärker ins Gewicht als Abweichungen (vgl. auch Hacker in

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 272).

bb) Mangels Sinngehalt der

jeweiligen Marken besteht keine begriffliche

Ähnlichkeit.

cc) In klanglicher Hinsicht besteht eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit.

Für den phonetischen Zeichenvergleich ist maßgeblich, wie die Marken von den

angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiedergegeben werden, wenn sie diese

in ihrer registrierten Form vor sich haben. Sind verschiedene Aussprache- oder

Benennungsmöglichkeiten einer Marke naheliegend und wahrscheinlich, sind diese

beim klanglichen Zeichenvergleich zu berücksichtigen (BPatG, Beschluss vom

21.10.2015, 29 W (pat) 31/13 – CARSI/CARS; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,

a. a. O. § 9 Rn. 301).

Es stehen sich die Lautfolgen bzw. Silben

„a-kos“ und „a-ko-sim“

gegenüber. Angesichts der allgemeinen Ausspracheregeln dürfte, entgegen den

Ausführungen der Beschwerdeführerin, die Aussprache „a-kos-im“ (Betonung auf

der

letzten Silbe -im) bei einem dreisilbigen Wort

im Deutschen eher

unwahrscheinlich sein, kann aber zu ihren Gunsten ebenfalls unterstellt werden.

Zutreffend stellt die Beschwerdeführerin fest, dass die Wortanfänge in den ersten

vier Buchstaben identisch sind und die angegriffene Marke vollständig in der

Widerspruchsmarke

enthalten

ist. Dennoch

unterscheiden

sich

die

Vergleichszeichen klanglich deutlich voneinander.

Während die aus vier Buchstaben bestehende angegriffene Marke „Acos“ zweisilbig

ausgesprochen wird, enthält die Widerspruchsmarke „ACOSIM“ sechs Buchstaben

und besteht aus drei Silben. Auch die Vokalfolge (a-o und a-o-i) weicht unabhängig

von den beiden oben genannten Aussprachemöglichkeiten voneinander ab.

Dadurch unterscheiden sich die beiden Zeichen unabhängig von möglichen

Betonungen deutlich im Sprechrhythmus, Silbenverlauf und in der Sprachdynamik.

Hinzu kommt, dass die Wortenden durch das am Stück ausgesprochene „IM“ oder

„SIM“ am Schluss der Widerspruchsmarke sehr deutliche Unterschiede aufweisen.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein entscheidungserheblicher Teil

der angesprochenen Verkehrskreise die Endung „im“ nicht aussprechen oder

übersehen würde. Hierfür gibt schon die konkrete Gestalt der Widerspruchsmarke

keinerlei Anhalt, da aus ihr keine Zäsur zwischen „ACOS“ und „IM“ zu entnehmen

ist (BPatG, Beschluss vom 06.04.2020, 26 W (pat) 515/17 – BOSS/BOSSIMA). Es

sind auch sonst keine besonderen Umstände ersichtlich, die dem Verkehr Anlass

geben könnten, das einheitliche Markenwort „ACOSIM“ ausnahmsweise als

Kombination mehrerer Zeichenbestandteile zu sehen (vgl. dazu BGH GRUR 2008,

905 Rn. 27 - Pantohexal; GRUR 2010, 729 Rn. 34 - MIXI). Zwar wird der Wortanfang

im Allgemeinen stärker beachtet, jedoch verleiht die Endsilbe dem angegriffenen

Zeichen ein markant anderes Klanggefüge. Entgegen der Ansicht der

Beschwerdeführerin handelt es sich bei dem Wortende „im“ auch nicht um eine in

der deutschen Sprache übliche Endung. Abgesehen von der Endung „eim“, die

aufgrund des Lautes „ei“ eine vom Vokal „i“ in Alleinstellung völlig andere klangliche

Ausprägung hat, finden sich beispielsweise im Rückläufigen Wörterbuch der

deutschen Sprache (Walter de Gruyter Verlag, 2005) nur insgesamt 29 Wörter mit

der Endung „-im“ (z. B. „Ibrahim“, „Achim“, „Seraphim“, „Interim“, „Muslim“, „legitim“).

Darunter befinden sich viele einsilbige Wörter, die mit der vorliegenden

Konstellation daher nicht vergleichbar sind (z. B. „Jim“, „Krim“, „prim“, „Prim“, „Tim“,

„Wim“). Vor diesem Hintergrund ist auch ein Überhören der bestehenden

Klangverschiedenheit selbst bei schneller und undeutlicher Aussprache nicht zu

erwarten. Es besteht daher nur unterdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit.

dd) Auch in schriftbildlicher Hinsicht liegt eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit vor.

Es stehen sich die folgenden Schriftbilder gegenüber:

Acos

und

ACOSIM

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß

präziser wahrgenommen werden, als im eher flüchtigen Klangbild, das bei

mündlicher Benennung entsteht (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.,

§ 9 Rn. 310; BPatG, Beschluss vom 04.12.2017, 25 W (pat) 2/17

KIEFFER/KAEFER; Beschluss vom 05.08.2014, 24 W

(pat) 34/14

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-

Erovital/Gelovital). Die markanten Unterschiede bei der Wortlänge – das

angegriffene Zeichen umfasst nur

zwei Drittel der Wortlänge der

Widerspruchsmarke – und das deutlich abweichende Wortende der jüngeren Marke

„IM“ bewirken insgesamt einen erheblichen schriftbildlichen Unterschied. Hinzu

kommt, dass es sich bei der angegriffenen Wortmarke um ein kurzes Wort handelt,

so dass die schriftbildlichen Unterschiede auffällig sind. Insgesamt kann daher von

einer unterdurchschnittlichen schriftbildlichen Ähnlichkeit ausgegangen werden.

e) Unter Berücksichtigung einer teilweise bestehenden und im Übrigen zu Gunsten

der

Beschwerdeführerin

teilweise

unterstellten

Identität

der

sich

gegenüberstehenden Waren

und

durchschnittlichen

Ähnlichkeit

der

Dienstleistungen, einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen

Verkehrskreise, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

aber allenfalls unterdurchschnittlicher Markenähnlichkeit

in klanglicher und

schriftbildlicher Hinsicht ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht zu

befürchten.

f) Die

von der Beschwerdeführerin genannten Entscheidungen des

Bundespatentgerichts (BPatG) führen zu keinem anderem Ergebnis. Denn alle den

Entscheidungen zugrundeliegenden Sachverhalte sind mit der vorliegenden

Konstellation nicht vergleichbar:

Bei der Entscheidung „Zeiss/Zeissing“ (Beschluss vom 28.09.2020, 25 W (pat)

66/17) wurde der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft

zugesprochen. Bei „Porit/POROLIT“ (Beschluss vom 30.11.2023, 28 W (pat) 44/22)

waren jeweils Zeichenanfang und –ende gleich, die Unterschiede lagen in der

jeweiligen Zeichenmitte. Den Beschlüssen „Bluechip/BlueStick“ (Beschluss vom

13.10.2022, 30 W(pat) 565/20), „vitafit/vitafy“ (Beschluss vom 01.04.2021,

30 W (pat) 503/19) und „appix/ApITT“ (Beschluss vom 02.10.2019, 25 W (pat)

39/18) lagen Vergleichszeichen mit gleicher Silbenanzahl und Vokalfolge zugrunde.

Bei der erst- und letztgenannten Entscheidung sogar identische Zeichenlängen. Bei

der vorgenannten Entscheidung „appix/ApITT“ bestand der einzige Unterschied

zudem lediglich im jeweils abweichenden Schlusskonsonanten. Die Zeichen

„DAW/DAWA“ (Beschluss vom 18.02.2021, 30 W (pat) 43/19) wurden nur als

schriftbildlich ähnlich erachtet, nicht klanglich. Zudem betraf diese Entscheidung

Marken mit Einzelbuchstaben/Buchstabenfolgen ohne Wortcharakter. Letzteres

trifft auch auf die genannte Entscheidung „MCM/MCMV“ (Beschluss vom

25.04.2022, 28 W (pat) 9/20) zu.

2. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin besteht auch keine

Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-bringen zwischen der

angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz

2 MarkenG.

Dies wäre nur dann der Fall, wenn die jüngere mit der älteren Marke in einem

Bestandteil übereinstimmt, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines

Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen

wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen

einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen

Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das

gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen

(EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 64 – BAINBRIDGE; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 40 –

Volkswagen/ Volks.Inspektion; GRUR 2013, 840 Rn. 23 – PROTI; BPatG,

Beschluss vom 14.02.2019, 30 W (pat) 33/17 – view one/view; Beschluss vom

27.03.2019, 26 W (pat) 4/16 – e-miglia/MILLE MIGLIA, Beschluss vom 30.04.2020,

30 W (pat) 507/17 – HUGOMOFELL / HUGO).

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens der

Widersprechenden scheidet aus. Die Widersprechende hat hierzu zwar

vorgetragen, der in beiden Marken übereinstimmend enthaltene Bestandteil

„Acos“ sei als Stammzeichen der Inhaberin der älteren Marke zu werten.

Anhaltspunkte, die diese Annahme rechtfertigen, hat die Widersprechende nicht

vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich, insbesondere solche für das

Vorliegen von Serienzeichen der Widersprechenden.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

C. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus

Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft

Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt

war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht

der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften

über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof

zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt

einzulegen.

Mittenberger-Huber

Berner

Poeppel