BPatG Beschluss vom 10.12.2024 – 9 W (pat) 103/19

BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 103/19 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 009 365.2

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

10. Dezember 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ.

Hubert, der Richterin Kriener sowie der Richter Dipl.-Ing. Körtge und Dipl.-Ing. Univ.

Sexlinger beschlossen:

Das Verfahren wird in der Hauptsache für erledigt erklärt.

ECLI:DE:BPatG:2024:101224B9Wpat103.19.0

G r ü n d e

I.

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 26. Februar 2004 unter

Inanspruchnahme der US-amerikanischen Priorität 10/377,470 vom 27. Februar

2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen und dort unter

dem Aktenzeichen 10 2004 009 365.2 geführten Patentanmeldung mit der

Bezeichnung

„Kraftstofftank mit einer mehrlagigen Struktur“.

Sie wurde am 9. September 2004 als Druckschrift DE 10 2004 009 365 A1 (im

Folgenden mit OS kurzbezeichnet) veröffentlicht. Mit am 10. September 2014

erstellten Prüfungsbescheid hat die Prüfungsstelle für Klasse B60K der Anmelderin

mitgeteilt, dass der im geltenden Anspruch 1 definierte Kraftstofftank und seine

Weiterbildungen nach den abhängigen Ansprüchen 2 bis 11 gegenüber dem im

Prüfungsverfahren befindlichen Stand der Technik nach den Druckschriften

E1: DE 1 151 736 B,

E2: EP 0 731 308 A1,

E3: US 5 939 158 A,

E4: DE 689 03 656 T2,

E5: WO 91 / 02 027 A1 und der in der Beschreibungseinleitung zudem

genannten

E6: EP 0 742 236 A1

nicht patentfähig sei.

Vor dem Hintergrund einer einteiligen Fassung des Patentanspruchs 1 mangele es

der Darlegung des Standes der Technik in der Beschreibungseinleitung zudem an

einer klaren und eindeutigen Benennung derjenigen Merkmale des beanspruchten

Gegenstands, die zum Stand der Technik zu zählen seien. Auch aus diesem Grund

könne die Erteilung eines Patents auf den Anspruchsgegenstand nicht in Aussicht

gestellt werden.

Die Anmelderin hat auf den Prüfungsbescheid sachlich nicht erwidert und in der Zeit

vom Januar 2015 bis zum September 2019 jeweils Fristverlängerungen zur

Bescheidserwiderung beantragt. Die Prüfungsstelle hat schließlich zu einer

Anhörung am 15. Oktober 2019 geladen. Daraufhin hat die Anmelderin mit E-Mail

vom 11. Oktober 2019 angekündigt, an der Anhörung nicht teilzunehmen und einen

Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage gestellt.

Am Ende der in Abwesenheit der Anmelderin durchgeführten Anhörung am

15. Oktober 2019 hat die Prüfungsstelle verkündet, dass die Patentanmeldung

zurückgewiesen wird. Der Entscheidung lagen dabei die ursprünglich eingereichten

Unterlagen zugrunde. Mit Beschluss vom 16. Oktober 2019 hat die Prüfungsstelle

die Anmeldung zurückgewiesen und in der Begründung auf die Ausführungen in

dem Prüfungsbescheid verwiesen.

Gegen diesen ihr am 21. Oktober 2019 zugestellten Beschluss richtet sich die

Beschwerde der Patentanmelderin vom 20. November 2019, die am selben Tag

beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin hat im Beschwerdeverfahren keinen

Antrag gestellt und auch nicht zur Sache vorgetragen.

Mit einem Zwischenbescheid vom 21. August 2024 hat der Senat die Anmelderin

und Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass mit dem 26. Februar 2024 die

maximal mögliche Patentdauer von 20 Jahren abgelaufen ist. Zwar sei im Fall einer

Erteilung eines Patents eine entsprechende Beschwerdeentscheidung auch noch

nach der Erledigung einer Patentanmeldung möglich, was sich bereits aus dem

Erfinderpersönlichkeitsrecht ergebe, dies sei im Fall der Zurückweisung hingegen

nicht möglich. Nach vorläufiger Auffassung des Senats könne mit den geltenden

Unterlagen die Erteilung eines Patents auf den Anmeldungsgegenstand nicht in

Aussicht gestellt werden, denn der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1

beruhe für den Fachmann ausgehend von der Lehre der Druckschrift E4 in Kenntnis

des Inhalts der Druckschrift E2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Mithin sei

das Prüfungsverfahren als in der Hauptsache für erledigt zu erklären.

Der Patentanspruch 1 in seiner ursprünglich eingereichten Fassung lautet:

1. Kraftstofftank mit einer Tankwand, welche das Innere des Kraftstofftanks

umgibt, wobei die Tankwand eine innere Lage aus einer Mischung aus

Polyamid und Polyolefin angrenzend an das Innere des Kraftstofftanks

aufweist sowie eine Sperrlage, die im wesentlichen die innere Lage umgibt,

und wenigstens eine Strukturlage, welche die Sperrlage umgibt.

Hieran schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1

rückbezogenen, ursprünglich eingereichten Patentansprüche 2 bis 11 an.

Wegen des Wortlauts der

jeweiligen Unteransprüche sowie zu weiteren

Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1.

Die statthafte Beschwerde der Anmelderin ist wirksam und frist- und

formgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig (§ 73 Abs. 1 und Abs. 2

Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

Der Senat geht davon aus, dass der mit Gründen versehene angefochtene

Beschluss der Prüfungsstelle, der das Datum vom 16. Oktober 2019 aufweist,

insoweit nach § 95 PatG zu berichtigen wäre, dass anstelle von „…hat die

Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts am 16.10.2019

beschlossen…“ richtigerweise das Datum der so getroffenen Entscheidung nach

der Anhörung vom 15. Oktober 2019 treten sollte. Die Prüfungsstelle hatte auf die

Anhörung vom 15. Oktober 2019 den Tenor bereits verkündet und sie konnte bei

der Abfassung der Gründe sich auch nur auf den bereits ergangenen Tenor

beziehen, was sie

fälschlicherweise nicht gemacht hat. Damit

liegt eine

offensichtliche Unrichtigkeit vor, die auch das Bundespatentgericht als

Rechtsmittelinstanz berichtigen kann (vgl. BGH NJW-RR 2006, 1628, 1630; BGHZ

133, 184, 191; BGH, Beschluss vom 29. April 2019 – X ZB 5/17 –, vgl. unter juris®,

Rz. 9 sowie auch BPatG 11 W (pat) 37/16).

2. Auch wenn die nach § 16 PatG geregelte mögliche Patentlaufzeit von 20 Jahren

beginnend mit dem Tag, der auf die Anmeldung am 26. Februar 2004 folgt, und

damit mit dem 26. Februar 2024 geendet hat, ist ein Rechtsschutzinteresse der

Anmelderin an einer Patenterteilung noch gegeben und muss nicht ausdrücklich

dargelegt werden (Schulte, PatG, 11. Aufl., § 16 Rn. 5; a. A. wohl: BPatG, Beschluss

vom 20.05.2020, Az. 17 W (pat) 33/19). Das entsprechende Rechtsschutzinteresse

folgt bereits aus dem Erfinderpersönlichkeitsrecht. Die Erteilung eines Patents ohne

Laufzeit stellt eine Anerkennung der erfinderischen Leistung dar, auf die der Erfinder

kraft seines Erfinderpersönlichkeitsrechts einen Anspruch hat. Darüber hinaus kann

ein solches, „nachträglich“ erteiltes Patent ggf. die Grundlage

für einen

Entschädigungsanspruch nach § 33 Abs. 1 PatG bilden (vgl. BPatGE 42, 256, 258

- Benutzerleitende Information; Kraßer/Ann, PatR, 7. Aufl., 2016, S. 954); ferner

kann ein solches Recht als Einrede eines „älteren Rechts“ gegenüber einer

Verletzungsklage (vgl. BGH GRUR 2009, 655, 657 - „Trägerplatte“) sowie nach

Gebrauchsmusterrecht als Löschungsgrund nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG in

Betracht kommen (vgl. BGH GRUR 1967, 477, 481 - UHF-Empfänger II).

3. Eine Patenterteilung kommt vorliegend aber nicht in Betracht, da die

Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents nicht gegeben sind.

a) Die Patentanmeldung betrifft einen Kraftstofftank für ein Automobil und

insbesondere einen mehrlagigen Kraftstofftank aus Kunststoff (vgl. Absatz [0001]

der OS).

Aus dem Stand der Technik seien bereits Kunststofftanks für die Aufnahme von

Kraftstoff wie Benzin bzw. flüchtigen Kohlenwasserstoffkraftstoffen bekannt, die

mehrschichtige Wandstrukturen mit zumindest einer Sperrlage umfassten (vgl.

Absätze [0002] bis [0007]).

b) Eine Aufgabenstellung

ist den Anmeldungsunterlagen nicht explizit zu

entnehmen, ausweislich des Absatzes [0011] der OS sollen aber Kraftstoffverluste

durch die spezielle Wandstruktur vermieden werden, um die Umwelt nicht zu

verschmutzen.

c) Als der mit der Lösung dieser Aufgabe betraute Fachmann ist bei dem

Verständnis der Erfindung sowie bei der nachfolgenden Bewertung des Standes der

Technik ein Team aus einem Diplom-Ingenieur (Univ.) oder Master of Engineering

der Fachrichtung Maschinenbau mit dem Schwerpunkt „Fahrzeugtechnik“ sowie

einem Diplom-Ingenieur (Univ.) bzw. Master of Engineering aus dem Bereich der

Werkstofftechnik anzusehen, das über mehrere Jahre Berufserfahrung bei einem

Fahrzeughersteller oder -zulieferer in der Entwicklung und Konstruktion von

Tanksystemen für Kraftfahrzeuge verfügt.

d) Der geltende Anspruch 1 nach dem einzigen Antrag lautet mit hinzugefügter

Gliederung wie folgt:

M1 Kraftstofftank mit einer

M2

M2.1

Tankwand, welche das Innere des Kraftstofftanks umgibt, wobei

die Tankwand eine innere Lage angrenzend an das Innere des

Kraftstofftanks

M2.1.1

aus einer Mischung aus Polyamid und Polyolefin

aufweist sowie

M2.2

und

M2.3

eine Sperrlage, die im Wesentlichen die innere Lage umgibt,

wenigstens eine Strukturlage, welche die Sperrlage umgibt.

e) Der Anspruch 1 in der geltenden Fassung ist mit folgendem Sinngehalt zu

unterlegen:

Der Fachmann entnimmt dem Anspruch 1 einen Kraftstofftank (Merkmal M1)

insbesondere

zum

Aufbewahren

von

flüssigen,

leichtflüchtigen

Kohlenwasserstoffen (vgl. Absatz [00011]), ohne ihm eine spezifische Verwendung

zuzuweisen.

Bis auf eine Tankwand, die nach dem Merkmal M2 das Innere des Kraftstofftanks

umgibt, folglich den zu befüllenden Hohlraum bildet, obliegt die räumliche

Geometrie des Kraftstofftanks dem Gestaltungsspielraum des Fachmanns.

Der Merkmalskomplex M2.X insgesamt beschäftigt sich ausschließlich mit dem

strukturellen Aufbau der Tankwand, die aus mindestens drei Schichten, nämlich

einer sogenannten inneren Lage, einer Sperrlage und wenigstens einer Strukturlage

gebildet wird.

Nach dem Merkmal M2.1 grenzt die innere Lage an das Innere des Kraftstofftanks

an mit der Implikation eines direkten Kontakts mit dem aufzunehmenden Kraftstoff.

Entsprechend dem Merkmal M2.2 wird die innere Lage von einer Sperrlage

umgeben, die wiederum im Sinne des Merkmals M2.3 von wenigstens einer

Strukturlage umgeben ist.

Die Vorsilbe des Begriffs

„Sperrlage“ weist

im Sinne der eigentlichen

Wortbedeutung auf eine Sperreigenschaft dieser Lage im Schichtaufbau der

Tankwand hin, die nach dem Absatz [0027] die Undurchlässigkeit für Gase,

Flüssigkeiten wie flüchtige Kohlenwasserstoffkraftstoffe bezeichnet, welche nach

den Ausführungsbeispielen beispielhaft unter anderem aus einem EVOH-

Copolymer, auch als verseifter Ethylen-vinylacetatcopolymer bezeichnet, besteht

(vgl. Absatz [0026]). Vor dem Hintergrund des Beschreibungsabschnitts in Absatz

[0143] – Seite 17, Zeilen 1 bis 3 – schließt der Patentanspruch 1 jedoch nicht aus,

dass auch die bereits genannten Schichten oder auch weitere Schichten gegenüber

Kohlenwasserstoffkraftstoffen diffusionshemmende Eigenschaften besitzen.

Demgegenüber verbindet der Fachmann mit der Vorsilbe des Begriffs „Strukturlage“

eine spezifische Wirkung dieser Lage zur Sicherstellung der primären Festigkeit und

strukturellen

Integrität des Kraftstofftanks

(vgl. Absatz

[0019]).

In den

Ausführungsbeispielen wird als Werkstoff für die Strukturlage Polyethylen hoher

Dichte

(HDPE) oder ein Polymer mit nylonbasierter Matrix, also einer

entsprechenden Polyamidmatrix, vorgeschlagen (vgl. Absatz [0152]).

Während der Patentanspruch 1 mit Blick auf die Struktur- und Sperrlage die

Materialauswahl offenlässt, schreibt er für die innere Lage gemäß dem Merkmal

M2.1.1 eine Mischung aus Polyamid und Polyolefin vor.

Wie die einzelnen Lagen des Kraftstofftanks miteinander in Verbindung stehen und

welche Herstellungsverfahren hierfür Anwendung finden, gibt der Patentanspruch 1

ebenso wenig vor, wie die Dicke der Lagen, um die ihnen teilweise zugewiesene

Wirkung zu entfalten.

f) Unter Berücksichtigung der Gesamtoffenbarung der Anmeldung vermittelt der

geltende Patentanspruch 1 mit dem oben dargelegten Sinngehalt dem Fachmann

so viel an technischer Lehre, dass er diese nacharbeiten kann. Ebenso geht der

geltende Patentanspruch 1, der mit dem ursprünglich eingereichten übereinstimmt,

nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus.

g) Der gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 mag

zwar neu sein, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die in der Druckschrift E4 offenbarten Materialen wie Polyethylen mit hoher Dichte

(HDPE), Mischungen von Ethylen/Vinylalkohol- Copolymere mit Polyvinylakohol-

Copolymere (EVOH /PVOH) sowie Mischungen von Polyolefin und Nylon

(Polyamid) (vgl. E4: Seite 2, Zeile 16 bis Seite 3, Zeile 3) für einen Behälter zur

Aufbewahrung von Kraftstoffen (vgl. E4: Seite 1, Zeile 4) nach dem Merkmal M1

genügen für den Fachmann erkennbar bereits den Anforderungen, die in der

Anmeldung im Hinblick auf den erfindungsgemäßen Kraftstofftank formuliert sind,

nämlich eine Emissionsreduktion leichtflüchtiger Kohlenwasserstoffkraftstoffe zu

bewirken (vgl. E4: Seite 1, Zeilen 8 bis 12).

Dementsprechend ging es für den Fachmann bei einer Weiterentwicklung des

bekannten Kraftstofftanks nach dem Merkmal M2 nur noch um eine optimierte

Anordnung bzw. Abfolge der dort angesprochenen Materialien. Ein diesbezügliches

Vorbild erhält der Fachmann aus der Druckschrift E2, die eine innere Schicht aus

einem Gemisch aus Polyolefin und Polyamid entsprechend den Merkmalen M2.1

und M2.1.1, einem Polyamid als Außenschicht und eine Zwischenschicht aus einem

Polymer, das Einheiten von Ethylen- (EVOH) und Vinylalkohol enthält, vorschlägt

(vgl. E2: Seite 3, Zeilen 32 bis 56; Seite 4, Zeilen 29 bis 39). Unbeachtlich ist dabei,

dass die E2 die dem gezeigten Aufbau inhärenten Wirkungen einer Reduktion der

Durchlässigkeit

gegenüber

Kohlenwasserstoffkraftstoffen

sowie

einer

hinreichenden Strukturfestigkeit nicht eindeutig jeweils einer bestimmten Lage

zuordnet, zumal der Aufbau insgesamt – zumindest hinsichtlich der verwendeten

Materialien und der Abfolge ihrer Anordnung – mit dem der Wandung des

beanspruchten Kraftstofftanks identisch ist. Insofern erfüllt der dort vorgeschlagene

Schichtaufbau auch die Maßgaben der Merkmale M2.2 und M2.3.

Die in der Druckschrift E2 als vorteilhaft herausgestellte Wandstruktur bildet dabei

zwar nicht – wie in der Anmeldung – einen Kraftstofftank aus, vielmehr lehrt die

Druckschrift E2 den strukturellen Aufbau von Kraftstoffleitungen aus Kunststoff

unter anderen für Anwendungen im Kraftfahrzeugbereich. Die Aufgabenstellung der

Druckschrift E2, ist aber zumindest teilweise dieselbe wie in der Anmeldung, so soll

auch dort die Permeabilität bzw. Durchlässigkeit der Schläuche für petrochemische

Produkte und deren Zusätze verringert werden. Für den mit der Optimierung des

aus der Druckschrift E4 bekannten Kraftstofftanks betrauten Fachmann, war es

somit naheliegend, angesichts der mit der Anmeldung vergleichbaren

Problemstellung, die Lehre der Druckschrift E2 ergänzend heranzuziehen.

Entsprechend derselben Erfolgserwartung hat der Fachmann dadurch unmittelbar

die Anregung erhalten, die in der Druckschrift E4 bereits benannten Materialien in

einer Anordnung – wie in der Druckschrift E2 aufgezeigt – zusammenzuführen, um

eine Wandstruktur für einen Kraftstofftank auszubilden.

h) Der Antragslage entsprechend bedurfte es keiner Beurteilung der weiteren

Ansprüche, da mit dem nicht gewährbaren Hauptanspruch dem Antrag als Ganzes

nicht stattgegeben werden kann (vgl. BGH GRUR 2007, 862 bis 865 –

Informationsübermittlungsverfahren II).

4. Bei dieser Sach- und Aktenlage war das Verfahren in der Hauptsache für erledigt

zu erklären. Die Zurückweisung einer Patentanmeldung setzt zwingend eine (noch)

anhängige Anmeldung voraus (BPatG, Beschluss vom 20.05.2020, Az. 17 W (pat)

33/19), was aus einer analogen Anwendung von § 16 PatG folgt. Eine ausdrückliche

Regelung, wie eine Patentanmeldung zu behandeln ist, die älter als die 20-jährige

Patentlaufzeit ist, ist nicht vorhanden. Der Gesetzgeber hat einen solchen Fall

offensichtlich nicht für möglich gehalten und daher für diesen in § 58 Abs. 2 und

Abs. 3 PatG keine eigene Regelung vorgesehen. Unter der Voraussetzung, dass

der Gesetzgeber diese ungewollte Regelungslücke erkannt hätte, ist davon

auszugehen, dass er Patentanmeldungen dem gleichen Erlöschens- bzw.

Erledigungstatbestand unterworfen hätte, wie er in § 16 PatG für erteilte Patente

geregelt ist (so im Ergebnis auch: BGH GRUR 1967, 477, 481, li. Sp., 4. Abs. a. E.,

- UHF-Empfänger II). Während die Erteilung eines Patents unter den oben

genannten Voraussetzungen auch noch nach Erledigung einer Patentanmeldung

möglich sein kann, setzt dagegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung

zwingend voraus, dass eine solche noch anhängig ist. Da dies vorliegend nicht mehr

der Fall ist, ist das Prüfungsverfahren nunmehr auch formal für erledigt zu erklären.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe

gestützt wird, nämlich dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde

ist

innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in

elektronischer Form einzulegen.

Hubert

Kriener

Körtge

Sexlinger