Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Beschluss vom 17.03.2025 – 19 W (pat) 13/24
19. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:170325B19Wpat13.24.0
BUNDESPATENTGERICHT
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 102 25 409
…
ECLI:DE:BPatG:2025:170325B19Wpat13.24.0
hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 17. März 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Musiol, der Richterin Dorn, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Haupt
sowie der Richterin Dipl.-Ing. Hackl
beschlossen:
Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Auf die am 7. Juni 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
eingegangene Patentanmeldung ist die Erteilung des Patents mit der Nummer
102 25 409 (Streitpatent) am 19. März 2020 veröffentlicht worden. Es trägt die
Bezeichnung „Stromkompensierte Drossel und Schaltungsanordnung mit der
stromkompensierten Drossel“.
Gegen das Patent hat die Einsprechende am 12. November 2020 Einspruch
erhoben mit der Begründung, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig,
ferner gehe er über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.
Nachdem das Streitpatent im Laufe des Einspruchsverfahrens vor dem DPMA
durch Zeitablauf am 7. Juni 2022 (ex nunc) erloschen ist, hat die Patentinhaberin
eine Freistellungserklärung vom 22. Juni 2023 vorgelegt, mit welcher sie die
Einsprechende (einschließlich der mit ihr im Konzern verbundenen Unternehmen)
sowie deren Abnehmer von sämtlichen Ansprüchen aus dem Streitpatent auch aus
der Vergangenheit freigestellt hat. Die Einsprechende hat vor dem DPMA weiterhin
die Fortführung des Einspruchsverfahrens beantragt, da die o. g. Freistellungserklärung sich nicht auf ihre Lieferanten beziehe, so dass der Schutzbereich des
Streitpatents im Interesse der Rechtssicherheit für die Allgemeinheit, die auch die
Lieferanten der Einsprechenden umfasse, verbindlich festgestellt werden müsse.
Mit am Ende der Anhörung vom 31. Januar 2024 verkündetem Beschluss hat die
Patentabteilung 37 des DPMA das Einspruchsverfahren nach § 61 Abs. 1 Satz 5
PatG für beendet erklärt. In der Beschlussbegründung ist ausgeführt, dass ein
Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden an der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens aufgrund der Freistellungserklärung der Patentinhaberin vom
22. Juni 2023 nicht mehr gegeben sei. Ein solches Rechtsschutzbedürfnis bestünde
auch nicht deshalb fort, weil die Freistellungerklärung sich nicht auch auf die
Lieferanten der Einsprechenden – wie von dieser gefordert – erstrecke, da eine
Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Patents wegen
möglicher
Interessen der Allgemeinheit, zu der u. a. die Lieferanten der
Einsprechenden gehörten, nach ständiger Rechtsprechung nicht in Betracht
komme.
Hiergegen richtet sich die am 26. Februar 2024 eingelegte Beschwerde der
Einsprechenden.
Sie vertritt auch im Beschwerdeverfahren die Auffassung, dass es im Interesse der
Allgemeinheit liege und auch aus Gründen der Rechtssicherheit geboten sei, eine
Entscheidung über den Schutzbereich potentiell nicht rechtsbeständiger Patente,
aus denen ein Patentinhaber noch Ansprüche gegen Dritte – wie hier gegen
Lieferanten der Einsprechenden – geltend machen könnte, auch nach deren
Erlöschen im Einspruchsverfahren zu treffen bzw. das erloschene Patent mit
Wirkung für die Vergangenheit zu widerrufen. Die Einsprechende beruft sich in
diesem Zusammenhang ferner auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts
vom 28. Januar 2011 – 7 W (pat) 332/09. Ohne eine entsprechende
Freistellungserklärung der Patentinhaberin, die auch die Lieferanten der
Einsprechenden einbeziehe, sei eine Beendigung des Einspruchsverfahren
vorliegend daher nicht akzeptabel.
Die Einsprechende und Beschwerdeführerin beantragt zuletzt,
den Beschluss der Patentabteilung 37 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 31. Januar 2024 aufzuheben und das Patent 102 25 409 in
vollem Umfang zu widerrufen,
hilfsweise, die Sache zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an das
Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.
Weiter hilfsweise beantragt sie,
die Rechtsbeschwerde zuzulassen.
Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.
II.
1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Einsprechenden ist
zulässig. Insbesondere ist die Einsprechende durch den angefochtenen Beschluss
des DPMA – ungeachtet der Verzichtserklärung der Patentinhaberin – beschwert,
da die Patentabteilung dem auf Widerruf des Streitpatents gerichteten Begehren
der Einsprechenden nicht entsprochen und das Einspruchsverfahren stattdessen
wegen
fehlendem Rechtsschutzbedürfnis
für beendet erklärt hat. Ob die
Einsprechende
ein Rechtsschutzinteresse
an
der
Fortsetzung
des
Einspruchsverfahrens hat, ist keine Frage der Beschwer im Beschwerdeverfahren,
sondern eine Frage der Begründetheit des Rechtsmittels (vgl. BGH, Beschluss vom
26. Juni 2012 – X ZB 4/11, GRUR 2012, 1071 – Sondensystem, juris Rn. 3 - 6.
m. w. N.).
2. Die Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Patentabteilung zu Recht
zu dem Ergebnis gelangt ist, dass das Einspruchsverfahren in der Hauptsache
erledigt ist und damit dessen Beendigung nach § 61 Abs. 1 Satz 5 PatG
festzustellen war.
a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und herrschender
Meinung, der sich auch der erkennende Senat anschließt, führt das nur für die
infolge Zeitablaufs, Verzichts oder Nichtzahlung der zuletzt fälligen Jahresgebühr –
grundsätzlich zu einer Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache. Es
wird nur fortgesetzt, wenn der Einsprechende ein schutzwürdiges eigenes Interesse
an dem rückwirkenden Widerruf des ex nunc erloschenen Patents dartun kann (vgl.
BGH, Beschluss vom 12. März 1981 – X ZB 16/80, GRUR 81, 515 –
Anzeigegerät; BGH, Beschluss vom 17. April 1997 – X ZB 10/96, BPatGE 38,
286 – Vornapf, juris Rn. 14; BGH, Beschluss vom 30. Oktober 2007 –
X ZB 18/06, GRUR 2008, 279, Rn. 13 – Kornfeinung; BGH, Beschluss vom
26. Juni 2012 – X ZB 4/11, BPatGE 53, 299 – Sondensystem, juris Rn. 8; Benkard/
§ 59 Rn. 244). Dies kann in der begründeten Gefahr bestehen, dass der
Einsprechende (oder seine Abnehmer) noch für die Vergangenheit aus dem Patent
in Anspruch genommen werden (BGH, Urteil vom 9. September 2010 –
Xa ZR 14/10, GRUR 10, 1084, Rn. 10 – Windenergiekonverter, betr.
Nichtigkeitsverfahren; Schulte, a. a. O., § 59 Rn. 244). Den Einsprechenden trifft
hierfür die Darlegungs- und Beweislast (BGH, Beschluss vom 14. Februar 1995 –
X ZB 19/94, GRUR 1995, 342f. – Tafelförmige Elemente; BPatG, Beschluss vom
4. Dezember 2012 – 8 W (pat) 701/10, BPatGE 54, 34 – Verfahren zur Herstellung
von Kunststoffbehältern für Flüssigkeiten, juris Rn. 26).
Ein möglicherweise vorhandenes Rechtsschutzinteresse entfällt wiederum, wenn
der Patentinhaber gegenüber dem Einsprechenden verbindlich erklärt, gegen
diesen (und seine Abnehmer) aus dem Patent auch für die Vergangenheit keine
Ansprüche geltend zu machen (vgl. BGH a. a. O. – Vornapf, BGH a. a. O. –
Sondensystem; BGH, a. a. O. – Windenergiekonverter, betr. Nichtigkeitsverfahren;
BGH, Urteil von 20. Dezember 2018 – X ZR 56/17, GRUR 2019, 389 –
Schaltungsanordnung III, juris Rn. 7, betr. Nichtigkeitsverfahren; Benkard/Schwarz,
a. a. O., § 59 Rn. 185; Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 213 und § 59 Rn. 244).
b)
Vor diesem Hintergrund ist ein Rechtsschutzinteresse der Einsprechenden
an einer Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach dem Erlöschen des
Streitpatents vorliegend nicht mehr gegeben.
aa) Unabhängig von der Frage, ob die insoweit darlegungs- und beweispflichtige
Einsprechende ein eigenes, schutzwürdiges Rechtsschutzbedürfnis an der
Fortsetzung des Einspruchsverfahrens im vorliegenden Verfahren überhaupt
hinreichend dargetan hat, ist durch die wirksame Freistellungserklärung vom
22. Juni 2023, mit welcher die Patentinhaberin die Einsprechende (einschließlich
der mit ihr im Konzern verbundenen Unternehmen) sowie deren Abnehmer von
sämtlichen Ansprüchen aus dem Streitpatent auch aus der Vergangenheit
freigestellt hat, gewährleistet, dass die Einsprechende und auch ihre Abnehmer –
als mögliche Anspruchsteller von Regressforderungen gegenüber der
Einsprechenden – nicht mehr mit einer Inanspruchnahme aus dem Patent rechnen
müssen. Damit ist ein möglicherweise vorhandenes Rechtsschutzbedürfnis der
Einsprechenden jedenfalls wieder entfallen.
bb) Das Vorbringen der Einsprechenden, dass sich die Freistellungserklärung auch
auf ihre Lieferanten erstrecken müsse, weil ein Interesse der Allgemeinheit – zu der
auch die Lieferanten zählten – an der Überprüfung der Rechtsbeständigkeit auch
bereits erloschener Patente bestehe, vermag nicht zu überzeugen. Denn nach dem
Erlöschen des Patents kommt eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens allein
wegen möglicher
Interessen der Allgemeinheit nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung nicht
in Betracht, so dass es eines über die o. g.
Freistellungserklärung hinausgehenden Verzichts gegenüber beliebigen Dritten
bzw. Lieferanten nicht bedarf (BGH, a. a. O. – Vornapf; BGH, a. a. O. –
Sondensystem, juris Rn. 9; vgl. auch Benkard/Schwarz, a. a. O., § 59 Rn. 191
i. V. m. Rn. 189). Vielmehr obliegt es den Lieferanten selbst sicherzustellen, dass
ihre Produkte nicht unter den Patentschutz Dritter fallen. Im Übrigen haben sie die
Möglichkeit, bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen dem Einsprechenden
als Streithelfer zum Zwecke seiner Unterstützung
im Einspruchsverfahren
beizutreten (§ 99 Abs. 1 PatG, § 66 ZPO).
cc) Soweit sich die Einsprechende in diesem Zusammenhang auf die
Entscheidung des 7. Senats des Bundespatentgerichts vom 28. Januar 2011 –
7 W (pat) 332/09 – bezieht, die sich in den Gründen im Wesentlichen auf den
vorangegangenen Beschluss des 7. Senats vom 20. Oktober 2010 –
7 W (pat) 333/06 – stützt, vermag dies ebenfalls keine abweichende Beurteilung
zu rechtfertigen.
Der 7. Senat hat in den o. g. Entscheidungen die Auffassung vertreten, dass das
Erlöschen des Streitpatents nur dann zu einer (vollständigen) Erledigung der
Hauptsache führe, wenn aufgrund konkreter Feststellungen im jeweiligen
Einzelfall feststehe, dass es über das bloße, nur für die Zukunft geltende
Erlöschen des Streitpatents hinaus auszuschließen sei, dass für die Zeit vor
dem Erlöschen des Streitpatents noch Ansprüche aus diesem gegenüber
(irgendeinem) Dritten geltend gemacht werden könnten. Nach dieser
Auffassung hat das Erlöschen des Streitpatents also unabhängig von einem
Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden keine Auswirkungen, solange nicht
das Allgemeininteresse an der rückwirkenden Beseitigung der Wirkungen der
Patenterteilung auch für die Vergangenheit konkret ausgeschlossen wurde (vgl.
BPatG, Beschluss vom 20. Oktober 2010 – 7 W (pat) 333/06 – Vorrichtung zum
Heißluftnieten, juris Rn. 17ff.; BPatG, Beschluss vom 28. Januar 2011 –
7 W (pat) 332/09 – Verfahren zum Betrieb einer Multifunktionsbedieneinrichtung
bei Kraftfahrzeugen, sowie Multifunktionsbedieneinrichtung selbst, juris Rn. 15).
Unter dieser Annahme sei das Einspruchsverfahren jedenfalls dann beendet,
wenn der Patentinhaber – über das bloße Erlöschen des Patents nach § 20 PatG
hinaus – (jedwede) Dritte von allen möglichen Ansprüchen aus dem Streitpatent
auch für die Zeit vor dessen Erlöschen ausdrücklich freigestellt habe, da
infolgedessen sowohl das Allgemeininteresse als auch jegliches eigene
Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden entfallen sei (vgl. BPatG, a. a. O. –
Vorrichtung zum Heißluftnieten, juris Rn. 33; BPatG, a. a. O. – Verfahren zum
Betrieb einer Multifunktionsbedieneinrichtung bei Kraftfahrzeugen, sowie
Multifunktionsbedieneinrichtung selbst, juris Rn. 15).
Dieser Auffassung des 7. Senats
ist der Bundesgerichtshof
in seiner
Entscheidung a. a. O. – Sondensystem ausdrücklich nicht gefolgt und hat
nochmals (wie u. a. auch schon in BGH a. a. O. – Vornapf) festgestellt, dass
eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Streitpatents
(allein) wegen möglicher Interessen der Allgemeinheit nicht in Betracht kommt,
hierfür vielmehr ein Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden am Widerruf
erforderlich ist. Zur Begründung hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass das
Einspruchsverfahren zwar auch dem Interesse der Allgemeinheit an einem
Widerruf zu Unrecht erteilter Patente diene, was sich u. a. darin äußere, dass
ein Einspruch grundsätzlich unabhängig von einem Rechtsschutzbedürfnis des
Einsprechenden zulässig und das Einspruchsverfahren gemäß § 61 Abs. 1
Satz 2 PatG a.F. (nunmehr § 61 Abs. 1 Satz 3 PatG) nach Rücknahme des
Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen sei. Wie vom X. Senat des
Bundesgerichtshofs bereits mehrfach entschieden, würden diese Grundsätze
jedoch nur gelten, solange das Patent in Kraft sei. Auch wenn das Patent nur
mit Wirkung für die Zukunft erloschen sei, werde ein Einspruch unzulässig, wenn
der Einsprechende kein Rechtsschutzbedürfnis an einem Widerruf habe. Auch
eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen sei nur zulässig,
solange das Patent noch bestehe (BGH, a. a. O. – Sondensystem, juris Rn. 9).
Der Bundesgerichtshof hat auch in einer zuletzt ergangenen Entscheidung zu
der streitgegenständlichen Frage
(betr. Nichtigkeitsverfahren) nochmals
bestätigt, dass ab dem Erlöschen des Streitpatents ein Angriff hierauf nicht mehr
mit Allgemeininteressen
gerechtfertigt werden
kann,
vielmehr
ein
Rechtsschutzbedürfnis dargelegt werden muss (BGH, Urteil vom 21. Juli 2022
– X ZR 110/21, GRUR 2022, 1628 – Stammzellengewinnung, juris Rn. 15).
Vor diesem Hintergrund muss davon ausgegangen werden, dass die genannten
Grundsätze als gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung weiterhin
anzuwenden sind (vgl. auch BPatG, a. a. O. – Verfahren zur Herstellung von
Kunststoffbehältern für Flüssigkeiten, juris Rn. 20 und 22; so im Ergebnis auch
Benkard/Schwarz, a. a. O., § 59 Rn. 185-191 samt ausführlicher Darlegung zum
aktuellen Meinungsstand bei Erlöschen des Streitpatents).
Überzeugende Gründe, von dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung
abzuweichen, wurden von der Einsprechenden nicht dargelegt und sind auch
sonst nicht ersichtlich. Insbesondere das – von der bisherigen Argumentation
teilweise abweichende – Vorbringen der Einsprechenden in der mündlichen
Verhandlung
rechtfertigt keine andere Beurteilung. Zwar
ist
ihr darin
zuzustimmen, dass
in keiner der oben genannten höchstrichterlichen
Entscheidungen zu der streitgegenständlichen Frage explizit erwähnt wird, ob
Lieferanten eines Einsprechenden zur Allgemeinheit zu zählen sind oder nicht.
Dies lässt zur Überzeugung des Senats aber nicht auf eine Lücke in der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (betreffend die Lieferanten eines
Einsprechenden) schließen, sondern kann nur so verstanden werden, dass alle
(sonstigen) Dritten – wozu auch die Lieferanten des Einsprechenden zählen – zur
Allgemeinheit gehören und damit nicht von einer, das Rechtsschutzbedürfnis
entfallen lassenden Freistellungserklärung des Patentinhabers umfasst sein
müssen. Eine andere Auslegung würde
im Übrigen zu unsachgemäßen
Ergebnissen führen, zumal Lieferanten eines Einsprechenden ihre Produkte
regelmäßig nicht nur an diesen, sondern an eine Vielzahl weiterer Unternehmen
liefern und abgesehen davon – wie oben bereits erwähnt – selber dafür Sorge zu
tragen haben, dass ihre Produkte nicht unter den Patenschutz Dritter fallen.
Jedenfalls insoweit besteht eine Asymmetrie zwischen dem Verhältnis eines
Unternehmens zu seinen Abnehmern (die vorliegend freigestellt wurden) und zu
seinen Lieferanten.
Da mit dem Erlöschen des Streitpatents ein etwaiges
Interesse der
Allgemeinheit an einer Entscheidung über dessen Schutzbereich bzw. dessen
Beseitigung entfallen ist, entfällt auch der Grund, jedermann ohne eigenes
Rechtsschutzinteresse als Vertreter der Allgemeinheit zur Fortsetzung des
Verfahrens
zuzulassen. Das
demnach
für
die Fortsetzung
des
Einspruchsverfahrens erforderliche schutzwürdige eigene Interesse an dem
rückwirkenden Widerruf des erloschenen Patents hat die Einsprechende
vorliegend jedoch nicht dargelegt bzw. ist ein solches durch die wirksame
Freistellungserklärung der Patentinhaberin jedenfalls wieder entfallen.
Nach alledem war die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen.
3. Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Sicherstellung einer einheitlichen
Rechtsprechung nach § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG war nicht veranlasst. Zwar weicht
der erkennende Senat aus o. g. Gründen hinsichtlich der Anforderungen für eine
Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Streitpatents von
den Entscheidungen des 7. Senats (Beschluss vom 20. Oktober 2010 –
7 W (pat) 333/06 – Vorrichtung zum Heißluftnieten; Beschluss vom 28. Januar
2011 – 7 W (pat) 332/09 – Verfahren zum Betrieb einer Multifunktionsbedieneinrichtung bei Kraftfahrzeugen, sowie Multifunktionsbedieneinrichtung selbst)
ab. Der Bundesgerichtshof ist jedoch in seiner Entscheidung vom 26. Juni 2012
(X ZB 4/11 – Sondensystem) der Auffassung des 7. Senats ausdrücklich nicht
gefolgt, so dass eine höchstrichterliche Entscheidung zu dieser Frage bereits
vorliegt.
Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung nach § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG
ist hier ebenfalls nicht zu entscheiden, denn die Lieferanten eines
Einsprechenden sind aufgrund der oben dargelegten einschlägigen
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich der Allgemeinheit
zuzurechnen.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).
Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden
Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):
1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.
Die Rechtsbeschwerde ist von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin
oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt innerhalb eines
Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a,
76133 Karlsruhe, einzulegen (§ 102 Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 PatG).
Musiol
Dorn
Dr. Haupt
Hackl
Bundespatentgericht
(Aktenzeichen)
Verkündet
am 17. März 2025
…