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BPatG Beschluss vom 03.06.2025 – 18 W (pat) 2/22
18. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:030625B18Wpat2.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 10 2021 004 926.8
…
hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
3. Juni 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Morawek sowie der
Richter Veit, Dr. Schwengelbeck und Dr. Nielsen
beschlossen:
ECLI:DE:BPatG:2025:030625B18Wpat2.22.0
Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Das Patent mit der Bezeichnung „Vorrichtung zur Beschleunigung der Abheilung
von infolge von Bakterien, Viren, Pilzen und/oder Teilen derselben verursachten
Hautentzündungen“ wurde am 30. September 2021 beim Deutschen Patent- und
Markenamt angemeldet. Im Prüfungsverfahren hat die Prüfungsstelle für Klasse
A61 N auf den Stand der Technik gemäß der Druckschriften
D1 US 2013 / 0 178 919 A1,
D2 US 2016 / 0 243 378 A1 und
D3 WO 2020 / 005 062 A1
verwiesen und im Prüfungsbescheid vom 6. Dezember 2021 dargelegt, dass der
Anmeldegegenstand zwar neu sei, aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit
beruhe. Weiterhin betreffe der nebengeordnete Patentanspruch 4 die Verwendung
einer Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Desinfektion von
Wunden, womit dieser Anspruch auf ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung
eines Lebewesens gerichtet und daher gemäß § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG vom
Patentschutz ausgenommen sei. Die Patentfähigkeit könne nicht in Aussicht gestellt
werden. Der Anmelder trat dem Prüfungsbescheid entgegen und verfolgte die
Anmeldung mit Schriftsatz vom 31. März 2022 unter Vorlage eines neuen Haupt-
und Hilfsantrages weiter.
Unter Bezugnahme auf den Prüfungsbescheid vom 6. Dezember 2021 wies die
Prüfungsstelle für Klasse A61 N die Anmeldung durch Beschluss vom 5. April 2022
zurück. Zur Begründung
ist ausgeführt, dass der Anmelder sich zum
Patentierungsausschluss des nebengeordneten Patentanspruchs 4 gemäß § 2a
Abs. 1 Nr. 2 PatG nicht geäußert habe. Der nunmehr geltende Nebenanspruch 4
gemäß Schriftsatz vom 31. März 2022 sei gegenüber seiner ursprünglichen
Fassung lediglich in einen Rückbezug auf den Hauptanspruch geändert worden.
Der Nebenanspruch des nunmehr geltenden Hilfsantrags sei mit dem
Nebenanspruch des Hauptantrags identisch. Wie schon im Bescheid vom
6. Dezember 2021 ausgeführt, sei die Verwendung der Vorrichtung gemäß dem
Nebenanspruch des Hauptantrags als therapeutisches Verfahren anzusehen, das
nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen. Gleiches gelte für
den Nebenanspruch des Hilfsantrages.
Gegen diesen Beschluss richtete sich die Beschwerde des Anmelders vom 4. Mai
2022, mit der er die Aufhebung des Beschlusses vom 5. April 2022, die Erteilung
des Patents gemäß Schriftsatz vom 31. März 2022 sowie die Rückzahlung der
Beschwerdegebühr begehrte.
Der Anmelder und Beschwerdeführer meldete am 29. September 2022 beim
Deutschen Patent- und Markenamt – unter Inanspruchnahme der Priorität der
beschwerdegegenständlichen Anmeldung – das Patent 10 2022 003 609.6 mit der
Bezeichnung „Zuverlässige Vorrichtung zur Beschleunigung der Abheilung von
infolge von Keimen verursachten Hautentzündungen und Desinfektion von Wunden
und der Mundhöhle“ an. Mit Schreiben vom 29. September 2022 teilte das Deutsche
Patent- und Markenamt dem Anmelder mit, dass die beschwerdegegenständliche
Schutzrechtsanmeldung wegen Inanspruchnahme der inneren Priorität gemäß § 40
Abs. 5 PatG als zurückgenommen gelte.
Der Anmelder beantragt weiterhin,
die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.
Der Anmelder
trägt hierzu
vor, dass
sich die Prüfungsstelle
im
Zurückweisungsbeschluss vom 5. April 2022 nicht ausreichend mit seinem
Schriftsatz vom 31. März 2022 und dem dort neu formulierten Haupt- und
Hilfsantrag auseinandergesetzt habe. Im genannten Schriftsatz sei der Anmelder
den im Zwischenbescheid vom 6. Dezember 2021 geäußerten Bedenken der
Prüfungsstelle sachgerecht entgegengetreten. Gleichwohl habe die Prüfungsstelle
vor der Zurückweisung der Anmeldung keinen erneuten Zwischenbescheid erteilt,
sondern die Anmeldung ohne Weiteres zurückgewiesen. Damit handle es sich bei
dem Beschluss vom 5. April 2022 um eine Überraschungsentscheidung, die das
Recht des Anmelders auf rechtliches Gehör verletze.
Der Senat hat den Anmelder schriftlich auf die fehlenden Erfolgsaussichten seines
Antrages hingewiesen. Der Anmelder hat auf diesen Hinweis weder geantwortet,
noch das betreffende Empfangsbekenntnis zurückgesandt, auch nicht auf
schriftlicher Nachfrage.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
1.
Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG
ist zulässig, weil auch die fiktive Rücknahme der Beschwerde einer Rückzahlung
der Beschwerdegebühr entsprechend § 80 Abs. 4 PatG nicht entgegensteht (vgl.
Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 80 Rn. 63; BPatG, Beschluss vom
10. Februar 2025, Az. 18 W (pat) 15/23). Die Beschwerde gilt nach der
Inanspruchnahme der Priorität für die oben genannte Anmeldung, Az. 10 2022 003
609, als zurückgenommen, § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG.
2.
Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr erweist sich jedoch in
der Sache als nicht begründet.
Gegen den beschwerdegegenständlichen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse
A61 N hat der Anmelder fristgerecht und unter Zahlung der erforderlichen Gebühr
Beschwerde eingelegt. Dabei handelt es sich bei der Beschwerdegebühr nicht um
eine Gegenleistung für eine Sachentscheidung, sondern um eine pauschale
Verfahrensgebühr. Mit der wirksamen Einlegung der Beschwerde ist diese
grundsätzlich verfallen. Die Rücknahme der Beschwerde rechtfertigt für sich
genommen keine Rückzahlung, selbst wenn das Gericht in der Sache noch nicht
nach außen sichtbar geworden ist (Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 80 Rn. 91).
Eine Rückzahlung der mit Rechtsgrund gezahlten (verfallenen) Beschwerdegebühr
kommt daher nur ausnahmsweise aus Gründen der Billigkeit gemäß § 80 Abs. 3
PatG in Betracht. Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr
bestimmt sich nach billigem Ermessen. Insgesamt müssen Umstände vorliegen, die
es unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Schulte,
PatG, 12. Aufl., § 80 Rn. 121 ff).
3.
Die Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör - soweit der Verstoß kausal
für die Einlegung der Beschwerde war - rechtfertigt grundsätzlich die Rückzahlung
der Beschwerdegebühr. Ein entsprechender Verfahrensfehler kann vorliegen, wenn
in der Entscheidung Entgegenhaltungen herangezogen wurden, zu denen sich ein
Verfahrensbeteiligter nicht äußern konnte oder kein bzw. kein
inhaltlich
hinreichender Zwischenbescheid erfolgt ist. Gleiches gilt bei fehlender Gelegenheit
zur Äußerung nach der Wiederaufnahme des ausgesetzten Verfahrens, beim
Übersehen eines Antrages oder bei der unterbliebenen Mitteilung von Schriftsätzen
(Busse/Keukenschrijver, a. a. O. § 80 Rn. 70 ff).
Gemessen an diesen Maßstäben gibt es vorliegend keinen Anlass, die
Beschwerdegebühr zurückzubezahlen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, die
die Einbehaltung der Beschwerdegebühr unbillig erscheinen lassen könnte, liegt
nicht vor. Insbesondere stellt der Umstand, dass die Prüfungsstelle keinen zweiten
Zwischenbescheid erteilt hat, keine Verletzung der Rechte des Anmelders dar. Die
Prüfungsstelle hat dem Antragsteller ausreichend Gelegenheit gegeben, zur
möglichen Zurückweisung der Anmeldung wegen des Patentierverbots nach § 2a
Abs. 1 Nr. 2 PatG Stellung zu nehmen. Auf die mögliche Qualifizierung des
nebengeordneten Patentanspruchs 4 als therapeutisches Verfahren im Sinne von
§ 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG hatte die Prüfungsstelle im Zwischenbescheid vom
6. Dezember 2021 klar und deutlich hingewiesen (dort unter Ziffer V). Anders als es
der Anmelder in seiner Beschwerdebegründung vom 4. Mai 2022 andeutet, hat er
sich in seiner Erwiderung auf den Zwischenbescheid mit der Problematik des
Patentierverbotes nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG sachlich nicht auseinandergesetzt.
Nachdem die in Reaktion auf den Zwischenbescheid neu formulierten Haupt- und
Hilfsanträge in dieser Hinsicht keine relevante Änderung aufwiesen, musste der
Anmelder damit rechnen, dass die Anmeldung unter Verweis auf § 2a Abs. 1 Nr. 2
PatG zurückgewiesen werden könnte. Hiervon ausgehend kann nicht angenommen
werden, dass es sich bei der Zurückweisung der Anmeldung um eine
„Überraschungsentscheidung“ handelte. Auch andere Verfahrensfehler sind nicht
erkennbar.
2.
Nach der (fiktiven) Rücknahme der Beschwerde war zur Entscheidung über
den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr die Durchführung der
mündlichen Verhandlung nicht erforderlich, § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 128 Abs. 3
ZPO (vgl. BPatG, Beschluss vom 29. Juli 2015, Az. 8 W (pat) 5/10).
3.
Die Entscheidung über den
isolierten Antrag auf Rückzahlung der
Beschwerdegebühr ist mangels gesetzlicher Zulassung nicht mit Rechtsmitteln
anfechtbar, § 99 Abs. 2 PatG.
Dr. Morawek
Veit
Dr. Schwengelbeck
Dr. Nielsen