BPatG Beschluss vom 05.09.2025 – 1 W (pat) 39/24

BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 39/24 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2020 003 043.2

wegen Ablehnungsgesuch

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5.

September 2025 durch die Präsidentin Dr. Hock, den Richter Heimen und die

Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2025:050925B1Wpat39.24.0

G r ü n d e

I.

Die Beschwerdeführerin reichte die oben genannte Patentanmeldung am 20. Mai

2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein. Mit Prüfantrag der

Beschwerdeführerin vom gleichen Tag wurde das Prüfverfahren eingeleitet.

Die Prüfungsstelle für Klasse F41H ermittelte den nächstliegenden Stand der

Technik. Am 4. März 2021 erließ sie einen (ersten) Prüfbescheid, in dem im

Einzelnen dargelegt wurde, warum der Anmeldungsgegenstand gemäß den

Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 mangels erfinderischer Tätigkeit (§ 4

PatG) nicht gewährbar sei. Ferner wurde die Anmelderin auf unklare Sachverhalte

und formale Mängel in den Patentansprüchen hingewiesen, die im Falle einer

Weiterverfolgung der Anmeldung, zum klaren Verständnis beseitigt werden

müssten. Mit Schreiben vom 26. Juni 2021 (eingegangen am 29. Juni 2021)

versuchte die Anmelderin, die im Prüfungsbescheid aufgeführten Mängel mit

Gegenargumenten auszuräumen und

reichte

(ohne die erforderliche

Kenntlichmachung der vorgenommenen Änderungen gemäß § 15 Abs. 3 PatV)

lediglich Reinschriften eines Satzes Patentansprüche und einer Beschreibung ein,

sowie einen Satz Zeichnungen. Die Beschreibung und die Zeichnungen wiesen

keine, die neu eingereichten Patentansprüche nur marginale Änderungen auf.

Mit Schreiben vom 3. Mai 2023 (eingegangen am 5. Mai 2023) beantragte die

Anmelderin, den Erteilungsbeschluss für Patente für die vorliegende Anmeldung.

Am 25. September 2023 bat die Anmelderin den Prüfer telefonisch um eine

vorgezogene Bearbeitung der Akte aufgrund wirtschaftlichen Interesses. Die

Prüfungsstelle sagte eine vorgezogene Bearbeitung der Akte und eine mündliche

Anhörung zu. Sie setzte den Anhörungstermin erst für sechs Monate später fest.

Die Ladung vom 28. September 2023 setzte den Termin demnach für den 16. April

2024 fest und enthielt einen Ladungszusatz, in dem der Prüfer erneut seine

damalige Auffassung zu den eingereichten Patentansprüchen sowie der

Argumentation in der Eingabe vom 29. Juni 2021 darlegte. Mit Schreiben vom 30.

Oktober 2023 erwiderte die Anmelderin, dass die Anmeldung den Anforderungen

des Patentgesetzes entspräche und begründete dies, ohne

jedoch einen

überarbeiteten Antrag zur Akte zu reichen. Sie wies darauf hin, dass sie eine weitere

Erörterung in einer mündlichen Verhandlung für nicht zweckmäßig erachte.

Am 7. Februar 2024 meldete sich die Anmelderin telefonisch bei dem Prüfer, der

der Anmelderin mitteilte, dass die in der Eingabe vom 30. Oktober 2023

vorgebrachten Argumente nicht überzeugen konnten und dadurch, dass kein

angepasster Antrag zur Akte gereicht wurde, auch keine neue Bewertung

vorgenommen worden sei, die eine Anhörung erübrigen hätte können. Daraufhin

reichte die Anmelderin am 12. Februar 2024 eine Eingabe ein, in welcher sie

erklärte, dass ein persönliches Gespräch zur Erörterung der Einwände der

Prüfungsstelle für nicht sinnvoll erachtet werde, da der Prüfer den Kern ihrer

Einwände nicht deutlich und klar dargelegt habe. Weiterhin verlangt die Anmelderin

die unverzügliche Erteilung des Patents nach § 7 Abs. 1 PatG.

Mit Schreiben vom 8. April 2024 teilte die Anmelderin dann mit, dass der Prüfer in

fast vier Jahren keine substantiellen Einwände erhoben habe, die eine

Patenterteilung ernsthaft gefährden würden und dem Prüfer auch zu keinem

Zeitpunkt gelungen sei, mit seinem Bescheid eindeutige Feststellungen bzw.

Forderungen der Anmelderin mitzuteilen und dieser ein unmissverständliches Bild

von der Auffassung des Prüfers zu geben. Vielmehr habe der Prüfbescheid einen

verwirrenden Eindruck hinterlassen und habe eine ausführliche Erwiderung

erforderlich gemacht, die leider von der Prüfstelle offensichtlich nicht aufmerksam

gelesen oder gar ignoriert worden sei. Abschließend äußerte die Anmelderin, dass

eine Anhörung keinen Sinn mache und abzusetzen sei. Mit Schreiben vom 11. April

2024 teilt der Prüfer mit, dass dem Antrag auf Absetzung der Anhörung nicht

stattgegeben werden könne, da die Durchführung der Anhörung aufgrund der

vorliegenden Sachlage weiterhin als sachdienlich angesehen werde.

Am Tag vor der angesetzten mündlichen Anhörung, am 15. April 2024, reichte die

Anmelderin per Fax einen Antrag auf Aussetzung der Anhörung und einen weiteren

Antrag auf Ablehnung des zuständigen Prüfers Herrn B… wegen

Besorgnis der Befangenheit ein.

Der Antrag auf Aussetzung wurde auf besondere Umstände, die eine Teilnahme an

der Anhörung unmöglich machten, als wichtigen Grund gestützt.

Den Antrag auf Ablehnung begründete die Beschwerdeführerin damit, dass der

Prüfer

die

Begründungen,

Äußerungen

und

Stellungnahmen

der

Beschwerdeführerin auf die Prüfungsbescheide nicht beachtet habe und auf seiner

Sichtweise hartnäckig beharrt habe. Er habe die erfinderische Tätigkeit

offensichtlich nicht sehen wollen. Er habe eine Anhörung angeordnet, obwohl eine

Zweckmäßigkeit offensichtlich nicht gegeben sei, denn der Prüfer habe keine

substanziellen Punkte zur Klärung angegeben. In einem Telefonat am 11. April 2024

habe sich der Prüfer geweigert, am Telefon eine kurze Stellungnahme zur

ergänzenden Stellungnahme vom 8. April 2024 abzugeben, sondern auf ein

Schreiben verwiesen, das dann nicht vor der Anhörung bei der Beschwerdeführerin

angekommen sei. Die Anhörung sei angesetzt worden, um sofort und ohne Mühe

einen Beschluss zu fassen, mit dem die Anmeldung zurückgewiesen werden sollte.

Diese Anträge gelangten dem Prüfer gemäß Akte erst am 18. April 2024 zur

Kenntnis.

Der Prüfer wies in Abwesenheit der Anmelderin die Anmeldung in der mündlichen

Anhörung am 16. April 2024 per Beschluss zurück. Der begründete Beschluss

wurde am 18. April 2024 versendet.

Die Antragstellerin legte mit Schreiben vom 24. April 2024 Beschwerde gegen den

Beschluss ein und beantragte die Rückerstattung der Beschwerdegebühr. Darin

warf sie dem Prüfer vor, es sei willkürlich gewesen, die Anhörung nicht abzusetzen,

die Verhinderung sei rechtzeitig angezeigt worden. Der Prüfer habe die

Beschwerdeführerin nicht rechtzeitig vor der Anhörung über konkrete Mängel

informiert. Mit Abhilfebeschluss

vom

8. Mai

2024 wurde

der

Zurückweisungsbeschluss aufgehoben und die Beschwerdegebühr zurückerstattet.

Am 13. Mai 2024 gab der Prüfer eine dienstliche Äußerung ab. Er gab an, dass er

nicht befangen sei und stellte den Verfahrensablauf aus seiner Sicht dar. Diese

dienstliche Äußerung wurde der Antragstellerin zu Stellungnahme übersandt, die

wiederum mit Schreiben vom 18. Juli 2024 hierauf erwiderte und weitere Argumente

dafür anführte, warum der Prüfer befangen sei. Der Prüfer habe seine Einwände

nicht nachvollziehbar erläutert. Die Anträge auf Aussetzung der Anhörung und

Ablehnung wegen Befangenheit hätten den Prüfer rechtzeitig vor der Anhörung

erreicht. Die Beschwerdeführerin brachte auch weitere Argumente für die

Schutzfähigkeit der Anmeldung vor. Die von dem Prüfer zitierten Druckschriften

seien willkürlich herangezogen worden.

Mit Beschluss vom 9. August 2024 entschied die Patentabteilung 1.15, dass das

Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befangenheit zurückgewiesen werde.

Nach Darstellung des Verfahrensablaufs legte die Patentabteilung dar, dass die

Einwände der Anmelderin von der Patentabteilung nicht geteilt würden.

Vielmehr handele es sich bei dem Prüfer um einen langjährig erfahrenen und durch

seine Qualifikation als Dipl.-Ing. der Luft- und Raumfahrttechnik mit mehrjähriger

Berufserfahrung kompetenten Mitarbeiter der Patentabteilung 15. Eine inhaltliche

Prüfung der in der Akte befindlichen Dokumente, wie Bescheide und Aktennotizen,

bestätigten in keinster Weise die Vorwürfe der Anmelderin. Der Prüfer habe nach

geltendem Recht und unter Einhaltung der Prüfungsrichtlinien der Anmelderin

bereits in seinem ersten Prüfungsbescheid klar und deutlich dargelegt, dass und

warum der geltende Patentanspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit

beruhe und dass die Anmeldung formale Mängel aufweise. Es sei keine vorsätzliche

Verzögerung des Prüfungsverfahrens durch den Prüfer erkennbar. Vielmehr habe

der Prüfer nach Bekunden der Anmelderin immer wieder das Prüfungsverfahren

anderen Akten vorgezogen und letztlich durch eine mündliche Anhörung, die

Möglichkeit eines schnellen Abschlusses des Verfahrens im direkten Austausch

zwischen Anmelderin und Prüfer geschaffen. Dem Vorwurf der Anmelderin, der

Prüfer würde die mündliche Anhörung bewusst missbräuchlich und rechtswidrig mit

dem Ziel der Zurückweisung durchführen, könne nicht gefolgt werden. Es werden

von der Anmelderin auch keine Beweise vorgelegt, die diese Vermutung stützten.

Trotz mehrfacher Aufforderungen und Erklärungen in den Bescheiden des Prüfers

sei die Anmelderin nicht von ihrer Auffassung abgerückt, so dass ein weiterer

Austausch von Argumenten in schriftlicher Form sich letztlich erschöpft habe und

die Prüfstelle im Sinne der Prüfungsrichtlinien und unter Einhaltung geltenden

Rechts

richtigerweise

eine mündliche Anhörung

zur Klärung

der

Meinungsverschiedenheiten formaler und fachlicher Art anberaumt habe. Selbst die

Terminierung der mündlichen Anhörung sei in Abstimmung mit der Anmelderin

erfolgt und ließ dieser ausreichend Zeit, mit geänderten Anträgen eine Einigung

noch im schriftlichen Verfahren bis zur mündlichen Anhörung erst 6 Monate später

herbeizuführen. Der Prüfer hatte in seinem Ladungszusatz die wesentlichen Mängel

der Anmeldung wiederholt gerügt und abschließend ausdrücklich darauf

hingewiesen, dass bei Aufrechterhaltung des geltenden Antrags mit einer

Zurückweisung zu rechnen sei. Die Anmelderin bestätigte letztlich, dass ein weiterer

Austausch von Argumenten in schriftlicher Form sich letztlich erschöpft habe. Auch,

wenn die Anmelderin wiederholt versucht habe, die Patentfähigkeit des geltenden

Antrags zu erklären, so seien keine neuen geänderten Unterlagen eingereicht

worden. Der wiederholten Bitte der Anmelderin in ihren Eingaben vom 26. Juni 2021

und vom 15. Februar 2024, eine ausführliche und substantiierte Erläuterung der

Anmerkungen des Prüfers zu den Patentansprüchen in schriftlicher Form zu

erhalten, sei der Prüfer zwar nicht nachgekommen, aber er habe allgemeine

(formale) Mängel dargelegt. Aber auch, wenn der Prüfer es unterlassen habe, eine

ausführliche und substantiierte Erläuterung zu den Anmerkungen der Anmelderin in

schriftlicher Form zukommen zu lassen, so sei keine böswillige, im Sinne einer

Befangenheit, feststellbare Handlung festzustellen. Zum einen wirke der Mangel der

fehlenden erfinderischen Tätigkeit viel stärker, auf welchen der Prüfer in

ausführlicher Weise in seinen Bescheiden immer wieder eingegangen ist. Zum

anderen hätten in einer mündlichen Anhörung, sofern eine erfinderische Tätigkeit

noch festgestellt worden wäre, die formalen Mängel besprochen werden können.

Als Ablehnungsgrund komme zwar gegebenenfalls auch der Umstand in Betracht,

dass ein Prüfer in einem Bescheid eine völlig abwegige und offensichtlich falsche

Argumentation verfolge. Es reiche hingegen nicht wie im vorliegenden Fall aus,

dass zwischen Anmelderin und Prüfer unterschiedliche Auffassungen zur

Patentfähigkeit

des Anmeldegegenstands

bestünden,

da

dies

dem

Erteilungsverfahren immanent sei. Ob die Beurteilung des Prüfers zutreffe oder

nicht, sei gegebenenfalls in einer Anhörung im Erteilungsverfahren zu klären oder

wäre im Fall eines ergangenen Beschlusses in dem hierfür vorgesehenen

Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs. 1 PatG zu prüfen, nicht jedoch im Verfahren

über das Ablehnungsgesuch.

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 6. November 2024 Beschwerde gegen

den Beschluss vom 9. August 2024 eingelegt. Sie beantragt Wiedereinsetzung des

schriftlichen Prüfungsverfahrens mit einer neuen, sachkompetenten Prüfstelle

sowie Rückerstattung der Beschwerdegebühr. Der Beschluss stütze sich

ausschließlich auf den Vorwurf der Befangenheit und ignoriere völlig die Anträge

auf Wiedereinsetzung in das schriftliche Prüfungsverfahren, was eine sachliche

Nachbehandlung ggf. eine Fortsetzung der Sitzung erfordere. Die Befangenheit

könne „nicht bewiesen werden“. Sie habe mehrfach zur Konkretisierung

aufgefordert, damit sie Korrekturen und/oder Nachbesserungen einreichen könnte.

Sie rüge eine unausgewogene Haltung der Patentabteilung 15 bei der Würdigung

des Sachvortrags der Anmelderin und damit eine faktische Fortsetzung ihrer

Benachteiligung.

Sinngemäß beantragt die Beschwerdeführerin,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 1.15 vom aufzuheben und dem

Antrag auf Ablehnung des Patentprüfers B… stattzugeben

sowie eine Wiedereinsetzung des schriftlichen Prüfungsverfahrens

und die Erstattung der Beschwerdegebühr.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten Bezug

genommen.

II.

1. Die Beschwerde richtet sich gegen den Beschluss der Patentabteilung 1.15 vom

9. August 2024, mit dem diese den Antrag auf Befangenheit des Prüfers B…

abgelehnt hat. Deshalb ist darüber zu entscheiden, ob dieser Beschluss

rechtmäßig war.

Das

Prüfungsverfahren

befindet

sich

nach

Aufhebung

des

Zurückweisungsbeschlusses mit Beschluss vom 8. Mai 2024 noch vor der

Prüfungsstelle am Deutschen Patent- und Markenamt und kann dort, nach der

Rechtskraft dieses Beschlusses unmittelbar fortgesetzt werden. Es bedarf insoweit

keiner Wiedereinsetzung durch die Prüfungsstelle oder das Bundespatentgericht.

2. Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Patentabteilung hat die

beantragte Ablehnung des Prüfers wegen Besorgnis der Befangenheit zu Recht

zurückgewiesen.

Gemäß § 27 Abs. 6 Satz 1 PatG i. V. m. § 42 Abs. 2 ZPO ist ein Ablehnungsgesuch

wegen Besorgnis der Befangenheit begründet, wenn ein Grund vorliegt, der

geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Prüfers zu rechtfertigen.

Nach ständiger Rechtsprechung gehören hierzu nur objektive Gründe, die vom

Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Befürchtung

wecken können, der Prüfer stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit

nicht unparteiisch gegenüber; rein subjektive Vorstellungen des Ablehnenden

scheiden aus (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 35. Auflage, § 42 Rn. 8f; BPatG vom

31. Oktober 2012 10 W (pat) 18/10, Beschluss vom 7. März 2022, 1 W (pat) 4/22).

Hiervon ausgehend geben die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten

Gründe bei objektiver Betrachtung keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit

des Prüfers ihr gegenüber zu zweifeln.

Die Prüferablehnung wegen Befangenheit dient nicht dazu, sich gegen eine für

unrichtig gehaltene Rechtsauffassung des Prüfers zu wehren (vgl. BGH NJW 2002,

2396, juris Tz. 7). Ob die Beurteilung des Prüfers zutrifft oder nicht, ist in dem hierfür

gegen

die

Zurückweisung

einer

Patentanmeldung

vorgesehenen

Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs. 1 PatG zu prüfen, nicht im Verfahren über

das Ablehnungsgesuch. In Beschwerdeverfahren betreffend die Zurückweisung

wird diese von einem technischen Senat des Bundespatentgerichts überprüft, der

mit einem technischen Mitglied als Vorsitzendem, zwei weiteren technischen

Mitgliedern sowie einem rechtskundigen Mitglied besetzt ist (§ 67 Nr. 2 a) PatG).

Auch auf die Rechtmäßigkeit der Rechtsanwendung kommt es für die Begründetheit

eines Befangenheitsantrags regelmäßig nicht an (vgl. BGH NJW-RR 2012, 61, Tz.

7). Denn

selbst

fehlerhafte Entscheidungen

sind grundsätzlich

kein

Ablehnungsgrund, sondern nur dann, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftigkeit

auf Voreingenommenheit oder Willkür beruht (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42,

Rn. 28 m. w. N.). Dies ist hier nicht feststellbar.

Die Beschwerdeführerin hat ihren Befangenheitsantrag hauptsächlich damit

begründet, dass der Prüfer die Begründungen, Äußerungen und Stellungnahmen

der Beschwerdeführerin auf die Prüfungsbescheide nicht beachtet habe und auf

seiner Sichtweise hartnäckig beharrt habe. Er habe die erfinderische Tätigkeit

offensichtlich nicht sehen wollen.

Diese Argumentation greift nicht durch. Der Prüfer hatte der Anmelderin bereits in

seinem ersten Prüfungsbescheid dargelegt, dass und warum der geltende

Patentanspruch 1 seiner Ansicht nach nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit

beruhe und dass die Anmeldung formale Mängel aufweise. Er hat diese

Einschätzung trotz in verschiedenen Schreiben vorgebrachten Argumente der

Beschwerdeführerin nicht geändert und hat eine Anhörung angesetzt, um die

Argumente mit der Beschwerdeführerin direkt auszutauschen. Die Anhörung hat er

so terminiert, dass die Beschwerdeführerin noch ausreichend Gelegenheit hatte, die

Hindernisse im schriftlichen Verfahren zu klären oder angepasste, die Bedenken

der Prüfstelle berücksichtigende, Unterlagen einzureichen. Aus dieser

Vorgehensweise lässt sich eine Besorgnis der Befangenheit nicht begründen, da

sie dem Patentgesetz entspricht. Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin mit

dem Inhalt des Prüfbescheids und dem von ihr erwarteten Ausgang der Anhörung

nicht einverstanden war, ist nicht ausreichend dafür, eine Voreingenommenheit aus

objektiver Sicht anzunehmen.

Die Beschwerdeführerin bringt zur Begründung ihres Befangenheitsantrags weiter

vor, der Prüfer habe eine Anhörung angeordnet, obwohl eine Zweckmäßigkeit

offensichtlich nicht gegeben sei, denn der Prüfer habe keine substanziellen Punkte

zur Klärung angegeben. Die Anhörung sei angesetzt worden, um sofort und ohne

Mühe einen Beschluss zu fassen, mit dem die Anmeldung zurückgewiesen werden

sollte.

Nach § 46 Abs. 1 PatG kann die Prüfungsstelle jederzeit die Beteiligten laden und

anhören. Zudem waren hier mehrmals Argumente schriftlich ausgetauscht worden

und die Beschwerdeführerin hat auch schriftlich und telefonisch um Erläuterungen

des Prüfbescheids gebeten. Die Anberaumung einer Anhörung erscheint in dieser

Situation auf jeden Fall sachgerecht und begründet keine Voreingenommenheit des

Prüfers.

Weiterhin hat die Beschwerdeführerin zur Begründung ihres Befangenheitsantrages

vorgebracht, in einem Telefonat am 11. April 2024 habe sich der Prüfer geweigert,

am Telefon eine kurze Stellungnahme zur ergänzenden Stellungnahme vom 8. April

2024 abzugeben, sondern auf ein Schreiben verwiesen, das dann nicht vor der

Anhörung bei der Beschwerdeführerin angekommen sei. Im Hinblick darauf, dass

für den 16. April 2024 eine Anhörung anberaumt war und es sich bei dem

Patentverfahren grundsätzlich um ein schriftliches Verfahren handelt, begründet die

Tatsache, dass es der Prüfer abgelehnt hat, in dem Telefonat am 11. April eine

kurze Stellungnahme zur ergänzenden Stellungnahme vom 8. April abzugeben,

ebenfalls keine Voreingenommenheit. Vielmehr dient gerade eine Anhörung dazu,

das rechtliche Gehör zu gewähren.

Darüber hinaus begründet die Beschwerdeführerin ihren Befangenheitsantrag

damit, dass der Prüfer seine Einwände nicht nachvollziehbar erläutert habe. Am 4.

März 2021 erließ er einen (ersten) Prüfbescheid, in dem er im Einzelnen darlegte,

warum der Anmeldungsgegenstand gemäß den Merkmalen des geltenden

Patentanspruchs 1 mangels erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG) nicht gewährbar sei.

Ferner wurde die Anmelderin auf unklare Sachverhalte und formale Mängel in den

Patentansprüchen hingewiesen, die

im Falle einer Weiterverfolgung der

Anmeldung, zum klaren Verständnis beseitigt werden müssten. Die Ladung vom 28.

September 2023 setzte eine Anhörung für den 16. April 2024 fest und enthielt einen

Ladungszusatz, in dem der Prüfer erneut seine damalige Auffassung zu den

eingereichten Patentansprüchen sowie der Argumentation in der Eingabe vom 29.

Juni 2021 darlegte. Daraus ergibt sich, dass der Prüfer seine Auffassung begründet

hat und in der Anhörung sogar weiter Gelegenheit geben wollte, den Sachverhalt

zu klären. In dieser Vorgehensweise liegt keine Voreingenommenheit des Prüfers,

vielmehr zeigt sie, dass er um Klärung sehr bemüht war.

Die Tatsache, dass der Prüfer die Anhörung nicht ausgesetzt hat, obwohl die

Antragstellerin am 15. April 2024 einen entsprechenden Antrag gestellt hat,

begründet auch keine Voreingenommenheit des Prüfers. Denn der entsprechende

Antrag hat den Prüfer laut Akte erst am 18. April erreicht

Eingaben per Fax gelangen im DPMA nicht unmittelbar zu der zuständigen Person,

sondern werden zunächst digitalisiert und dann der zuständigen elektronischen

Akte zugeleitet. Darüber hinaus ist der pauschale Hinweis auf einen wichtigen

Grund für die Aussetzung auch nicht ausreichend.

Auch in der Gesamtschau des vom zuständigen Prüfers gezeigten Verhaltens ergibt

sich kein Anlass zu der Annahme, er sei gegenüber der Beschwerdeführerin

voreingenommen und nicht in der Lage oder Willens, die Prüfung neutral und mit

der erforderlichen Sachlichkeit durchzuführen. Wie bereits dargelegt, ist die

inhaltliche und rechtliche Bewertung durch den Prüfer nicht im Rahmen eines

Ablehnungsgesuchs, sondern im Beschwerdeverfahren nach § 73 PatG zu

überprüfen.

3. Die Beschwerdegebühr ist nicht zurückzuerstatten.

Nach § 80 Abs. 3 PatG kann das Bundespatentgericht anordnen, dass die

Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Die Zurückzahlung ist damit in das

pflichtgemäße Ermessen des Bundespatentgerichts gestellt. Entscheidend ist nach

der langjährigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts insoweit, ob die

Anordnung der Rückzahlung aus Billigkeitserwägungen erforderlich ist (Benkard-

Schwarz, 12. Auflage 2023, § 80 Rn. 22). Dies ist zu bejahen, wenn das Verfahren

vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zumindest einen schwerwiegenden

Verfahrensfehler aufwies oder die Sache unsachgemäß zu Lasten eines Beteiligten

behandelt wurde und wenn aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers

gerade dieser Verfahrensfehler oder diese unsachgemäße Sachbehandlung für die

Einlegung der Beschwerde kausal war. Der Antrag auf Befangenheit wurde von der

Patentabteilung ordnungsgemäß behandelt und sogar zu Recht abgelehnt. Es

sprechen hier deshalb keine Billigkeitserwägungen für die Rückerstattung der

Beschwerdegebühr.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Dr. Rupp-Swienty

Heimen